Año XXXII – Número 2570 Lima, 01 de setiembre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 288-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y e) y 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 135 literal f), 179 y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Lema comercial: LA TABLETA DEL AMOR.

Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. Proceso interno Nº. 2010-0080. PROCESO 289-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: GELATINA TWISTOON COLANTA (mixta).

Demandante: COOPERATIVA COLANTA LTDA. Proceso interno: 2011-00012.. PROCESO 291-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca. “COOL MENTHOL STRIPE” (mixta). Expediente Interno: 2010-00423 PROCESO 288-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y e) y 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 135 literal f), 179 y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Lema comercial: LA Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 01/09/2015 2 de 40     TABLETA DEL AMOR.

Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. Proceso interno Nº. 2010-0080. Magistrada Ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El 2 de diciembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 135 literales b) y e) y 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 81 y 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dentro del proceso interno Nº. 2010-0080;

El auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. (LABINCO S.A.). Hechos. 1. El 17 de septiembre de 2008, la sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. (LABINCO S.A.) solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR”, para ser asociado a la marca “ERASSIN” (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, interpusieron oposición contra el registro solicitado, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. sobre la base de sus marcas EROXIM y EROS ESTAN IN, registradas para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. GACETA OFICIAL 01/09/2015 3 de 40     3.

Por Resolución 26995 de 29 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del lema comercial solicitado. 4. La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 26995. 5.

Mediante Resolución 36403 de 22 de julio 2009, la División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando la decisión contenida en la Resolución 26995, concediendo, además, el recurso de apelación. 6. Por Resolución 40913 de 19 de agosto de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la decisión contenida en la Resolución 26995. 7.

La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra lo resuelto por la Resolución 26995. 8. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante providencia de 17 de septiembre de 2013, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y e) y 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 81 y 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Argumentos de la demanda. La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 9. La resolución impugnada viola lo dispuesto por los artículos 135 literales b) y e) y 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 81 y 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 10.

El lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” hace referencia a las características de un producto, siendo por ello genérico y/o descriptivo. En efecto, señala que el lema comercial debe tener aptitud distintiva, a efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. 11.

El lema comercial descriptivo no es distintivo y por lo tanto no será registrable, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario sobre las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes u otros productos o servicios del mismo género. 12. No podrán registrarse los lemas comerciales que constituyan frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos o servicios.

El lema comercial conformado por dichas frases simples no es susceptible de registro. 13. El lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada. 14. El lema LA TABLETA DEL AMOR, no cumple con el requisito de distintividad.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 4 de 40     Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 15. Que el otorgamiento del registro del lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR”, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra ajustado a derecho y no ha violentado ninguna de las disposiciones contenidas en la Decisión 486. 16.

Que el lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR”, cuenta con la distintividad necesaria, puesto que refuerza la distintividad de la marca que publicita aún dentro de un carácter complementario, pues su distintividad no es predicable sólo cuando se encuentra en presencia de la marca registrada, y porque no obedece a un signo descriptivo. 17. Que tratándose de lemas comerciales, no puede olvidarse que el análisis de irregistrabilidad debe hacerse en forma conjunta con el registro de la marca al cual se asocia, por ser el primero, complemento del segundo, análisis que al llevarse a cabo por la autoridad competente, permitió concluir que las similitudes entre las marcas registradas y el lema comercial solicitado no era susceptible de generar confusión o inducir a error al público consumidor.

La Sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. (LABINCO S.A.), en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 18. El lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” no comparte ninguna semejanza ortográfica ni fonética con las marcas registradas EROXIM y EROS ESTAN IN registradas a favor de la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., pudiendo coexistir en el mercado aún cuando identifiquen productos de la misma clase. 19.

El lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” es un signo distintivo que cumple con los requisitos para ser complemento de la marca “ERASSIN”, es decir que goza de suficiente distintividad y es equivocada la manifestación de la parte actora, cuando afirma que se trata de una expresión descriptiva. 20. El lema comercial “LA TABLETA DEL AMOR” en su conjunto, no fraccionándolo como lo hace la demandante, da como resultado una expresión completamente distintiva y registrable.

Otorgando exclusividad a su titular, de forma conjunta sobre la totalidad de los elementos que la conforman y no de forma individual sobre cada uno de los elementos o palabras que la constituyen. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 21. Que, los artículos 135 literales b) y e) y 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 81 y 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 22.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 23. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:   GACETA OFICIAL 01/09/2015 5 de 40     24. - Solicitados: 135 literales b) y e) y 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. - De oficio: 135 literal f), 179 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

Que el Tribunal no interpretará los artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por no ser aplicables al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 2. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales. 3. Requisitos para el registro de un lema comercial.

La distintividad. 4. Signos descriptivos. Signos genéricos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1.                                                                                                                         1     2         Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

“Artículo  135.-­‐  No  podrán  registrarse  como  marcas  los  signos  que:   (…)   b)  carezcan  de  distintividad; (…)   e)  consistan  exclusivamente  en  un  signo  o  indicación  que  pueda  servir  en  el  comercio  para  describir  la   calidad,  la  cantidad,  el  destino,  el  valor,  la  procedencia  geográfica,  la  época  de  producción  u  otros  datos,   características   o   informaciones   de   los   productos   o   de   los   servicios   para   los   cuales   ha   de   usarse   dicho   signo  o  indicación,  incluidas  las  expresiones  laudatorias  referidas  a  esos  productos  o  servicios;

(…)   Artículo  175.-­‐  Los  Países  Miembros  podrán  registrar  como  marca  los  lemas  comerciales,  de  conformidad   con  sus  respectivas  legislaciones  nacionales. Se  entiende  por  lema  comercial  la  palabra,  frase  o  leyenda  utilizada  como  complemento  de  una  marca.

Artículo  135.-­‐  (…)   f)   consistan   exclusivamente   en   un   signo   o   indicación   que   sea   el   nombre   genérico   o   técnico   del   producto   o  servicio  de  que  se  trate; (…)   Artículo   179.-­‐   Serán   aplicables   a   este   Título,   en   lo   pertinente,   las   disposiciones   relativas   al   Título   de   Marcas  de  la  presente  Decisión. (…)   Disposiciones  Transitorias   PRIMERA.-­‐   Todo   derecho   de   propiedad   industrial   válidamente   concedido   de   conformidad   con   la   legislación  comunitaria  anterior  a  la  presente  Decisión,  se  regirá  por  las  disposiciones  aplicables  en  fecha   de   su   otorgamiento   salvo   en   lo   que   se   refiere   a   los   plazos   de   vigencia,   en   cuyo   caso   los   derechos   de   propiedad  industrial  preexistentes  se  adecuarán  a  lo  previsto  en  esta  Decisión. En   lo   relativo   al   uso,   goce,   obligaciones,   licencias,   renovaciones   y   prórrogas   se   aplicarán   las   normas   contenidas  en  esta  Decisión. Para   el   caso   de   procedimientos   en   trámite,   la   presente   Decisión   regirá   en   las   etapas   que   aún   no   se   hubiesen  cumplido  a  la  fecha  de  su  entrada  en  vigencia. (…)”.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 6 de 40     25. En vista a que el solicitante pide la interpretación de los artículos 81 y 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal interpretará el presente tema. 26. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal. 27.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marca. 28.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 29. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). 30. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del lema comercial LA TABLETA DEL AMOR fue presentada el 17 de septiembre de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de lemas comerciales, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales. 31.

Es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista a que el signo solicitado a registro consiste en el lema comercial LA TABLETA DEL AMOR, para ser asociado con la marca ERASSIN (denominativa) registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 32.

De acuerdo con el artículo 175 segundo párrafo de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. 33. Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente:   GACETA OFICIAL 01/09/2015 7 de 40     “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.

(Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”). 34. 35. Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: - “Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará (artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia (artículo 178 de la Decisión 486).

Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. - El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo). El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. 3. Requisitos para el registro de un lema comercial. La distintividad. 36. En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 37. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial. 38.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que   GACETA OFICIAL 01/09/2015 8 de 40     hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1146, de 1 de diciembre de 2004, marca: DIADICON). 39. Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son: 40. La susceptibilidad de representación gráfica, “es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales”. (Proceso 160-IP-2011, ya citado). 41. La distintividad, de acuerdo a lo manifestado por este Tribunal, “La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio”.

(Proceso 160-IP-2011, ya citado). 42. Para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). 43. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 44.

Al respecto el Tribunal ha manifestado: “Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP-   GACETA OFICIAL 01/09/2015 9 de 40     2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). 45. En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 46.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el lema comercial LA TABLETA DEL AMOR cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 4.

Signos descriptivos. Signos genéricos. 47. El Tribunal abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate sobre si el lema comercial LA TABLETA DEL AMOR es un signo descriptivo y un signo genérico. Signos descriptivos. 48. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 49. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 50. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTIFRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995). 51. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, de esta manera en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. GACETA OFICIAL 01/09/2015 10 de 40     52.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por palabras descriptivas o expresiones laudatorias dichas palabras al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 53. Por lo tanto, el signo formado por palabras descriptivas o laudatorias es registrable si el conjunto es distintivo.

De esta manera el juez consultante debe establecer si el lema comercial solicitado LA TABLETA DEL AMOR es descriptivo. Signos genéricos. 54. El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). 55. Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca”.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). 56. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. 57. Sobre la base de esta jurisprudencia, el Juez solicitante deberá determinar si el lema comercial LA TABLETA DEL AMOR resultaría genérico o no en relación con los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En el caso de autos la solicitud de registro del lema comercial LA TABLETA DEL AMOR fue presentada el 17 de septiembre de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de lemas comerciales, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen SEGUNDO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 11 de 40     Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

TERCERO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial LA TABLETA DEL AMOR, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras adicionales que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena   GACETA OFICIAL 01/09/2015 12 de 40     PROCESO 289-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: GELATINA TWISTOON COLANTA (mixta). Demandante: COOPERATIVA COLANTA LTDA. Proceso interno: 2011-00012. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El 2 de diciembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2007-00289.

El auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: COOPERATIVA COLANTA LTDA. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

GASEOSAS POSADA TOBON S.A. Hechos. 1. El 10 de marzo de 2009, la Cooperativa Colanta LTDA., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “GELATINA TWISTOON COLANTA” (mixta), para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, interpuso oposición contra el registro solicitado, la sociedad Gaseosas Posada Tobon S.A. con fundamento en el registro de sus marcas: TWIST (mixta) Certificado 57001, Clase 33;

TWIST FROST (mixta) Certificado 252464, Clase 32, TWIST FROST (mixta) Certificado 249418, Clase 32; TWIST (mixta) Certificado 260691, Clase 32; FRUTY TWIST (mixta)   GACETA OFICIAL 01/09/2015 13 de 40     Certificado 272127, Clase 32 y TWIST (mixta) Certificado 276.688 Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Por Resolución 16266 de 24 de marzo de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada. 4.

La sociedad Gaseosas Posada Tobon S.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución 16266. 5. Mediante Resolución 25357 de 14 de mayo de 2010, la División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando la decisión contenida en la Resolución 16266, concediendo, además, el recurso de apelación. 6.

Por Resolución 43593 de 23 de agosto de 2010, se resolvió el recurso de apelación interpuesto, revocándose la decisión contenida en la Resolución 16266 de 24 de marzo de 2010; y, en consecuencia se declaró fundada la oposición formulada y negó el registro de la marca “GELATINA TWISTOON COLANTA” (mixta), para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 7.

La Cooperativa Colanta Ltda., interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra lo resuelto por la Resolución 43593. 8. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante providencia de 15 de febrero de 2013, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. La Cooperativa Colanta Ltda., presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 9. La resolución impugnada viola lo dispuesto por los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. 10. El análisis de confundibilidad de los signos se hizo de forma indebida y fuera de los parámetros legales, desconociéndose el aspecto en conjunto de los mismos.

Pues no analizó en su integridad la marca solicitada “GELATINA TWISTOON COLANTA” (mixta), tal como aparece en el logo presentado en la solicitud. Tomándose solamente en cuenta la expresión TWIS, ni siquiera TWISTOON, fraccionamiento que se encuentra prohibido por las reglas de comparación en marcas. Excluyéndose del análisis elementos fundamentales y especialmente distintivos, como la palabra COLANTA escrita en forma característica, con los que conforma un logo perfectamente distintivo y registrable. 11.

Si bien los signos comparten el término TWIS, ello no es suficiente para establecer el riesgo de confusión entre ellos, pues es necesario observar los signos en su conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, pues esa es la forma en que los consumidores perciben los signos en el mercado. De esta manera se determinará que el signo solicitado está conformado por diversos elementos, que le otorgan una percepción gráfica y fonética particular, distinta a la de las marcas registradas. 12.

Las expresiones adicionales que acompañan a algunos de los signos opositores (FROST/FRUTY), así como el gráfico que contiene la marca TWIST, permite que cada uno de los signos sea fácilmente diferenciado dentro del mercado. GACETA OFICIAL 01/09/2015 14 de 40     13. Además de las diferencias de fondo que existen entre las marcas en conflicto, las mismas distinguen productos diferentes, sin conexión competitiva y están registradas para clases diferentes, lo cual hace más remota la posibilidad de confusión, pues para el consumidor medio, no habrá lugar a confundir una gelatina que está en la Clase 29, que es el producto que se pretende amparar con la marca que se solicita registro, con la cerveza, ron o agua, productos comprendidos en las Clases 32 y 33, que distinguen las marcas fundamento de oposición y de la negación del registro.

Situación que no fue tomada en cuenta por la autoridad administrativa, quien de manera inexplicable concluyó que los productos protegidos por el signo solicitado, pueden ser relacionados con los que amparan las marcas registradas. 14. El término TWIST está presente en decenas de marcas registradas a favor de diferentes titulares en Colombia en diversas clases, incluidas las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional, que han coexistido con las marcas fundamento de negación del registro sin generar ningún tipo de confusión o asociación. 15.

Finalmente, entre los signos enfrentados GELATINA TWISTOON COLANTA (mixta) y TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST, no existe similitud desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, con la suficiente capacidad para llevar al público a error al momento de adquirir los productos, de lo que se puede concluir que es posible la convivencia pacífica de las marcas en mención en el mercado sin problema alguno. Argumentos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 16. Que del análisis de registrabilidad del signo solicitado: “GELATINA TWISTOON COLANTA” (mixta), se concluyó que el elemento predominante dentro de los conjuntos enfrentados, es el denominativo, por la fuerza de las palabras.

Siendo ello así se tiene que los signos en conflicto son susceptibles de generar riesgo de confusión, toda vez que el signo solicitado, reproduce la denominación que lleva la carga distintiva de las marcas previamente registradas: TWIST, siendo que los complementos del conjunto del signo solicitado no son suficientes para otorgarle la suficiente distintividad, para que la misma pueda coexistir en el mercado, presentándose una confusión indirecta que llevaría al consumidor a asociar el signo solicitado “GELATINA TWISTOON COLANTA” (mixta), con las marcas previamente registradas, generando la idea en el consumidor que el signo solicitado proviene de la misma empresa. 17.

Que entre los productos que distinguen los signos en conflicto existe conexión competitiva, toda vez que los productos brindados en ambos casos, así pertenezcan a diferentes clases en el nomenclador Internacional de Niza, se corresponden, es decir, los productos del signo solicitado, productos alimenticios de origen animal “gelatina de uso alimenticio”, se relaciona con zumos de frutas, aguas minerales y bebidas no alcohólicas, pertenecientes a las marcas previamente registradas, los cuales son para el consumo humano. Asimismo, en ambos casos, los productos en mención suplen una necesidad básica: satisfacer la sed de los consumidores. 18.

Que los productos de los signos en conflicto son sustitutos y se pueden complementar, lo que conlleva a que el consumidor no identifique el origen empresarial de cada producto. En ese mismo sentido, los productos que distinguen las marcas en conflicto se pueden encontrar ubicados en el mismo lugar, dentro de los supermercados, por lo que, un consumidor puede pensar que éstos son fabricados por un mismo empresario.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 15 de 40     La sociedad Gaseosas Posada Tobon S.A. (Tercero interesado), en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 19. Es titular de la marca nominativa TWIST, Certificado 276.688 Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual se derivan sus otras marcas TWIST FROST y FRUTY TWIST, en las cuales su elemento distintivo y predominante indiscutiblemente es el término TWIST. 20.

Resulta evidente que se ha reproducido totalmente su marca TWIST, en el signo solicitado. Siendo las palabras GELATINA y COLANTA, así como los colores reivindicados, irrelevantes para realizar el análisis de confundibilidad. Debiéndose efectuar el mismo sobre la base de la palabra TWISTOON, que por su tamaño y colocación es el elemento principal del signo denegado.

En suma los signos TWIST y TWISTOON (el cual es simplemente la marca TWIST y las letras OON) resultan ser confundibles, lo que imposibilita su coexistencia en el mercado. 21. Que existe conexión competitiva entre los productos que busca distinguir el signo solicitado y los que distinguen las marcas registradas, pues ambos están destinados al sector alimenticio, compartiendo los mismos canales de comercialización. Lo que evidencia claramente la situación de riesgo y engaño que se generaría en el consumidor mediante el registro de la marca solicitada.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 22. Que, los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 23. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 24.

Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 2.

Clases de marcas. Comparación entre signos mixtos con elementos denominativos compuestos. 3. Palabras de uso común (TWIST). 1                                                                                                                             “Artículo   136.-­‐   No   podrán   registrarse   como   marcas   aquellos   signos   cuyo   uso   en   el   comercio   afectara   indebidamente  un  derecho  de  tercero,  en  particular  cuando:       a)   sean   idénticos   o   se   asemejen,   a   una   marca   anteriormente   solicitada   para   registro   o   registrada   por   un   tercero,  para  los  mismos  productos  o  servicios,  o  para  productos  o  servicios  respecto  de  los  cuales  el  uso  de   la  marca  pueda  causar  un  riesgo  de  confusión  o  de  asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 01/09/2015 16 de 40     4. Familia de marcas. 5. La conexión competitiva entre productos de las Clases 29, 32 y 33. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 25.

Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo GELATINA TWISTOON COLANTA (mixto) solicitado por la sociedad COOPERATIVA COLANTA LTDA. y las marcas mixtas sobre la base de las cuales se presenta la oposición TWIST, TWIST FROST, FRUTU TWIST registradas a favor de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. 26.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 27.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 28. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 29.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 30.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

GACETA OFICIAL 01/09/2015 17 de 40     31. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 32.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 33.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 34. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 35. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 36.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 37. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). GACETA OFICIAL 01/09/2015 18 de 40     38. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 39.

La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 40. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 41. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 42. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 43. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. GACETA OFICIAL 01/09/2015 19 de 40 signos con     2.

Clases de marcas. Comparación denominativos compuestos. 44. entre mixtos elementos El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado GELATINA TWISTOON COLANTA es mixto, mientras que las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición TWIST, TWIST FROST, FRUTTY TWIST son mixtas. Signos mixtos. 45.

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). Comparación entre signos mixtos con elementos denominativos compuestos. 46. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239). 47. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 48. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 49.

Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación:   GACETA OFICIAL 01/09/2015 20 de 40     50. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 51. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 52.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 53. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…).

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: 54. “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente   GACETA OFICIAL 01/09/2015 21 de 40     distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). 55. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3. Palabras de uso común (TWIST). 56. En el proceso interno se debate si el término TWIST es de uso común, por lo que el Tribunal interpretará el tema. 57.

El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. 58.

Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca. 59.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 60.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 61. Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios   GACETA OFICIAL 01/09/2015 22 de 40     íntimamente relacionados”.

(Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta). 62. El Juez consultante debe determinar si el signo GELATINA TWISTOON COLANTA (mixto) es de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable. 4.

Familia de marcas. 63. En el presente caso, se interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado o si los signos opositores podrían establecer una familia de marcas. Por lo que, el Tribunal interpretará el tema. 64. El Tribunal ha definido a la familia de marcas como “(…) un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial”.

(Proceso 80-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1387 de 23 de agosto de 2006, marca TOSTY JELLY (mixta). 65. El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 912 de 25 de marzo de 2003). 66. Igualmente este Tribunal ha señalado que “El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”.

(Proceso 06-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS STATION denominativa). 67. El consultante deberá determinar si el signo GELATINA TWISTOON COLANTA o si los signos opositores establecen una familia de marcas, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. GACETA OFICIAL 01/09/2015 23 de 40     5.

La conexión competitiva entre productos de las Clases 29, 32 y 33. 68. La sociedad COOPERATIVA COLANTA LTDA. solicitó el registro del signo GELATINA TWISTOON COLANTA (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON presentó oposición sobre la base de sus marcas registradas para identificar productos de las Clases 29, 32 y 332. 69.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 70. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el 2                                                                                                                         Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Clase 33: bebidas alcohólicas (con excepciones de cervezas). GACETA OFICIAL 01/09/2015 24 de 40     consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). 71. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). 72. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 73.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 74.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 25 de 40     75. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 76. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se determina que si predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El Juez consultante debe determinar si el signo GELATINA TWISTOON COLANTA (mixto) es de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable.

CUARTO: El consultante deberá determinar si el signo GELATINA TWISTOON COLANTA o si los signos opositores establecen una familia de marcas, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. GACETA OFICIAL 01/09/2015 26 de 40     QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre productos expuestos en la presente interpretación prejudicial.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 291-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca. “COOL MENTHOL STRIPE” (mixta). Expediente Interno: 2010-00423. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 27 de 40       VISTOS: El Oficio 3767 de 1 diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2010-0493.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Parte contraria: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 16 de mayo de 2008, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., solicitó el registro de la marca COOL MENTHOL STRIPE (mixta) en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS INC., presentó oposición, en tanto consideró que la misma está incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al ser confundible con sus marcas KOOL (mixta), KOOL MIXX (denominativa), KOOL FRESH MUSIC (denominativa), KOOL MUSIC (denominativa), entre otras, para la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Mediante Resolución 47705 de 23 de septiembre de 2009, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el registro de la marca mencionada, que la misma es similarmente confundible a la marcas opositoras KOOL y sus derivadas, registradas por la BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS INC. 4. El 14 de octubre de 2014 la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación ante su superior jerárquico, en contra de la Resolución 47705 de 23 de septiembre de 2009, con el fin de que fuese revocada y en su lugar se declarara infundada la oposición al registro solicitado y consecuentemente se otorgara su registro. 5.

El 25 de noviembre de 2009 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la decisión emitida en la Resolución 47705 de 23 de 2009, concediéndole a la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A en subsidio el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 28 de 40       6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por Resolución 23707 de 30 de abril de 2010, resolvió el recurso apelación interpuesto por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., confirmando la decisión 447705 de 23 de septiembre de 2009, por la cual la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y negó el registro de la marca COOL MENTHOL STRIPE (mixta) solicitada por el demandante. 7.

La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A presentó acción de nulidad. 8. Mediante providencia de 15 de agosto de 2012, el Consejo de Estado, suspendió el trámite y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la demanda. 9. La Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que no existe riesgo de confusión, se evidencia que el signo solicitado consiste en una reproducción parcial de las marcas registradas, cuyo aspecto predominante resulta ser la expresión KOOL, arbitraria para identificar artículos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, si bien dicha expresión es utilizada en diferentes marcas ya sea escrita en forma correcta COOL o KOOL, no resulta ser la misma situación, dado que se trata de productos de consumo masivo que ofrecen frescura en sus productos; y la expresión COOL guarda relación con tabacos y sus productos relacionados. - Menciona que: “la Superintendencia considera que el elemento preponderante en la marca solicitada es la palabra COOL, tomando en cuenta las similitudes entre la marca COOL y la familia de marcas KOOL, de propiedad de British American Tobacco, en opinión de la autoridad las marcas son similarmente confundibles y por tanto la marca COOL es irregistrable”. - Menciona que: “a lo largo de las Resoluciones, se evidencia que la Superintendencia centró su análisis en la palabra “COOL” como si este fuera el único elemento que conforma la marca de la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.”. - Manifiesta que: “para aumentar más los elemento erróneos que se aplicaron en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, sin fundamento fáctico alguno, y desconociendo evidencias presentadas, acepta que la palabra COOL puede denotar características de frescura en varios productos de consumo masivo pero inexplicablemente concluye que no es así respectos de productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza”. - De esta manera la Superintendencia acepta expresamente que la palabra COOL tiene dos significados: fresco; tranquilo o calmado, en el mercado de bienes cuando se utiliza la palabra COOL se refiere a su primer significado, que hace alusión a la sensación que produce el producto en cuestión. - La Superintendencia de Industria y Comercio al realizar su análisis aisló de manera indebida la expresión COOL del conjunto de la marca y en particular la palabra MENTHOL, con lo cual conforma la expresión descriptiva COOL MENTHOL que puede ser descriptiva para productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir tabaco y cigarrillos entre otros.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 29 de 40       b. Argumentos de la contestación. 10. La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Enuncia que: “para que un signo sea registrable como marca deber tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado”. - Que la oficina nacional llevó a cabo el análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto COOL MENTHOL STRIPE (mixto) solicitado y el signo KOOL (mixto) registrado, de la manera recomendada, es decir, de manera sucesiva y no simultánea. - Que entre el signo solicitado COOL MENTHOL STRIPE (mixto) presenta similitudes susceptibles de generar confusión e inducir a error al público consumidor, ya que a pesar de que la marca solicitada está acompañada de otros elementos, la parte relevante es COOL. - Que el consumidor promedio es confundible el signo solicitado respecto del registrado. - Que si bien el término COOL se encuentra en inglés, es ampliamente conocido por su concepto de fresco, tranquilo, calmado, siendo arbitraria sin que describa los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. c. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad (Tercero Interesado) 11.

La sociedad British American Tobacco (Brands) Inc en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal los siguientes argumentos: - Manifiesta que interviene en este caso en defensa de la legalidad de las resoluciones impugnadas, en razón a que la marca cuyo registro se pretende, que fue negado mediante resoluciones, se encuentra incursa en varias de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e infringe derechos previamente adquiridos de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a)1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que será interpretada por ser pertinente.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)   GACETA OFICIAL 01/09/2015 30 de 40       A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitud gráfica fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo de marcas. B. Comparación entre marcas mixtas y entre marcas mixtas y denominativas. C. Los signos en idioma extranjero.

Expresiones descriptivas (COOL MENTHOL). D. Familia de marcas (KOOL) A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD GRÁFICA FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS. 12. En contra de la solicitud de registro del signo COOL MENTHOL STRIPE (mixto) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó oposición sobre la base de su marca KOOL, por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 13.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2. 14.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 15.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 16.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún                                                                                                                         2   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 01/09/2015 31 de 40       caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3. 17. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. 18. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 19.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4. 20. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 21.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 22.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 23. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o                                                                                                                         3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 01/09/2015 32 de 40       significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”5. 24.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 25. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 26.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”6. 27. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.                                                                                                                         5 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 01/09/2015 33 de 40       d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 28. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS. 29. Dentro del proceso interno la compañía opositora PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., es titular de las marcas denominativas y mixtas KOOL, mientras que el signo solicitado COOL MENTHOL STRIPE es mixto, por lo que se analizará este tipo de signos. 30. Reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial 56-IP-2013: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: -Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 34 de 40       -Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo”. 31. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto con parte denominativa compuesta COOL MENTHOL STRIPE y la marca mixta KOOL, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. Comparación entre marcas mixtas y denominativas 32.

En cuanto a la comparación entre los signos COOL MENTHOL STRIPE (mixto) solicitado y la marca registrada KOOL (denominativa) la Corte consultante deberá realizar el análisis que se analiza a continuación. 33. Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente: “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 35 de 40       En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. (…)”. 34.

La Corte consultante deberá verificar cuál es elemento que predomina en el signo solicitado COOL MENTHOL STRIPE (mixto) respecto de la marca registrada KOOL (denominativa) y si cotejados ambos signos crea o no riesgo de confusión el signo solicitado, respecto del registrado previamente. C. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. EXPRESIONES DESCRIPTIVAS (COOL MENTHOL). 35.

En vista de que el signo solicitado COOL MENTHOL STRIPE7 (mixto) se encuentran en idioma inglés, este Tribunal analizará lo referente a los signos en idioma extranjero y adicionalmente a las expresiones descriptivas. 36. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del                                                                                                                         7   Que traducido al español significa franja fresca de mentol GACETA OFICIAL 01/09/2015 36 de 40       público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca”. 37.

Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”. 38.

El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”8. 39.

Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”9. 40. Respecto a la afirmación efectuada por el actor Enrique Rosendo Bardales Mendoza, es el Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el signo COOL MENTHOL STRIPE, es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez crear confusión respecto de la marca registrada KOOL. 41.

Afirma la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. que la Superintendencia de Industria y Comercio al efectuar el análisis de los signos en conflicto, aisló de manera indebida la expresión COOL de las palabras descriptivas COOL MENTHOL, por lo que se analizarán las expresiones descriptivas dentro de la conformación de un signo. 42. Signos Descriptivos.

La marca solicitada fue rechazada por tratarse de un signo descriptivo incurso en la prohibición del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que a criterio del juzgador, por sí mismo conceptualiza la calidad que puede ir ligada al producto, informando con dicha denominación que el producto es el número uno del mercado y/o es el mejor del mercado. 43.

Hace falta iniciar enunciando que los signos descriptivos no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características. 44. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos.

Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente:                                                                                                                         8 9   Derecho de Marcas, Otamendi Jorge, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, año 2002, pág. 29.

Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003. GACETA OFICIAL 01/09/2015 37 de 40       “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. 45.

Este Tribunal se ha pronunciado en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2013, manifestando que “La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado”. 46.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, parte por formularse la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”10. 47.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. 48.

En el caso de que el signo esté integrado por expresiones descriptivas, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros”. 49. El juez consultante, finalmente, debe establecer si la expresión COOL MENTHOL es un signo descriptivo de las características y cualidades de los productos que pretende distinguir, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.

D. FAMILIA DE MARCAS (KOOL) 50. La empresa PHILIPS MORRIS PRODUCTS S.A. es titular de la familia de marcas KOOL, por lo que se hará referencia a esta figura. 51. En lo que respecta a la figura de la familia de marcas, este Tribunal ha mantenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la                                                                                                                         10   Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

GACETA OFICIAL 01/09/2015 38 de 40       marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 52.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la familia de marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 53.

En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. 54. Finalmente, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.11 55.

Para que el Juez consultante pueda definir que el signo KOOL, es parte integrante de una familia de marcas, ésta deberá contener elementos o rasgos comunes respecto de otros signos de propiedad del mismo titular. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:                                                                                                                         11   Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”.

Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 01/09/2015 39 de 40       PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Corte consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca en su conjunto.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

CUARTO: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de signos que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento GACETA OFICIAL 01/09/2015 40 de 40       dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Para que el Juez consultante pueda definir que el signo KOOL, es parte integrante de una familia de marcas, éste deberá contener elementos o rasgos comunes respecto de otros signos de propiedad del mismo titular.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú