PROCESO 140-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 136 literales e) y f) y 172 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.
Actor: Justo Herbert Ponce Cruz. Marca: “Los Taquipayas” (denominativa). Expediente Interno: 281-2013. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.
VISTOS: El Oficio C.A.C 35/2015 de 24 de febrero de 2015, recibido por correo electrónico el 31 de marzo de 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 281-2013. El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
El escrito de 27 de mayo de 2015, recibido vía Courier el 10 de junio de 2015, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia adjunta documentación presentada por el demandante Justo Herbert Ponce Cruz. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Justo Herbert Ponce Cruz Demandados: Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, y Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Estado Plurinacional de Bolivia. Terceros interesados: Ismael Zenón Nájera Revilla, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas Rojas. 2.
Antecedentes: 1. El 9 de octubre de 2008, Justo Herbert Ponce Cruz solicitó el registro de la marca de servicio LOS TAQUIPAYAS (denominativa), para distinguir “actividades deportivas y culturales” en la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia como 133777. 3. El 27 de marzo de 2009, Ismael Zenón Nájera, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas presentaron oposición contra la solicitud de registro sobre la base de la solicitud previa de registro de la marca TAQUIPAYAS KAIKU presentada el 11 de abril de 2008 ante el SENAPI para distinguir servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como sobre la base de un derecho previo sobre el nombre artístico LOS TAQUIPAYAS. 4.
El 16 de noviembre de 2010, mediante Resolución Administrativa 3272- 2010, se declaró infundada la oposición presentada y se otorgó el Certificado de Registro de Marca 123906-C, correspondiente a la marca LOS TAQUIPAYAS (denominativa) a favor de Justo Herbert Ponce Cruz. 5. El 8 de septiembre de 2011, Ismael Zenón Nájera, Jorge Ramírez y Miguel Eduardo Vargas, solicitaron la nulidad del registro de la marca de servicio LOS TAQUIPAYAS (denominativa), de propiedad de Justo Herbert Ponce Cruz, que distingue actividades deportivas y culturales, pertenecientes a la Clase 41, sobre la base de la solicitud previa de 11 de abril de 2008. 6.
El 2 de mayo de 2012, mediante Resolución 151/2012, el SENAPI declaró infundada la acción de nulidad. 7. El 23 de mayo de 2012, Ismael Zenón Nájera, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas presentaron Recurso de Revocatoria contra la Resolución 151/2012. 8. El 22 de junio de 2012, mediante Resolución DPI/OP/REV-255/2012, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI confirmó la Resolución 151/2012. 9.
El 10 de julio de 2012, Ismael Zenón Nájera, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas interpusieron Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Administrativa de Revocatoria DPI/OP/REV-255/2012. 10. El 28 de enero de 2013, el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones dictó la Resolución Administrativa de Nulidad de Marca JER-005/2013, mediante la cual revocó las resoluciones administrativas 151/2012 y DPI/OP/REV-255/2012 y declaró probada la demanda de nulidad sobre la base del artículo 136 literal d) de la Decisión 486.
Justo Herbert Ponce Cruz vulneró dicha norma al obtener el registro de la marca LOS TAQUIPAYAS aprovechándose de ser el supuesto representante, actuando de mala fe, cuando a nivel nacional e internacional se conoce que son cuatro los integrantes del conjunto. 11. El 4 de febrero de 2013, Justo Herbert Ponce Cruz solicitó aclaración y explicación de varios puntos de la Resolución Jerárquica de Nulidad de Marca JER-005/2013. 12.
El 13 de febrero de 2013, el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones emitió Acto Administrativo de Explicación y Complementación de la Resolución JER-005/2013 de 28 de enero de 2013. 13. El 3 de mayo de 2013, Justo Herbert Ponce Cruz interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa Jerárquica de Nulidad de Marca JER 005/2013 de 28 de enero y el Acto de Explicación y Complementación de 13 de febrero de 2013. 14.
El 29 de octubre de 2014, Justo Herbert Ponce Cruz solicitó se oficie la consulta obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la suspensión de la emisión del auto supremo. 15. El 25 de noviembre de 2014, mediante Resolución 332/2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda: 16. Justo Herbert Ponce Cruz sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – La resolución Administrativa Jerárquica de Nulidad de Marca JER- 005/2013 de 28 de enero de 2013 y el Acto de Explicación y Complementación de 13 de febrero de 2013 son nulos de pleno derecho por ser producto de errores in procedendo e in iudicando, tales como la no publicación de la delegación de competencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, en virtud de la cual dicha delegación no habría surtido efecto legal alguno; y la emisión de la resolución jerárquica fuera del plazo establecido por la Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, 90 días. – El plazo para resolver el recurso jerárquico debe contabilizarse desde el 10 de julio de 2012, por lo cual debió resolverse hasta el 15 de noviembre de 2012.
Sin embargo, ello no sucedió emitiéndose el fallo administrativo el 28 de enero de 2013. Por ello, el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones habría justificado la emisión tardía de la resolución jerárquica apoyándose en la figura de suspensión de plazos. Sin embargo, los plazos procesales se suspenden únicamente si la recusación o excusa fuera declarada improcedente. – La resolución jerárquica cuestionada valora en forma incorrecta las pruebas de cargo y descargo y aplica en forma incorrecta el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, para declarar nulo el registro de marca LOS TAQUIPAYAS (denominativa), por cuanto se requiere la concurrencia de varios requisitos, a saber: que el signo sea o se asemeje al de un tercero, que pueda causar riesgo de confusión o asociación y que el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.
En ese sentido, no cursa en obrados del proceso de nulidad relativa de marca, documento alguno que establezca que en el SENAPI exista un signo distintivo idéntico o que se asemeje a la marca anulada LOS TAQUIPAYAS (denominativa). – No hay signo distintivo registrado y/o solicitado para registro, que sea idéntico o similar, a favor de un tercero y menos a nombre de Ismael Zenón Nájera, Jorge Ramírez y Miguel Eduardo Vargas, dado que su solicitud fue denegada.
Tampoco se ha demostrado en el proceso de nulidad relativa que su persona haya sido representante de los mencionados demandantes. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 17. El Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia contestó la demanda señalando lo siguiente: – A través de la Resolución Ministerial MDPyEP 131.2012 de fecha 16 de agosto de 2012, la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, resolvió declarar procedente la declinatoria de competencia y se procedió con la remisión de actuados, conforme al artículo 7 del Decreto Supremo 27113, al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, para su conocimiento, sustanciación y emisión del fallo correspondiente en virtud a lo expresamente señalado por el artículo 68 literal d) del Decreto Supremo 29894, de Organización del Órgano Ejecutivo, de 7 de febrero de 2009.
Se puede apreciar en el marco de las atribuciones normativas, quién es la autoridad competente para resolver los asuntos relacionados con la materia de marcas y patentes dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP). – La parte demandante pretende confundir al Juez Consultante en el sentido de que la Resolución Ministerial MDPyEP 131.202 debió ser publicada, cuando la misma es bastante clara y precisa en la parte resolutiva señalando que se trata de una remisión de actuados y no una delegación de funciones.
Por ello, resulta evidente que dicho instrumento normativo no requería ser publicado para surtir efectos legales. Incluso Justo Herbert Ponce Cruz, en su escrito en la página 14, reconoce de forma textual lo aseverado, al manifestar que: “La Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural remitió antecedentes de dicho proceso administrativo al demandado Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones para su conocimiento, sustanciación y emisión de fallo correspondiente”. – En cuanto a que la emisión de la resolución jerárquica está fuera del plazo establecido por la Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo, siendo que la Resolución Ministerial MDPy EP 131.2012 declaró procedente la excusa planteada por Gabriela Zárate Murillo y ordenó la remisión de actuados al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, la competencia quedó abierta para el conocimiento y sustanciación del Recurso Jerárquico por este despacho, cuyo plazo para resolver el recurso jerárquico en cuestión corrían a partir del día siguiente hábil a la recepción de actuados, es decir, el 25 de septiembre de 2012.
Como bien indica la norma el plazo es de 90 días, en este marco el plazo de resolución fenecía el 5 de febrero de 2013, y cabe hacer notar que la Resolución Administrativa Jerárquica 5/2013 fue emitida el 28 de enero de 2013. – La Resolución Administrativa Jerárquica 5/2013 de 28 de enero de 2013 y el Auto de Complementación y Enmienda de 4 de febrero de 2013 cuentan con la debida fundamentación y han sido motivados, en el sentido que los recurrentes presentaron los suficientes argumentos que demostraron el perjuicio que se venía ocasionando a su derecho o interés subjetivo. – El Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, al emitir la Resolución Administrativa Jerárquica 5/2013, tuvo como directriz la búsqueda de la verdad material, por ello en la valoración de las pruebas de cargos y descargo, y la labor investigativa efectuada, llevó a determinar que Justo Herbert Ponce Cruz vulneró el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, en razón a que obtuvo el registro de la marca LOS TAQUIPAYAS, en su condición de miembro del grupo musical, aprovechándose de ser el supuesto representante, actuando de mala fe, cuando a nivel nacional e internacional se conoce que son cuatro los integrantes del conjunto.
Más aún, en las pruebas literales se evidencia que de manera indistinta un integrante de la agrupación podía firmar documentos relacionados con servicios que brindaba el grupo musical, así como documentos relacionados con la agrupación LOS TAQUIPAYAS. 18. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Estado Plurinacional de Bolivia contestó la demanda señalando lo siguiente: – El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural emitió la Resolución Ministerial MDPyEP 131.2012 de 16 de agosto de 2012, resolviendo la procedencia de la declinatoria de competencia emitida mediante la Resolución Administrativa EXC-04/2012, por la Directora General Ejecutiva del SENAPI, aplicando lo establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo 27113, Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, y no así la que señala hoy el recurrente, pretendiendo hacer incurrir en error a sus autoridades respecto de la aplicación de la norma. – El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural estableció en mérito a lo establecido en el parágrafo I del artículo 7 (Declaración de Incompetencia) del Decreto Supremo 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, la remisión de actuados al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, para su conocimiento, sustanciación y emisión de fallo correspondiente, en mérito a las atribuciones contenidas en el inciso d) del artículo 68 y en los incisos j) y m) del artículo 15 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. – En ese entendido, queda claramente establecido que mediante la Resolución Ministerial MDPyEP 131.2012 de 16 de agosto de 2012, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural resolvió la procedencia de una declinatoria de competencia emitida mediante la Resolución Administrativa EXC-04/2012, por la Directora General Ejecutiva del SENAPI, por lo que mal puede argüir Justo Herbert Ponce Cruz que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural sería responsable solidario por la presunta delegación encomendada a su inferior en grado. 19.
Ismael Zenón Nájera Revilla, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas Rojas se apersonaron y solicitaron se tenga presente al momento de dictar resolución lo siguiente: – Ser fundadores del cuarteto artístico LOS TAQUIPAYAS desde 1970. Hace cinco años, Justo Ponce Cruz, ex-representante del grupo, decidió alejarse de la agrupación por razones de orden personal.
Se han aportado contratos, certificaciones, cartas e inscripciones que prueban el uso del nombre artístico LOS TAQUIPAYAS por parte de los mencionados integrantes. Como por ejemplo un certificado de Discolandia, donde se indica que desde el año 1972 al 2005 habían grabado discos las mismas personas. Así como registros ante instituciones públicas, tales como Ministerio de Cultura, Etnomusicología y Folclore y Abyen Sindicato Boliviano de Artistas.
Así, la existencia de un derecho previo del grupo sobre su nombre artístico prueba la mala fe de Justo Ponce Cruz, de pretender apoderarse del nombre artístico de la agrupación, que se mantenía vigente. – Durante el proceso no se ha demostrado que Ismael Zenón Nájera Revilla, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas Rojas sean personas ajenas al grupo, pues en todas las fotografías, álbumes, casetes, entrevistas, publicidad aparecen junto al representante, que ahora pretende ser dueño. Además, existe un video donde Justo Ponce Cruz en propia voz declara que el grupo nunca cambió de integrantes. – Su solicitud de registro de la marca de servicio LOS TAQUIPAYAS fue denegada bajo el argumento de la existencia de indicios de competencia desleal.
Sin embargo, consecutivamente, fue otorgado, sin mayores dificultades, el título de registro de la marca a nombre a nombre de Justo Ponce Cruz. A. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal d) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada. Revisados los antecedentes del caso, este Tribunal considera que de oficio debe proceder a interpretar los artículos 136 literales e) y f) y 172 de la misma normativa[1].
B. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza a un signo distintivo de un tercero cuando el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. 2. Irregistrabilidad de signos por infracción al derecho de autor de un tercero. El derecho moral del autor a la paternidad de su obra. 3.
Irregistrabilidad de signos que afecten la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas. 4. Nulidad relativa de marca. Nulidad relativa por mala fe del solicitante. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SEMEJANZA A UN SIGNO DISTINTIVO DE UN TERCERO CUANDO EL SOLICITANTE SEA O HAYA SIDO REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR O PERSONA EXPRESAMENTE AUTORIZADA POR EL TITULAR DEL SIGNO PROTEGIDO. 20. Ismael Zenón Najera Revilla, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas Rojas afirman que conjuntamente con Justo Ponce Cruz son fundadores del cuarteto artístico LOS TAQUIPAYAS desde 1970.
Igualmente afirman que Justo Ponce Cruz, ex representante del grupo, decidió alejarse del grupo por razones de orden personal y aportaron documentación que certifica la existencia de la agrupación bajo dicha denominación. Pretenden con ello acreditar el derecho previo sobre el nombre artístico y la mala fe de Justo Ponce Cruz al solicitar el registro como marca de la denominación “LOS TAQUIPAYAS”. 21.
Este Tribunal ha emitido pronunciamiento al respecto en el Proceso 48- IP-2012, en el cual esgrimió lo siguiente: La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.
En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.
Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación. 22. El Sala consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada se subsume o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse[2].
En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno.
2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR INFRACCIÓN AL DERECHO DE AUTOR DE UN TERCERO. EL DERECHO MORAL DEL AUTOR A LA PATERNIDAD DE SU OBRA. 23. De la revisión de los antecedentes, se entiende que “Los Taquipayas” es la denominación acuñada a un cuarteto artístico. Es decir, que el signo “Los Taquipayas” (denominativo) solicitado por Justo Ponce Cruz para distinguir servicios deportivos y culturales habría sido acuñado previamente al cuarteto artístico como denominación. 24.
En el presente caso, se tomará como referencia el Proceso 179-IP-2013. En primer lugar, resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.
Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa. Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos.
En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor (…), o si alguien pretende registrar aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero”[3].
De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.
Ha sido resaltado lo anterior, por cuanto lo determinante (títulos de obras, personajes ficticios o simbólicos), es que el legislador comunitario exige que sean objeto de derecho de autor. “Por argumento de contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor”[4].
En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.
Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. Son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios.
Ahora bien, el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:(…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.
De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales.
Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección. 1. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.
Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. 2. Por lo tanto, en el caso específico, la Sala consultante para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, deberá considerar si “Los Taquipayas” ha sido considerado una denominación del grupo artístico y si resulta ser protegible por el derecho de autor y con ello, si el signo solicitado ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión.
3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE AFECTEN LA IDENTIDAD O EL PRESTIGIO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. 25. En los antecedentes del caso se ha vislumbrado que “Los Taquipayas” es el nombre de una agrupación artística. Sin embargo, en el análisis de registrabilidad debe tenerse en consideración que resultan irregistrables los signos que afecten la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas. 26.
El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”. 3.
Este Tribunal, en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 108-IP-2014, ha hecho mención a lo siguiente: La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, y no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.
Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante. De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.
Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.
Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. Dentro del Proceso 77-IP-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel PACHÓN: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.
Por nombre propio se entiende 'el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia'. A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido.
Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”. (Manuel PACHÓN MUÑOZ, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, p. 96). Asimismo, Jorge OTAMENDI ha manifestado respecto a la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes: “( ) tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre.
La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.
Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'.
En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.
(Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 96). De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.
Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”[5].
Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas.
Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial. Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado, es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada.
Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona –a menos que el nombre no sea común–, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso.
Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos. De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.
4. NULIDAD RELATIVA DE MARCA. NULIDAD RELATIVA POR MALA FE DEL SOLICITANTE. 4. En la Resolución Administrativa Jerárquica 5/2013 se determinó que Justo Herbert Ponce Cruz vulneró el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, en razón a que obtuvo un registro de la marca LOS TAQUIPAYAS en su condición de miembro del grupo musical, aprovechándose de ser el supuesto representante, actuando de mala fe.
En consideración de los antecedentes precitados, este Tribunal considera necesario desarrollar el tema de la Nulidad de la Marca por mala fe del solicitante. 5. El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013: El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca se hubiese solicitado de mala fe.
Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.
El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”[6].
En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”[7]. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.
La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.[8] El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio.
En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios.
Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria.
Ahora bien, como se precisó en el documento en mención, el análisis que haga el consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida.
Por tal razón, la corte consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. 27. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.
SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.
TERCERO: El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.
CUARTO: La buena fe es un principio general del Derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.
Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. El artículo 172 de la Decisión 486 contempla como causal de nulidad de un registro de una marca, la “mala fe”. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 140-IP-2015 | | | ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [2] http://www.rae.es [3] Proceso 32-IP-1997. Marca “Terminator”, Interpretación prejudicial de 2 de octubre de 1998.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [4] Proceso 32-IP-1997. Op. cit. [5] http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html [6] Proceso 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. [7] Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012.
Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.