Año XXXII – Número 2588 Lima, 05 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 140-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 136 literales e) y f) y 172 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Actor: Justo Herbert Ponce Cruz. Marca: “Los Taquipayas” (denominativa). Expediente Interno: 281-2013 PROCESO 141-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: Sanofi Aventis. Patente de Invención: “Polisacáridos de actividad antitrombótica que presentan por lo menos un enlace covalente con la biotina o un derivado de la biotina”. Proceso Interno: 2010-00361-00 PROCESO 145-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 165 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Marca: “Procaps Puppet Gel´s” (denominativa). Expediente Interno: 200700136-00 PROCESO 140-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 136 literales e) y f) y 172 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Actor: Justo Herbert Ponce Cruz. Marca: “Los Taquipayas” (denominativa). Expediente Interno: 281-2013. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 05/10/2015 2 de 43     EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

VISTOS: El Oficio C.A.C 35/2015 de 24 de febrero de 2015, recibido por correo electrónico el 31 de marzo de 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 281-2013. El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

El escrito de 27 de mayo de 2015, recibido vía Courier el 10 de junio de 2015, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia adjunta documentación presentada por el demandante Justo Herbert Ponce Cruz. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Justo Herbert Ponce Cruz Demandados: Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, y Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Estado Plurinacional de Bolivia. Terceros interesados: Ismael Zenón Nájera Revilla, Jorge Miguel Eduardo Vargas Rojas. Ramírez Cruz y 2.

Antecedentes: 1. El 9 de octubre de 2008, Justo Herbert Ponce Cruz solicitó el registro de la marca de servicio LOS TAQUIPAYAS (denominativa), para distinguir “actividades deportivas y culturales” en la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia como 133777. 3. El 27 de marzo de 2009, Ismael Zenón Nájera, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas presentaron oposición contra la solicitud de registro sobre la base de la solicitud previa de registro de la marca TAQUIPAYAS KAIKU presentada el 11 de abril de 2008 ante el SENAPI para distinguir servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como sobre la base de un derecho previo sobre el nombre artístico LOS TAQUIPAYAS. 4.

El 16 de noviembre de 2010, mediante Resolución Administrativa 3272-2010, se declaró infundada la oposición presentada y se otorgó el Certificado de Registro de Marca 123906-C, correspondiente a la marca LOS TAQUIPAYAS (denominativa) a favor de Justo Herbert Ponce Cruz. GACETA OFICIAL 05/10/2015 3 de 43     5. El 8 de septiembre de 2011, Ismael Zenón Nájera, Jorge Ramírez y Miguel Eduardo Vargas, solicitaron la nulidad del registro de la marca de servicio LOS TAQUIPAYAS (denominativa), de propiedad de Justo Herbert Ponce Cruz, que distingue actividades deportivas y culturales, pertenecientes a la Clase 41, sobre la base de la solicitud previa de 11 de abril de 2008. 6.

El 2 de mayo de 2012, mediante Resolución 151/2012, el SENAPI declaró infundada la acción de nulidad. 7. El 23 de mayo de 2012, Ismael Zenón Nájera, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas presentaron Recurso de Revocatoria contra la Resolución 151/2012. 8. El 22 de junio de 2012, mediante Resolución DPI/OP/REV-255/2012, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI confirmó la Resolución 151/2012. 9.

El 10 de julio de 2012, Ismael Zenón Nájera, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas interpusieron Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Administrativa de Revocatoria DPI/OP/REV-255/2012. 10. El 28 de enero de 2013, el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones dictó la Resolución Administrativa de Nulidad de Marca JER-005/2013, mediante la cual revocó las resoluciones administrativas 151/2012 y DPI/OP/REV-255/2012 y declaró probada la demanda de nulidad sobre la base del artículo 136 literal d) de la Decisión 486.

Justo Herbert Ponce Cruz vulneró dicha norma al obtener el registro de la marca LOS TAQUIPAYAS aprovechándose de ser el supuesto representante, actuando de mala fe, cuando a nivel nacional e internacional se conoce que son cuatro los integrantes del conjunto. 11. El 4 de febrero de 2013, Justo Herbert Ponce Cruz solicitó aclaración y explicación de varios puntos de la Resolución Jerárquica de Nulidad de Marca JER-005/2013. 12.

El 13 de febrero de 2013, el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones emitió Acto Administrativo de Explicación y Complementación de la Resolución JER-005/2013 de 28 de enero de 2013. 13. El 3 de mayo de 2013, Justo Herbert Ponce Cruz interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa Jerárquica de Nulidad de Marca JER 005/2013 de 28 de enero y el Acto de Explicación y Complementación de 13 de febrero de 2013. 14.

El 29 de octubre de 2014, Justo Herbert Ponce Cruz solicitó se oficie la consulta obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la suspensión de la emisión del auto supremo. 15. El 25 de noviembre de 2014, mediante Resolución 332/2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda: 16. Justo Herbert Ponce Cruz sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 05/10/2015 4 de 43     − − − − La resolución Administrativa Jerárquica de Nulidad de Marca JER-005/2013 de 28 de enero de 2013 y el Acto de Explicación y Complementación de 13 de febrero de 2013 son nulos de pleno derecho por ser producto de errores in procedendo e in iudicando, tales como la no publicación de la delegación de competencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, en virtud de la cual dicha delegación no habría surtido efecto legal alguno; y la emisión de la resolución jerárquica fuera del plazo establecido por la Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, 90 días.

El plazo para resolver el recurso jerárquico debe contabilizarse desde el 10 de julio de 2012, por lo cual debió resolverse hasta el 15 de noviembre de 2012. Sin embargo, ello no sucedió emitiéndose el fallo administrativo el 28 de enero de 2013. Por ello, el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones habría justificado la emisión tardía de la resolución jerárquica apoyándose en la figura de suspensión de plazos.

Sin embargo, los plazos procesales se suspenden únicamente si la recusación o excusa fuera declarada improcedente. La resolución jerárquica cuestionada valora en forma incorrecta las pruebas de cargo y descargo y aplica en forma incorrecta el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, para declarar nulo el registro de marca LOS TAQUIPAYAS (denominativa), por cuanto se requiere la concurrencia de varios requisitos, a saber: que el signo sea o se asemeje al de un tercero, que pueda causar riesgo de confusión o asociación y que el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

En ese sentido, no cursa en obrados del proceso de nulidad relativa de marca, documento alguno que establezca que en el SENAPI exista un signo distintivo idéntico o que se asemeje a la marca anulada LOS TAQUIPAYAS (denominativa). No hay signo distintivo registrado y/o solicitado para registro, que sea idéntico o similar, a favor de un tercero y menos a nombre de Ismael Zenón Nájera, Jorge Ramírez y Miguel Eduardo Vargas, dado que su solicitud fue denegada.

Tampoco se ha demostrado en el proceso de nulidad relativa que su persona haya sido representante de los mencionados demandantes. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 17. El Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia contestó la demanda señalando lo siguiente: − − A través de la Resolución Ministerial MDPyEP 131.2012 de fecha 16 de agosto de 2012, la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, resolvió declarar procedente la declinatoria de competencia y se procedió con la remisión de actuados, conforme al artículo 7 del Decreto Supremo 27113, al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, para su conocimiento, sustanciación y emisión del fallo correspondiente en virtud a lo expresamente señalado por el artículo 68 literal d) del Decreto Supremo 29894, de Organización del Órgano Ejecutivo, de 7 de febrero de 2009.

Se puede apreciar en el marco de las atribuciones normativas, quién es la autoridad competente para resolver los asuntos relacionados con la materia de marcas y patentes dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP). La parte demandante pretende confundir al Juez Consultante en el sentido de que la Resolución Ministerial MDPyEP 131.202 debió ser publicada, cuando la misma es bastante clara y precisa en la parte resolutiva señalando que se GACETA OFICIAL 05/10/2015 5 de 43     − − − 18. trata de una remisión de actuados y no una delegación de funciones.

Por ello, resulta evidente que dicho instrumento normativo no requería ser publicado para surtir efectos legales. Incluso Justo Herbert Ponce Cruz, en su escrito en la página 14, reconoce de forma textual lo aseverado, al manifestar que: “La Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural remitió antecedentes de dicho proceso administrativo al demandado Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones para su conocimiento, sustanciación y emisión de fallo correspondiente”.

En cuanto a que la emisión de la resolución jerárquica está fuera del plazo establecido por la Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo, siendo que la Resolución Ministerial MDPy EP 131.2012 declaró procedente la excusa planteada por Gabriela Zárate Murillo y ordenó la remisión de actuados al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, la competencia quedó abierta para el conocimiento y sustanciación del Recurso Jerárquico por este despacho, cuyo plazo para resolver el recurso jerárquico en cuestión corrían a partir del día siguiente hábil a la recepción de actuados, es decir, el 25 de septiembre de 2012.

Como bien indica la norma el plazo es de 90 días, en este marco el plazo de resolución fenecía el 5 de febrero de 2013, y cabe hacer notar que la Resolución Administrativa Jerárquica 5/2013 fue emitida el 28 de enero de 2013. La Resolución Administrativa Jerárquica 5/2013 de 28 de enero de 2013 y el Auto de Complementación y Enmienda de 4 de febrero de 2013 cuentan con la debida fundamentación y han sido motivados, en el sentido que los recurrentes presentaron los suficientes argumentos que demostraron el perjuicio que se venía ocasionando a su derecho o interés subjetivo.

El Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, al emitir la Resolución Administrativa Jerárquica 5/2013, tuvo como directriz la búsqueda de la verdad material, por ello en la valoración de las pruebas de cargos y descargo, y la labor investigativa efectuada, llevó a determinar que Justo Herbert Ponce Cruz vulneró el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, en razón a que obtuvo el registro de la marca LOS TAQUIPAYAS, en su condición de miembro del grupo musical, aprovechándose de ser el supuesto representante, actuando de mala fe, cuando a nivel nacional e internacional se conoce que son cuatro los integrantes del conjunto.

Más aún, en las pruebas literales se evidencia que de manera indistinta un integrante de la agrupación podía firmar documentos relacionados con servicios que brindaba el grupo musical, así como documentos relacionados con la agrupación LOS TAQUIPAYAS. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Estado Plurinacional de Bolivia contestó la demanda señalando lo siguiente: − − El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural emitió la Resolución Ministerial MDPyEP 131.2012 de 16 de agosto de 2012, resolviendo la procedencia de la declinatoria de competencia emitida mediante la Resolución Administrativa EXC-04/2012, por la Directora General Ejecutiva del SENAPI, aplicando lo establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo 27113, Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, y no así la que señala hoy el recurrente, pretendiendo hacer incurrir en error a sus autoridades respecto de la aplicación de la norma.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural estableció en mérito a lo establecido en el parágrafo I del artículo 7 (Declaración de Incompetencia) del Decreto Supremo 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, la remisión de actuados al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, para su GACETA OFICIAL 05/10/2015 6 de 43     − 19.

Ismael Zenón Nájera Revilla, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas Rojas se apersonaron y solicitaron se tenga presente al momento de dictar resolución lo siguiente: − − − A. conocimiento, sustanciación y emisión de fallo correspondiente, en mérito a las atribuciones contenidas en el inciso d) del artículo 68 y en los incisos j) y m) del artículo 15 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.

En ese entendido, queda claramente establecido que mediante la Resolución Ministerial MDPyEP 131.2012 de 16 de agosto de 2012, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural resolvió la procedencia de una declinatoria de competencia emitida mediante la Resolución Administrativa EXC-04/2012, por la Directora General Ejecutiva del SENAPI, por lo que mal puede argüir Justo Herbert Ponce Cruz que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural sería responsable solidario por la presunta delegación encomendada a su inferior en grado.

Ser fundadores del cuarteto artístico LOS TAQUIPAYAS desde 1970. Hace cinco años, Justo Ponce Cruz, ex-representante del grupo, decidió alejarse de la agrupación por razones de orden personal. Se han aportado contratos, certificaciones, cartas e inscripciones que prueban el uso del nombre artístico LOS TAQUIPAYAS por parte de los mencionados integrantes.

Como por ejemplo un certificado de Discolandia, donde se indica que desde el año 1972 al 2005 habían grabado discos las mismas personas. Así como registros ante instituciones públicas, tales como Ministerio de Cultura, Etnomusicología y Folclore y Abyen Sindicato Boliviano de Artistas. Así, la existencia de un derecho previo del grupo sobre su nombre artístico prueba la mala fe de Justo Ponce Cruz, de pretender apoderarse del nombre artístico de la agrupación, que se mantenía vigente.

Durante el proceso no se ha demostrado que Ismael Zenón Nájera Revilla, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas Rojas sean personas ajenas al grupo, pues en todas las fotografías, álbumes, casetes, entrevistas, publicidad aparecen junto al representante, que ahora pretende ser dueño. Además, existe un video donde Justo Ponce Cruz en propia voz declara que el grupo nunca cambió de integrantes.

Su solicitud de registro de la marca de servicio LOS TAQUIPAYAS fue denegada bajo el argumento de la existencia de indicios de competencia desleal. Sin embargo, consecutivamente, fue otorgado, sin mayores dificultades, el título de registro de la marca a nombre a nombre de Justo Ponce Cruz. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal d) de la Decisión 486.

Procede la interpretación solicitada. Revisados los antecedentes del caso, este Tribunal considera que de oficio debe proceder a interpretar los artículos 136 literales e) y f) y 172 de la misma normativa1.                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

GACETA OFICIAL 05/10/2015 7 de 43     B. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza a un signo distintivo de un tercero cuando el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. Irregistrabilidad de signos por infracción al derecho de autor de un tercero. El derecho moral del autor a la paternidad de su obra.

Irregistrabilidad de signos que afecten la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas. Nulidad relativa de marca. Nulidad relativa por mala fe del solicitante. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SEMEJANZA A UN SIGNO DISTINTIVO DE UN TERCERO CUANDO EL SOLICITANTE SEA O HAYA SIDO REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR O PERSONA EXPRESAMENTE AUTORIZADA POR EL TITULAR DEL SIGNO PROTEGIDO. 20. Ismael Zenón Najera Revilla, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas Rojas afirman que conjuntamente con Justo Ponce Cruz son fundadores del cuarteto artístico LOS TAQUIPAYAS desde 1970.

Igualmente afirman que Justo Ponce Cruz, ex representante del grupo, decidió alejarse del grupo por razones de orden personal y aportaron documentación que certifica la existencia de la agrupación bajo dicha denominación. Pretenden con ello acreditar el derecho previo sobre el nombre artístico y la mala fe de Justo Ponce Cruz al solicitar el registro como marca de la denominación “LOS TAQUIPAYAS”. 21.

Este Tribunal ha emitido pronunciamiento al respecto en el Proceso 48-IP-2012, en el cual esgrimió lo siguiente: La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         e) f) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. GACETA OFICIAL 05/10/2015 8 de 43     haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación. 22. El Sala consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada se subsume o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse2.

En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR INFRACCIÓN AL DERECHO DE AUTOR DE UN TERCERO. EL DERECHO MORAL DEL AUTOR A LA PATERNIDAD DE SU OBRA. 23. De la revisión de los antecedentes, se entiende que “Los Taquipayas” es la denominación acuñada a un cuarteto artístico. Es decir, que el signo “Los Taquipayas” (denominativo) solicitado por Justo Ponce Cruz para distinguir servicios deportivos y culturales habría sido acuñado previamente al cuarteto artístico como denominación. 24.

En el presente caso, se tomará como referencia el Proceso 179-IP-2013. En primer lugar, resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.

Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa. Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que                                                                                                                         2 http://www.rae.es GACETA OFICIAL 05/10/2015 9 de 43     expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos.

En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor (…), o si alguien pretende registrar aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero”3.

De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

Ha sido resaltado lo anterior, por cuanto lo determinante (títulos de obras, personajes ficticios o simbólicos), es que el legislador comunitario exige que sean objeto de derecho de autor. “Por argumento de contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor”4.

En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. Son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios.

Ahora bien, el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente:                                                                                                                         3 4 Proceso 32-IP-1997.

Marca “Terminator”, Interpretación prejudicial de 2 de octubre de 1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 32-IP-1997. Op. cit. GACETA OFICIAL 05/10/2015 10 de 43     “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:(…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales.

Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección. 25. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.

Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. 26. Por lo tanto, en el caso específico, la Sala consultante para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, deberá considerar si “Los Taquipayas” ha sido considerado una denominación del grupo artístico y si resulta ser protegible por el derecho de autor y con ello, si el signo solicitado ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión.

3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE AFECTEN LA IDENTIDAD O EL PRESTIGIO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. 27. En los antecedentes del caso se ha vislumbrado que “Los Taquipayas” es el nombre de una agrupación artística. Sin embargo, en el análisis de registrabilidad debe tenerse en consideración que resultan irregistrables los signos que afecten la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas. 28.

El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”. 29.

Este Tribunal, en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 108-IP-2014, ha hecho mención a lo siguiente: GACETA OFICIAL 05/10/2015 11 de 43     La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, y no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.

Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante. De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.

Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. Dentro del Proceso 77-IP-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel PACHÓN: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.

Por nombre propio se entiende 'el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia'. A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”.

(Manuel PACHÓN MUÑOZ, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, p. 96). Asimismo, Jorge OTAMENDI ha manifestado respecto a la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes: “( ) tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio GACETA OFICIAL 05/10/2015 12 de 43     “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.

Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'.

En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.

(Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 96). De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”5.

Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas.

Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para                                                                                                                         5 http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html GACETA OFICIAL 05/10/2015 13 de 43     restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial.

Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado, es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona –a menos que el nombre no sea común–, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo.

Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso. Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.

De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.

4. NULIDAD RELATIVA DE MARCA. NULIDAD RELATIVA POR MALA FE DEL SOLICITANTE. 30. En la Resolución Administrativa Jerárquica 5/2013 se determinó que Justo Herbert Ponce Cruz vulneró el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, en razón a que obtuvo un registro de la marca LOS TAQUIPAYAS en su condición de miembro del grupo musical, aprovechándose de ser el supuesto representante, actuando de mala fe.

En consideración de los antecedentes precitados, este Tribunal considera necesario desarrollar el tema de la Nulidad de la Marca por mala fe del solicitante. 31. El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013: El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca se hubiese solicitado de mala fe.

Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.

El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe GACETA OFICIAL 05/10/2015 14 de 43     es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”6.

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”7. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.8 El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio.

En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios.

Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí                                                                                                                         6 7 8 Proceso 65-IP-2004.

Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012.

Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. GACETA OFICIAL 05/10/2015 15 de 43     tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria.

Ahora bien, como se precisó en el documento en mención, el análisis que haga el consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida.

Por tal razón, la corte consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. 32. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

TERCERO: El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, GACETA OFICIAL 05/10/2015 16 de 43     título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.

CUARTO: La buena fe es un principio general del Derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.

Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. El artículo 172 de la Decisión 486 contempla como causal de nulidad de un registro de una marca, la “mala fe”. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 05/10/2015 17 de 43     PROCESO 141-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: Sanofi Aventis. Patente de Invención: “Polisacáridos de actividad antitrombótica que presentan por lo menos un enlace covalente con la biotina o un derivado de la biotina”. Proceso Interno: 2010-00361-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 940 de 6 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-000361-00. El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Sanofi Aventis. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. 2. Hechos: 1. El 19 de marzo de 2003 la sociedad SANOFI SYNTHELABO y AKZO NOVEL N.V. presentó solicitud de patente para la invención denominada “Polisacáridos de actividad antitrombótica que presentan por lo menos un enlace covalente con la biotina o un derivado de la biotina” ante la división de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Posteriormente, la sociedad AKZO NOVEL N.V. cedió los derechos a SANOFI SYNTHELABO, quien cambió el nombre del titular a SANOFI AVENTIS. 2. El 10 de octubre de 2003, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió los resultados del primer examen de forma de la solicitud, requiriendo al solicitante la presentación del poder a nombre de AKSO NOBEL N.V., requerimiento que fue atendido en debida forma y oportunidad mediante memorial de 5 de diciembre de 2003.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 18 de 43       3. El 23 de abril de 2004, se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el documento de cesión de derechos sobre la solicitud de patente de AKSO NOBEL N.V. a SANOFI –SYNTHELABO. 4. El 30 de septiembre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta Oficial 544.

No se presentaron oposiciones por parte de terceros. 5. El 14 de febrero de 2005, se informó a la Superintendencia de Industria y Comercio del cambio en el nombre de la sociedad titular SANOFI-SYNTHELABO a SANOFIAVENTIS. 6. El 22 de febrero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió los resultados del examen de fondo, elevando como objeciones a la patentabilidad: a) Claridad de la descripción; b) Excepciones a la patentabilidad; c) Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso; d) Ausencia de novedad en vista de las revelaciones del documento D1; y e) Nivel inventivo con base en los documentos D1 y D2. 7.

El 22 de mayo de 2008, atendiendo el anterior requerimiento, se allegó escrito señalando las razones por las cuales la solicitud goza de novedad y nivel inventivo y cancelando la materia relativa a métodos de tratamiento y usos o segundos usos. 8. El 11 de julio de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió el segundo examen de patentabilidad, en el cual notificó al solicitante el mantenimiento únicamente de una objeción por falta de nivel inventivo en vista de los documentos D1 y D2. 9.

El 30 de septiembre de 2008, Sanofi Aventis presentó respuesta al anterior requerimiento, allegando argumentos técnicos necesarios para desvirtuar la objeción expuesta respecto del cumplimiento del requisito de nivel inventivo. 10. El 18 de mayo de 2009, el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención mediante Resolución 24573, argumentando que la totalidad de las reivindicaciones pendientes no cumplían con el requisito de nivel inventivo. 11.

El 16 de junio de 2009, Sanofi Aventis interpuso recurso de reposición contra la Resolución 24573. 12. El 19 de febrero de 2010, mediante Resolución 9316, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 24573. 13. El 13 de julio de 2010, SANOFI AVENTIS interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 24573 de 18 de mayo de 2009 y 9316 de 19 de febrero de 2010. 14.

El 15 de diciembre de 2010, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio. 15. El 13 de octubre de 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso para efectos de   GACETA OFICIAL 05/10/2015 19 de 43       solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda: 16. Sanofi Aventis sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: − Se trata de una invención que posee el nivel inventivo requerido sobre el arte previo. No es cierto que los documentos D1 y D2 puedan conducir a cualquier persona versada en la materia a lograr, de manera evidente, el objeto reivindicado.

Además, presentan diferencias notorias con la patente de invención que aquí se solicita. − Se logró demostrar que existía un problema por la inexistencia de composiciones farmacéuticas que presentaran actividad antitrombótica sin efectos secundarios pero que pudieran administrarse a pacientes con riesgo de padecer trombosis o enfermedades similares y sin que se presentara una hemorragia en dichos pacientes, problema que se soluciona de manera efectiva por la invención que protege la patente que fue denegada. − La invención cuenta con suficiente nivel inventivo para ser protegida mediante la patente que aquí se solicita habida consideración de que ofrece una invaluable ventaja terapéutica que proviene del sorpresivo salto inventivo de los compuestos que la integran. − El análisis del nivel inventivo se realizó bajo criterios parcializados y en incumplimiento del artículo 18 de la Decisión 486 pues la decisión carece de fundamento técnico y legal. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 17. La Superintendencia de Industria y Comercio no contestó la demanda dentro del término oportuno para ello. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 18. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto, procede la interpretación solicitada1.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. 5. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial. Estado de la técnica (arte previo) y técnico medio en la materia. El nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos. El nivel inventivo en relación con los productos químicos.

El análisis retrospectivo y la proscripción de análisis tipo Hindsight.                                                                                                                         1 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. GACETA OFICIAL 05/10/2015 20 de 43       D.

1. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD: LA NOVEDAD, EL NIVEL INVENTIVO Y LA SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACIÓN INDUSTRIAL. 19. De los antecedentes se advierte que Sanofi Synthelabo y Akzo Novel N.V (ahora Sanofi Aventis) solicitó el registro de la patente de “Polisacáridos de actividad antitrombótica que presentan por lo menos un enlace covalente con la biotina o un derivado de la biotina”.

En virtud a ello se procederá a emitir la interpretación prejudicial con atención al concepto de invención y los requisitos de su registro. 20. Dentro del Proceso 45-IP-2013, sobre la patente titulada DERIVADOS DE QUINAZOLINA INHIBIDORES DE SRC TIROSINA CINASA, este Tribunal ha señalado que: “Al respecto, si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que ‘el concepto de invención a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria’ (Proceso 21-IP-2000, caso: ‘DERIVADOS DE BILIS HUMANA’, publicado en la Gaceta Oficial 631 de 10 de enero de 2001).

Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado.

Al respecto, el Tribunal ha señalado: ‘La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)’. (Proceso 13-IP-2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TER-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-ENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9OXO-TAX-11-EN-13–ILO, publicado en la Gaceta Oficial 1061 de 29 de abril de 2004).

Requisitos de patentabilidad. 21. De los antecedentes del caso se advierte que se trata de compuestos químicos. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida el 20 de julio de 2012, en el marco del Proceso 46-IP-20122:                                                                                                                         2   Esta posición se reiteró en la Interpretación Prejudicial de 21 de mayo de 2014, en el marco del Proceso 157-IP-2013.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 21 de 43       “Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los artículos 15 a 19 de la misma normativa”. 22. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Novedad 23. El artículo 16 de la Decisión 486 señala que: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial”. 24. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial en el Proceso 258-IP-2014, ha sostenido lo siguiente: “(…) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria (Proceso 21-IP-2000.

Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 631 de 10 de enero de 2001). Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a. b. Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.

Irreversibilidad de la pérdida de novedad. ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. GACETA OFICIAL 05/10/2015 22 de 43       c. d. e. Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. Carácter público de la novedad. ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”3 (Proceso 7-IP-2004.

Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1057 de 21 de abril de 2004). Concretando aún más el concepto de novedad, el Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de octubre de 1963”.

El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: ‘(i) Reglas generales de interpretación;

(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;

(xii) Posibilidad de puesta en práctica’. En cuanto al principio relativo a las ‘combinaciones en un documento anterior’, las Cámaras han precisado que ‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (Office européen des brevets, La Jurisprudence des                                                                                                                         3   CABANELLAS, Guillermo.

“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. GACETA OFICIAL 05/10/2015 23 de 43       chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”. (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1061 de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX11-EN-13–ILO)4.

Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.

(Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999). El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52 (1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica.                                                                                                                         4   Esto ha sido considerado en la Interpretación Prejudicial de 2 de diciembre de 2009, expedida en el Proceso 85-IP-2009.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 24 de 43       Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia. El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o sobre la base de su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado.

La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo. Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo.

Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango.

Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”5. (…) Nivel Inventivo 25. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: ‘Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no son un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.                                                                                                                         5   Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL 05/10/2015 25 de 43       Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 26.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la oficina nacional competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

Susceptibilidad de aplicación industrial 27. Al respecto, el Tribunal ha afirmado en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 178-IP-2013, que la norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 28. Siguiendo esa línea de evaluación, en el Proceso 258-IP-2014 el Tribunal respecto de la susceptibilidad de aplicación industrial refiere: “Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (…)”. (Interpretación Prejudicial 46-IP-2012, expedida el 20 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2108 de 22 de octubre de 2012). 29.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si la solicitud de patente cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial que establece la norma comunitaria. GACETA OFICIAL 05/10/2015 26 de 43

2. ESTADO DE LA TÉCNICA (ARTE PREVIO) Y TÉCNICO MEDIO EN LA MATERIA. 30. Sanofi Aventis sustenta su demanda afirmando que la invención cuyo registro de patente solicita posee el nivel inventivo requerido sobre el arte previo. 31. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 73-IP-2014 ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98.

Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 428 de 16 de abril de 1999). Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”6. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, establece ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.                                                                                                                         6   DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. GACETA OFICIAL 05/10/2015 27 de 43       La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no son un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo.

El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema - solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: − identificación del estado de la técnica más cercano; − identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y − definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 28 de 43       El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercana y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: − ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; − ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y − ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(…)7”. 32. La Sala consultante deberá determinar si los documentos D1 y D2, citados como anterioridad por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan el requisito                                                                                                                         7   Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL 05/10/2015 29 de 43       de nivel inventivo en relación con la solicitud de patente al analizar el estado de la técnica, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

3. EL NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LA MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS. 33. Sanofi Aventis afirma que ha demostrado que existía un problema por la inexistencia de composiciones farmacéuticas que presentaran actividad antitrombótica sin efectos secundarios que pudieran administrarse en pacientes con riesgo de padecer trombosis o enfermedades similares y sin que presentaran hemorragias.

Dicho problema habría sido resuelto con la invención que protege la patente denegada. Agrega a ello que la invención cuenta con suficiente nivel inventivo para ser protegida mediante la patente solicitada, habida cuenta que ofrece una invaluable ventaja terapéutica que proviene del sorpresivo salto inventivo de los compuestos que la integran. 34.

El tema en mención está relacionado con el nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación de 31 de octubre de 2012, expedida en el marco del Proceso 103-IP2012: “Los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan en algunos casos dudosos y merecen por tal razón un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”8.

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente en la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto. Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.                                                                                                                         8   Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. GACETA OFICIAL 05/10/2015 30 de 43       Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo).

Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”9. De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. 35.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso” (Proceso 21–IP–2000.

Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 631 de 10 de enero de 2001).                                                                                                                         9   ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág.

72. GACETA OFICIAL 05/10/2015 31 de 43       Es conveniente señalar, que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f)10. Pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes no puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención” (Proceso 182-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1278 de 15 de diciembre de 2005)”. 36. La Sala consultante deberá realizar un análisis del nivel inventivo alcanzado con la conjunción de los elementos que se encuentran en la composición de la invención.

4. EL NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS QUÍMICOS. 37. Se advierte de la solicitud de patente pretende el registro de una invención denominada: “Polisacárido de actividad antitrombótica que presentan por lo menos un enlace covalente con la biotina o un derivado de la biotina”. De dicha descripción se colige que se trata de un producto químico.

En razón a ello, corresponde hacer énfasis en el nivel inventivo a alcanzar por la naturaleza del producto químico. 38. Sobre el análisis de nivel inventivo en relación con los compuestos químicos, el Tribunal considera pertinente adoptar los criterios plasmados en el Manual Andino de Patentes, que respecto de éstos se tiene lo siguiente: “9.4.4.1.

Química Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural, sólo separarlo. Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación. En el caso de un antecedente que menciona el proceso de fabricación, para que haya falta de novedad dicho antecedente tiene que indicar los productos de partida y un proceso que con esos productos de partida lleve obligatoriamente al producto reivindicado.

Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general. Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un sustituyente que carece de novedad.

Es decir, se considera una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente                                                                                                                         10   Artículo 6 – Ley de Patentes de Argentina.

No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (…) f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 32 de 43       al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad. Si un compuesto tiene varios isómeros o estero isómeros, cada uno de ellos se considera nuevo si no ha sido explícitamente mencionado o no hay un proceso que lleve obligatoriamente a ellos.

Si ya han sido mencionados no son nuevos a condición de que la persona versada en la materia haya sido capaz de separarlo y aislarlo en fecha de publicación de este documento. En este caso de productos naturales, hay que señalar que su actividad por sí sola (sin fórmula química o características físico-químicas) no es suficiente para definir sin ambigüedad el producto.

Si un producto es conocido en forma purificada, por ejemplo por su actividad y parámetros, una reivindicación que tenga por objeto la fórmula del compuesto no sería nueva. Cuando tanto la reivindicación como el documento del estado de la técnica están definidos por fórmulas Markush que se solapan, es decir, hay un subgrupo de compuestos comunes a los dos, pero el estado de la técnica no describe ningún compuesto concreto en este subgrupo, conviene alegar falta de novedad aduciendo que los compuestos reivindicados se encuentran en parte del estado de la técnica y que no aprecia ningún efecto nuevo en el campo de solapamiento”. 39.

La Sala Consultante al analizar el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante.

5. EL ANÁLISIS RETROSPECTIVO Y LA PROSCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS TIPO HINDSIGHT. 40. La demandante argumenta que no es cierto que los documentos D1 y D2 puedan conducir a cualquier persona versada a la materia a lograr, de manera evidente, el objeto reivindicado. Afirmar ello constituye un análisis tipo hindsight de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En razón a ello, se procederá a desarrollar el tema del análisis retrospectivo y la proscripción del análisis tipo hindsight. 41. El Tribunal, en el Proceso 258-IP-2014 ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: − El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. − El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la   GACETA OFICIAL 05/10/2015 33 de 43       fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. 42. De ello se puede concluir parafraseando la cita de Zacary Quinlan11 que en el Derecho de Patentes, el análisis Hindsight es un importante problema cuando se está determinando si una invención tiene nivel inventivo porque es particularmente subjetivo el juzgamiento que puede estar influenciado por la precepción del pasado del evaluador, y porque es esto muy a menudo es el meollo de las examinación de patentes. 43.

En correlación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori, ex post facto o hindsight.

EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

SEGUNDO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate o si el nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica.

Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.                                                                                                                         11   En: “Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO” por Zacary Quinlan, publicado en Fordham International Law Journal (2014) Volume 37, Issue 6, Article 3.

New York, pg. 1794-1795. http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=ilj el 8 de junio de 2015. GACETA OFICIAL 05/10/2015 34 de 43       TERCERO: Dentro del ordenamiento jurídico andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo, pueda hacerse a la ligera.

Por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo.

CUARTO: Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural, sólo separarlo. Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación. El requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

QUINTO: En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO   Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 05/10/2015 35 de 43       De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 145-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 165 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Marca: “Procaps Puppet Gel´s” (denominativa). Expediente Interno: 2007-00136-00. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1003 de 8 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-000136-00. El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. - PROCAPS Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Confecciones Leonisa S.A. Tercero interesado: 2. Hechos: GACETA OFICIAL 05/10/2015 36 de 43       1. El 17 de agosto de 2005, Productoras de Cápsulas de Gelatina S.A PROCAPS (en adelante, PROCAPS), solicitó el registro del signo PROCAPS PUPPET GEL’S (denominativo) para identificar productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) y radicada bajo el expediente 5-81212. 2.

El 30 de septiembre de 2005, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 556, sin que se presentaran oposiciones a la misma. 3. El 21 de marzo de 2006, mediante Resolución 6677, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) denegó de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca PUPPET (denominativa) previamente registrada por Confecciones Leonisa S.A. para designar productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 4.

Contra dicha Resolución, PROCAPS presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 24771 de 20 de septiembre de 2006 y 29046 de 30 de octubre de 2006, en el sentido de confirmar la decisión inicial, esto es, la Resolución 6677 de 21 de marzo de 2006. 5. PROCAPS interpuso demanda de nulidad contra las Resoluciones 677 de 21 de marzo de 2006, 24771 de 20 de septiembre de 2006, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y la 29046 de 30 de octubre de 2005, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

El 26 de abril de 2007, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió admitir la demanda de nulidad. 6. El 28 de enero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda: 7. PROCAPS sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: − − − −   Las resoluciones vulneraron por indebida aplicación los citados artículos, como quiera que denegó el registro de una marca que cumplía a cabalidad con todos y cada uno de los presupuestos requeridos para que una expresión pueda constituirse en marca, dentro de los cuales indudablemente se encuentra la distintividad, característica que enmarca tal aptitud.

Confecciones Leonisa S.A. es titular de la marca PUPPET (denominativa) que identifica productos ubicados en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, marca que la SIC utilizó como fundamento de la denegación del registro del signo PROCAPS PUPPET GEL’S (mixto) sin tener motivos para ello, toda vez que el citado signo no es usado conforme a derecho por su titular ni por ningún licenciatario suyo.

El signo solicitado PROCAPS PUPPET GEL’S (denominativo) no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. La escritura de las expresiones confrontadas es diferente, aunque poseen una denominación en común, la forma como ésta está combinada con las expresiones PROCAPS y GEL’S y el número total de palabras y sílabas que la conforman evita riesgo de confusión alguno. GACETA OFICIAL 05/10/2015 37 de 43       4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 8. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: − − 9. El signo solicitado PROCAPS PUPPET GEL’S (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca PUPPET (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 y reproduce totalmente la marca previamente registrada, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, pues distinguen la misma clase de productos, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor.

Al tratarse de productos de la Clase 5, ambos comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incremente el riesgo de confusión. Confecciones Leonisa S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: − − − Confecciones Leonisa S.A. es titular de la marca PUPPET (denominativa) para distinguir productos contenidos en la Clase 5 como aparece en el certificado 214909, hecho que constituyó precisamente el fundamento legal de la denegatoria.

La cancelación del registro de una marca al tenor del artículo 165 de la Decisión 486 procede como acción mas no como excepción. Cuando dicha norma señala que “la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa de un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada”, está partiendo del supuesto conforme al cual, la parte afectada, en este caso el titular de la marca registrada anteriormente, haya formulado oposición en legal forma a la solicitud de registro que afecta su mejor derecho derivado del registro anterior.

No es este el caso, toda vez que Confecciones Leonisa S.A., como titular del registro de la marca PUPPET (denominativa) para designar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no formuló oposición. Pero aún, si éste fuera el supuesto, es claro que la demanda de cancelación del registro debió proceder conforme a las normas que al respecto gobiernan su trámite procesal, en particular lo consignado en el artículo 170 de la misma normativa.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, salvo la de los artículos 134 y 135 por no ser pertinentes. 11. Revisados los antecedentes del caso, este Tribunal considera que de oficio se debe proceder a la interpretación del artículo 165 de la Decisión 4861.                                                                                                                         1   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o GACETA OFICIAL 05/10/2015 38 de 43       C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas denominativas. La acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en un proceso de registro de marca en el que no hubo oposición. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 12. En el presente caso, Productora de Cápsulas de Gelatina S.A.-PROCAPS solicitó el registro del signo “PROCAPS PUPPET GEL´S” (denominativo) para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pese a que no hubo oposiciones al registro, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó de oficio el registro sobre la base de la marca registrada PUPPET (denominativa). 13. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. GACETA OFICIAL 05/10/2015 39 de 43 anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad2. 14. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.

Marca: SHERATON). 15. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 05/10/2015 40 de 43       16. 17. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud gráfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo de signos: 18. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: − La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. − En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo.

Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. − Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. − 19.

En consecuencia, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 20. En el presente caso, se deben confrontar el signo solicitado “PROCAPS PUPPET GEL´S” (denominativo) y la marca registrada “PUPPET” (denominativa). Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 26IP-2013 de 17 de abril de 2013:   GACETA OFICIAL 05/10/2015 41 de 43       “(…) Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 21. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal en el Proceso 23-IP-2014, el cotejo entre signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: − − − − Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el tráfico mercantil. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo la marca es captada en el mercado. 22. En atención a que en el caso bajo análisis, se advierte que el signo solicitado se encuentra compuesto por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos.

Para ello, este Tribunal reitera lo resuelto en el Proceso 23-IP-2014, pues al examinar un signo denominativo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 23. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1217 de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”). 24. La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PROCAPS PUPPET GEL´S (denominativo) y la marca registrada PUPPET (denominativa).

3. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO COMO MEDIO DE DEFENSA EN UN PROCESO DE REGISTRO DE MARCA EN EL QUE NO HUBO OPOSICIÓN. GACETA OFICIAL 05/10/2015 42 de 43       25. Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. afirma en su escrito de demanda que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró su derecho de defensa al omitir tramitar la excepción de cancelación por falta de uso de la marca PUPPET (denominativa) de Confecciones Leonisa S.A. Ante ello, en la contestación de la demanda refiere la tercera interesada que la acción de cancelación de una marca constituye una acción mas no una excepción, máxime si ésta no ha presentado oposición en la solicitud de registro del signo. En virtud a ello, corresponde emitir pronunciamiento respecto de la acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en un proceso de registro de marca en el cual no hubo oposición. 26.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. 27. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca. 28.

En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma, la que también puede provenir por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.

La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 29. Por otro lado, la acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en un proceso de registro de marca en el que no hubo oposición no puede darse en el marco de una denegatoria de oficio.

No es este el caso, toda vez que Confecciones Leonisa S.A., como titular del registro de la marca PUPPET (denominativa) para designar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no formuló oposición. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 43 de 43       SEGUNDO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PROCAPS PUPPET GEL´S (denominativo) y la marca PUPPET (denominativa) registrada a favor de Confecciones Leonisa S.A., aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: La acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en un proceso de registro de marca en el que no hubo oposición no puede darse en el marco de una denegatoria de oficio. No es este el caso, toda vez que Confecciones Leonisa S.A., como titular del registro de la marca PUPPET (denominativa) para designar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no formuló oposición. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Perdomo MAGISTRADA Leonor Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del presente Interpretación Prejudicial Luis José Diez García Brito Tribunal, participaron Estatuto del Tribunal, firman igualmente la el Presidente y el Secretario.

Canseco Núñez Gustavo PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese la a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú