PROCESO 145-IP-2015 — Andean Community

PROCESO 145-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 165 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Marca: “Procaps Puppet Gel´s” (denominativa). Expediente Interno: 2007-00136-00. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1003 de 8 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-000136-00. El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. - PROCAPS Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Confecciones Leonisa S.A. 2. Hechos: 1. El 17 de agosto de 2005, Productoras de Cápsulas de Gelatina S.A PROCAPS (en adelante, PROCAPS), solicitó el registro del signo PROCAPS PUPPET GEL’S (denominativo) para identificar productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) y radicada bajo el expediente 5- 81212. 2.

El 30 de septiembre de 2005, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 556, sin que se presentaran oposiciones a la misma. 3. El 21 de marzo de 2006, mediante Resolución 6677, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) denegó de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca PUPPET (denominativa) previamente registrada por Confecciones Leonisa S.A. para designar productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 4.

Contra dicha Resolución, PROCAPS presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 24771 de 20 de septiembre de 2006 y 29046 de 30 de octubre de 2006, en el sentido de confirmar la decisión inicial, esto es, la Resolución 6677 de 21 de marzo de 2006. 5. PROCAPS interpuso demanda de nulidad contra las Resoluciones 677 de 21 de marzo de 2006, 24771 de 20 de septiembre de 2006, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y la 29046 de 30 de octubre de 2005, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

El 26 de abril de 2007, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió admitir la demanda de nulidad. 6. El 28 de enero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda: 7. PROCAPS sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – Las resoluciones vulneraron por indebida aplicación los citados artículos, como quiera que denegó el registro de una marca que cumplía a cabalidad con todos y cada uno de los presupuestos requeridos para que una expresión pueda constituirse en marca, dentro de los cuales indudablemente se encuentra la distintividad, característica que enmarca tal aptitud. – Confecciones Leonisa S.A. es titular de la marca PUPPET (denominativa) que identifica productos ubicados en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, marca que la SIC utilizó como fundamento de la denegación del registro del signo PROCAPS PUPPET GEL’S (mixto) sin tener motivos para ello, toda vez que el citado signo no es usado conforme a derecho por su titular ni por ningún licenciatario suyo. – El signo solicitado PROCAPS PUPPET GEL’S (denominativo) no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. – La escritura de las expresiones confrontadas es diferente, aunque poseen una denominación en común, la forma como ésta está combinada con las expresiones PROCAPS y GEL’S y el número total de palabras y sílabas que la conforman evita riesgo de confusión alguno. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 8. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: – El signo solicitado PROCAPS PUPPET GEL’S (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca PUPPET (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 y reproduce totalmente la marca previamente registrada, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, pues distinguen la misma clase de productos, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor. – Al tratarse de productos de la Clase 5, ambos comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incremente el riesgo de confusión. 9.

Confecciones Leonisa S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: – Confecciones Leonisa S.A. es titular de la marca PUPPET (denominativa) para distinguir productos contenidos en la Clase 5 como aparece en el certificado 214909, hecho que constituyó precisamente el fundamento legal de la denegatoria. – La cancelación del registro de una marca al tenor del artículo 165 de la Decisión 486 procede como acción mas no como excepción. – Cuando dicha norma señala que “la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa de un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada”, está partiendo del supuesto conforme al cual, la parte afectada, en este caso el titular de la marca registrada anteriormente, haya formulado oposición en legal forma a la solicitud de registro que afecta su mejor derecho derivado del registro anterior.

No es este el caso, toda vez que Confecciones Leonisa S.A., como titular del registro de la marca PUPPET (denominativa) para designar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no formuló oposición. Pero aún, si éste fuera el supuesto, es claro que la demanda de cancelación del registro debió proceder conforme a las normas que al respecto gobiernan su trámite procesal, en particular lo consignado en el artículo 170 de la misma normativa.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, salvo la de los artículos 134 y 135 por no ser pertinentes. 11. Revisados los antecedentes del caso, este Tribunal considera que de oficio se debe proceder a la interpretación del artículo 165 de la Decisión 486[1].

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas denominativas. 3. La acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en un proceso de registro de marca en el que no hubo oposición. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 12. En el presente caso, Productora de Cápsulas de Gelatina S.A.-PROCAPS solicitó el registro del signo “PROCAPS PUPPET GEL´S” (denominativo) para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pese a que no hubo oposiciones al registro, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó de oficio el registro sobre la base de la marca registrada PUPPET (denominativa). 13. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[2]. 14. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.

Marca: SHERATON). 15. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 16. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 17.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud gráfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo de signos: 18. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: – La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. – En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo.

Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. – Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. – Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 19.

En consecuencia, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 20. En el presente caso, se deben confrontar el signo solicitado “PROCAPS PUPPET GEL´S” (denominativo) y la marca registrada “PUPPET” (denominativa). Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013: “(…) Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 21. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal en el Proceso 23-IP-2014, el cotejo entre signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: – Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el tráfico mercantil. – Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. – Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. – Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo la marca es captada en el mercado. 22.

En atención a que en el caso bajo análisis, se advierte que el signo solicitado se encuentra compuesto por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. Para ello, este Tribunal reitera lo resuelto en el Proceso 23-IP-2014, pues al examinar un signo denominativo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 23.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1217 de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”). 24.

La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PROCAPS PUPPET GEL´S (denominativo) y la marca registrada PUPPET (denominativa).

3. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO COMO MEDIO DE DEFENSA EN UN PROCESO DE REGISTRO DE MARCA EN EL QUE NO HUBO OPOSICIÓN. 25. Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. afirma en su escrito de demanda que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró su derecho de defensa al omitir tramitar la excepción de cancelación por falta de uso de la marca PUPPET (denominativa) de Confecciones Leonisa S.A. Ante ello, en la contestación de la demanda refiere la tercera interesada que la acción de cancelación de una marca constituye una acción mas no una excepción, máxime si ésta no ha presentado oposición en la solicitud de registro del signo. En virtud a ello, corresponde emitir pronunciamiento respecto de la acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en un proceso de registro de marca en el cual no hubo oposición. 26.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. 27. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca. 28.

En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma, la que también puede provenir por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.

La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 29. Por otro lado, la acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en un proceso de registro de marca en el que no hubo oposición no puede darse en el marco de una denegatoria de oficio.

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PROCAPS PUPPET GEL´S (denominativo) y la marca PUPPET (denominativa) registrada a favor de Confecciones Leonisa S.A., aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: La acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en un proceso de registro de marca en el que no hubo oposición no puede darse en el marco de una denegatoria de oficio. No es este el caso, toda vez que Confecciones Leonisa S.A., como titular del registro de la marca PUPPET (denominativa) para designar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no formuló oposición. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 145-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. [2] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.