TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 38-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: BURT´S BEES, INC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “BABY BEE” (mixta) Expediente Interno: 06131-2011-0-1801-JR-CA-03.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 6131-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 06131-2011-0-1801-JR-CA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: BURT´S BEES, INC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 9 de abril de 2010, la sociedad BURT´S BEES, INC. solicitó el registro de la marca de producto “BABY BEE” (mixta) para identificar productos en la Clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” no se presentaron oposiciones. El 15 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución 16087-2010/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro del signo solicitado por la existencia de la marca BEE BRAND (denominativa) para identificar productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 11 de noviembre de 2010, la sociedad BURT´S BEES, INC. interpuso recurso de apelación. El 8 de agosto de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 1676-2011/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución 16087-2010/DSD-INDECOPI de 15 de octubre de 2010, emitida por la Dirección de Signos Distintivos.

El 2 de junio de 2014, la sociedad BURT´S BEES, INC. presentó demanda contenciosa administrativa. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia Resolución número dieciséis de 18 de marzo de 2014, declaró fundada en parte la demanda interpuesta por la sociedad BURT´S BEES, INC.; declaró nula la Resolución Administrativa 1676-2011/TPI-INDECOPI y ordenó al INDECOPI que en el plazo de 30 días emita un nuevo pronunciamiento debidamente motivado y de acuerdo con los lineamientos expuestos en la resolución. El 2 de junio de 2014 la sociedad BURT´S BEES, INC. interpuso recurso de apelación a la sentencia Resolución número dieciséis de 18 de marzo de 2014 dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo.

El 2 de junio de 2014 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, interpuso recurso de apelación a la sentencia Resolución número dieciséis de 18 de marzo de 2014 dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo. Mediante providencia de 22 de septiembre de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase o vinculados, distinguidos por signos idénticos o semejante, conforme al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. La sociedad BURT´S BEES, INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que en la Resolución impugnada se ha cometido un error al señalar que no existen otras marcas que incluyan la palabra BEE, lo cual es totalmente falso. Afirma que la palabra BEE es de uso común en la clase solicitada.

Menciona que no existe significado alguno en español para la palabra BEE, por ello se refuerza la teoría que el consumidor peruano simplemente la identificará gráfica y fonéticamente como BEE. Manifiesta que no existe riesgo de confusión entre los signos BABY BEE (mixto) y BEE BRAND (denominativo). A pesar de existir similitud o conexión competitiva entre los productos distinguidos por los signos en cuestión, no existe un riesgo de confusión debido a que los signos sí pueden distinguirse uno del otro, por lo que no son capaces de inducir a error al consumidor.

Afirma que no existe confundibilidad gráfica puesto que la simple apreciación en conjunto de los signos materia del presente procedimiento, comprobamos que los mismos vistos en conjunto no son susceptibles de generar riesgo de confusión entre ellos. Concluye que no existe confundibilidad fonética ya que de las letras que conforman ambos signos, solo comparten la primera letra, siendo las demás letras totalmente diferentes haciendo que la pronunciación de cada palabra sea completamente diferente.

Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que las marcas BABY BEE (mixta) y BEE BRAND (denominativa) comparten la denominación BEE la cual, además, constituye el elemento relevante de cada una de ellas toda vez que, los términos BABY y BRAND son utilizadas frecuentemente por las marcas registradas para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que dichos términos no son susceptibles de identificar un origen empresarial determinado.

Menciona que existe identidad entre algunos de los productos que distingue la marca BEE BRAND (jabones) y los que pretenden distinguir la marca BABY BEE (jabones). Manifiesta que se encuentran registradas en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza marcas que incluyen el término BEE, como RUGBEE, BEEF MARKET o BEEP; sin embargo, en ninguno de los casos, dicho término se encuentra individualizado como ocurre con las marcas BABY BEE y BEE BRAND.

Concluye que las marcas BABY BEE (mixta) y BEE BRAND (denominativa) cuentan con el mismo elemento relevante (BEE), el cual no se encuentra presente, de manera individual, en ninguna de las marcas registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y que, además existe identidad entre algunos de los productos que distingue.

Advierte que no es posible la coexistencia pacífica de dichas marcas sin que generen un riesgo de confusión indirecta en el público consumidor. c. Sentencia de Primera Instancia. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declaró fundada en parte la demanda al concluir que se verifica que la Administración ha vulnerado uno de los principios pilares del procedimiento administrativo, el que se subsume en el principio del debido procedimiento administrativo, el que a su vez, es uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico, máxime en un modelo de Estado Constitucional de Derecho como el nuestro en donde el poder público está sometido al derecho, lo que como consecuencia implica que la actuación de la administración deba estar exenta de todo tipo de arbitrariedad, más aún si este derecho tiene su fundamento en el texto constitucional y en los Tratados de Derechos Humanos. La Resolución 1676-2011/TPI-INDECOPI de 12 de agosto de 2011 no ha sido emitida con arreglo a la ley, por lo cual adolece de causal de nulidad.

En consecuencia, a esta instancia no le corresponde pronunciarse sobre el fondo del asunto mientras la administración no se pronuncie al respecto mediante resolución debidamente motivada. d. Argumentos de los Recursos de Apelación: La sociedad BURT´S BEES, INC. dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: Alega que el juzgado desconoce el principio de conservación del acto administrativo.

Considera que la resolución es nula, pero no por deficiente motivación como alega el juzgado (tema de forma), sino por un incorrecto análisis de los hechos, lo cual es diferente, toda vez que se refiere al fondo. Manifiesta que el juzgado al no pronunciare sobre el fondo del problema y declarar la nulidad de la resolución por motivos de “motivación aparente” olvida palpablemente los principios de Trascendencia y Conservación que rigen a las nulidades.

Afirma que el juzgado procede a declarar la nulidad de la resolución administrativa, sin entrar a analizar el fondo del proceso, cuando claramente tiene elementos de sobra para ello, afectando así la garantía constitucional al debido proceso, lo cual, a todas luces, causa un agravio. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: Alega que el juzgado ha incurrido en error al pretender que el Tribunal del INDECOPI analice taxativamente cada uno de los argumentos esgrimidos por la demandante, evidenciando un claro desconocimiento sobre las normas de protección de la propiedad intelectual.

Afirma que el Tribunal del INDECOPI ha realizado un análisis motivado del riesgo de confusión presente en las marcas contrastadas. Menciona que el Tribunal del INDECOPI ha realizado el análisis de confundibilidad de ambos signos, en los que ha tomado en cuenta los argumentos esgrimidos por la demandante, sin necesidad de realizar un análisis taxativo de los mismos.

Alega que la sentencia impugnada adolece de falta de motivación interna del razonamiento. Concluye que la sentencia presenta un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir las razones en las que se apoya la decisión, toda vez que no ha tomado en cuenta lo dispuesto por las normas de propiedad intelectual y la doctrina sobre dicho tema a efectos de evaluar el proceso, declarando la nulidad de la resolución impugnada, sin haberla analizado adecuadamente.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que será interpretada por ser pertinente al caso en análisis.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Palabras de uso común en idioma extranjero. La debida motivación de las resoluciones. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO Y SIMILITUDES ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. La solicitud de registro del signo BABY BEE (mixto) fue denegado de oficio por considerarse confundible con la marca BEE BRAND (denominativa), por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión. La identidad y la semejanza Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. El juez consultante ha solicitado a este Tribunal se pronuncie respecto a: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase o vinculados, distinguidos por signos idénticos o semejante, conforme al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de signos. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca del riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS. El signo solicitado es BABY BEE (mixto) el cual fue denegado de oficio por la existencia previa de la marca BEE BRAND (denominativa), por lo que nos referiremos a la comparación entre signos mixtos y denominativos. Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente: “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. (…)”. La Corte consultante deberá verificar cuál es elemento que predomina en el signo solicitado BABY BEE (mixto) respecto de la marca registrada BEE BRAND (denominativa) y si cotejados ambos signos crean o no riesgo de confusión en el público consumidor.

PALABRAS DE USO COMÚN EN IDIOMA EXTRANJERO. La sociedad BURT´S BEES, INC., en su escrito de demanda expresa que se ha cometido un error al señalar que no existen otras marcas que incluyan la palabra BEE, lo cual es totalmente falso. Afirma que la palabra BEE del idioma inglés significa abeja y es de uso común en la clase solicitada, por lo que se hace necesario tratar el tema de las palabras de uso común en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca”.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de signos. El juez consultante deberá analizar si el término BEE del idioma inglés, es o no conocido por el público consumidor y si es de uso común respecto de productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, considerando que se trata de un término en idioma inglés. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES.

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declaró fundada en parte la demanda resolviendo que no le corresponde pronunciarse sobre el fondo del asunto mientras la administración no se pronuncie al respecto mediante resolución debidamente motivada. Por su parte el INDECOPI afirma que ha realizado un análisis motivado del riesgo de confusión presente en las marcas contrastadas, en razón de lo cual nos referiremos al aspecto relacionado con la debida motivación de las decisiones emitidas por la oficina nacional.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.

Por lo antes manifestado, la oficina nacional está obligada a realizar un examen de los signos enfrentados, el cual se verá reflejado en una resolución que posea los respectivos argumentos de hecho y de derecho que soporten su posición. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La Corte consultante deberá verificar cuál es elemento que predomina en el signo solicitado BABY BEE (mixto) respecto de la marca registrada BEE BRAND (denominativa) y si cotejados ambos signos crean o no riesgo de confusión en el público consumidor.

TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

El juez consultante deberá analizar si el término en inglés BEE es conocido por el público consumidor y si es de uso común respecto de los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO: La oficina nacional está obligada a realizar un examen de los signos enfrentados, el cual se verá reflejado en una resolución que posea los respectivos argumentos de hecho y de derecho que soporten su posición. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 38-IP-2015