Año XXXII – Número 2593 Lima, 06 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 38-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: BURT´S BEES, INC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “BABY BEE” (mixta) Expediente Interno: 06131-20110-1801-JR-CA-03 PROCESO 40-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 154 y 238 de la misma norma andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú Apelante: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Asunto: “Infracción de Derechos de Propiedad Industrial”.

Expediente Interno: 04262-2011-0-1801-JR-CA14 PROCESO 193-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. Marca: “Clube Chocolate” (denominativa). Expediente Interno: 2008-00319-00 Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 06/10/2015 2 de 36       PROCESO 38-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: BURT´S BEES, INC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “BABY BEE” (mixta) Expediente Interno: 06131-2011-0-1801-JR-CA-03.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 6131-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 06131-2011-0-1801-JRCA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: BURT´S BEES, INC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 9 de abril de 2010, la sociedad BURT´S BEES, INC. solicitó el registro de la marca de producto “BABY BEE” (mixta) para identificar productos en la Clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” no se presentaron oposiciones. 3. El 15 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución 16087-2010/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro del signo solicitado por la GACETA OFICIAL 06/10/2015 3 de 36       existencia de la marca BEE BRAND (denominativa) para identificar productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 11 de noviembre de 2010, la sociedad BURT´S BEES, INC. interpuso recurso de apelación. 5. El 8 de agosto de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 1676-2011/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución 16087-2010/DSD-INDECOPI de 15 de octubre de 2010, emitida por la Dirección de Signos Distintivos. 6.

El 2 de junio de 2014, la sociedad BURT´S BEES, INC. presentó demanda contenciosa administrativa. 7. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia Resolución número dieciséis de 18 de marzo de 2014, declaró fundada en parte la demanda interpuesta por la sociedad BURT´S BEES, INC.; declaró nula la Resolución Administrativa 1676-2011/TPI-INDECOPI y ordenó al INDECOPI que en el plazo de 30 días emita un nuevo pronunciamiento debidamente motivado y de acuerdo con los lineamientos expuestos en la resolución. 8.

El 2 de junio de 2014 la sociedad BURT´S BEES, INC. interpuso recurso de apelación a la sentencia Resolución número dieciséis de 18 de marzo de 2014 dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo. 9. El 2 de junio de 2014 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, interpuso recurso de apelación a la sentencia Resolución número dieciséis de 18 de marzo de 2014 dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo. 10.

Mediante providencia de 22 de septiembre de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: - Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase o vinculados, distinguidos por signos idénticos o semejante, conforme al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 11.

La sociedad BURT´S BEES, INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que en la Resolución impugnada se ha cometido un error al señalar que no existen otras marcas que incluyan la palabra BEE, lo cual es totalmente falso. Afirma que la palabra BEE es de uso común en la clase solicitada. - Menciona que no existe significado alguno en español para la palabra BEE, por ello se refuerza la teoría que el consumidor peruano simplemente la identificará gráfica y fonéticamente como BEE. - Manifiesta que no existe riesgo de confusión entre los signos BABY BEE (mixto) y BEE BRAND (denominativo).

A pesar de existir similitud o conexión competitiva entre   GACETA OFICIAL 06/10/2015 4 de 36       los productos distinguidos por los signos en cuestión, no existe un riesgo de confusión debido a que los signos sí pueden distinguirse uno del otro, por lo que no son capaces de inducir a error al consumidor. - Afirma que no existe confundibilidad gráfica puesto que la simple apreciación en conjunto de los signos materia del presente procedimiento, comprobamos que los mismos vistos en conjunto no son susceptibles de generar riesgo de confusión entre ellos. - Concluye que no existe confundibilidad fonética ya que de las letras que conforman ambos signos, solo comparten la primera letra, siendo las demás letras totalmente diferentes haciendo que la pronunciación de cada palabra sea completamente diferente. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 12.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que las marcas BABY BEE (mixta) y BEE BRAND (denominativa) comparten la denominación BEE la cual, además, constituye el elemento relevante de cada una de ellas toda vez que, los términos BABY y BRAND son utilizadas frecuentemente por las marcas registradas para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que dichos términos no son susceptibles de identificar un origen empresarial determinado. - Menciona que existe identidad entre algunos de los productos que distingue la marca BEE BRAND (jabones) y los que pretenden distinguir la marca BABY BEE (jabones). - Manifiesta que se encuentran registradas en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza marcas que incluyen el término BEE, como RUGBEE, BEEF MARKET o BEEP; sin embargo, en ninguno de los casos, dicho término se encuentra individualizado como ocurre con las marcas BABY BEE y BEE BRAND. - Concluye que las marcas BABY BEE (mixta) y BEE BRAND (denominativa) cuentan con el mismo elemento relevante (BEE), el cual no se encuentra presente, de manera individual, en ninguna de las marcas registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y que, además existe identidad entre algunos de los productos que distingue. - Advierte que no es posible la coexistencia pacífica de dichas marcas sin que generen un riesgo de confusión indirecta en el público consumidor. c. Sentencia de Primera Instancia. 13.

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declaró fundada en parte la demanda al concluir que se verifica que la Administración ha vulnerado uno de los principios pilares del procedimiento administrativo, el que se subsume en el principio del debido procedimiento administrativo, el que a su vez, es uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico, máxime en un modelo de Estado Constitucional de Derecho como el nuestro en donde el poder público está sometido al derecho, lo que como consecuencia implica que la actuación de la administración deba estar exenta de todo   GACETA OFICIAL 06/10/2015 5 de 36       tipo de arbitrariedad, más aún si este derecho tiene su fundamento en el texto constitucional y en los Tratados de Derechos Humanos. La Resolución 16762011/TPI-INDECOPI de 12 de agosto de 2011 no ha sido emitida con arreglo a la ley, por lo cual adolece de causal de nulidad.

En consecuencia, a esta instancia no le corresponde pronunciarse sobre el fondo del asunto mientras la administración no se pronuncie al respecto mediante resolución debidamente motivada. d. Argumentos de los Recursos de Apelación: 14. La sociedad BURT´S BEES, INC. dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Alega que el juzgado desconoce el principio de conservación del acto administrativo.

Considera que la resolución es nula, pero no por deficiente motivación como alega el juzgado (tema de forma), sino por un incorrecto análisis de los hechos, lo cual es diferente, toda vez que se refiere al fondo. - Manifiesta que el juzgado al no pronunciare sobre el fondo del problema y declarar la nulidad de la resolución por motivos de “motivación aparente” olvida palpablemente los principios de Trascendencia y Conservación que rigen a las nulidades. - Afirma que el juzgado procede a declarar la nulidad de la resolución administrativa, sin entrar a analizar el fondo del proceso, cuando claramente tiene elementos de sobra para ello, afectando así la garantía constitucional al debido proceso, lo cual, a todas luces, causa un agravio. 15.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Alega que el juzgado ha incurrido en error al pretender que el Tribunal del INDECOPI analice taxativamente cada uno de los argumentos esgrimidos por la demandante, evidenciando un claro desconocimiento sobre las normas de protección de la propiedad intelectual. - Afirma que el Tribunal del INDECOPI ha realizado un análisis motivado del riesgo de confusión presente en las marcas contrastadas. - Menciona que el Tribunal del INDECOPI ha realizado el análisis de confundibilidad de ambos signos, en los que ha tomado en cuenta los argumentos esgrimidos por la demandante, sin necesidad de realizar un análisis taxativo de los mismos. - Alega que la sentencia impugnada adolece de falta de motivación interna del razonamiento.

Concluye que la sentencia presenta un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir las razones en las que se apoya la decisión, toda vez que no ha tomado en cuenta lo dispuesto por las normas de propiedad intelectual y la doctrina sobre dicho tema a efectos de evaluar el proceso, declarando la nulidad de la resolución impugnada, sin haberla analizado adecuadamente.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del   GACETA OFICIAL 06/10/2015 6 de 36       artículo 136 literal a)1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que será interpretada por ser pertinente al caso en análisis.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica. B. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

C. Palabras de uso común en idioma extranjero. D. La debida motivación de las resoluciones. A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO Y SIMILITUDES ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. 16. La solicitud de registro del signo BABY BEE (mixto) fue denegado de oficio por considerarse confundible con la marca BEE BRAND (denominativa), por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión. La identidad y la semejanza 17.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2. 18.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 19.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) 2   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/10/2015 7 de 36       por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 20.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3. 21.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. 22. El juez consultante ha solicitado a este Tribunal se pronuncie respecto a: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase o vinculados, distinguidos por signos idénticos o semejante, conforme al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. 23.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 24. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4. 25.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 26.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.                                                                                                                         3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/10/2015 8 de 36       27. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 28. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”5. 29.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 30. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 31.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”6. 32. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.                                                                                                                         5 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 06/10/2015 9 de 36       b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 33. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca del riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS. 34. El signo solicitado es BABY BEE (mixto) el cual fue denegado de oficio por la existencia previa de la marca BEE BRAND (denominativa), por lo que nos referiremos a la comparación entre signos mixtos y denominativos. 35. Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente: “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 36.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

GACETA OFICIAL 06/10/2015 10 de 36       37. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 38.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. (…)”. 39.

La Corte consultante deberá verificar cuál es elemento que predomina en el signo solicitado BABY BEE (mixto) respecto de la marca registrada BEE BRAND (denominativa) y si cotejados ambos signos crean o no riesgo de confusión en el público consumidor. C. PALABRAS DE USO COMÚN EN IDIOMA EXTRANJERO. 40. La sociedad BURT´S BEES, INC., en su escrito de demanda expresa que se ha cometido un error al señalar que no existen otras marcas que incluyan la palabra BEE, lo cual es totalmente falso.

Afirma que la palabra BEE7 del idioma inglés significa abeja y es de uso común en la clase solicitada, por lo que se hace necesario tratar el tema de las palabras de uso común en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas. 41. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los                                                                                                                         7   Abeja, fuente wordreference.com.

GACETA OFICIAL 06/10/2015 11 de 36       demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca”. 42.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 43. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de signos8. 44. El juez consultante deberá analizar si el término BEE del idioma inglés, es o no conocido por el público consumidor y si es de uso común respecto de productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, considerando que se trata de un término en idioma inglés. D. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES. 45.

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declaró fundada en parte la demanda resolviendo que no le corresponde pronunciarse sobre el fondo del asunto mientras la administración no se pronuncie al respecto mediante resolución debidamente motivada. 46. Por su parte el INDECOPI afirma que ha realizado un análisis motivado del riesgo de confusión presente en las marcas contrastadas, en razón de lo cual nos referiremos al aspecto relacionado con la debida motivación de las decisiones emitidas por la oficina nacional. 47.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:                                                                                                                         8   Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. GACETA OFICIAL 06/10/2015 12 de 36       Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”9. 48.

Por lo antes manifestado, la oficina nacional está obligada a realizar un examen de los signos enfrentados, el cual se verá reflejado en una resolución que posea los respectivos argumentos de hecho y de derecho que soporten su posición. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La Corte consultante deberá verificar cuál es elemento que predomina en el signo solicitado BABY BEE (mixto) respecto de la marca registrada BEE BRAND (denominativa) y si cotejados ambos signos crean o no riesgo de confusión en el público consumidor.

TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar                                                                                                                         9   Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999.

Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/10/2015 13 de 36       combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El juez consultante deberá analizar si el término en inglés BEE es conocido por el público consumidor y si es de uso común respecto de los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO: La oficina nacional está obligada a realizar un examen de los signos enfrentados, el cual se verá reflejado en una resolución que posea los respectivos argumentos de hecho y de derecho que soporten su posición. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 40-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 154 y 238 de la misma norma andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú Apelante: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA   GACETA OFICIAL 06/10/2015 14 de 36         PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Asunto: “Infracción de Derechos de Propiedad Industrial”.

Expediente Interno: 04262-20110-1801-JR-CA-14. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio Oficio 4262-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita interpretación prejudicial dentro del proceso interno 04262-2011-0-1801-JR-CA-14.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio del 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. Apelante: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: FARMINDUSTRIA S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 23 de octubre de 2009, Farmindustria S.A., interpuso denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra Industrias Lique S.A.C. por el uso no autorizado de sus marcas DIXI y/o LAFIGIN y/o OXICODAL y/o ZIMAQUIN, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 30 de octubre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos mediante resolución admitió a trámite y corrió traslado de la misma a la Sociedad Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C. ordenando como medida cautelar el cese del uso de los signos DIXI y/o LAFIGIN y/o OXICODAL y/o ZIMAQUIN. 3.

El 27 de noviembre de 2009, Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., absolvió el traslado de la denuncia e interpuso recurso de apelación en contra de la medida cautelar. 4. El 17 de diciembre de 2009, Farmindustria S.A., absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto. 5. El 26 de marzo de 2010, mediante Resolución 699-2010-TPI-INDECOPI confirmó la resolución de 30 de octubre de 2009 emitida por la Comisión que dictó la medida cautelar de cese de uso.

GACETA OFICIAL 06/10/2015 15 de 36     6. El 12 de julio de 2010, mediante Resolución 1495-2010/CDS-INDECOPI la Comisión dispuso, declarar fundada la denuncia por infracción interpuesta. 7. El 26 de julio de 2010, Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C interpuso recurso de apelación. 8. El 7 de septiembre de 2010 Farmindustria S.A., contestó el recurso de apelación. 9.

El 15 de junio de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución 1261-2011/TPI-INDECOPI confirmando la resolución emitida por la Comisión en los extremos que declaró fundada la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Farmindustria S.A., contra Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C.; sancionándola con una multa equivalente a 3.5 UIT y prohibiéndole el uso indebido de los signos constituidos por las denominaciones DIXI, LAFIGIN, OXICODAL Y ZIMAQUIN en forma independiente o conjuntamente con otros elementos para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 10.

El 12 de agosto de 2011, Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., interpuso demanda contenciosa administrativa. 11. El 3 de noviembre de 2011, el INDECOPI contestó la demanda contenciosa administrativa. 12. El 8 de noviembre de 2011, Farmindustria S.A., contestó en calidad de tercero interesado la demanda contenciosa administrativa. 13.

El 13 de marzo de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, dictó la sentencia signada como Resolución Número Catorce, por medio de la cual, declaró infundada la demanda presentada por Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C. 14. El 26 de mayo de 2014, Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., presentó recurso de apelación en contra de la sentencia signada como Resolución Número Catorce. 15.

Mediante providencia de 24 de septiembre de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto a: -¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 155 literal d) de la Decisión 486? a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 16.

La sociedad IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: -   Afirma que: “los productos que importan son los medicamentos: Dixi, Lafigin, Oxicodal y Zimaquin y están amparados en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, en base a esto están autorizados a importar a Perú los productos antes mencionados sin la autorización del titular del registro en este caso es la empresa Farmindustria S.A.”.

GACETA OFICIAL 06/10/2015 16 de 36     - Precisa que: “la empresa importa los mencionados productos legalmente y con todas las formalidades necesarias, indicando que los números de registro sanitarios de cada medicamento antes mencionado se encuentra en cada uno de los empaques”. - Que en ningún caso están haciendo uso indebido o sin autorización del titular de las marcas, ya que están importando el medicamento tal cual lo reciben, sin alterar en absoluto las marcas de las medicinas. - Que si bien en el empaque se coloca el nombre de la empresa Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C. como importador, es por exigencia de la norma interna. - Que el INDECOPI se equivoca al manifestar que no han demostrado la relación comercial que existe entre Recalcine Chile y Farmindustria S.A., al aparecer en los empaques como titular Recalcine Chile y no Farmindustria S.A. - Que demostraron en el proceso interno que Recalcine Chile y Farmindustria S.A. son empresas relacionadas y forman un holding y que por tanto las marcas han coexistido en Chile a nombre de Recalcine Chile y en Perú a nombre de Farmindustria S.A. - Que la importación que efectuaron se trata de una importación paralela y por tanto permitida por la ley. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 17.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Manifiesta que la Resolución impugnada ha sido expedida conforme a la ley toda vez que los productos importados infringen los derechos de propiedad industrial que posee la firma Farmindustria en Perú. - Argumenta que: “es importante señalar que en el presente caso no se discute la legalidad y formalidad del acto de importación en sí mismo.

Es decir, en sede administrativa no se ha discutido si la demandante cumplió o no con las formalidades y condiciones que la ley exige para que proceda a la importación de productos”. - Indica que: “como es conocimiento del juez y según ya se ha apuntado, el registro de una marca concede a su titular una serie de derechos. Entre ellos, se encuentra el derecho de impedir que terceras personas importen y comercialicen productos distinguidos con signos iguales o similares al suyo”. - Sostiene que la demandante en ningún momento llegó a demostrar que Laboratorios Recalcine S.A., de Chile contó con autorización de Farmindustria S.A., para introducir en el comercio los productos farmacéuticos materia de autos. - Afirma que tampoco acreditó que entre Laboratorios Recalcine S.A., de Chile y Farmindustria S.A., existiera vinculo económico en los términos previstos en la Decisión 486. - Precisa que es claro que la Sociedad Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., incurrió en una infracción de derechos de propiedad industrial al importar productos distinguidos con marcas que en nuestro país, se encuentran registradas a favor de una empresa distinta a quien elaboró aquellos que introdujo en el mercado.

GACETA OFICIAL 06/10/2015 17 de 36     c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 18. Farmindustrias S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que los actos que realizó la Sociedad Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., constituyen actos que infringen las normas de propiedad industrial en perjuicio de Farmindustria S.A., y en consecuencia ilícitos y prohibidos, toda vez que representan una conducta contraria a nuestros legítimos derechos de propiedad, respectos de las mencionadas marcas registradas. - Manifiesta que la Sociedad Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., debió solicitar previamente una autorización a Farmindustria S.A., con el objeto de importar o comercializar productos farmacéuticos identificados con las marcas DIXI, LAFIGIN, OXICODAL y ZIMAQUIN en territorio peruano. c. Sentencia de Primera Instancia. - El Vigésimo sexto Juzgado Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., ha incurrido en infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la empresa Farmindustria S.A., al no contar con la autorización de su titular para comercializar productos identificados con las marcas DIXI, LAFIGIN, OXICODAL y ZIMAQUIN. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 19.

La sociedad IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C., dentro de su recurso de apelación, enuncia los mismos argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 20. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, norma que se interpretará por ser pertinente. 21.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 154 y 238 de la Decisión 4862.                                                                                                                         1 Artículo 155.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, realizar sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera producto o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tetándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) 2 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

GACETA OFICIAL 06/10/2015 18 de 36     C. CUESTIÓN A SER INTERPRETADA: 22. En armonía con lo expuesto, el tema que debe ser objeto de la presente interpretación prejudicial es el siguiente: A. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos de Propiedad Industrial. A. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA.

EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 23. En el caso en análisis, el juez consultante ha solicitado se responda a la siguiente interrogante: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 155 literal d) de la Decisión 486? Por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca. 24.

El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual una persona adquiere la titularidad de un derecho de marca y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que: “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1177, de 22 de marzo de 2005). 25.

Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

GACETA OFICIAL 06/10/2015 19 de 36     primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. 26.

El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución interna Nº 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año). 27.

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d). 28.

En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho. 29.

La prohibición prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance. 30.

Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.

Por lo tanto, la expresión “usar” en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio. Sin embargo, resulta necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo.

GACETA OFICIAL 06/10/2015 20 de 36     31. El titular de un registro de marca está facultado a iniciar acciones en contra de cualquier tercero no autorizado, solicitando a la autoridad nacional competente que cese el uso, así como a la respectiva imposición de las sanciones correspondientes. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Los derechos de exclusión pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a riesgo de confusión. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 193-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la   GACETA OFICIAL 06/10/2015 21 de 36     Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. Marca: “Clube Chocolate” (denominativa). Expediente Interno: 2008-00319-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1166 de 23 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00319-00. El Auto de 4 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) República de Colombia. Tercero interesado: Básico S.A. 2. Antecedentes: 1. El 29 de diciembre de 2005, Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro del signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo), para distinguir servicios de “comercialización, importación y exportación al mayor y al detalle de productos tales como: artículos de bisutería, joyería, piedras preciosas; relojería; artículos de metales preciosos y sus aleaciones o de chapado no comprendidos en otras clases, productos en cuero tales como: bolsos, morrales, correas, billeteras, cartucheras, maletines, mochilas, estuches, maletas; ropa formal e informal para damas, caballeros, niños y niñas; blusas, camisas, vestidos, pantalones, camibusos, cachuchas, corbatas, chamarras, bermudas, bóxer, sudaderas, chaquetas, ropa deportiva, zapatos deportivos, zapatos formales e informales, sandalias, sombreros, camisetas, medias, ropa interior, ropa para bebés y en general todo lo que tenga que ver con prendas de vestir para damas, caballeros, niños y niñas” en la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 561 de 2006, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. GACETA OFICIAL 06/10/2015 22 de 36     3. El 26 de julio de 2006, mediante Resolución 19564, la División de Signos Distintivos de la SIC, denegó el registro del signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues el signo solicitado era confundible con la marca CH CHOCOLATE (mixta) previamente registrada a favor de Básicos S.A. para distinguir “Indumentaria de todo tipo, confecciones y calzado” en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Dentro del plazo oportuno, Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 31694 de 27 de septiembre de 2007 y 39707 de 29 de noviembre de 2007, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 19564 de 26 de julio de 2006. 5.

Dentro del plazo legal, Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 19564, 31694 y 39707, todas ellas dictadas por la SIC. La demanda fue admitida a trámite el 17 de junio de 2008. 6. El 12 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda: 7. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: − − − − El signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) es un signo denominativo compuesto, conformado por el vocablo CHOCOLATE, que no tiene significado en el contexto de la clase internacional en que se solicita su registro, y por la expresión CLUBE, que lo dota de la suficiente distintividad respecto de la marca CH CHOCOLATE (mixta) previamente registrada.

El signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) es suficientemente distintivo fonéticamente de la marca CH CHOCOLATE (mixta), pues no existe coincidencia en el número de sílabas que los conforman, no poseen la misma sílaba tónica y difieren en la ubicación y número de vocales. Gráficamente, ambos signos son distintos, en tanto que CLUBE CHOCOLATE (denominativo) es un signo meramente denominativo, mientras que CH CHOCOLATE (mixta) posee elementos gráficos propios, que permiten su diferenciación por parte del consumidor.

La SIC erró al denegar el registro del signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) al considerar que no es lo suficientemente distintivo por contener la expresión CHOCOLATE, pues dicha expresión ha sido utilizada en varias ocasiones para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual su uso no es exclusivo de un solo empresario. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 8. La SIC contestó la demanda de forma extemporánea. 9. Básicos S.A. no contestó la demanda. GACETA OFICIAL 06/10/2015 23 de 36     B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar esencial en el caso particular. Procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa1. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas denominativas y mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

Constitución de marcas con palabras de uso común (Chocolate), palabras en idioma extranjero (Clube) y las marcas de fantasía. Conexión competitiva entre productos y servicios de la Clase 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 11. En el presente caso, Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. solicitó el registro del signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue denegado de oficio por la existencia de la marca registrada CH CHOCOLATE (mixta), por lo que se hará referencia al tema del riesgo de confusión. 12.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de                                                                                                                         1   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…). GACETA OFICIAL 06/10/2015 24 de 36     exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.                                                                                                                         2   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/10/2015 25 de 36     El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.                                                                                                                         3 4 5   Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/10/2015 26 de 36     En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra                                                                                                                         6 7   Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 06/10/2015 27 de 36     marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8.

(…)”. 13. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 14. El caso en análisis, Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. solicitó el registro del signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo). Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó de oficio el registro del mismo por considerar que resulta confundible con la marca registrada CH Chocolate (mixta) que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ante ello, corresponde realizar un análisis de la comparación entre signos de naturaleza denominativa y mixta, por ello se procede a reproducir los mismos: CLUBE CHOCOLATE Signo solicitado Marca registrada 15. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.                                                                                                                         8   Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/10/2015 28 de 36     16. Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”9. 17. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 18. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005). 19.

La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 20. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.                                                                                                                         − 9   Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/10/2015 29 de 36     − Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 21.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 22. En ese orden de ideas, la Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) y la marca registrada CH CHOCOLATE (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. CONSTITUCIÓN DE MARCAS CON PALABRAS DE USO COMÚN (CHOCOLATE), PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO (CLUBE) Y LAS MARCAS DE FANTASÍA. 23. Verificando de la conformación del signo solicitado CLUBE CHOCOLATE (denominativo) se advierte que se ha empleado palabras de uso común como lo es “chocolate”, así como el término “Clube” que proviene del idioma portugués y que en español significa “Club”10.

Asimismo, a propósito del significado de las mismas, deberá analizarse si el signo “Clube Chocolate” (denominativo) resultaría ser respecto de los servicios a identificar un signo de fantasía. Conformación de las marcas por palabras de uso común 24. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 38-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.                                                                                                                         10   http://www.wordreference.com/ptes/clube GACETA OFICIAL 06/10/2015 30 de 36     Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 25. La Sala Consultante deberá determinar si la palabra CHOCOLATE es de uso común para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común. Conformación de las marcas por palabras en idioma extranjero 26.

En el Proceso 59-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o   GACETA OFICIAL 06/10/2015 31 de 36     significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar” (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”. 27.

La Sala Consultante deberá determinar si la palabra “Clube” del signo solicitado sería o no un elemento en portugués conocido por el público consumidor. Marcas de fantasía. 28. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2014: “El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”.

Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003,   GACETA OFICIAL 06/10/2015 32 de 36     conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 29. En el presente caso, la Sala Consultante deberá determinar si el signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) constituye un signo de fantasía, de conformidad con lo establecido en la presente providencia, lo cual deberá tenerse en cuenta en el examen comparativo. 30.

Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar si la palabra CHOCOLATE es de uso común para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común. Asimismo, deberá considerar si la palabra CLUBE que es un vocablo que proviene del portugués es un término conocido por el consumidor promedio en el mercado.

Del mismo modo, deberá determinar si la marca CLUBE CHOCOLATE (denominativa) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio al momento de realizar el examen comparativo.

4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CLASE 25 Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. GACETA OFICIAL 06/10/2015 33 de 36     31. De los antecedentes del caso se vislumbra que el signo CLUBE CHOCOLATE (denominativo) ha sido solicitado para distinguir servicios de “comercialización, importación y exportación al mayor y al detalle de productos tales como: artículos de bisutería, joyería, piedras preciosas; relojería; artículos de metales preciosos y sus aleaciones o de chapado no comprendidos en otras clases, productos en cuero tales como: bolsos, morrales, correas, billeteras, cartucheras, maletines, mochilas, estuches, maletas; ropa formal e informal para damas, caballeros, niños y niñas; blusas, camisas, vestidos, pantalones, camibusos, cachuchas, corbatas, chamarras, bermudas, bóxer, sudaderas, chaquetas, ropa deportiva, zapatos deportivos, zapatos formales e informales, sandalias, sombreros, camisetas, medias, ropa interior, ropa para bebés y en general todo lo que tenga que ver con prendas de vestir para damas, caballeros, niños y niñas” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mientras que la marca registrada CH CHOCOLATE (mixta) distingue “indumentaria y todo tipo de confecciones y calzados” en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente11. 32.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.                                                                                                                         11   Fernández Novoa, Carlos “Fundamentos del Derecho de Marcas”.

Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 06/10/2015 34 de 36     Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”12. 33.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos y servicios de las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, el Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.                                                                                                                         12   TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 06/10/2015 35 de 36 COMUNIDAD ANDINA     EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA EMITE Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado CLUBE CHOCOLATE (denominativo) y la marca registrada CH CHOCOLATE (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado CLUBE CHOCOLATE (denominativo) y la marca registrada CH CHOCOLATE (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

TERCERO: La Sala Consultante deberá determinar si la palabra CHOCOLATE es de uso común para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común. Asimismo, deberá considerar si la palabra CLUBE es un vocablo que proviene del portugués conocido por el consumidor promedio en el mercado.

La Sala Consultante deberá determinar si la marca CLUBE CHOCOLATE (denominativa) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio al momento de realizar el examen comparativo.

QUINTO: La Corte Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen los signos confrontados en las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos y servicios, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación   GACETA OFICIAL 06/10/2015 36 de 36     prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú