[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 308-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 134, 136 literal a), 146 último párrafo, y 153 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 de su Estatuto, y 150 de la Decisión 486, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 16714-2013.

Actor: TRESMONTES LUCCHETTI S.A. Marca mixta CAFÉ MONTERREY. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 358-2014-SCS-CS de 12 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 17 de diciembre de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 16714-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: TRESMONTES LUCCHETTI S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS -CORPORA S.A.- (Hoy sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A.), era titular de la marca mixta MONTERREY y Etiqueta (Certificado 67742),[1] para distinguir entre otros productos “café y sucedáneos del café” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Esta marca fue cancelada por falta de uso mediante Resolución 7979-2008/OSD-INDECOPI. 2. La sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A., de Chile, solicitó el 9 de abril de 2009, el registro como marca del signo mixto CAFÉ MONTERREY y Logotipo (se reivindica colores),[2] para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. 3.

El 15 de julio de 2009, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., de Suiza, formuló oposición sobre la base de sus marcas mixtas NESCAFÉ y Figura[3] (Certificado 61576) y NESCAFÉ TRADICIÓN y Figura (Certificados 102805, 103020 y 103021), que distinguen productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. El 08 de enero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 0045-2010/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro solicitado. 5.

El 04 de febrero de 2010, la sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 6. El 29 de noviembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 2718-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. 7. El Sétimo Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 24 de mayo de 2012, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución 2718- 2010/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución. 0045- 2010/CSD-INDECOPI. 8.

El 27 de junio de 2012, tanto el INDECOPI como la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., presentaron recurso de apelación contra la anterior sentencia. La SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., solicitó además Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 9. La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Catorce de 16 de enero de 2013, declaró improcedente el pedido de Interpretación Prejudicial. 10.

La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Diecinueve de 26 de Junio de 2013, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, declaró infundada la demanda. 11. El 8 de agosto de 2013, la sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A., presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 12.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante TRESMONTES LUCCHETTI S.A. soporta la acción en los siguientes argumentos: 13. Señala, que tal y como se concluyó en el proceso administrativo, la supuesta confusión del signo solicitado con las marcas opositoras que invocó la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (“marcas mixtas NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576) y NESCAFÉ TRADICIÓN y Figura (Certificados 102805, 103020 y 103021)”), se circunscribe únicamente a la marca NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576). 14.

Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí, ya que presentan diferencias desde el punto de vista visual, fonético, gráfico y conceptual. 15. Agrega que respecto al fondo de las etiquetas, se advierte que la del signo solicitado es de color marrón en su parte superior, y naranja amarillento en su parte inferior; mientras que la de las marcas de NESCAFÉ aparecen en unos casos con un fondo de color negro, y en otros con un fondo de color negro y un resplandor rojo. 16.

Adiciona, que la combinación de los colores marrón, naranja, amarillo y rojo, que forman parte del signo solicitado, difieren completamente de la combinación utilizada en la conformación de las marcas registradas de la opositora. 17. Complementa, que muchos de los elementos que comparten los signos en conflicto son débiles y no sirven por sí solos para identificar un origen empresarial determinado.

Por lo tanto, la supuesta confundibilidad y derechos sobre “la etiqueta compuesta por un jarro rojo y/o taza de café humeante sobre una alfombra de café en colores rojo, marrón y beige”, es inexistente. El examen se debió basar en lo siguiente: i) la figura de una taza constituye un elemento que se encuentra presente en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) los granos de café constituyen elementos descriptivos. 18.

Agrega, que la denominación MONTERREY que forma parte del signo solicitado, evocará inmediatamente una conocida ciudad de México; mientras que la denominación NESCAFÉ evocará ideas relacionadas con el Café. 19. Adiciona, que existen varias marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, incluso marcas de propiedad del accionante, que utilizan los mismos colores y figuras que las marcas NESCAFÉ (fls. 159 y ss.); sin embargo, todas las marcas mencionadas anteriormente, coexisten pacíficamente en el mercado porque se tratan de elementos de uso común. 20.

Indica, que es titular para la Clase 30 de las marcas denominativas MONTERREY (Certificado 51634) y MONTERREY EXPRESS (Certificado 52008). Por lo tanto, el signo solicitado constituye una variación de sus marcas. 21. Adiciona, que la sociedad opositora obtuvo el registro de la marca mixta NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576), no por el aspecto figurativo sino por la denominación distintiva NESCAFÉ. 22.

Agrega, que su antecesora, COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS -CORPORA S.A.-, fue la titular de la marca mixta MONTERREY y Etiqueta (Certificado 67742), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, al gozar de un “mejor derecho” por ser la primera en registrar una etiqueta que incluía entre otros elementos, una alfombra de granos de café y una taza roja conteniendo café, y por tratarse de un signo idéntico al solicitado, y que además coexistió durante más de ocho (8) años en el mercado con las marcas de la opositora, no resulta procedente oponerse al registro y mucho menos denegarlo. 23.

Adiciona, que la marca mixta MONTERREY y Etiqueta (Certificado 67742), fue cancelada por falta de uso el 18 de diciembre de 2008 (Resolución 7979-2008/OSD-INDECOPI), mientras que la solicitud de registro se presentó el 6 de abril de 2009. Por lo tanto, se cumple con la prohibición establecida en el último inciso del artículo 146 de la Decisión 486, ya que esta disposición incluso abarca a las marcas que perdieron vigencia por cancelación. a. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI 24. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico: “i) Ambos signos tienen fondos oscuros y presentan en la parte superior central, la denominación que contiene escrita en letras características gruesas de color blanco; ii) En ambos casos, debajo de los elementos denominativos citados, se aprecia una taza de color rojo humeante; iii) En ambos casos, la taza de color rojo humeante antes referida, se encuentra sobre granos de café”.

Por lo tanto, tal y como lo ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sendos pronunciamientos, de la impresión en conjunto de ambos, se concluye que inducen a confusión al público consumidor (riesgo de confusión indirecta), ya que son más las semejanzas que presentan que las diferencias al primer impacto visual. 25.

Agrega, que el riesgo de confusión no está dado por el uso de elementos comunes, sino por la semejante disposición y combinación de dichos elementos dentro del conjunto de los signos. Por lo tanto, mal obra el accionante al sustentar sus afirmaciones en la coexistencia de la marca opositora con otras semejantes de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que ninguna de éstas comparte la referida disposición y combinación de elementos. 26.

Adiciona, que si bien el consumidor medio identificará que las denominaciones de los signos en conflicto son distintas, las semejanzas gráficas que con seguridad también recordará, lo hará pensar que los productos que distinguen tienen el mismo origen empresarial; y que un signo solicitado simplemente constituye una variación o una nueva presentación del otro o que en todo caso ampara una nueva línea de productos. 27.

Complementa, que los productos que amparan los signos en conflicto son de consumo masivo (incluso distinguen algunos de los mismos productos),[4] por lo que los consumidores no reparan mucho en constatar las diferencias al momento de adquirirlos. 28. Señala, que el examen de registrabilidad es autónomo e independiente y se realiza frente a cada caso en particular por la Autoridad Nacional.

Además debe resaltarse que la jurisprudencia invocada, carece de obligatoriedad porque se trata de pronunciamientos de primera instancia. 29. Manifiesta, que mal obra el accionante al señalar que no había posibilidad de oponerse según la prohibición consagrada en el último inciso del artículo 146 de la Decisión 486, en tanto que dicho artículo hace remisión expresa al artículo 153 de la misma normativa, que en últimas alude a la posibilidad de renovación de aquellos signos cuyos registros caducaron por falta de renovación. 30.

Agrega, que el signo solicitado no caducó por falta de renovación sino por falta de uso. Por lo tanto, las normas que restringen derechos no pueden aplicarse por analogía. 31. Indica, que la sociedad demandante aporta documentos probatorios adicionales que obran en el expediente administrativo. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que los medios de prueba no actuados dentro del mismo son improcedentes.

Por parte de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 32. Indica, que la oposición estuvo debidamente fundada y razonada, tal y como lo corroboró la Autoridad Nacional en el proceso administrativo. 33. Manifiesta que los signos en conflicto no sólo son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico (riesgo de confusión indirecta por la disposición y combinación de los elementos que la configuran), sino que también se configura el riesgo de conexión competitiva.

Por lo que las resoluciones de la Autoridad Nacional se ajustan a los requisitos de la normativa comunitaria y nacional. 34. Agrega, que el valor distintivo de los elementos denominativos de los signos en conflicto no disminuye el riesgo de confusión. 35. Arguye, que los pronunciamientos invocados del INDECOPI para sustentar los puntos de vista del accionante, no guardan relación alguna con el caso sub examine, ni tampoco son precedentes de observancia obligatoria. 36.

Argumenta, que tal y como lo ha confirmado la Corte Superior de Justicia de Lima, el INDECOPI y la búsqueda de antecedentes ofrecida por la propia recurrente, la Etiqueta NESCAFÉ presenta elementos figurativos y cromáticos principales “no presentes a nombre de terceros en ninguna otra marca registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”, que ya son reconocidos por el público consumidor desde hace varios años.

Por lo tanto, la distintividad de la que goza la marca opositora no está dada por los “elementos comunes” que afirma el demandante, sino por las combinaciones de elementos gráficos que se convierten en objetos de protección de marcas. 37. Esboza, que no existe la “supuesta titularidad de mejores derechos de registro del signo solicitado”, pues la sociedad demandante no era titular de ninguna marca mixta o figurativa, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al momento de la emisión de la Resolución 2718-2010/TPI-INDECOPI.

Solo era titular de dos (2) marcas denominativas, que de ninguna manera la dotan de “mejores derechos” para obtener el registro. c. Sentencia de Primera Instancia. 38. El Sétimo Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 24 de mayo de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que “(…) Al respecto, se debe señalar que, si bien es cierto de la contrastación de los signos distintivos de las marcas se advierte que en ambas se usa una taza y/o granos de café o la combinación de colores marrón, rojo y blanco; también es cierto que las mismas presentan rasgos diferentes (…) la combinación de colores (…) respecto al uso de la Taza, se debe tener en cuenta con relación al producto café, que la presentación de una taza mostrando el producto humeante y hasta espumoso, es casi una presentación necesaria del producto (…) además, cabe mencionar que los granos de café, éstos constituyen elementos descriptivos, (…) por otro lado, se puede advertir que desde el aspecto visual, tampoco existe similitud entre las expresiones ‘NESCAFÉ’ y ‘MONTERREY’ (…) del mismo modo, debe considerarse que además la pronunciación de los elementos denominativos principales y de mayor poder distintivo en los signos contrapuestos … difieren completamente (…) aunado a todo ello, se debe mencionar que la marca solicitada … tiene elementos figurativos adicionales (…) ahora bien, de la apreciación conjunta e integral de los signos figurativos, descriptivos y fonéticos, se tiene que la marca cuyo registro se solicita con la que ya está inscrita no guarda similitud que genere confusión entre los consumidores, si entrara en el mercado; máxime si anteriormente ambas (…) coexistieron pacíficamente en el mercado, durante 8 años, afirmación que ha sido corroborada por ambos demandados, por tanto resulta de aplicación el principio de ‘igual hecho igual derecho’, asimismo como lo ha establecido el artículo 146 de la Decisión 486, que señala que no procede oposición sobre la base de marcas que han coexistido anteriormente.

Por ello ( ) el fin que se pretende resguardar con la norma, no se ve lesionado con la coexistencia de las marcas, porque el común denominador solo es la figura de la taza y los granos de café, que como bien lo ha manifestado la autoridad administrativa también representa a otras marcas registradas de la misma clase y Clasificación Internacional de Niza, registradas a favor de diversos titulares, puesto que son débiles y no sirven por sí solos para identificar un origen empresarial determinado, por todo lo cual este argumento no resultaría amparable (…) En cuanto, a los demás argumentos expuestos por las partes con relación al tema controvertido y no glosado en la presente resolución, no enervan los considerandos precedentes (…)”. d. Recurso de apelación. Por parte del INDECOPI 39.

En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agregó que: i) La sentencia del A quo ha vulnerado el derecho al debido proceso, por su falta de congruencia, toda vez que no se pronuncia sobre los argumentos planteados en el escrito de contestación de la demanda; ii) No se puede realizar la disección arbitraria de los elementos componentes de los signos en cotejo.

Este debe hacerse de manera sucesiva y en conjunto. Por parte de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 40. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agregó que: i) Ninguna marca registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a la fecha de la Resolución 0045-2010/CSD-INDECOPI o la Resolución 2718- 2010/TPI-INDECOPI, incorporaba la misma combinación de colores y figuras de su marca mixta NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576); ii) No es dable la aplicación extrapetita del artículo 146 de la Decisión 486, ya que la marca MONTERREY y Etiqueta (Clase 30-Certificado 67742), se canceló por falta de uso; iii) No se invocó la causal de nulidad en que incurrieron los actos administrativos demandados; iv) Solicitó que se realizara el pedido de Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. e. Respecto al pedido de interpretación prejudicial. 41.

La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Resolución Número Catorce de 16 de enero de 2013, declaró improcedente el pedido de Interpretación Prejudicial, en tanto que: 42. “(…) CUARTO.- Que, si bien el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo Modificatorio del diez de marzo de mil novecientos noventa y seis, prevé que en los procesos en trámite el Juez Nacional podrá solicitar directamente la interpretación del Tribunal acerca de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno, y si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso, no menos cierto es que el referido tratado no obliga al Juez Nacional a contar con dicho pronunciamiento, todo lo contrario confiere a éste la facultad de determinar si es necesario o no contar con el mismo; a mayor abundamiento, cabe añadir que la aludida Interpretación Prejudicial no ha sido solicitada en la etapa postulatoria del proceso y en `primera instancia (…)”. f. Sentencia de segunda instancia. 43.

La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Resolución Número Diecinueve de 26 de Junio de 2013, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, la reformó declarándola infundada, argumentando que “(…)

NOVENO: Que, conforme lo refiere el Tribunal del INDECOPI … es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre la distintividad de los signos; asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general éste no podrá comparar ambos signos simultáneamente, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde el signo anteriormente percibido (…);

DÉCIMOTERCERO: Que, en consecuencia, dado que existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada, así como las semejanzas gráficas entre ellas, es evidente que su coexistencias en el mercado induciría a confusión al público consumidor; en consecuencia el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición del registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 (…)”. g. Recurso de casación. 44.

El demandante en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la demanda y el recurso de réplica. 45. Adicionalmente agrega que: i) No está impugnando la sentencia de primera instancia dado que le fue favorable; y, ii) Que la Sala de vista no cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial y erró al analizar la normativa comunitaria andina.

La Corte de casación no puede solicitar la Interpretación Prejudicial de las normas andinas aplicables; sólo puede, tal y como lo ha referido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, anular la sentencia de segunda instancia y ordenar que la Corte que emitió dicha providencia declarada nula, solicite la Interpretación Prejudicial de la normativa comunitaria atinente al caso sub examine y, solo después de ello emitir sentencia. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 46.

La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 2, 31 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, de los artículos 134, 136 literal a), 146 último párrafo y 153 de la Decisión 486. 47. Se hará la Interpretación solicitada, excluyendo la interpretación de los artículos 2 y 31 del Tratado de Creación, ya que no son pertinentes para resolver el caso bajo estudio.

De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[5] CUESTIONES A INTERPRETARSE. 48. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La Interpretación Prejudicial Facultativa y Obligatoria.

Los efectos no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de última instancia ordinaria. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

La ubicación de los elementos gráficos y denominativos como factor de distintividad. D. Elementos de uso común y descriptivos en la conformación de marcas mixtas. E. El signo anteriormente registrado como marca, cancelado por falta de uso, y solicitado nuevamente para registro. Su relación con la figura de la coexistencia de marcas. F. Limitación al derecho de oposición en el marco del artículo 146 de la Decisión 486.

¿Se puede extender a los casos de cancelación por no uso? G. El examen que realiza la oficina de registro de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio. H. Los elementos probatorios no esgrimidos en el trámite administrativo de registro de marcas. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA.

LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. 49. La demandante en su recurso de casación sostuvo que no se solicitó la respectiva interpretación prejudicial. 50. Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial se realizara en el marco de un recurso de casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Para esto, reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP- 2011, expedida el 10 de mayo de 2012. Se le solicita al consultante que consulte dicha providencia antes de resolver el caso concreto. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 51.

En el proceso interno se debate si el signo mixto CAFÉ MONTERREY es confundible con las marcas mixtas NESCAFÉ y NESCAFÉ TRADICIÓN. 52. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 53. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 109-IP-2012: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El segundo establece la prohibición de registrar signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, un rótulo o una enseña, cuando su uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[6] Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: – La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. – En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. – Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. – Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 54.

En consecuencia, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA.

LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS Y DENOMINATIVOS COMO FACTOR DE DISTINTIVIDAD. 55. Como quiera que en el proceso interno se debate la incidencia que tienen los elementos, su ubicación y los colores plasmados en los signos en conflicto, se abordará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de junio de 2015, en el marco del Proceso 261-IP-2014: “Signos mixtos.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia manifiesta: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

Finalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre las partes gráficas de los signos mixtos. En el caso concreto el Juez consultante deberá tener un especial cuidado al realizar el cotejo entre las partes gráficas de los signos mixtos en conflicto, toda vez que son las que resaltan en el conjunto de la marca, para lo cual deberá tener en cuenta los criterios generales descritos a continuación. El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que dicha marca suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar este tipo de marcas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.

Igualmente y de acuerdo con los gráficos que componen los signos en conflicto, el Juez consultante, deberá aplicar, en lo que sea posible, lo expresado por este Tribunal respecto con los criterios del Trade Dress. “(…) el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.

En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal (…)”.

(Proceso 234-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2362 de 10 de julio de 2014). Con el fin de determinar si el solicitante del registro ha invadido el espacio de diferenciación que deben tener los signos para ser distinguibles, se deberá tomar en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 1. Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible. 2.

Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado. 3. Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) no es funcional. Por lo tanto, el Juez consultante deberá tener un especial cuidado al realizar el cotejo entre los signos en conflicto tomando en cuenta el conjunto del signo y la influencia de los elementos que lo componen en la mente el consumidor”.

D. ELEMENTOS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVOS EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS MIXTAS. 56. La demandante sostuvo que la figura de una taza constituye un elemento que se encuentra presente en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y que los granos de café son elementos descriptivos. 57.

De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado, y para ello se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-IP-2013: 58. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 59.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 60. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, los elementos de uso común al estar combinados con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 61.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que elementos de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que los elementos de uso común se deben excluir del cotejo de marcas[7]. 62. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 63.

Se identifica el elemento descriptivo, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente del elemento considerado descriptivo. 64. Sin embargo, un elemento descriptivo respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con el elemento que se utiliza. 65.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” 66.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más elementos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

(…) 67. Ahora bien, lo que es de uso común o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los elementos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.” 68.

La corte consultante debe determinar si la figura de una taza y los granos de café son de uso común y/o descriptivas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común y/o descriptiva.

E. EL SIGNO ANTERIORMENTE REGISTRADO COMO MARCA, CANCELADO POR FALTA DE USO, Y SOLICITADO NUEVAMENTE PARA REGISTRO. SU RELACIÓN CON LA FIGURA DE LA COEXISTENCIA DE MARCAS. 69. La demandante afirmó que la marca mixta MONTERREY fue cancelada por falta de uso el 18 de diciembre de 2008. Indica que su antecesora, COMPAÑÍA DE PRODCUTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS – CORPORA S.A., fue titular de dicha marca y, en consecuencia, tiene un mejor derecho por ser la primera en registrar el signo. 70.

Lo primero que advierte el Tribunal, es que la normativa comunitaria no consagra un derecho de preferencia al registro de un signo que fue anteriormente fue registrado como marca. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra un derecho preferente a la persona que obtenga una resolución favorable en un trámite de cancelación del registro por no uso, lo que se da en un escenario muy diferente al planteado por el demandante (Interpretación de 3 de junio de 2015, expedida en el marco del Proceso 79-IP-2015). 71.

Dentro del Proceso 45-IP-2014, este Tribunal ha realizado las siguientes precisiones: - “El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de signos distintivos en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica.

Entran en juego las reglas de análisis del signo y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada. - En ese sentido, el simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro.

La oficina de registro de signos distintivos debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular”. 72.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. (Interpretación de 3 de junio de 2015, expedida en el marco del Proceso 79-IP-2015). 73.

Ahora bien, la figura de la cancelación por no uso es un acontecimiento que impide alegar la coexistencia de la marca cancelada y solicitada para registro, con una marca opositora. La figura de la coexistencia de marcas sólo es posible si efectivamente los signos se usan en el mercado. F. LIMITACIÓN AL DERECHO DE OPOSICIÓN EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 146 DE LA DECISIÓN 486.

¿SE PUEDE EXTENDER A LOS CASOS DE CANCELACIÓN POR NO USO? 74. La demandante argumenta que la marca mixta MONTERREY fue cancelada por falta de uso el 18 de diciembre de 2008, mientras que la solicitud de registro se presentó el 6 de abril de 2009. Por lo tanto, se cumple con la prohibición establecida en el último inciso del artículo 146 de la Decisión 486, ya que esta disposición incluso abarca a las marcas que perdieron vigencia por la cancelación. 75.

El Tribunal advierte que el último inciso del artículo 146 de la Decisión 486 remite al periodo de gracia previsto en el artículo 153 de la misma normativa. Dicho artículo establece un plazo de gracia de seis meses a partir de la fecha de vencimiento del registro, para que su titular solicite la respectiva renovación. 76. Como se observa, el mencionado periodo de gracia se plantea para la renovación del registro.

De ninguna manera se pude aplicar a la figura de la cancelación de una marca por no uso. Si el registro de una marca se cancela por no uso, quiere decir que su titular incumplió su obligación de utilizar la marca en el mercado. De ninguna manera se puede hacer una interpretación extensiva del artículo 146, ya que no encaja por ningún lado con la figura de la cancelación por no uso.

G. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. AUTÓNOMO, MOTIVADO, DE OFICIO E INTEGRAL. 77. El INDECOPI argumentó que el examen de registrabilidad es autónomo e independiente; se realiza frente a cada caso particular. 1. De conformidad con lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 2.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[8] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”[9].

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. H. LOS ELEMENTOS PROBATORIOS NO ESGRIMIDOS EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE MARCAS.

3. EL INDECOPI sostiene que la sociedad demandante aporta documentos probatorios adicionales que no obran en el expediente administrativo. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que los medios de prueba no actuados dentro del mismo son improcedentes. 4. De conformidad con lo anterior se abordará el tema propuesto. 5. La normativa comunitaria no regula la relación entre la demanda contencioso administrativa y la oposición presentada en la vía administrativa.

En este sentido, de conformidad con el principio del complemento indispensable[10], el sistema jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276[11], de la Decisión 486. En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su derecho interno, debe determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda contender argumentos o pruebas que no se esgrimieron en la oposición presentada en sede administrativa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde a la corte consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: – Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. – Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: El Juez consultante deberá tener un especial cuidado al realizar el cotejo entre los signos en conflicto. Tiene que tomar en cuenta el conjunto del signo y la influencia de los elementos que lo componen en la mente el consumidor.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si la figura de una taza y los granos de café son de uso común y/o descriptivas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común y/o descriptiva.

QUINTO: La figura de la cancelación por no uso es un acontecimiento que impide alegar la coexistencia de la marca cancelada y solicitada para registro, con una marca opositora. La figura de la coexistencia de marcas sólo es posible si efectivamente los signos se usan en el mercado.

SEXTO: El Tribunal advierte que el último inciso del artículo 146 de la Decisión 486 remite al periodo de gracia previsto en el artículo 153 de la misma normativa. Dicho artículo establece un plazo de gracia de seis meses a partir de la fecha de vencimiento del registro, para que su titular solicite la respectiva renovación. Como se observa, el mencionado periodo de gracia se plantea para la renovación del registro.

De ninguna manera se pude aplicar a la figura de la cancelación de una marca por no uso. Si el registro de una marca se cancela por no uso, quiere decir que su titular incumplió su obligación de utilizar la marca en el mercado. De ninguna manera se puede hacer una interpretación extensiva del artículo 146, ya que no encaja por ningún lado con la figura de la cancelación por no uso.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

OCTAVO: La normativa comunitaria no regula la relación entre la demanda contencioso administrativa y la oposición presentada en la vía administrativa. En este sentido, de conformidad con el principio del complemento indispensable, el sistema jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276, de la Decisión 486.

En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su derecho interno, debe determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda contender argumentos o pruebas que no se esgrimieron en la oposición presentada en sede administrativa. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 308-IP-2014 ----------------------- [1] Contemplaba dentro de sus elementos una etiqueta compuesta por un jarro rojo y/o taza de café humeante sobre una alfombra de café en colores rojo, marrón y beige. [2] Se aprecia la combinación de colores negro, marrón, rojo, amarillo, verde, anaranjado y blanco. [3] “Taza roja con borde blanco conteniendo café espumoso y humeante, sobre alfombra de granos de café, en colores marrón, negro, rojo, blanco, bajo la denominación NESCAFÉ escrita en letras de color blanco”. [4] “La marca NESCAFÉ y Figura Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza distingue los siguientes productos: ‘café, extractos de café y preparaciones a partir de café, sucedáneos del café y extractos de café y del café, té, extractos de té y preparaciones a partir de té; cacao y preparaciones a partir del cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas; azúcar; edulcorantes naturales; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería, bizcochos, tartas, postres, pudines; helados comestibles; productos para la preparación de helados comestibles, miel, y sucedáneos de la miel; cereales para el desayuno, arroz, pastas alimenticias, productos alimenticios a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados; salsas; productos para aromatizar o sazonar alimentos, salsas para ensaladas, mayonesa’”. [5] Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. (…) Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

Decisión 486. Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original. [6] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [7] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las palabras coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [8] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, emitida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, emitida en el proceso 167-IP-2005. [9] Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012. [10] Sobre el principio del complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP- 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril 2010). [11] Artículo 276.- “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.