Año XXXII – Número 2598 Lima, 12 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 308-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 134, 136 literal a), 146 último párrafo, y 153 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 de su Estatuto, y 150 de la Decisión 486, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 16714-2013.

Actor: TRESMONTES LUCCHETTI S.A. Marca mixta CAFÉ MONTERREY PROCESO 316-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 51 literal a) y 52 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 1, 4, 33 y 53 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00317. Nulidad del artículo 17 del Decreto 460 de 1995 “por el cual se Reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal” PROCESO 20-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 150, 224, 225 y 228 de la misma norma comunitaria.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: PUMA SE. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Marca: “FOREVER FIVE” (mixta). Expediente Interno: 03416-2012-0-1801-JR-CA-16 Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 12/10/2015 2 de 60       PROCESO 308-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 134, 136 literal a), 146 último párrafo, y 153 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 de su Estatuto, y 150 de la Decisión 486, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 16714-2013.

Actor: TRESMONTES LUCCHETTI S.A. Marca mixta CAFÉ MONTERREY. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 358-2014-SCS-CS de 12 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 17 de diciembre de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 16714-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: TRESMONTES LUCCHETTI S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL 12/10/2015 3 de 60       1. La COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS -CORPORA S.A.(Hoy sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A.), era titular de la marca mixta MONTERREY y Etiqueta (Certificado 67742),1 para distinguir entre otros productos “café y sucedáneos del café” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Esta marca fue cancelada por falta de uso mediante Resolución 7979-2008/OSD-INDECOPI. 2. La sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A., de Chile, solicitó el 9 de abril de 2009, el registro como marca del signo mixto CAFÉ MONTERREY y Logotipo (se reivindica colores),2 para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. 3.

El 15 de julio de 2009, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., de Suiza, formuló oposición sobre la base de sus marcas mixtas NESCAFÉ y Figura3 (Certificado 61576) y NESCAFÉ TRADICIÓN y Figura (Certificados 102805, 103020 y 103021), que distinguen productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. El 08 de enero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 0045-2010/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro solicitado. 5.

El 04 de febrero de 2010, la sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 6. El 29 de noviembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 2718-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. 7. El Sétimo Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 24 de mayo de 2012, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución 2718-2010/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución. 0045-2010/CSD-INDECOPI. 8.

El 27 de junio de 2012, tanto el INDECOPI como la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., presentaron recurso de apelación contra la anterior sentencia. La SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., solicitó además Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 9. La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Catorce de 16 de enero de 2013, declaró improcedente el pedido de Interpretación Prejudicial. 10.

La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como                                                                                                                         1 Contemplaba dentro de sus elementos una etiqueta compuesta por un jarro rojo y/o taza de café humeante sobre una alfombra de café en colores rojo, marrón y beige. 2 Se aprecia la combinación de colores negro, marrón, rojo, amarillo, verde, anaranjado y blanco. 3 “Taza roja con borde blanco conteniendo café espumoso y humeante, sobre alfombra de granos de café, en colores marrón, negro, rojo, blanco, bajo la denominación NESCAFÉ escrita en letras de color blanco”.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 4 de 60       Resolución Diecinueve de 26 de Junio de 2013, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, declaró infundada la demanda. 11. El 8 de agosto de 2013, la sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A., presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 12. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

El demandante TRESMONTES LUCCHETTI S.A. soporta la acción en los siguientes argumentos: 13. Señala, que tal y como se concluyó en el proceso administrativo, la supuesta confusión del signo solicitado con las marcas opositoras que invocó la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (“marcas mixtas NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576) y NESCAFÉ TRADICIÓN y Figura (Certificados 102805, 103020 y 103021)”), se circunscribe únicamente a la marca NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576). 14.

Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí, ya que presentan diferencias desde el punto de vista visual, fonético, gráfico y conceptual. 15. Agrega que respecto al fondo de las etiquetas, se advierte que la del signo solicitado es de color marrón en su parte superior, y naranja amarillento en su parte inferior; mientras que la de las marcas de NESCAFÉ aparecen en unos casos con un fondo de color negro, y en otros con un fondo de color negro y un resplandor rojo. 16.

Adiciona, que la combinación de los colores marrón, naranja, amarillo y rojo, que forman parte del signo solicitado, difieren completamente de la combinación utilizada en la conformación de las marcas registradas de la opositora. 17. Complementa, que muchos de los elementos que comparten los signos en conflicto son débiles y no sirven por sí solos para identificar un origen empresarial determinado.

Por lo tanto, la supuesta confundibilidad y derechos sobre “la etiqueta compuesta por un jarro rojo y/o taza de café humeante sobre una alfombra de café en colores rojo, marrón y beige”, es inexistente. El examen se debió basar en lo siguiente: i) la figura de una taza constituye un elemento que se encuentra presente en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) los granos de café constituyen elementos descriptivos. 18.

Agrega, que la denominación MONTERREY que forma parte del signo solicitado, evocará inmediatamente una conocida ciudad de México; mientras que la denominación NESCAFÉ evocará ideas relacionadas con el Café. 19. Adiciona, que existen varias marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, incluso marcas de propiedad del accionante, que utilizan los mismos colores y figuras que las marcas NESCAFÉ (fls. 159 y ss.); sin embargo, todas las marcas mencionadas anteriormente, coexisten pacíficamente en el mercado porque se tratan de elementos de uso común. GACETA OFICIAL 12/10/2015 5 de 60       20.

Indica, que es titular para la Clase 30 de las marcas denominativas MONTERREY (Certificado 51634) y MONTERREY EXPRESS (Certificado 52008). Por lo tanto, el signo solicitado constituye una variación de sus marcas. 21. Adiciona, que la sociedad opositora obtuvo el registro de la marca mixta NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576), no por el aspecto figurativo sino por la denominación distintiva NESCAFÉ. 22.

Agrega, que su antecesora, COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS -CORPORA S.A.-, fue la titular de la marca mixta MONTERREY y Etiqueta (Certificado 67742), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, al gozar de un “mejor derecho” por ser la primera en registrar una etiqueta que incluía entre otros elementos, una alfombra de granos de café y una taza roja conteniendo café, y por tratarse de un signo idéntico al solicitado, y que además coexistió durante más de ocho (8) años en el mercado con las marcas de la opositora, no resulta procedente oponerse al registro y mucho menos denegarlo. 23.

Adiciona, que la marca mixta MONTERREY y Etiqueta (Certificado 67742), fue cancelada por falta de uso el 18 de diciembre de 2008 (Resolución 79792008/OSD-INDECOPI), mientras que la solicitud de registro se presentó el 6 de abril de 2009. Por lo tanto, se cumple con la prohibición establecida en el último inciso del artículo 146 de la Decisión 486, ya que esta disposición incluso abarca a las marcas que perdieron vigencia por cancelación. a. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI 24. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico: “i) Ambos signos tienen fondos oscuros y presentan en la parte superior central, la denominación que contiene escrita en letras características gruesas de color blanco; ii) En ambos casos, debajo de los elementos denominativos citados, se aprecia una taza de color rojo humeante; iii) En ambos casos, la taza de color rojo humeante antes referida, se encuentra sobre granos de café”.

Por lo tanto, tal y como lo ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sendos pronunciamientos, de la impresión en conjunto de ambos, se concluye que inducen a confusión al público consumidor (riesgo de confusión indirecta), ya que son más las semejanzas que presentan que las diferencias al primer impacto visual. 25. Agrega, que el riesgo de confusión no está dado por el uso de elementos comunes, sino por la semejante disposición y combinación de dichos elementos dentro del conjunto de los signos. Por lo tanto, mal obra el accionante al sustentar sus afirmaciones en la coexistencia de la marca opositora con otras semejantes de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que ninguna de éstas comparte la referida disposición y combinación de elementos. 26.

Adiciona, que si bien el consumidor medio identificará que las denominaciones de los signos en conflicto son distintas, las semejanzas gráficas que con seguridad también recordará, lo hará pensar que los productos que distinguen tienen el mismo origen empresarial; y que un signo solicitado simplemente constituye una variación o una nueva presentación del otro o que en todo caso ampara una nueva línea de productos.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 6 de 60       27. Complementa, que los productos que amparan los signos en conflicto son de consumo masivo (incluso distinguen algunos de los mismos productos),4 por lo que los consumidores no reparan mucho en constatar las diferencias al momento de adquirirlos. 28. Señala, que el examen de registrabilidad es autónomo e independiente y se realiza frente a cada caso en particular por la Autoridad Nacional.

Además debe resaltarse que la jurisprudencia invocada, carece de obligatoriedad porque se trata de pronunciamientos de primera instancia. 29. Manifiesta, que mal obra el accionante al señalar que no había posibilidad de oponerse según la prohibición consagrada en el último inciso del artículo 146 de la Decisión 486, en tanto que dicho artículo hace remisión expresa al artículo 153 de la misma normativa, que en últimas alude a la posibilidad de renovación de aquellos signos cuyos registros caducaron por falta de renovación. 30.

Agrega, que el signo solicitado no caducó por falta de renovación sino por falta de uso. Por lo tanto, las normas que restringen derechos no pueden aplicarse por analogía. 31. Indica, que la sociedad demandante aporta documentos probatorios adicionales que obran en el expediente administrativo. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que los medios de prueba no actuados dentro del mismo son improcedentes.

Por parte de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 32. Indica, que la oposición estuvo debidamente fundada y razonada, tal y como lo corroboró la Autoridad Nacional en el proceso administrativo. 33. Manifiesta que los signos en conflicto no sólo son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico (riesgo de confusión indirecta por la disposición y combinación de los elementos que la configuran), sino que también se configura el riesgo de conexión competitiva.

Por lo que las resoluciones de la Autoridad Nacional se ajustan a los requisitos de la normativa comunitaria y nacional. 34. Agrega, que el valor distintivo de los elementos denominativos de los signos en conflicto no disminuye el riesgo de confusión. 35. Arguye, que los pronunciamientos invocados del INDECOPI para sustentar los puntos de vista del accionante, no guardan relación alguna con el caso sub examine, ni tampoco son precedentes de observancia obligatoria. 36.

Argumenta, que tal y como lo ha confirmado la Corte Superior de Justicia de Lima, el INDECOPI y la búsqueda de antecedentes ofrecida por la propia recurrente, la Etiqueta NESCAFÉ presenta elementos figurativos y cromáticos principales “no presentes a nombre de terceros en ninguna otra marca registrada en la Clase 30                                                                                                                         4 “La marca NESCAFÉ y Figura Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza distingue los siguientes productos: ‘café, extractos de café y preparaciones a partir de café, sucedáneos del café y extractos de café y del café, té, extractos de té y preparaciones a partir de té; cacao y preparaciones a partir del cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas; azúcar; edulcorantes naturales; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería, bizcochos, tartas, postres, pudines; helados comestibles; productos para la preparación de helados comestibles, miel, y sucedáneos de la miel; cereales para el desayuno, arroz, pastas alimenticias, productos alimenticios a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados; salsas; productos para aromatizar o sazonar alimentos, salsas para ensaladas, mayonesa’”.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 7 de 60       de la Clasificación Internacional de Niza”, que ya son reconocidos por el público consumidor desde hace varios años. Por lo tanto, la distintividad de la que goza la marca opositora no está dada por los “elementos comunes” que afirma el demandante, sino por las combinaciones de elementos gráficos que se convierten en objetos de protección de marcas. 37.

Esboza, que no existe la “supuesta titularidad de mejores derechos de registro del signo solicitado”, pues la sociedad demandante no era titular de ninguna marca mixta o figurativa, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al momento de la emisión de la Resolución 2718-2010/TPI-INDECOPI. Solo era titular de dos (2) marcas denominativas, que de ninguna manera la dotan de “mejores derechos” para obtener el registro. c. Sentencia de Primera Instancia. 38.

El Sétimo Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 24 de mayo de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que “(…) Al respecto, se debe señalar que, si bien es cierto de la contrastación de los signos distintivos de las marcas se advierte que en ambas se usa una taza y/o granos de café o la combinación de colores marrón, rojo y blanco; también es cierto que las mismas presentan rasgos diferentes (…) la combinación de colores (…) respecto al uso de la Taza, se debe tener en cuenta con relación al producto café, que la presentación de una taza mostrando el producto humeante y hasta espumoso, es casi una presentación necesaria del producto (…) además, cabe mencionar que los granos de café, éstos constituyen elementos descriptivos, (…) por otro lado, se puede advertir que desde el aspecto visual, tampoco existe similitud entre las expresiones ‘NESCAFÉ’ y ‘MONTERREY’ (…) del mismo modo, debe considerarse que además la pronunciación de los elementos denominativos principales y de mayor poder distintivo en los signos contrapuestos … difieren completamente (…) aunado a todo ello, se debe mencionar que la marca solicitada … tiene elementos figurativos adicionales (…) ahora bien, de la apreciación conjunta e integral de los signos figurativos, descriptivos y fonéticos, se tiene que la marca cuyo registro se solicita con la que ya está inscrita no guarda similitud que genere confusión entre los consumidores, si entrara en el mercado; máxime si anteriormente ambas (…) coexistieron pacíficamente en el mercado, durante 8 años, afirmación que ha sido corroborada por ambos demandados, por tanto resulta de aplicación el principio de ‘igual hecho igual derecho’, asimismo como lo ha establecido el artículo 146 de la Decisión 486, que señala que no procede oposición sobre la base de marcas que han coexistido anteriormente.

Por ello ( ) el fin que se pretende resguardar con la norma, no se ve lesionado con la coexistencia de las marcas, porque el común denominador solo es la figura de la taza y los granos de café, que como bien lo ha manifestado la autoridad administrativa también representa a otras marcas registradas de la misma clase y Clasificación Internacional de Niza, registradas a favor de diversos titulares, puesto que son débiles y no sirven por sí solos para identificar un origen empresarial determinado, por todo lo cual este argumento no resultaría amparable (…) En cuanto, a los demás argumentos expuestos por las partes con relación al tema controvertido y no glosado en la presente resolución, no enervan los considerandos precedentes (…)”.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 8 de 60       d. Recurso de apelación. Por parte del INDECOPI 39. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agregó que: i) La sentencia del A quo ha vulnerado el derecho al debido proceso, por su falta de congruencia, toda vez que no se pronuncia sobre los argumentos planteados en el escrito de contestación de la demanda; ii) No se puede realizar la disección arbitraria de los elementos componentes de los signos en cotejo.

Este debe hacerse de manera sucesiva y en conjunto. Por parte de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 40. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agregó que: i) Ninguna marca registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a la fecha de la Resolución 0045-2010/CSD-INDECOPI o la Resolución 2718-2010/TPI-INDECOPI, incorporaba la misma combinación de colores y figuras de su marca mixta NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576); ii) No es dable la aplicación extrapetita del artículo 146 de la Decisión 486, ya que la marca MONTERREY y Etiqueta (Clase 30-Certificado 67742), se canceló por falta de uso; iii) No se invocó la causal de nulidad en que incurrieron los actos administrativos demandados; iv) Solicitó que se realizara el pedido de Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. e. Respecto al pedido de interpretación prejudicial. 41.

La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Resolución Número Catorce de 16 de enero de 2013, declaró improcedente el pedido de Interpretación Prejudicial, en tanto que: 42. “(…) CUARTO.- Que, si bien el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo Modificatorio del diez de marzo de mil novecientos noventa y seis, prevé que en los procesos en trámite el Juez Nacional podrá solicitar directamente la interpretación del Tribunal acerca de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno, y si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso, no menos cierto es que el referido tratado no obliga al Juez Nacional a contar con dicho pronunciamiento, todo lo contrario confiere a éste la facultad de determinar si es necesario o no contar con el mismo; a mayor abundamiento, cabe añadir que la aludida Interpretación Prejudicial no ha sido solicitada en la etapa postulatoria del proceso y en `primera instancia (…)”. f. Sentencia de segunda instancia. 43.

La Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Resolución Número Diecinueve de 26 de Junio de 2013, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, la reformó declarándola infundada, argumentando que “(…)

NOVENO: Que, conforme lo refiere el Tribunal del INDECOPI … es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de GACETA OFICIAL 12/10/2015 9 de 60       productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre la distintividad de los signos; asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general éste no podrá comparar ambos signos simultáneamente, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde el signo anteriormente percibido (…);

DÉCIMOTERCERO: Que, en consecuencia, dado que existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada, así como las semejanzas gráficas entre ellas, es evidente que su coexistencias en el mercado induciría a confusión al público consumidor; en consecuencia el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición del registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 (…)”. g. Recurso de casación. 44.

El demandante en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la demanda y el recurso de réplica. 45. Adicionalmente agrega que: i) No está impugnando la sentencia de primera instancia dado que le fue favorable; y, ii) Que la Sala de vista no cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial y erró al analizar la normativa comunitaria andina.

La Corte de casación no puede solicitar la Interpretación Prejudicial de las normas andinas aplicables; sólo puede, tal y como lo ha referido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, anular la sentencia de segunda instancia y ordenar que la Corte que emitió dicha providencia declarada nula, solicite la Interpretación Prejudicial de la normativa comunitaria atinente al caso sub examine y, solo después de ello emitir sentencia. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 46.

La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 2, 31 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, de los artículos 134, 136 literal a), 146 último párrafo y 153 de la Decisión 486. 47. Se hará la Interpretación solicitada, excluyendo la interpretación de los artículos 2 y 31 del Tratado de Creación, ya que no son pertinentes para resolver el caso bajo estudio.

De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5                                                                                                                         5 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. (…) Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL 12/10/2015 10 de 60       C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 48.

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La Interpretación Prejudicial Facultativa y Obligatoria. Los efectos no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de última instancia ordinaria. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

Decisión 486. Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original. GACETA OFICIAL 12/10/2015 11 de 60       C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

La ubicación de los elementos gráficos y denominativos como factor de distintividad. D. Elementos de uso común y descriptivos en la conformación de marcas mixtas. E. El signo anteriormente registrado como marca, cancelado por falta de uso, y solicitado nuevamente para registro. Su relación con la figura de la coexistencia de marcas. F. Limitación al derecho de oposición en el marco del artículo 146 de la Decisión 486.

¿Se puede extender a los casos de cancelación por no uso? G. El examen que realiza la oficina de registro de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio. H. Los elementos probatorios no esgrimidos en el trámite administrativo de registro de marcas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA.

LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. 49. La demandante en su recurso de casación sostuvo que no se solicitó la respectiva interpretación prejudicial. 50. Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial se realizara en el marco de un recurso de casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Para esto, reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011, expedida el 10 de mayo de 2012. Se le solicita al consultante que consulte dicha providencia antes de resolver el caso concreto. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 51.

En el proceso interno se debate si el signo mixto CAFÉ MONTERREY confundible con las marcas mixtas NESCAFÉ y NESCAFÉ TRADICIÓN. es 52. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 53. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 109-IP-2012: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El segundo GACETA OFICIAL 12/10/2015 12 de 60       establece la prohibición de registrar signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, un rótulo o una enseña, cuando su uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.6 Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.                                                                                                                         6 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 12/10/2015 13 de 60       Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: − La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. − En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. − Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. − Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 14 de 60       Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 54. En consecuencia, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA.

LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS Y DENOMINATIVOS COMO FACTOR DE DISTINTIVIDAD. 55. Como quiera que en el proceso interno se debate la incidencia que tienen los elementos, su ubicación y los colores plasmados en los signos en conflicto, se abordará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de junio de 2015, en el marco del Proceso 261IP-2014: “Signos mixtos.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos GACETA OFICIAL 12/10/2015 15 de 60       elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia manifiesta: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos mixtos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin GACETA OFICIAL 12/10/2015 16 de 60       de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1. 2. 3.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. Finalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre las partes gráficas de los signos mixtos. En el caso concreto el Juez consultante deberá tener un especial cuidado al realizar el cotejo entre las partes gráficas de los signos mixtos en conflicto, toda vez que son las que resaltan en el conjunto de la marca, para lo cual deberá tener en cuenta los criterios generales descritos a continuación. El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 17 de 60       En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que dicha marca suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar este tipo de marcas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.

Igualmente y de acuerdo con los gráficos que componen los signos en conflicto, el Juez consultante, deberá aplicar, en lo que sea posible, lo expresado por este Tribunal respecto con los criterios del Trade Dress. “(…) el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.

En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal (…)”.

(Proceso 234-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2362 de 10 de julio de 2014). Con el fin de determinar si el solicitante del registro ha invadido el espacio de diferenciación que deben tener los signos para ser distinguibles, se deberá tomar en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 1. Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible. 2.

Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado. 3. Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) no es funcional. Por lo tanto, el Juez consultante deberá tener un especial cuidado al realizar el cotejo entre los signos en conflicto tomando en cuenta el conjunto del signo y la influencia de los elementos que lo componen en la mente el consumidor”.

D. ELEMENTOS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVOS EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS MIXTAS. 56. La demandante sostuvo que la figura de una taza constituye un elemento que se encuentra presente en la conformación de diversas marcas registradas en la GACETA OFICIAL 12/10/2015 18 de 60       Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y que los granos de café son elementos descriptivos. 57.

De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado, y para ello se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-IP-2013: 58. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 59.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 60. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, los elementos de uso común al estar combinados con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 61.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que elementos de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que los elementos de uso común se deben excluir del cotejo de marcas7. 62. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 63.

Se identifica el elemento descriptivo, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente del elemento considerado descriptivo. 64. Sin embargo, un elemento descriptivo respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con el elemento que se utiliza.                                                                                                                         7 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las palabras coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 12/10/2015 19 de 60       65. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” 66.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más elementos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

(…) 67. Ahora bien, lo que es de uso común o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los elementos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.” 68. La corte consultante debe determinar si la figura de una taza y los granos de café son de uso común y/o descriptivas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común y/o descriptiva.

E. EL SIGNO ANTERIORMENTE REGISTRADO COMO MARCA, CANCELADO POR FALTA DE USO, Y SOLICITADO NUEVAMENTE PARA REGISTRO. SU RELACIÓN CON LA FIGURA DE LA COEXISTENCIA DE MARCAS. 69. La demandante afirmó que la marca mixta MONTERREY fue cancelada por falta de uso el 18 de diciembre de 2008. Indica que su antecesora, COMPAÑÍA DE PRODCUTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS – CORPORA S.A., fue titular de dicha marca y, en consecuencia, tiene un mejor derecho por ser la primera en registrar el signo. 70.

Lo primero que advierte el Tribunal, es que la normativa comunitaria no consagra un derecho de preferencia al registro de un signo que fue anteriormente fue registrado como marca. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra un derecho preferente a la persona que obtenga una resolución favorable en un trámite de GACETA OFICIAL 12/10/2015 20 de 60       cancelación del registro por no uso, lo que se da en un escenario muy diferente al planteado por el demandante (Interpretación de 3 de junio de 2015, expedida en el marco del Proceso 79-IP-2015). 71.

Dentro del Proceso 45-IP-2014, este Tribunal ha realizado las siguientes precisiones: - “El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de signos distintivos en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica.

Entran en juego las reglas de análisis del signo y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada. - En ese sentido, el simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro.

La oficina de registro de signos distintivos debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular”. 72.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. (Interpretación de 3 de junio de 2015, expedida en el marco del Proceso 79-IP-2015). 73.

Ahora bien, la figura de la cancelación por no uso es un acontecimiento que impide alegar la coexistencia de la marca cancelada y solicitada para registro, con una marca opositora. La figura de la coexistencia de marcas sólo es posible si efectivamente los signos se usan en el mercado. F. LIMITACIÓN AL DERECHO DE OPOSICIÓN EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 146 DE LA DECISIÓN 486.

¿SE PUEDE EXTENDER A LOS CASOS DE CANCELACIÓN POR NO USO? 74. La demandante argumenta que la marca mixta MONTERREY fue cancelada por falta de uso el 18 de diciembre de 2008, mientras que la solicitud de registro se presentó el 6 de abril de 2009. Por lo tanto, se cumple con la prohibición establecida en el último inciso del artículo 146 de la Decisión 486, ya que esta disposición incluso abarca a las marcas que perdieron vigencia por la cancelación. 75.

El Tribunal advierte que el último inciso del artículo 146 de la Decisión 486 remite al periodo de gracia previsto en el artículo 153 de la misma normativa. Dicho artículo establece un plazo de gracia de seis meses a partir de la fecha de vencimiento del registro, para que su titular solicite la respectiva renovación. 76. Como se observa, el mencionado periodo de gracia se plantea para la renovación del registro.

De ninguna manera se pude aplicar a la figura de la cancelación de una marca por no uso. Si el registro de una marca se cancela por no uso, quiere decir que su titular incumplió su obligación de utilizar la marca en el mercado. De GACETA OFICIAL 12/10/2015 21 de 60       ninguna manera se puede hacer una interpretación extensiva del artículo 146, ya que no encaja por ningún lado con la figura de la cancelación por no uso.

G. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. AUTÓNOMO, MOTIVADO, DE OFICIO E INTEGRAL. 77. El INDECOPI argumentó que el examen de registrabilidad es autónomo e independiente; se realiza frente a cada caso particular. 78. De conformidad con lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 79.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: GACETA OFICIAL 12/10/2015 22 de 60       “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales8 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.                                                                                                                         8 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, emitida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, emitida en el proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 12/10/2015 23 de 60       Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”9. No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. H. LOS ELEMENTOS PROBATORIOS NO ESGRIMIDOS ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE MARCAS. EN EL TRÁMITE

80. EL INDECOPI sostiene que la sociedad demandante aporta documentos probatorios adicionales que no obran en el expediente administrativo. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que los medios de prueba no actuados dentro del mismo son improcedentes. 81. De conformidad con lo anterior se abordará el tema propuesto. 82. La normativa comunitaria no regula la relación entre la demanda contencioso administrativa y la oposición presentada en la vía administrativa.

En este sentido, de conformidad con el principio del complemento indispensable10, el sistema jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27611, de la Decisión 486. En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su derecho interno, debe determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda contender argumentos o pruebas que no se esgrimieron en la oposición presentada en sede administrativa.                                                                                                                         9 10 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

Sobre el principio del complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. 11 Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril 2010).

Artículo 276.- “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. GACETA OFICIAL 12/10/2015 24 de 60       En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde a la corte consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: − Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. − Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de GACETA OFICIAL 12/10/2015 25 de 60       la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

SEGUNDO: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en GACETA OFICIAL 12/10/2015 26 de 60       estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: El Juez consultante deberá tener un especial cuidado al realizar el cotejo entre los signos en conflicto. Tiene que tomar en cuenta el conjunto del signo y la influencia de los elementos que lo componen en la mente el consumidor.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si la figura de una taza y los granos de café son de uso común y/o descriptivas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común y/o descriptiva.

QUINTO: La figura de la cancelación por no uso es un acontecimiento que impide alegar la coexistencia de la marca cancelada y solicitada para registro, con una marca opositora. La figura de la coexistencia de marcas sólo es posible si efectivamente los signos se usan en el mercado.

SEXTO: El Tribunal advierte que el último inciso del artículo 146 de la Decisión 486 remite al periodo de gracia previsto en el artículo 153 de la misma normativa. Dicho artículo establece un plazo de gracia de seis meses a partir de la fecha de vencimiento del registro, para que su titular solicite la respectiva renovación. Como se observa, el mencionado periodo de gracia se plantea para la renovación del registro.

De ninguna manera se pude aplicar a la figura de la cancelación de una marca por no uso. Si el registro de una marca se cancela por no uso, quiere decir que su titular incumplió su obligación de utilizar la marca en el mercado. De ninguna manera se puede hacer una interpretación extensiva del artículo 146, ya que no encaja por ningún lado con la figura de la cancelación por no uso.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

OCTAVO: La normativa comunitaria no regula la relación entre la demanda contencioso administrativa y la oposición presentada en la vía administrativa. En este sentido, de conformidad con el principio del complemento indispensable, el sistema jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276, de la Decisión 486.

En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su derecho interno, debe determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda contender argumentos o pruebas que no se esgrimieron en la oposición presentada en sede administrativa. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. GACETA OFICIAL 12/10/2015 27 de 60       De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 316-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 51 literal a) y 52 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 1, 4, 33 y 53 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00317. Nulidad del artículo 17 del Decreto 460 de 1995 “por el cual se Reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a diez y nueve los días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 3941 de 16 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 18 de diciembre de 2014, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2008-0317. GACETA OFICIAL 12/10/2015 28 de 60       Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de junio de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: PABLO EMILIO CÁRDENAS PÉREZ. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial, se encuentran los siguientes: 1. El señor PABLO EMILIO CÁRDENAS PÉREZ, en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad, instauró demanda contra la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad del artículo 17 del Decreto 460 de 1995 “Por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal”.1 2.

La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.                                                                                                                         1   Artículo 17.- Para el registro de los actos y contratos relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos, deberá indicarse lo siguiente: a) Partes intervinientes; b) Clase de acto o contrato; c) Objeto; d) Determinación de la cuantía si es del caso; e) Término de duración del contrato; f) Lugar y fecha de la firma; g) Nombre, documento de identificación y residencia habitual del solicitante, manifestando si actúa a nombre propio o como representante de otro, en cuyo caso deberá acompañar la prueba de su representación; h) Cualquier otra información que el solicitante considere relevante mencionar.

Parágrafo 1. Tratándose de actos o contratos que impliquen enajenación del derecho de autor y los derechos conexos, deberá allegarse copia de la escritura pública o del documento privado reconocido ante notario o quien haga sus veces, en que conste dicha circunstancia. Parágrafo 2. Los actos y contratos que no impliquen enajenación del derecho de autor y los derechos conexos, se acreditarán allegando copia simple del documento en donde ello conste.

Parágrafo 3. Para el registro de los pactos, convenios o contratos que celebren las sociedades de gestión colectiva colombianas con sus similares extranjeras, referidos en el artículo 29 de la Ley 44 de 1993, será necesario remitir una copia auténtica del documento. Si el instrumento a registrar fue suscrito en el exterior o en idioma diferente al español, se deberán observar los requisitos que sobre el particular determine el Código de Procedimiento Civil.

Parágrafo 4. Para los contratos y demás actos sujetos al impuesto de timbre, deberá acreditarse su pago de conformidad con lo que las disposiciones tributarias determinen. GACETA OFICIAL 12/10/2015 29 de 60       a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 3. Señala, que el Derecho Comunitario Andino es especial, ya que no se califica como internacional, público o privado; es una regulación jurídica uniforme que los países miembros deben aplicar de modo preferente a sus normas nacionales en los temas de su competencia. Esta postura ha sido reiterada por la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 4.

Agrega, que el derecho de autor y los derechos conexos tienen una configuración diferente, habida cuenta de que las normas y disposiciones contenidas para la enajenación de los primeros no son aplicables a la enajenación de los segundos. 5. Adiciona, que según la Decisión 351 la existencia de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere de solemnidad.

Por lo tanto, el hecho de que la legislación nacional se ocupe de consagrar requisitos solemnes para el registro de dichos derechos, como la referida en el parágrafo 1 del artículo 17 del Decreto 460 de 1995, contraviene el Ordenamiento Jurídico Comunitario. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del Ministerio del Interior y de Justicia. 6.

Manifiesta, que el registro de una creación protegida por los derechos de autor o conexos no es un elemento necesario para el nacimiento, ejercicio y disfrute de esta clase de prerrogativas. 7. Señala, que el acto demandado no impide el libre ejercicio del derecho de autor y de los derechos conexos, pues en atención a los Tratados Internacionales sobre la materia, su goce no requiere de ninguna formalidad ni de otro título reconocido por autoridad pública. 8.

Agrega, que en observancia a las normas internas que regulan los derechos de autor y conexos se expidió el Decreto 460 de 1995, cuyas disposiciones, especialmente las de registro, implican una función eminentemente probatoria, de publicidad y de garantía. 9. Adiciona, que el artículo 17 del Decreto 460 de 1995, que es objeto de cuestionamiento, no condiciona el reconocimiento y goce de los derechos de autor y conexos, sino la forma como éstos se transmiten a terceros.

Por lo tanto, resulta aplicable a ambos tipos de derechos. 10. Complementa, que la ley nacional que regula el tema de la enajenación de derechos de autor, lo cual sí resulta aplicable a los derechos conexos, por cuanto al hacerse una interpretación sistemática e histórica de la misma, se concluye que se refiere a la transmisión del derecho patrimonial. 11.

Agrega, que el acto demandado no impone nuevos requisitos para el goce de los derechos de autor y conexos, sino que regula el principio de la solemnidad que debe observar todo negocio jurídico. GACETA OFICIAL 12/10/2015 30 de 60       B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 12. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 51 literal a), 52 y 61 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 13.

Se hará la interpretación solicitada, salvo la del artículo 61 de la Decisión 351, ya que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 1, 4, 33 y 53 de la misma normativa2. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 14. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Los derechos de autor y los derechos conexos.

Régimen aplicable. B. La existencia de un sistema de registro de los derechos de autor y derechos conexos en los Países Miembros de la Comunidad Andina. Características y efectos. C. Las solemnidades de los actos y contratos en relación con los derechos de autor y conexos. El principio del complemento indispensable.                                                                                                                         2   Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión. Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales; b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; c) Las composiciones musicales con letra o sin ella; d) Las obras dramáticas y dramático-musicales; e) Las obras coreográficas y las pantomimas; f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; h) Las obras de arquitectura; i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; j) Las obras de arte aplicado; k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; l) Los programas de ordenador; ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

Artículo 33.- La protección prevista para los Derechos Conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en este Capítulo podrá interpretarse de manera tal que menoscabe dicha protección. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

(…) Artículo 51.- Las Oficinas Nacionales de Derecho de Autor y Derechos Conexos, son competentes para: a) Organizar y administrar el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos; Artículo 52.- La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad.

En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión. Artículo 53.- El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 31 de 60       D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS. RÉGIMEN APLICABLE. 15. Como quiera que el demandante argumentara que los derechos de autor y los derechos conexos tienen una configuración diferente, habida cuenta que las normas para la enajenación de los primeros no son aplicables a la enajenación de los segundos, se abordará el tema propuesto.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida dentro del proceso 110-IP-2007: “En anteriores Interpretaciones Prejudiciales el Tribunal ha determinado el objeto de protección de los Derechos de Autor y su ámbito de protección, de la siguiente manera: “El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales a voces del artículo 3 de la Decisión 351, son definidos como “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”;

“Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.

El Tribunal ha sostenido “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos ( ) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que   GACETA OFICIAL 12/10/2015 32 de 60       represente o signifique algo y sea una creación integral.

(EMERY, Miguel Ángel. ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso Nº. 139-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1057, de 21 de abril de 2004). La doctrina menciona asimismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca: “1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico. 2.

Que esa protección sea reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino. 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”. (Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32).

En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: "la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993). La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas.

Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).

Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, ahora analizado, también, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos Derechos de   GACETA OFICIAL 12/10/2015 33 de 60       Autor seguirán siendo protegidos (artículo 5).

La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra. Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7).

La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina señala que “Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”.

(Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en sí mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta”.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137). El Tribunal, también ha dicho “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones Unesco-CerlalcZavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”.

(Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1195, de 11 de mayo de 2005).” (Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, proferida dentro del proceso 20-IP-2007). Además de lo anotado, se debe tener en cuenta la función social de los Derechos de Autor. Si bien dichos derechos tienen una gran importancia económica y, por lo tanto, alrededor de su protección se encuentra el amparo de bienes culturales y de gran impacto tecnológico3, se debe considerar esencial la implicancia social que éstos entrañan.

El derecho a la información, el acceso al conocimiento y los fines educativos son puntos claves en dicha función con fines sociales, lo que conlleva a considerar a los Derechos de Autor como no absolutos. De conformidad con lo anterior, las normas que regulan la protección de los Derechos de Autor, en cuanto a su carácter patrimonial, tienen previsto una serie                                                                                                                         3   Sobre este tema se puede consultar: Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones UNESCO - Cerlalc-Zavalia, 1993, p.

61. GACETA OFICIAL 12/10/2015 34 de 60       de excepciones a los mismos, que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneración. A nivel comunitario andino, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su capítulo VII denominado “De las limitaciones y excepciones”, establece, de manera no taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas a los Derechos de Autor, dentro de las que se destacan: el derecho a citar las obras publicadas cumpliendo ciertos requisitos para ello, el uso para fines educativos, el uso para fines personales, el uso para actuaciones judiciales o administrativas, entre otros.

Es importante tener en cuenta para que operen las anteriores limitaciones y excepciones, que éstas sólo pueden darse después de que la obra sea publicada por primera vez con autorización del autor. Lo anterior, para proteger el derecho moral del mismo sobre la obra. Del derecho de autor se desprenden un conjunto de facultades que posee el autor de la obra.

Dichas facultades se suelen dividir en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales protegen la correlación autor obra con base en los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra. El artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.

Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en atención a su naturaleza no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, a la muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continúan en cabeza de sus causahabientes y posteriormente su defensa estará a cargo del Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relación con el derecho de paternidad e integridad de la obra.

(Párrafo segundo del artículo 11 de la Decisión 351). El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas).

Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a del artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (literales b y c del artículo 11 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en el mencionado artículo 11. Los derechos patrimoniales, por su parte, agrupan todas aquellas facultades que posee el autor de la obra en relación con las diferentes utilizaciones económicas de la misma.

El artículo 13 de la Decisión 351 enlista en categorías muy generales las posibles acciones de realizar: autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 35 de 60       De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. En relación con la última de las características, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, por lo tanto, la Decisión 351 en su artículo 18 establece que la duración de los mismos será por el tiempo de la vida del autor y 50 años más después de su muerte; si se trata de un persona jurídica, el plazo de protección será de 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso.

Asimismo, el artículo 20 de la misma normativa establece que el plazo de protección empezará a contarse desde el primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra según proceda. Por último, es importante mencionar que la protección de los Derechos de Autor se soporta en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra.

(Artículos 52 y 53 de la Decisión 351). El registro, por lo tanto, tiene objetivos organizativos e informativos”. 16. A lo anterior se deben agregar algunas precisiones realizadas por el Tribunal en relación a las características de la obra como objeto protegible por el derecho de autor: “Con el objetivo de precisar aún más el concepto, es conveniente presentar de manera analítica las características de una obra como objeto protegible por el derecho de autor4: − Es una creación intelectual.

Es producto del actuar del ser humano; representa al espíritu humano actuando en los diferentes campos de expresión: artísticos, científicos, literarios, entre otros. Esto quiere decir que el producto de la actividad de las máquinas, computadoras, animales o la naturaleza, sin que medie el ingenio humano, no puede ser considerado como obra. − Es original.

Es decir, que se pueda diferenciar claramente de obras de terceros, lo que lleva implícito que no sea copia o reproducción de otras en cabeza de terceros. Esto es posible, ya que el autor le ha impreso elementos propios de su espíritu. Aunque haya dos obras parecidas, se podrían considerar las originales si: 1) una no es una reproducción de la otra, y 2) tienen elementos que logran diferenciarlas o individualizarlas claramente.

También es importante mencionar que los dos requisitos referidos pueden ser muy difíciles de probar en casos particulares, ya que podrían intervenir muchas figuras y factores. Piénsese en obras como las arquitectónicas, las fotográficas, o en figuras como la obra derivada, que presentan un escenario que implica cierta dificultad para desentrañar el requisito de originalidad.

Al evaluar la mencionada originalidad no se tendrá en cuenta el mérito o altura intelectual, artística, técnica, tecnológica o científica. Es decir, se puede escribir algo falso, poco sustentado o falto de investigación profunda, pero si es de creación de un ser humano y se puede diferenciar claramente de los otros escritos existentes, estamos ante una obra original.

Lo mismo sucede si se hace un dibujo o pintura con falta de técnica plástica; la originalidad no se otorga por la calidad artística o la utilización adecuada de la técnica, se obtiene por ser un                                                                                                                         4   Sobre estas características se puede consultar Vargas Mendoza, Marcelo.

Las Providencias Judiciales y su Protección en el Régimen Comunitario Andino de Derechos de Autor. En Derechos Intelectuales No. 15. Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina. 2010. Págs. 108 y 109. GACETA OFICIAL 12/10/2015 36 de 60       reflejo del espíritu de ese ser humano que plasmó los trazos en el lienzo o el papel5. − Es de naturaleza artística, científica o literaria.

Es decir, que se genere en el marco de los diferentes campos donde se desarrolla el espíritu humano”6. 17. Los derechos conexos son aquellos en cabeza de personas que auxilian la creación o intervienen en la difusión de las obras. En palabras de Antequera Parilli, tenemos: “Conocidos como ‘derechos afines’ o conexos al derecho de autor u ‘otros derechos de propiedad intelectual’, son aquellos que protegen prestaciones personales y/o actividades técnico-empresariales que se configuran como ‘auxiliares’ de la creación o contribuyen a su difusión”7. 18.

En esta categoría encontramos la actividad de los artistas intérpretes, ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. 19. El Régimen Comunitario Andino de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Decisión 351), regula en el Capítulo X los Derechos Conexos de conformidad con la naturaleza de cada titular. Para los artistas intérpretes y ejecutantes, se plasmaron los artículos 34 a 36; para los productores de fonogramas los artículos 37 y 38; y para los organismos de radio difusión los artículos 39 a 41. 20.

El escenario jurídico internacional de los mencionados derechos se encuentra en la Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. De conformidad con el artículo 42 de la Decisión 351, la mencionada convención actúa como el piso jurídico de regulación de los derechos conexos. 21.

Los titulares de derechos conexos gozan de derechos morales y patrimoniales de conformidad con lo establecido en los artículos anteriormente citados. Es muy importante tener en cuenta que su protección, de conformidad con el artículo 33 de la Decisión 351, no afectará de ninguna manera la protección de los derechos de autor. Se plasma, en este sentido, una norma de resolución de conflictos: “en caso de conflicto, se estará a lo que más le favorezca al autor”. 22.

Respecto de la transmisión y cesión de los derechos conexos, el Tribunal encuentra que al igual que los derechos de autor, serán aplicables las legislaciones internas de los países miembros, tal y como se verá en el literal C de la presente providencia. B. LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE REGISTRO DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA.

CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS.                                                                                                                         5 Sobre esto se puede consultar el análisis que realiza Anterquera Parilli sobre el tema: “La originalidad de las obras (o el de que están protegidas las obras cuando sean originales), aparece expresamente mencionado en muchas leyes nacionales y apunta a su individualidad (y no a la novedad stricto sensu, propia del derecho invencional), es decir, que el producto creativo, por su forma de expresión, debe tener características propias como para distinguirlo de cualquiera otro del mismo género, a diferencia de la copia, total o parcial, de la creación de otros ( lo que tipificaría un plagio), sin una interpretación o sello personal; o de la simple técnica, que sólo requiere de la habilidad manual de la ejecución.” Antequera Parilli, Ricardo.

Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines. Colección de Propiedad Intelectual. Aisge y Reus. Madrid, 2007. Pág. 51. 6 Interpretación prejudicial de 31 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 177-IP-2013. 7 Anquera Parilli, Ricardo. Ob cit. Pag. 129. GACETA OFICIAL 12/10/2015 37 de 60       23. El demandante argumentó que según la Decisión 351 la existencia de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere de solemnidad.

Por lo tanto, el hecho de que la legislación nacional se ocupe de consagrar requisitos solemnes para el registro de dichos derechos, como la referida en el parágrafo 1 del artículo 17 del Decreto 460 de 1995, contraviene el Ordenamiento Jurídico Comunitario. 24. La demandada sostuvo que el acto demandado no impide el libre ejercicio del derecho de autor y de los derechos conexos, pues en atención a los Tratados Internacionales sobre la materia, su goce no requiere de ninguna formalidad ni de otro título reconocido por autoridad pública. 25.

En este escenario se tratará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 6 de septiembre de 2000, expedida en el marco del proceso 64-IP-2000: “El tema del registro como mecanismo de protección del Derecho de Autor ha sido objeto de tratamiento legal y doctrinario diferente según las épocas y según los ordenamientos jurídicos correspondientes.

Indistintamente se le ha considerado como un requisito esencial para la constitución y existencia del derecho; a veces, como condición necesaria para poder ejercerlo y, en otras ocasiones, como un instrumento que cumple fines eminentemente declarativos y de naturaleza probatoria. Es, sin lugar a dudas esta última connotación la que se le otorga al registro en la ley comunitaria andina.

Según se desprende de los artículos 52 y 53 de la Decisión 351, la inscripción o registro no tiene otra finalidad ni alcance diferente que el de servir como instrumento declarativo del derecho y eventualmente como medio de prueba de su existencia. El registro en el ordenamiento comunitario andino no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra.

Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública. Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, la del registro.

En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no   GACETA OFICIAL 12/10/2015 38 de 60       puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos”. 26.

De conformidad con lo anterior, si un País Miembro opta por establecer un sistema de registro o depósito de derechos de autor y conexos, debe hacerlo bajo el entendido que su carácter es eminentemente declarativo y no constitutivo de derechos. Para esto aplicará la normativa interna sobre la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 literal a) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

C. LAS SOLEMNIDADES DE LOS ACTOS Y CONTRATOS EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS. EL PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE. 27. La demandada argumentó que el artículo 17 del Decreto 460 de 1995, que es objeto de cuestionamiento, no condiciona el reconocimiento y goce de los derechos de autor y conexos, sino la forma como éstos se transmiten a terceros.

Por lo tanto, resulta aplicable a ambos tipos de derechos. En este marco se tratará el tema propuesto. 28. En relación con los derechos de autor, la Decisión 351 contiene el “Capítulo IX, Para la Transmisión y Cesión de Derechos.” Ahí se establece que se pueden transmitir por causa de muerte o por acto entre vivos, atendiendo a lo que establezcan las legislaciones de los países miembros.

También advierte que los actos contractuales pertinentes regularán lo relativo a la transferencia de los derechos patrimoniales, así como a las autorizaciones o licencias de uso8. 29. Tal y como se advirtió anteriormente, en relación con los derechos conexos se da un tratamiento similar. Como quiera que la normativa andina no dice nada en relación con los actos y contratos, en virtud del principio del complemento indispensable, se debe aplicar lo que consagre la normativa nacional sobre la materia9.

En virtud de lo anteriormente expuesto,                                                                                                                         8   Artículo 29.- El derecho de autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional aplicable.

Artículo 30.- Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros. Artículo 31.- Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.   9  Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril de 2010).”   GACETA OFICIAL 12/10/2015 39 de 60       EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La protección de los Derechos de Autor se soporta en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra. (Artículos 52 y 53 de la Decisión 351). El registro, por lo tanto, tiene objetivos organizativos e informativos. El Régimen Comunitario Andino de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Decisión 351), regula en el Capítulo X los Derechos Conexos de conformidad con la naturaleza de cada titular.

Para los artistas intérpretes y ejecutantes, se plasmaron los artículos 34 a 36; para los productores de fonogramas los artículos 37 y 38; y para los organismos de radiodifusión los artículos 39 a 41. El escenario jurídico internacional de los mencionados derechos se encuentra en la Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. De conformidad con el artículo 42 de la Decisión 351, la mencionada convención actúa como el piso jurídico de regulación de los derechos conexos.

Los titulares de derechos conexos gozan de derechos morales y patrimoniales de conformidad con lo establecido en los artículos anteriormente citados. Es muy importante tener en cuenta que su protección, de conformidad con el artículo 33 de la Decisión 351, no afectará de ninguna manera la protección de los derechos de autor. Se plasma, en este sentido, una norma de resolución de conflictos: “en caso de conflicto, se estará a lo que más le favorezca al autor”.

SEGUNDO: Si un País Miembro opta por establecer un sistema de registro o depósito de derechos de autor y conexos, debe hacerlo bajo el entendido que su carácter es eminentemente declarativo y no constitutivo de derechos. Para esto aplicará la normativa interna sobre la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 literal a) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En relación con los derechos de autor, la Decisión 351 contiene el “Capítulo IX, Para la Transmisión y Cesión de Derechos.” Ahí se establece que se pueden transmitir por causa de muerte o por acto entre vivos, atendiendo a lo que establezcan las legislaciones de los países miembros. También advierte que los actos contractuales pertinentes regularán lo relativo a la transferencia de los derechos patrimoniales, así como a las autorizaciones o licencias de uso.

Tal y como se advirtió anteriormente, en relación con los derechos conexos se da un tratamiento similar. Como quiera que la normativa andina no dice nada en relación con los actos y contratos, en virtud del principio del complemento indispensable, se debe aplicar lo que consagre la normativa nacional sobre la materia   GACETA OFICIAL 12/10/2015 40 de 60       De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Y cumplir las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 20-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 150, 224, 225 y 228 de la misma norma comunitaria.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: PUMA SE. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Marca: “FOREVER FIVE” (mixta). Expediente Interno: 03416-2012-0-1801-JR-CA-16.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 03416-2012-0/ 5taSECA-CSJKI-PJ de 19 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala   GACETA OFICIAL 12/10/2015 41 de 60       Especializada en lo Contencioso Administrativo, la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 03416-2012-0-1801-JR-CA-16.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: PUMA SE Parte Contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, de la República del Perú. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 2 de marzo del 2010, Ever Misael Pacheco Nateros solicitó el registro de la marca FOREVER FIVE (mixta), para distinguir medias, panties, guantes de tela, chalinas, chullos, pantuflas, zapatos, zapatillas, sandalias, pantalones, polos chalecos, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” y el 13 de abril de 2010, PUMA SE, formuló oposición, al manifestar que el signo solicitado genera confusión en el público respecto de sus marcas PUMA (mixta) para las Clases 9, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 13 de abril de 2010, FOREVER NEW CLOTHING PTY LYD., formuló segunda oposición en contra del signo solicitado manifestando que el signo FOREVER FIVE (mixto) es confundible con su marca FOREVER NEW CLOTHING PTY LTD.

(denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Por Resolución 0013-2011/CSD-INDECOPI, el 5 de enero del 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones presentadas por PUMA SE y FOREVER NEW CLOTHING PTY LTD, y concedió el registro del signo FOREVER FIVE. 5. El 27 de enero del 2011 PUMA SE apeló la Resolución 0013-2011/CSD-INDECOPI. 6.

El 2 de marzo de 2012, mediante Resolución 373-2012/TPI-INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró infundado el Recurso de Apelación presentado por PUMA SE. 7. El 25 de mayo del 2012, PUMA SE al no estar de acuerdo con la Resolución 3732012/TPI-INDECOPI, interpuso demanda contenciosa administrativa. 8. El 5 de junio de 2013, el Decimosexto Juzgado Contencioso Administrativo mediante resolución Quince declaró infundada la demanda instaurada por PUMA SE.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 42 de 60       9. El 24 de junio del 2013, PUMA SE presentó apelación de la Resolución Quince de 5 de junio de 2013, la misma que declaró infundada la demanda interpuesta contra la Resolución 373-2012/TPI-INDECOPI. 10. Mediante auto de 13 de agosto del 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto a: -“Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase o vinculados, distinguidos por signos idénticos o semejantes conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

11. PUMA SE en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que se aprecia que los signos en conflicto presentan una misma estructura, ya que además de compartir la figura de un animal saltando en la misma posición incluyen un elemento denominativo. - Que ambos signos presentan un animal felino orientado hacia un lado y de perfil, en la misma posición, con la cola levantada y en perspectiva de saltar mostrando dos patas, por lo que generan una misma impresión visual de conjunto al grado de generar confusión en el mismo público consumidor. - Que el público consumidor consideraría que el signo solicitado es una variación de la marca registrada PUMA (mixta) o que existen vinculaciones comerciales. - Que el solicitante pretende perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. - Que la marca de la que es titular es reconocida por su prestigio y reputación a nivel mundial, por su amplia e intensa publicidad y por la gran calidad de sus productos. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa. 12.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   - Que los signos confrontados no son confundibles, toda vez que presentan diferencias fonéticas y gráficas que determinan una impresión en conjunto distinta, lo que determina que pueden coexistir en el mercado. - Que el signo solicitado no reivindica un puma, y si bien presenta una figura estilizada de un felino, ello no determina la existencia de confundibilidad entre los signos, debido a que la presencia de figuras estilizadas de felinos es de uso frecuente para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se pueden identificar los productos con un mismo origen empresarial. - Que respecto de los pronunciamientos emitidos con anterioridad por el INDECOPI o por las oficinas de otros países (como la colombiana), en casos distintos (que determinaron una confusión entre otros signos y las marcas PUMA) no resultan GACETA OFICIAL 12/10/2015 43 de 60       vinculantes para la autoridad administrativa, toda vez que cada entidad es autónoma tanto respecto a pronunciamientos anteriores emitidos por la propia oficina como de pronunciamientos emitidos por otras oficinas. c. Sentencia de Primera Instancia - El Decimosexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda seguida por PUMA SE contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, al considerar que si bien el signo solicitado es también un felino, visualmente esta silueta es distinta de la marca registrada.

Además la combinación de colores que aparece en el signo solicitado produce diferencias resaltantes entre ambos signos. d. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.

13. PUMA SE en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que la Resolución Quince de 5 de junio de 2013 se contradice al momento de realizar el examen comparativo entre los signos confrontados y va en contra de los criterios establecidos por la ley, doctrina y jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina. - Que la Resolución apelada olvida que los signos no serán apreciados en el mercado simultáneamente sino sucesivamente, es decir, que serán valorados en distintos momentos, lo cual resulta sumamente importante dado que el consumidor no podrá detenerse a pensar ni recordará las diferencias secundarias e irrelevantes, sino que recordará el aspecto en conjunto y las figuras lo impactarán, siendo en este caso, la silueta de un felino en actitud de salto con las patas delanteras hacia delante y las patas traseras hacia atrás, con la cola hacia arriba. - Que la Resolución Quince de 5 de junio de 2013 no ha tenido en cuenta la comparación de dos elementos figurativos puesto que, sólo se ha dedicado a resaltar las diferencias irrelevantes o secundarias que ambos signos presentan. - Que contrariamente a lo concluido en la sentencia impugnada los signos PUMA Y FOREVER FIVE, son confundibles ya que la impresión de ambos signos apreciados globalmente por el consumidor las aproxima a una relación de identificación a un mismo origen empresarial, debido a la similitud del elemento gráfico que presentan ambos signos. e. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación. 14.

Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación al recurso de apelación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, norma que será interpretada por ser aplicable al caso.                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:   GACETA OFICIAL 12/10/2015 44 de 60       Se interpretarán de oficio los artículos 150, 224, 225 y 228 de la Decisión 4862.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas del cotejo de signos. B.Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y figurativos.

C. La utilización de figuras de uso común en la conformación de una marca. D. La marca notoria y su protección. E. Autonomía de la oficina de marcas al tomar sus decisiones. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS DEL COTEJO DE SIGNOS. 15. En consideración a que PUMA SE sobre la base de su marca registrada PUMA (mixta) presentó oposición en contra del signo solicitado FOREVER FIVE (mixto), se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión. La identidad y la semejanza 16.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) 2 Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 45 de 60       facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3. 17. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 18.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 19.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4. 20.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. 21. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 22.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5.                                                                                                                         3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/10/2015 46 de 60       23. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 24.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 25.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 26. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6. 27.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 28. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 29.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.                                                                                                                         6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/10/2015 47 de 60       Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7. 30. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 31. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca del riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y FIGURATIVOS.

32. PUMA SE sobre la base de su marca PUMA (mixta) planteó oposición en contra del signo solicitado FOREVER FIVE (mixto), por lo que es pertinente analizar la comparación que debe realizar el consultante de los signos mixtos. 33. Reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial 56-IP-2013: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos                                                                                                                         7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946.

Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 12/10/2015 48 de 60       elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: -Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo”. 34. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado FOREVER FIVE (mixto), y la marca PUMA (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. Comparación entre signos mixtos y figurativos. 35.

Afirma la sociedad PUMA SE que ambos signos presentan un animal felino orientado hacia un lado y de perfil, en la misma posición, con la cola levantada y en perspectiva de saltar mostrando dos patas, por lo que generan una misma impresión visual de   GACETA OFICIAL 12/10/2015 49 de 60       conjunto al grado de generar riesgo de confusión en el público consumidor, en razón de lo cual se analizará la comparación entre signos mixtos y figurativos. 36.

Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011 en donde se señala que: “Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante”. 37.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: 38. “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.

(Proceso N° 23–IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004). 39. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro de marcas, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas. 40.

El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. 41.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 42.

Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)”. (Proceso N° 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004)”.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 50 de 60       43. En este orden de ideas, la corte consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto FOREVER FIVE y la figura del felino saltando de propiedad de PUMA SE, analizando cuál es el elemento predominante, si la parte denominativa o el elemento gráfico.

C. LA UTILIZACIÓN DE FIGURAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE UNA MARCA. 44. Manifiesta el INDECOPI que el signo solicitado no reivindica un puma, y si bien presenta una figura estilizada de un felino, ello no determina la existencia de confundibilidad entre los signos, debido a que la presencia de figuras estilizadas de felinos es de uso frecuente para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que este Tribunal se referirá a las figuras de uso común en la conformación de una marca. 45.

Una marca mixta como ya se analizó, está conformada por una parte denominativa (palabras, números, combinación de ambos) y una parte figurativa (dibujos, trazos, formas) que en un conjunto crean un signo diferente. Dentro del contexto de la gráfica puede a su vez su creador incorporar no solo palabras de uso común, sino también gráficos y colores como barras de codificación, señales de información alimenticia, caracteres o símbolos de reciclaje, entre otros tantos que son de uso general para los productores de la misma rama. 46.

Cuando la autoridad competente confiere la titularidad de una marca mixta, se entiende que engloba la totalidad de las palabras, figuras, colores delimitados, sin embargo, su propietario no puede reivindicar el uso o apropiación exclusiva de aquellas grafías necesarias y usuales que el resto de su competencia necesita para identificar el mismo producto o las mismas propiedades en el sector al que se dirige. 47.

Cuando el titular incluye gráficos de uso común dentro del contexto de su marca mixta, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar los mismos símbolos, figuras, dentro de otra marca siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo y no vaya a causar riesgo de confusión o riesgo de asociación en el consumidor. 48. Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad. 49.

Respecto al empleo de elementos de uso común, este Tribunal ha manifestado en su Interpretación Prejudicial 211-IP-2013 que: “Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie   GACETA OFICIAL 12/10/2015 51 de 60       de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 50.

La corte consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado son de uso común en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad. 51.

El juzgador es quien debe comparar qué gráficas y colores son aquellos que no deben entrar dentro del análisis, limitándose al cotejo entre aquellas partes que sí son distintivas y protegidas bajo los lineamientos del derecho de marcas. D. DE LA MARCA NOTORIA Y SU PROTECCIÓN. 52. Asegura PUMA SE, que su marca PUMA (mixta) es notoria, por lo que el signo solicitado FOREVER FIVE (mixto) es irregistrable, por lo que se hace necesario interpretar lo relacionado a la notoriedad de un signo. 53.

El Tribunal en múltiple jurisprudencia ha desarrollado el tema enunciado, como en los procesos 183-IP-2013, marca mixta “GAS”, interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013; y, 179-IP-2013, marcas: “SMILEY” (mixta), “SMILEY BABY” (mixta), “SMILEY WORLD” (mixta) y “SMILEY” (mixta); interpretación prejudicial de 25 de septiembre de 2013.

En dichos procesos se estableció lo siguiente: “Concepto y Prueba de los signos notorios. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La   GACETA OFICIAL 12/10/2015 52 de 60       notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”8.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”9. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”10. 54. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registrocon independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.11 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”12. 55.

El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;                                                                                                                         8 9 10 11 12   OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.

Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/10/2015 53 de 60       b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 56.

Respecto a la protección de la marca notoria en relación con los principios y riesgos, este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 117-IP-2014 ha manifestado que: “En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.

En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 54 de 60       En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario13. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión                                                                                                                         13   Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. GACETA OFICIAL 12/10/2015 55 de 60       indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales (…) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. - Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.14 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se                                                                                                                         14   MONTEAGUDO, MONTIANO, 1995.

Pág. 283. “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, GACETA OFICIAL 12/10/2015 56 de 60       presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”15. 57. En el presente caso la Corte Consultante deberá analizar si en efecto la marca opositora PUMA (mixta) es notoria en el mercado y si el registro del signo solicitado FOREVER FIVE (mixto) crearía riesgo de dilución de la marca prioritaria.

E. AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE MARCAS AL TOMAR SUS DECISIONES. 58. El INDECOPI dentro de sus argumentos enuncia que respecto de sus pronunciamientos emitidos con anterioridad así como los emitidos por las oficinas de otros países (como la colombiana), en casos distintos (que determinaron una confusión entre otros signos y las marcas PUMA) no resultan vinculantes para la autoridad administrativa, toda vez que cada entidad es autónoma tanto respecto a pronunciamientos anteriores emitidos por la propia oficina como de pronunciamientos emitidos por otras oficinas, por lo que este Tribunal hará referencia a la obligación de la oficina nacional de realizar el examen de registrabilidad. 59.

El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el                                                                                                                         15   Ibídem.

Pág. 247. GACETA OFICIAL 12/10/2015 57 de 60       caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marca, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales16 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). 60. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marca. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 61. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marca, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.                                                                                                                         16   Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167IP-2005. GACETA OFICIAL 12/10/2015 58 de 60       62. No se está afirmando que la Oficina de Registro de marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 59 de 60       TERCERO:

CUARTO: Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto del eventual riesgo de confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad.

El artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad debe ser probada por quien la alega.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de marca debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e)   Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) GACETA OFICIAL 12/10/2015 60 de 60       Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú