PROCESO 107-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 147, 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 136 literal h) de la misma norma; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Farmindustria S.A. Marca: TIFANNY (denominativa).
Expediente Interno: 7076-2013-0-1801-JR-CA-26. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 7076-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de febrero de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 7076-2013-0-1801-JR-CA-26.
El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Farmindustria S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ Tíffany and Company 2. Hechos: 1. El 7 de abril de 2011, Farmindustria S.A. solicitó el registro de la marca TIFANNY (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El extracto fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. El 14 de junio de 2011, Tiffany and Company formuló oposición manifestando lo siguiente: - Es titular de las siguientes marcas de producto: |Marca |Clase |Certificado |País | |TIFFANY |3 |99773 |Perú | | |3 |53081-C |Bolivia | | |3 |149560 |Colombia | | |3 |3239-91 |Ecuador | | |14 |119388 |Perú | | |14 |150/1992 |Ecuador | - La marca registrada es famosa y reconocida en el mundo, inclusive fue reconocida como notoria mediante Resolución 94969-DIPI de 22 de mayo de 1992, por lo que merece una protección especial. - La casa Tiffany & Company se remonta desde 1837 con su primera tienda en Broadway, New York, por lo que al ser la marca registrada conocida es muy fácil aprovecharse del valor comercial de ésta. - Desde el punto de vista fonético, el signo solicitado y la marca registrada son similares. - Es evidente la vinculación de los productos de las Clases 3 y 14 con la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Adjuntó medios probatorios para acreditar sus afirmaciones. 3.
El 6 de diciembre de 2011, Farmindustria S.A. absolvió el traslado de la oposición formulada por Tiffany and Company, señalando que limita los productos a ser distinguidos a los productos hormonales comprendidos dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Mediante Resolución 721-2012/CSD-INDECOPI de 2 de marzo de 2012, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Tiffany and Company, y denegó el registro del signo solicitado. 5.
El 9 de abril de 2012, Farmindustria S.A. interpuso recurso de apelación, alegando que los signos confrontados pueden coexistir, toda vez que si bien éstos son semejantes, distinguen productos no vinculados sin generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Asimismo, solicita la suspensión del procedimiento administrativo por encontrarse en trámite la acción de cancelación por falta de uso que ha interpuesto contra la opositora. 6.
Mediante Resolución 2177-2013/TPI-INDECOPI de 21 de junio de 2013, la Sala de Propiedad Intelectual revocó la resolución apelada y otorgó el registro de la marca TIFANNY (denominativa). 7. Tiffany and Company presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2177-2013/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 15 de julio de 2014 declaró infundada la demanda. 8.
Tiffany and Company presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. 9. Mediante la resolución de 6 de enero de 2015 la segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente: 1.
¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a) en lo referido a los criterios para la comparación entre dos signos distintivos denominativos de fantasía con similar estructura gráfico fonética, cuando el signo cuyo registro se solicita restringe el rango de los productos a distinguir en virtud al principio de especialidad? 2. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a) en lo referido a qué criterios de registrabilidad deben de aplicarse para cotejar el riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la Clase 3 y la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en función a los eventuales puntos de convergencia que pudieran existir en los canales de comercialización, tomando en cuenta que los productos de ambas clases podrían incidir en la salud de los consumidores? 3.
¿Cómo debe interpretarse el artículo 147 de la Decisión 486 en lo referido a los criterios a tomar en cuenta para que el titular de un signo distintivo acredite el legítimo y real interés de participación en el mercado que sirva de sustento para la presentación de una oposición andina? 4. ¿Cómo deben interpretarse los artículos 224, 225 y 228 de la Decisión 486 en lo referido a qué criterios a tomar en los casos que una marca ha sido declarada notoriamente conocida mediante una resolución administrativa; por cuánto tiempo se prolonga la protección de notoriedad otorgada por una resolución administrativa y, de ser el caso, si cesado el nivel de protección especial otorgado, qué criterios analizar para establecer si se mantiene o no el estatus de marca notoria? 3.
Argumentos de la demanda: 10. Tiffany and Company sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Existe prueba suficiente que demuestra que el signo TIFFANY (denominativo) es una marca notoriamente conocida. - La marca concedida TIFANNY de Farmindustria S.A. constituye una clara imitación de la marca notoriamente conocida TIFFANY, ya que reproduce la mayor parte de su estructura, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486. 4.
Argumentos de las contestaciones a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - Que la primera instancia administrativa señaló en la Resolución 721- 2012/CSD-INDECOPI que no se acreditó que la marca TIFFANY sea notoriamente conocida. Tiffany and Company jamás presentó recurso administrativo de apelación respecto al extremo que determinó que su marca no era notoriamente conocida.
Siendo ello así, dicha circunstancia no fue una cuestión controvertida al interior del proceso, por lo que no puede ser alegada como fundamento de la demanda. - Los productos hormonales comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo concedido a Farmindustria S.A. no se encuentran relacionados con los productos de la Clase 3 que distingue la marca TIFFANY; debido a su distinta naturaleza, finalidad y público al que se encuentra dirigido.
En consecuencia, no existe vinculación competitiva entre los productos confrontados, por lo que las marcas en conflicto no son susceptibles de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 12. Farmindustria contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Resulta viable la coexistencia de la marca TIFFANY, de la que es titular la parte demandante, con la marca TIFANNY que distingue única y exclusivamente productos hormonales comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Por lo tanto, la marca concedida a su favor no se encuentra comprendida en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Razón por la cual debe ser declarada infundada la demanda. 5. Argumentos de la sentencia de primera instancia: 13. Mediante sentencia de 15 de julio de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que si bien existen semejanzas fonéticas y gráficas entre los signos en conflicto es posible la coexistencia pacífica en el mercado sin que induzcan a riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 6.
Argumentos del recurso de apelación: 14. Tiffany and Company presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 1. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 147, 224, 225, 228 de la Decisión 486.
El Tribunal al realizar el estudio de los antecedentes de la solicitud resuelve que procede la interpretación solicitada. De oficio, se interpretará el artículo 136 literal h) de la Decisión 486[1]. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2.
Comparación entre marcas denominativas. 3. La oposición andina. Legítimo interés para oponerse. 4. La marca notoria. Prueba de notoriedad. El acto administrativo que declara la notoriedad. 5. Conexión competitiva entre productos de las Clases 3, 5 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas farmacéuticas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 15. En el presente caso, Farmindustria S.A. solicitó el registro del signo TIFANNY (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Tiffany and Company formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de sus marcas TIFFANY (Certificado 99773 - Perú) de la Clase 3, TIFFANY (Certificado 53081-C - Bolivia) de la Clase 3, TIFFANY (Certificado 149560-Colombia) de la Clase 3, TIFFANY (Certificado 3239-91-Ecuador) de la Clase 3, TIFFANY (Certificado 119388 – Perú) de la Clase 14 y TIFFANY (Certificado 150/1992 – Ecuador) de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.
Ante ello la Corte consultante solicita se aclare la consulta: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a) en lo referido a los criterios para la comparación entre dos signos distintivos denominativos de fantasía con similar estructura gráfico fonética, cuando el signo cuyo registro se solicita restringe el rango de productos a distinguir en virtud del principio de especialidad? 17.
Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 18.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[2]. 19.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.
Marca: SHERATON)”. 20. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 21. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 22.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.
Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[3] 23. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[4].
(…)”. 24. Por lo tanto, la Corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 25. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado TIFANNY (denominativo) y la marca registrada TIFFANY (denominativa). Por tal motivo es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas. 26. Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “(…) Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 27. De acuerdo a lo establecido por el Tribunal en el Proceso 23-IP-2014, el cotejo entre signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: – Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el tráfico mercantil. – Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. – Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. – Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo la marca es captada en el mercado. 28.
En el presente caso, si bien el signo solicitado TIFANNY (denominativo) y la marca registrada TIFFANY (denominativa) al graficarse tienen diferente conformación silábica -doble N en el signo solicitado y doble F en la marca registrada-, desde el punto de vista fonético, tienen la misma pronunciación, así como la ubicación de su sílaba tónica le da identidad sonora a la denominación. 29.
La Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TIFANNY (denominativo) y las marcas TIFFANY registradas a favor de Tiffany and Company, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
3. LA OPOSICIÓN ANDINA. LEGÍTIMO INTERÉS PARA OPONERSE. 30. La Corte consultante solicita que en la presente interpretación prejudicial debe aclararse lo siguiente: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 147 de la Decisión 486 en lo referido a los criterios a tomar en cuenta para que el titular de un signo distintivo acredite el legítimo y real interés de participación en el mercado que sirva de sustento para la presentación de la oposición andina? 31.
Este Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 140-IP-2014, respecto de la oposición andina ha esgrimido lo siguiente: “El artículo 146[5] de la Decisión 486 establece que quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de una marca. Para ello tiene un plazo de treinta días desde la publicación de la solicitud.
Asimismo, señala que, a solicitud de parte, la oficina nacional competente, en este caso la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos, otorgará por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Por su parte, el artículo 147 de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien solicitó primero el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
Precisamente, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponerla. Asimismo, dentro del Proceso 46-IP-2007[6], este Tribunal ha determinado que el interés legítimo para presentar oposiciones conforme al artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina surge de la concurrencia de dos requisitos: a) Acreditar que el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; y, b) Acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. Sobre la base de la legislación y jurisprudencia citada anteriormente, se advierte que el artículo 147 de la Decisión 486 amplía el interés legítimo para presentar oposiciones.
En efecto, matiza el principio de territorialidad del Derecho de marcas, permitiendo presentar oposiciones en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o a partir de registros concedidos en los demás Países Miembros. 1. Para responder de manera precisa la consulta realizada, el Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).
En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta)). (lo subrayado es nuestro) 2. De acuerdo al caso, la Sala consultante debe tener en cuenta que los requisitos para que proceda una oposición andina son: - que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, - que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo.
4. LA MARCA NOTORIA. PRUEBA DE NOTORIEDAD. EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA NOTORIEDAD. 3. Tomando en cuenta que en el presente caso Tiffany & Company alega en su demanda que el signo Tifanny (denominativo) solicitado por Farmindustria S.A. constituye una clara imitación de la marca notoriamente conocida Tiffany, ya que la reproduce en la mayor parte de su estructura; deviene necesario referirse a dicho tema. 4.
Ante ello, la Sala consultante precisa un cuestionamiento específico sobre el cual se procede a realizar la interpretación prejudicial: ¿Cómo deben interpretarse los artículos 224, 225 y 228 de la Decisión 486 en lo referido a qué criterios a tomar en los casos de una marca ha sido declarada notoriamente conocida mediante una resolución administrativa; por cuánto tiempo se prolonga la protección de notoriedad otorgada por una resolución administrativa y, de ser el caso, si cesado el nivel de protección especial otorgado, qué criterios analizar para establecer si se mantiene o no el estatus de marca notoria? 5.
Por lo tanto, este Tribunal tomará como referencia el Proceso 82-IP- 2013, en el que señaló lo siguiente: Concepto y prueba de los signos notorios: La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”.[7] Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca.
La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”[8]. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.[9] Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”.[10] 32.
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.[11] Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486.
Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Acto administrativo que declara la notoriedad 33. La consulta de la Corte respecto de la declaración de la notoriedad tiene dos aristas: 1. Cuánto tiempo puede prolongarse la protección de la notoriedad otorgada por una resolución administrativa. 2. Y, ante el cese del nivel de protección especial, qué criterios analizar para establecer si mantiene o no su estatus de notoria. 34.
Atendiendo a que en el presente caso nos encontramos ante una situación que amerita la actuación probatoria del titular de la marca, no se puede establecer un plazo específico a otorgar para gozar de notoriedad pues ésta debe subsistir en el tiempo mientras mantenga tal condición; máxime si el reconocimiento de la notoriedad proviene de su acreditación. La condición de notoria no aparece y/o desaparece intempestivamente, pues es producto de un esfuerzo empresarial en el tiempo y espacio. 35.
En ese sentido, la notoriedad de la marca no es un reconocimiento que se pueda otorgar por un plazo específico y permanezca en el tiempo, sino que puede perderse de facto, cuando la misma deja de ser conocida en el mercado, promocionada o difundida por su titular. De ese modo, el reconocimiento del estatus de notorio es un efecto de la existencia probada de tal virtud, de producirse lo contrario –desvanecimiento del reconocimiento por el consumidor en el mercado- se entiende que el estatus de notoria de la marca se ha desvanecido. 36.
En conclusión, si la autoridad nacional competente para declarar la notoriedad de una marca emite un acto administrativo teniendo en cuenta las pruebas debidamente aportadas por quien alega la notoriedad y se ha constatado la existencia de ese hecho en el mercado (la notoriedad en espacio y tiempo), podrá considerarse un acto administrativo oponible incluso en otras actuaciones administrativas que tengan relación con dicho periodo acreditado. 37.
De no probarse la notoriedad alegada, el Juez deberá pasar a analizar la conexión competitiva entre los productos que distinguen las Clases 3, 5 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza.
5. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 3, 5 Y 14 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. 38. Como parte del análisis a realizar, se verifica que el signo TIFANNY (denominativo) que ha sido solicitado por Farmindustria S.A. para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mientras que la marca registrada TIFFANY distingue productos de las Clases 3 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 39. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.
El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.
Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente[12]. 40.
Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”[13].
Las marcas farmacéuticas 41. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002). 42.
El Tribunal en su jurisprudencia ya se ha referido al registro de signos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que no sean farmacéuticos, manifestando que: “el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 5, que no sean farmacéuticos (…) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas” (Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial 2021 de 21 de febrero de 2012).
Sobre el tema, el Tribunal también ha manifestado que: “En principio, los productos farmacéuticos y los otros productos de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.
Lo anterior, porque éstos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica”.
(Proceso 35-IP-2011. Marca: “KILOL”, publicado en la Gaceta Oficial 1985 de 28 de septiembre de 2011). Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”. En este aspecto, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.
Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe hacer un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del signo solicitado, considerando que el mismo acompañará a una marca farmacéutica de productos que pueden ser adquiridos por el consumidor con fines de uso veterinario y lejos de acudir a la recuperación su salud, lo perjudique. 43.
El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, el Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
SEGUNDO: En el presente caso, si bien el signo solicitado TIFANNY (denominativo) y la marca registrada TIFFANY (denominativa) al graficarse tienen diferente conformación silábica -doble N en el signo solicitado y doble F en la marca registrada-, desde el punto de vista fonético, tienen la misma pronunciación, así como la ubicación de su sílaba tónica le da identidad sonora a la denominación. La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TIFANNY (denominativo) y las marcas TIFFANY registradas a favor de Tiffany and Company, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: En efecto, el Consultante debe tener en cuenta que los requisitos para que proceda una oposición andina son: i) que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, ii) que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo.
CUARTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
La Corte Consultante deberá considera que para declarar la notoriedad de una marca emite un acto administrativo teniendo en cuenta las pruebas debidamente aportadas por quien alega la notoriedad y se ha constatado la existencia de ese hecho en el mercado (la notoriedad en espacio y tiempo), podrá considerarse un acto administrativo oponible incluso en otras actuaciones administrativas que tengan relación con dicho periodo acreditado.
De no probarse la notoriedad alegada, el Juez deberá pasar a analizar la conexión competitiva entre los productos que distinguen las Clases 3, 5 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza.
QUINTO: La Corte Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 3, 5 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.
Tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la Clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más exigente y riguroso. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 107-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. [2] Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve.
En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.
Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [3] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [4] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. [6] Publicado en la Gaceta Oficial 1530 de 14 de agosto de 2007. [7] Otamendi, Jorge “Derecho de Marcas”, Ed. Lexis Nexis.
Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. [8] Fernández-Novoa, Carlos, op. cit. p. 32. [9] Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. [10] Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Fernández Novoa, Carlos “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 242 - 246. [13] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).