Año XXXII – Número 2605 Lima, 14 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 107-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 147, 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 136 literal h) de la misma norma; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Farmindustria S.A. Marca: TIFANNY (denominativa).

Expediente Interno: 7076-2013-01801-JR-CA-26 PROCESO 111-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia. Actor: Compañía Industrial Altiplano S.A. Marca: “K-NINO” (mixta).

Expediente Interno: 372-2014 PROCESO 115-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y e), 175, 176, 178 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Laboratorios Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. Lema comercial: “Dolor de cabeza severo asociado a migraña”. Expediente Interno: 2009-0051300 PROCESO 107-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 147, 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 136 literal h) de la misma norma; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Farmindustria S.A. Marca: TIFANNY (denominativa).

Expediente Interno: 7076-20130-1801-JR-CA-26. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 14/10/2015 2 de 42     EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 7076-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de febrero de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 7076-2013-0-1801-JR-CA-26.

El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Farmindustria S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ Tíffany and Company 2. Hechos: 1. El 7 de abril de 2011, Farmindustria S.A. solicitó el registro de la marca TIFANNY (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El extracto fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. El 14 de junio de 2011, Tiffany and Company formuló oposición manifestando lo siguiente: - Es titular de las siguientes marcas de producto: Marca TIFFANY - Clase 3 3 3 3 14 14 Certificado 99773 53081-C 149560 3239-91 119388 150/1992 País Perú Bolivia Colombia Ecuador Perú Ecuador La marca registrada es famosa y reconocida en el mundo, inclusive fue reconocida como notoria mediante Resolución 94969-DIPI de 22 de mayo de 1992, por lo que merece una protección especial.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 3 de 42     - La casa Tiffany & Company se remonta desde 1837 con su primera tienda en Broadway, New York, por lo que al ser la marca registrada conocida es muy fácil aprovecharse del valor comercial de ésta. Desde el punto de vista fonético, el signo solicitado y la marca registrada son similares. Es evidente la vinculación de los productos de las Clases 3 y 14 con la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adjuntó medios probatorios para acreditar sus afirmaciones. 3. El 6 de diciembre de 2011, Farmindustria S.A. absolvió el traslado de la oposición formulada por Tiffany and Company, señalando que limita los productos a ser distinguidos a los productos hormonales comprendidos dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Mediante Resolución 721-2012/CSD-INDECOPI de 2 de marzo de 2012, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Tiffany and Company, y denegó el registro del signo solicitado. 5. El 9 de abril de 2012, Farmindustria S.A. interpuso recurso de apelación, alegando que los signos confrontados pueden coexistir, toda vez que si bien éstos son semejantes, distinguen productos no vinculados sin generar riesgo de confusión entre el público consumidor.

Asimismo, solicita la suspensión del procedimiento administrativo por encontrarse en trámite la acción de cancelación por falta de uso que ha interpuesto contra la opositora. 6. Mediante Resolución 2177-2013/TPI-INDECOPI de 21 de junio de 2013, la Sala de Propiedad Intelectual revocó la resolución apelada y otorgó el registro de la marca TIFANNY (denominativa). 7.

Tiffany and Company presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2177-2013/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 15 de julio de 2014 declaró infundada la demanda. 8. Tiffany and Company presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. 9.

Mediante la resolución de 6 de enero de 2015 la segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente: 1. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a) en lo referido a los criterios para la comparación entre dos signos distintivos denominativos de fantasía con similar estructura gráfico fonética, cuando el signo cuyo registro se solicita restringe el rango de los productos a distinguir en virtud al principio de especialidad? 2.

¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a) en lo referido a qué criterios de registrabilidad deben de aplicarse para cotejar el riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la Clase 3 y la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en función a los eventuales puntos de convergencia que pudieran existir en los canales de comercialización, tomando en cuenta que los productos de ambas clases podrían incidir en la salud de los consumidores? GACETA OFICIAL 14/10/2015 4 de 42     3. 3.

¿Cómo debe interpretarse el artículo 147 de la Decisión 486 en lo referido a los criterios a tomar en cuenta para que el titular de un signo distintivo acredite el legítimo y real interés de participación en el mercado que sirva de sustento para la presentación de una oposición andina? 4. ¿Cómo deben interpretarse los artículos 224, 225 y 228 de la Decisión 486 en lo referido a qué criterios a tomar en los casos que una marca ha sido declarada notoriamente conocida mediante una resolución administrativa; por cuánto tiempo se prolonga la protección de notoriedad otorgada por una resolución administrativa y, de ser el caso, si cesado el nivel de protección especial otorgado, qué criterios analizar para establecer si se mantiene o no el estatus de marca notoria? Argumentos de la demanda: 10.

Tiffany and Company sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 4. - Existe prueba suficiente que demuestra que el signo TIFFANY (denominativo) es una marca notoriamente conocida. - La marca concedida TIFANNY de Farmindustria S.A. constituye una clara imitación de la marca notoriamente conocida TIFFANY, ya que reproduce la mayor parte de su estructura, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486.

Argumentos de las contestaciones a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - - Que la primera instancia administrativa señaló en la Resolución 7212012/CSD-INDECOPI que no se acreditó que la marca TIFFANY sea notoriamente conocida. Tiffany and Company jamás presentó recurso administrativo de apelación respecto al extremo que determinó que su marca no era notoriamente conocida.

Siendo ello así, dicha circunstancia no fue una cuestión controvertida al interior del proceso, por lo que no puede ser alegada como fundamento de la demanda. Los productos hormonales comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo concedido a Farmindustria S.A. no se encuentran relacionados con los productos de la Clase 3 que distingue la marca TIFFANY; debido a su distinta naturaleza, finalidad y público al que se encuentra dirigido.

En consecuencia, no existe vinculación competitiva entre los productos confrontados, por lo que las marcas en conflicto no son susceptibles de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 12. Farmindustria contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Resulta viable la coexistencia de la marca TIFFANY, de la que es titular la parte demandante, con la marca TIFANNY que distingue única y exclusivamente productos hormonales comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 5 de 42     - 5. Por lo tanto, la marca concedida a su favor no se encuentra comprendida en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Razón por la cual debe ser declarada infundada la demanda. Argumentos de la sentencia de primera instancia: 13. Mediante sentencia de 15 de julio de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que si bien existen semejanzas fonéticas y gráficas entre los signos en conflicto es posible la coexistencia pacífica en el mercado sin que induzcan a riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 6.

Argumentos del recurso de apelación: 14. Tiffany and Company presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 1. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 147, 224, 225, 228 de la Decisión 486.

El Tribunal al realizar el estudio de los antecedentes de la solicitud resuelve que procede la interpretación solicitada. De oficio, se interpretará el artículo 136 literal h) de la Decisión 4861.                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de GACETA OFICIAL 14/10/2015 6 de 42     C. CUESTIONES A INTERPRETAR D. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2.

Comparación entre marcas denominativas. 3. La oposición andina. Legítimo interés para oponerse. 4. La marca notoria. Prueba de notoriedad. El acto administrativo que declara la notoriedad. 5. Conexión competitiva entre productos de las Clases 3, 5 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas farmacéuticas. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 15. En el presente caso, Farmindustria S.A. solicitó el registro del signo TIFANNY (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Tiffany and Company formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de sus marcas TIFFANY (Certificado 99773 Perú) de la Clase 3, TIFFANY (Certificado 53081-C - Bolivia) de la Clase 3, TIFFANY (Certificado 149560-Colombia) de la Clase 3, TIFFANY (Certificado 323991-Ecuador) de la Clase 3, TIFFANY (Certificado 119388 – Perú) de la Clase 14 y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 7 de 42 TIFFANY (Certificado 150/1992 – Ecuador) de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 16. Ante ello la Corte consultante solicita se aclare la consulta: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a) en lo referido a los criterios para la comparación entre dos signos distintivos denominativos de fantasía con similar estructura gráfico fonética, cuando el signo cuyo registro se solicita restringe el rango de productos a distinguir en virtud del principio de especialidad? 17.

Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 18.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad2. 19. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 2 Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve.

En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 14/10/2015 8 de 42     El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON)”. 20. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 21. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 22. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.3                                                                                                                         3 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 9 de 42     23. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’4.

(…)”. 24. Por lo tanto, la Corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 25. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado TIFANNY (denominativo) y la marca registrada TIFFANY (denominativa). Por tal motivo es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas. 26. Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente:                                                                                                                         4 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/10/2015 10 de 42     “(…) Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 27. De acuerdo a lo establecido por el Tribunal en el Proceso 23-IP-2014, el cotejo entre signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: − − − − Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el tráfico mercantil. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo la marca es captada en el mercado. 28. En el presente caso, si bien el signo solicitado TIFANNY (denominativo) y la marca registrada TIFFANY (denominativa) al graficarse tienen diferente conformación silábica -doble N en el signo solicitado y doble F en la marca registrada-, desde el punto de vista fonético, tienen la misma pronunciación, así como la ubicación de su sílaba tónica le da identidad sonora a la denominación. 29.

La Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TIFANNY (denominativo) y las marcas TIFFANY registradas a favor de Tiffany and Company, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

3. LA OPOSICIÓN ANDINA. LEGÍTIMO INTERÉS PARA OPONERSE. 30. La Corte consultante solicita que en la presente interpretación prejudicial debe aclararse lo siguiente: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 147 de la Decisión 486 en lo referido a los criterios a tomar en cuenta para que el titular de un signo distintivo acredite el legítimo y real interés de participación en el mercado que sirva de sustento para la presentación de la oposición andina? 31.

Este Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 140-IP-2014, respecto de la oposición andina ha esgrimido lo siguiente: “El artículo 1465 de la Decisión 486 establece que quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda                                                                                                                         5 Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un GACETA OFICIAL 14/10/2015 11 de 42     desvirtuar el registro de una marca. Para ello tiene un plazo de treinta días desde la publicación de la solicitud. Asimismo, señala que, a solicitud de parte, la oficina nacional competente, en este caso la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos, otorgará por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Por su parte, el artículo 147 de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien solicitó primero el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

Precisamente, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponerla. Asimismo, dentro del Proceso 46-IP-20076, este Tribunal ha determinado que el interés legítimo para presentar oposiciones conforme al artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina surge de la concurrencia de dos requisitos: a) Acreditar que el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; y, b) Acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. Sobre la base de la legislación y jurisprudencia citada anteriormente, se advierte que el artículo 147 de la Decisión 486 amplía el interés legítimo para presentar oposiciones.

En efecto, matiza el principio de territorialidad del Derecho de marcas, permitiendo presentar oposiciones en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o a partir de registros concedidos en los demás Países Miembros. 32. Para responder de manera precisa la consulta realizada, el Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta)). (lo subrayado es nuestro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6 plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. Publicado en la Gaceta Oficial 1530 de 14 de agosto de 2007. GACETA OFICIAL 14/10/2015 12 de 42     33.

De acuerdo al caso, la Sala consultante debe tener en cuenta que los requisitos para que proceda una oposición andina son: - - 4. que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo. LA MARCA NOTORIA.

PRUEBA DE NOTORIEDAD. ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA NOTORIEDAD. EL ACTO 34. Tomando en cuenta que en el presente caso Tiffany & Company alega en su demanda que el signo Tifanny (denominativo) solicitado por Farmindustria S.A. constituye una clara imitación de la marca notoriamente conocida Tiffany, ya que la reproduce en la mayor parte de su estructura; deviene necesario referirse a dicho tema. 35.

Ante ello, la Sala consultante precisa un cuestionamiento específico sobre el cual se procede a realizar la interpretación prejudicial: ¿Cómo deben interpretarse los artículos 224, 225 y 228 de la Decisión 486 en lo referido a qué criterios a tomar en los casos de una marca ha sido declarada notoriamente conocida mediante una resolución administrativa; por cuánto tiempo se prolonga la protección de notoriedad otorgada por una resolución administrativa y, de ser el caso, si cesado el nivel de protección especial otorgado, qué criterios analizar para establecer si se mantiene o no el estatus de marca notoria? 36.

Por lo tanto, este Tribunal tomará como referencia el Proceso 82-IP-2013, en el que señaló lo siguiente: Concepto y prueba de los signos notorios: La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status GACETA OFICIAL 14/10/2015 13 de 42     implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”.7 Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca.

La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”8. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.9 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”.10 37.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.11 Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;                                                                                                                         7 8 9 10 11 Otamendi, Jorge “Derecho de Marcas”, Ed. Lexis Nexis.

Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. Fernández-Novoa, Carlos, op. cit. p. 32. Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/10/2015 14 de 42     b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Acto administrativo que declara la notoriedad 38. La consulta de la Corte respecto de la declaración de la notoriedad tiene dos aristas: 1. Cuánto tiempo puede prolongarse la protección de la notoriedad otorgada por una resolución administrativa. 2. Y, ante el cese del nivel de protección especial, qué criterios analizar para establecer si mantiene o no su estatus de notoria. 39.

Atendiendo a que en el presente caso nos encontramos ante una situación que amerita la actuación probatoria del titular de la marca, no se puede establecer un plazo específico a otorgar para gozar de notoriedad pues ésta debe subsistir en el tiempo mientras mantenga tal condición; máxime si el reconocimiento de la notoriedad proviene de su acreditación. La condición de notoria no aparece y/o desaparece intempestivamente, pues es producto de un esfuerzo empresarial en el tiempo y espacio. 40.

En ese sentido, la notoriedad de la marca no es un reconocimiento que se pueda otorgar por un plazo específico y permanezca en el tiempo, sino que puede perderse de facto, cuando la misma deja de ser conocida en el mercado, promocionada o difundida por su titular. De ese modo, el reconocimiento del estatus de notorio es un efecto de la existencia probada de tal virtud, de producirse lo GACETA OFICIAL 14/10/2015 15 de 42     contrario –desvanecimiento del reconocimiento por el consumidor en el mercadose entiende que el estatus de notoria de la marca se ha desvanecido. 41.

En conclusión, si la autoridad nacional competente para declarar la notoriedad de una marca emite un acto administrativo teniendo en cuenta las pruebas debidamente aportadas por quien alega la notoriedad y se ha constatado la existencia de ese hecho en el mercado (la notoriedad en espacio y tiempo), podrá considerarse un acto administrativo oponible incluso en otras actuaciones administrativas que tengan relación con dicho periodo acreditado. 42.

De no probarse la notoriedad alegada, el Juez deberá pasar a analizar la conexión competitiva entre los productos que distinguen las Clases 3, 5 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 3, 5 Y 14 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. 43. Como parte del análisis a realizar, se verifica que el signo TIFANNY (denominativo) que ha sido solicitado por Farmindustria S.A. para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mientras que la marca registrada TIFFANY distingue productos de las Clases 3 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 44. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente12.                                                                                                                         12 Fernández Novoa, Carlos “Fundamentos del Derecho de Marcas”.

Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 14/10/2015 16 de 42     45. Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al GACETA OFICIAL 14/10/2015 17 de 42     estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”13.

Las marcas farmacéuticas 46. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 48-IP2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002). 47.

El Tribunal en su jurisprudencia ya se ha referido al registro de signos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que no sean farmacéuticos, manifestando que: “el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 5, que no sean farmacéuticos (…) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas” (Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial 2021 de 21 de febrero de 2012).

Sobre el tema, el Tribunal también ha manifestado que: “En principio, los productos farmacéuticos y los otros productos de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Lo anterior, porque éstos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica”.

(Proceso 35-IP-2011. Marca: “KILOL”, publicado en la Gaceta Oficial 1985 de 28 de septiembre de 2011). Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni                                                                                                                         13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 14/10/2015 18 de 42     farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”. En este aspecto, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe hacer un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del signo solicitado, considerando que el mismo acompañará a una marca farmacéutica de productos que pueden ser adquiridos por el consumidor con fines de uso veterinario y lejos de acudir a la recuperación su salud, lo perjudique. 48.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, el Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: En el presente caso, si bien el signo solicitado TIFANNY (denominativo) y la marca registrada TIFFANY (denominativa) al graficarse tienen diferente conformación silábica -doble N en el signo solicitado y doble F en la marca registrada-, desde el punto de vista fonético, tienen la misma pronunciación, así como la ubicación de su sílaba tónica le da identidad sonora a la denominación. La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TIFANNY (denominativo) y las marcas TIFFANY registradas a favor de Tiffany and Company, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: En efecto, el Consultante debe tener en cuenta que los requisitos para que proceda una oposición andina son: i) que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, GACETA OFICIAL 14/10/2015 19 de 42     ii)

CUARTO: que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La Corte Consultante deberá considera que para declarar la notoriedad de una marca emite un acto administrativo teniendo en cuenta las pruebas debidamente aportadas por quien alega la notoriedad y se ha constatado la existencia de ese hecho en el mercado (la notoriedad en espacio y tiempo), podrá considerarse un acto administrativo oponible incluso en otras actuaciones administrativas que tengan relación con dicho periodo acreditado.

De no probarse la notoriedad alegada, el Juez deberá pasar a analizar la conexión competitiva entre los productos que distinguen las Clases 3, 5 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO: La Corte Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 3, 5 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

Tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la Clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más exigente y riguroso. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 14/10/2015 20 de 42     José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 111-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia.

Actor: Compañía Industrial Altiplano S.A. Marca: “K-NINO” (mixta). Expediente Interno: 372-2014. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia.

VISTOS: El Oficio C.A.C. 34-2015 de 24 de febrero de 2015, recibido vía courier el 10 de marzo de 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 372-2014. El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: 2. Demandante: Compañía Industrial del Altiplano S.A. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) Estado Plurinacional de Bolivia. Tercero interesado: Miguel Serrano Cronembold. Antecedentes: GACETA OFICIAL 14/10/2015 21 de 42       1. El 17 de abril de 2012, Compañía Industrial Altiplano S.A. solicitó el registro del signo K-NINO (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia 390 con el número de publicación 154457. 3. El 10 de agosto de 2012, Miguel Serrano Cronembold presentó oposición sobre la base de su marca registrada K-NINO (mixta) que distingue productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Mediante Resolución Administrativa 28-2013 de 28 de febrero de 2013 se declaró fundada la oposición planteada y se denegó el registro solicitado. 5.

Compañía Industrial Altiplano S.A. presentó recurso de revocatoria contra la anterior resolución administrativa. 6. Mediante la Resolución Administrativa DPI-OP-REV 79-2013 de 2 de mayo de 2013, se declaró infundado el recurso de revocatoria y, en consecuencia, se confirmó la resolución anterior. 7. Compañía Industrial Altiplano S.A. presentó recurso jerárquico en contra de la mencionada resolución. 8.

Mediante Resolución Administrativa DGE-OP-J-99NN-2013 de 2 de octubre 2013 se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Compañía Industrial Altiplano S.A. 9. El 30 de abril de 2014, Compañía Industrial Altiplano S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, a fin de anular la Resolución Administrativa DGE-OP-J-99NN-2013. 10.

Mediante Resolución 299 de 10 de noviembre de 2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 11.

Compañía Industrial Altiplano S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - -   Se debe tener presente que para el cotejo de marcas mixtas, el análisis de fondo deberá ser realizado con mayor cuidado que una simple comparación denominativa, debiéndose considerar los elementos de las marcas mixtas de forma integral, como una unidad, centrándose sobre todo en la posición del público consumidor.

No se analizó si las marcas tienen distintos elementos, colores o tipografía que en su conjunto denoten su distintividad, y no de forma aislada como simples denominaciones, por lo que si se descartó el elemento gráfico en beneficio del elemento denominativo, se debió justificar técnicamente esta posición. GACETA OFICIAL 14/10/2015 22 de 42       - - - 4.

La marca opositora comprende la figura de un perro sugiriendo al consumidor la figura física completa de un perro atravesado, en cambio la marca solicitada evoca en la mente del consumidor medio la figura de una huella de perro sobre la “i” y, entre las letras K y NINO, un hueso, lo que vuelve a ambas marcas ampliamente diferentes entre sí. La combinación de colores tampoco es la misma ya que los de la marca solicitada son azul réflex, fucsia y blanco, mientras que los de la marca opositora son amarillo, rojo, blanco y negro.

En relación con la tipografía de las marcas, éstas tienen caracteres con estilo diferente y difieren en cuanto a la fuente, diseño y tamaño de las letras. Las marcas confrontadas al pertenecer a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud del principio de especialidad, los productos designados por la marca solicitada (Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza) son altamente distintos a los del opositor (Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza).

Los productos designados en la solicitud de registro no necesariamente comparten los mismos canales de comercialización que los productos del opositor pues en un negocio veterinario no se venderán necesariamente productos fungicidas o herbicidas, en cambio, los productos de alimentos sí estarán en las veterinarias. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 12.

El SENAPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - - - - -   Teniendo en cuenta que ambos signos tratan de marcas mixtas, siendo las palabras de mayor percepción por ser las que pronunciará el consumidor al momento de solicitarlas, se evidencia que es el elemento denominativo el predominante siendo los diseños de las letras y colores elementos estéticos secundarios.

Así, entre los elementos denominativos de las marcas confrontadas se evidencia identidad ortográfica y fonética al emplear ambos las mismas letras y el mismo orden y disposición. Respecto de los colores utilizados y los diseños empleados por ambas marcas que se encuentran en segundo plano de percepción, se debe admitir que ambas contienen colores diferentes.

Sin embargo, ambas emplean elementos gráficos que evocan ideas similares, vale decir, productos relacionados con canes. Por lo que aún en el plano gráfico se evidencia similitud ideológica, simulando una simple variación del signo opositor. Del cotejo sucesivo, se percibe que las marcas en conflicto dejan un recuerdo similar en la mente del consumidor.

Por lo tanto, atendiendo a las semejanzas mayores, se concluye que los signos en conflicto son fácilmente confundibles por un consumidor medio. Así, el signo solicitado puede inducir a un riesgo de confusión y de asociación con el signo opositor, por lo que no goza de suficiente capacidad distintiva extrínseca requerida para su registro. Aun encontrándose en Clases diferentes, la generalidad de productos protegidos por el solicitante, referidos a “productos farmacéuticos y veterinarios” (Clase 5) guardan conexión competitiva con los productos “alimentos para animales” del opositor (Clase 31), generando además riesgo de asociación. En presencia de la conexión competitiva y las similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas entre los signos en conflicto, se evidencia el riesgo de confusión directa y de asociación, por lo que el signo solicitado se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 23 de 42       B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. Procede la interpretación solicitada únicamente respecto del artículo 136 literal a). CUESTIONES A INTERPRETAR C. 1. 2. 3.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Comparación entre marcas mixtas. Análisis de registrabilidad de signos que distinguen productos farmacéuticos y veterinarios.

Conexión competitiva entre las Clases 5 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 14. En el presente caso, Compañía Industrial Altiplano S.A. solicitó el registro del signo K-NINO (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ante ello Miguel Serrano Cronembold presentó oposición sobre la base de su marca registrada K-NINO (mixta) que distingue productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 15. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(…).

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 2   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/10/2015 24 de 42       Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser   GACETA OFICIAL 14/10/2015 25 de 42       inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la                                                                                                                         3 4 5   Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/10/2015 26 de 42       percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.                                                                                                                         6 7   Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 14/10/2015 27 de 42       En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8.

(…)”. 16. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. 17. En el presente caso, el signo solicitado es K-NINO (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, contra dicho registro se opuso la marca registrada K-NINO (mixta) usada para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos.

Para fines ilustrativos se procede a reproducir los signos confrontados: Signo solicitado Marca registrada 18. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.9 19. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos                                                                                                                         8 9   Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/10/2015 28 de 42       por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 20. La Sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. 21. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas.

Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 22. En ese orden de ideas, la Sala consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el singo solicitado a registro K-NINO (mixto) y la marca registrada K-NINO (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

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3. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 5 Y 31 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 23. El proceso interno versa respecto del signo solicitado K-nino (mixto) para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios” de la Clase 5 de Clasificación Internacional de Niza; mientras que la marca registrada K-nino (mixta) se usa para distinguir “alimentos para animales” de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 24.

El Tribunal en su jurisprudencia ya se ha referido al registro de signos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que no sean farmacéuticos, manifestando que: “el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 5, que no sean farmacéuticos (…) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas” (Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial 2021 de 21 de febrero de 2012). 25.

Sobre los productos de la Clase 5 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan.

La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente. 26. Sobre el tema, el Tribunal también ha manifestado que: “En principio, los productos farmacéuticos y los otros productos de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Lo anterior, porque éstos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica”.

(Proceso 35-IP-2011. Marca: “KILOL”, publicado en la Gaceta Oficial 1985 de 28 de septiembre de 2011). 27. Por ello, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 4-IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 48IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de   GACETA OFICIAL 14/10/2015 30 de 42       dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”. 28.

En este aspecto, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe hacer un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del signo solicitado, considerando que el mismo acompañará a una marca farmacéutica de productos que pueden ser adquiridos por el consumidor con fines de uso veterinario y lejos de acudir a la recuperación de la salud de su mascota, lo perjudique.

Conexión competitiva entre las Clases 5 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 29. La demandante alega en su escrito que los signos que son materia de confrontación en virtud del principio de especialidad y al pertenecer los productos en diferentes Clases de la Clasificación Internacional de Niza, son altamente distintos. 30. Conforme ha señalado el Tribunal: “se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso 35-IP-2011). 31. En ese sentido, conforme lo ha afirmado el Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 135-IP-2012, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a)   La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la GACETA OFICIAL 14/10/2015 31 de 42       limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”10 32.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Sala consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.                                                                                                                         10   TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 14/10/2015 32 de 42 COMUNIDAD ANDINA       EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA EMITE PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado K-NINO (mixto) y la marca registrada K-NINO (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La Sala Consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos K-NINO de la Clase 5 de Clasificación Internacional de Niza y K-NINO de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

TERCERO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 5 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca. Tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más exigente y riguroso.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA   Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 14/10/2015 33 de 42       José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 115-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y e), 175, 176, 178 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Laboratorios Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. Lema comercial: “Dolor de cabeza severo asociado a migraña”. Expediente Interno: 2009-00513-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 762 de 12 de marzo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00513-00. El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno:   Demandante: Laboratorios Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. GACETA OFICIAL 14/10/2015 34 de 42       Tercero Interesado: Glaxo Smith Kline Colombia S.A. 2. Hechos: 1. El 11 de julio de 2008, Laboratorios Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. (en adelante, “LAFRANCOL”), solicitó el registro del lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña” como complemento de la marca SEVEDOL, que distingue productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 596 de 30 de septiembre de 2008. 3. El 7 de noviembre de 2008, Glaxo Smith Kline Colombia S.A. presentó oposición contra la solicitud de registro del lema comercial alegando la falta de distintividad del mismo. 4. Mediante Resolución 4679 de 30 de enero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por Glaxo Smith Kline Colombia S.A. y denegó el registro del lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña”. 5.

Contra dicha Resolución, LAFRANCOL interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 6. El 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 15054 por medio de la cual resolvió el recurso de reposición presentado contra la Resolución 4679 de 30 de enero de 2009, confirmándola y concediendo el recurso de apelación interpuesto. 7.

El 30 de abril de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 21944 mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la Resolución 4679. 8. El 8 de septiembre de 2009, LAFRANCOL interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas que denegaron el registro solicitado. 9.

El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial. 3. Argumentos de la demanda: 10. LAFRANCOL sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:   - El lema presentado a registro es novedoso porque no existe ninguno otro similar o idéntico registrado en la actualidad.

Así, LAFRANCOL ostentaría el derecho exclusivo sobre lemas comerciales muy similares al discutido en el presente trámite. - Se puede señalar que el lema comercial solicitado, observado como un todo, posee el carácter distintivo y no se encuentra incurso en ninguna de las GACETA OFICIAL 14/10/2015 35 de 42       causales que estableció la SIC a través de las resoluciones que decidieron sobre la inviabilidad del registro del lema comercial solicitado “Dolor de cabeza severo asociado a migraña”. 11. - El lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña” observado como un todo, vale decir, en su conjunto, es un signo capaz de distinguirse de los demás productos que existen en el mercado, luego LAFRANCOL tiene derecho a acceder a su registro. - El lema comercial solicitado “Dolor de cabeza severo asociado a migraña” cumple con todos los requisitos de registrabilidad establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

LAFRANCOL ostenta la titularidad de lemas comerciales similares al solicitado, a saber: - SEVEDOL LA FÓRMULA ESPECIALIZADA CONTRA TODO TIPO DE DOLOR DE CABEZA. Clase 5. Certificado 341269. Vigente hasta el 28 de abril de 2017. - EL TRIPLE PODER CONTRA DOLORES DE CABEZA (ASOCIADO A LA MARCA SEVEDOL). Clase 5. Certificado 382306. Expediente 08-071517.

Vigente hasta el 28 de abril de 2017. - SEVEDOL CONTRA DOLORES DE CABEZA. Clase 5. Certificado 355614. Expediente 05-96930. Vigente hasta el 31 de agosto de 2016. - SEVEDOL CONTRA LOS DOLORES MUSCULARES. Clase 5. Certificado 239791. Expediente 00-92992. Vigente hasta el 13 de agosto de 2011. - SEVEDOL CONTRA LA MIGRAÑA. Clase 5. Certificado 239792.

Expediente 00-92991. Vigente hasta el 13 de agosto de 2011. 4. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 12. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda y manifestó lo siguiente:   − El lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña” solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, además de no reunir los requisitos exigidos, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486, toda vez que dicho lema comercial describe una finalidad de productos farmacéuticos y medicamentos, como es eliminar el dolor de cabeza severo asociado a migraña. Por lo tanto, el lema solicitado no resulta distintivo, tratándose de un signo descriptivo. − El lema comercial en debate no posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por tanto, tampoco es susceptible de ser registrado por la oficina nacional competente.

En consecuencia, los actos administrativos acusados expedidos por la SIC no son nulos, se ajustan de pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables y no violentan normas de carácter superior, legal ni supranacional, como aduce la parte demandante. GACETA OFICIAL 14/10/2015 36 de 42       B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13.

La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y e), 136, 175, 176, 178 y 179 de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada, con excepción del artículo 136 de la normativa en mención1. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.

Requisitos para el registro del lema comercial. La distintividad. Signos descriptivos. Signos laudatorios. Signos farmacéuticos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. EL LEMA COMERCIAL. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS AL REGISTRO DE LOS LEMAS COMERCIALES. 14. Es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista de que el signo solicitado a registro consiste en el lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña”. 15. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

Se recalca, de acuerdo al artículo 176 de la Decisión 486, que el lema comercial necesariamente deberá acompañar a una marca, de esta manera, en la solicitud de registro, se deberá especificar el signo solicitado o marca registrada con la cual se usará el lema comercial. 16. Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de                                                                                                                         1   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. GACETA OFICIAL 14/10/2015 37 de 42       ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará” (Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 949 de 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP” mixta). 17.

Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben considerar las siguientes precisiones: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar el signo solicitado para registro o la marca registrada con la cual se usará (artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia (artículo 178 de la Decisión 486).

Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. - El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486). (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA. 18. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales.

2. REQUISITOS PARA DISTINTIVIDAD. 19. En el caso en análisis se solicita el registro del lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña”. La Sala solicitante deberá tener en cuenta los requisitos para proceder al registro del lema comercial en mención que se proceden a detallar: EL REGISTRO DEL LEMA COMERCIAL. LA En la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 2-IP-2014, este Tribunal ha afirmado que, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial. 20. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente   GACETA OFICIAL 14/10/2015 38 de 42       aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1146 de 1 de diciembre de 2004, marca: DIADICON). 21. Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son: La susceptibilidad de representación gráfica, “es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales”. (Proceso 160-IP-2011, ya citado). La distintividad, de acuerdo a lo manifestado por este Tribunal, “La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro de marcas debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio”.

(Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. El signo salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 39 de 42       22. Por lo tanto, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a la migraña” cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 3.

SIGNOS DESCRIPTIVOS. SIGNOS LAUDATORIOS. 23. El Tribunal abordará el tema de los signos descriptivos y laudatorios, en virtud a que en el proceso interno se debate la procedencia del registro del lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña”. Para ello, debe considerarse la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 2-IP-2014 ya citado que preceptúa lo siguiente: Signo Descriptivo Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Signo Laudatorio Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. A manera didáctica, se hace referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de una publicidad excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o comparación con otros competidores.

El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27IP-2001, G.O.A.C. 686 de 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE   GACETA OFICIAL 14/10/2015 40 de 42       FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 189 de 15 de septiembre de 1995).

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular, de esta manera en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por palabras descriptivas o expresiones laudatorias dichas palabras al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 24.

Por lo tanto, el signo formado por palabras descriptivas o laudatorias es registrable si en conjunto es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el lema comercial solicitado “Dolor de cabeza severo asociado a migraña” es descriptivo o está conformado únicamente por términos laudatorios y si éstos cumplen con el requisito de distintividad para acceder al registro. 4.

SIGNOS FARMACÉUTICOS. 25. Debe considerarse además que el lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña” ha sido solicitado por Laboratorios Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. como complemento de la marca SEVEDOL que distingue productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 26. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto por el ámbito de aplicación del lema comercial, que es para productos farmacéuticos.

Para ello, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 4-IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”.

El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 48IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen de signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002).

GACETA OFICIAL 14/10/2015 41 de 42       Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos. Por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”. 27. De ello se concluye que, la Sala consultante deberá brindar un mayor énfasis al realizar el análisis de distintividad sobre el lema comercial.

Es decir, un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del lema comercial solicitado, considerando que el mismo acompañará a una marca farmacéutica de productos que pueden ser adquiridos por el consumidor y lejos de acudir a la recuperación de su salud, lo perjudique. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña”, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos.

Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas o expresiones laudatorias es registrable si el conjunto es distintivo. De esta manera, el juez consultante debe establecer si el lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña” es descriptivo, si está conformado por expresiones laudatorias o si está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo.

CUARTO: La Sala Consultante deberá brindar un mayor énfasis al realizar el análisis de distintividad sobre el lema comercial solicitado. Es decir, un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del lema comercial solicitado, considerando que el mismo GACETA OFICIAL 14/10/2015 42 de 42       acompañará a una marca farmacéutica de productos que pueden ser adquiridos por el consumidor y lejos de acudir a la recuperación de su salud, lo perjudique.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú