TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 183-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 154, 238, 245, 246, 247 y 249 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú Apelante: REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Asunto: “Infracción de Derechos de Propiedad Industrial”.

Expediente Interno: 00393-2011-0-1801-JR-CA-05. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 393-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00393-2011-0-1801-JR-CA-05.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 26 de febrero del 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes: Apelante: REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 26 de octubre de 2009, Adidas AG, interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en contra de Representaciones Herov S.A.C., manifestando ser titular de la marca “ADIDAS” (denominativa) que distingue productos de la Clase 14 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Alegó que: “(…) ha tomado conocimiento de que la emplazada viene importando relojes con la denominación “acliclas”, la cual resulta confundible con su marca registrada”. Afirmó que: “(…) la importación se ha realizado mediante DUA 118-09-10-249123-01-2-00 y los productos infractores se encuentran en el depósito de almacenamiento de Ransa Comercial”.

La Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 27 de octubre de 2009 tuvo por interpuesta la denuncia y dispuso que se corra traslado de la acción a Representaciones Herov S.A.C. por el término de cinco días hábiles; ordenó que se practique la diligencia de inspección a la Terminal de Almacenamiento Ransa Comercial; dictó la medida cautelar de inmovilización de los productos correspondientes a la DUA 118-09-10-249123-01-2-00 hasta que se practiquen las diligencias; y, dictó la medida cautelar de cese de uso del signo constituido por el signo “ACLICLAS” (mixto) y escritura usado en forma aislada o conjuntamente con otros elementos que se le pudiera haber adicionado para distinguir productos incluidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 28 de octubre de 2009, ratificó las medidas cautelares dictadas en la providencia de 27 de octubre de 2009. El 29 de octubre de 2009, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el terminal de almacenamiento de Ransa Comercial. El 2 de noviembre de 2009, Representaciones Herov S.A.C., solicitó se convoque a las partes a una Audiencia de Conciliación. La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 4 de noviembre de 2009, requirió a Representaciones Herov S.A.C. cumpla con subsanar omisiones; y, citó a las partes a audiencia de conciliación a llevarse a cabo el 17 de noviembre de 2009.

El 17 de noviembre de 2009, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, no obstante las partes no llegaron a ningún acuerdo conciliatorio, razón por la cual se dio por concluida la diligencia. La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 24 de noviembre de 2009, declaró rebelde a Representaciones Herov S.A.C. al no haber cumplido con el requerimiento de 4 de noviembre de 2009.

La Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución 0168-2010/CSD-INDECOPI de 25 de enero de 2010 declaró fundada la acción por infracción interpuesta por Adidas AG, prohibió a Representaciones Herov S.A.C. el uso de los signos ACLICLAS (mixto) y logotipo y “NEW ACLICLAS” y logotipo (mixto); dispuso el comiso definitivo de los productos incautados; sancionó a la emplazada con una multa equivalente a 8 U.I.T.; dispuso que la emplazada asuma el pago de costas y costos incurridos por la accionante y desestimó los pedidos de cierre de local y retiro de los circuitos comerciales formulados por la accionante.

En contra de la Resolución 0168-2010/CSD-INDECOPI de 25 de enero de 2010 Representaciones Herov S.A.C. presentó recurso de apelación. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 0018-2011/TPI-INDECOPI de 5 de enero de 2011 confirmó la Resolución 0168-2010/CSD-INDECOPI de 25 de enero de 2010. El 24 de enero de 2011, Representaciones Herov S.A.C., presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de las Resoluciones 0018-2011/TPI-INDECOPI, de 5 de enero de 2011 y 0168-2010/CSD-INDECOPI de 25 de enero de 2010.

El 21 de junio de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa. El 31 de julio de 2012, mediante Sentencia, Resolución Número 7, el Quinto Juzgado Permanente Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por Representaciones Herov S.A.C. El 27 de noviembre de 2013, Representaciones Herov S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 31 de julio de 2012.

Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Dentro de su petición requiere a este Tribunal se pronuncie respecto a: Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes, en cuanto a su comercialización. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. Representaciones Herov S.A.C., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Manifiesta que: “(…) en virtud del tratado de libre comercio con la República Popular China importaron 14.040 relojes pulsera con el signo ACLICLAS con la DUA 118-09-10-249123-01-2-00 que nada tiene en común con la marca ADIDAS cuyo titular ADIDAS AG formuló denuncia sin ningún fundamento legal por lo que INDECOPI, dictó la medida de decomiso de mercadería con un signo diferente ACLICLAS Y NEW ACLICLAS”.

Alega que no existe semejanza gráfica, ni fonética entre las marcas en conflicto, ya que no habría forma alguna en la que el comprador pudiera confundir la marca ADIDAS (denominativa) con ACLICLAS ni NEW ACLICLAS (mixtas). Arguye que: “(…) al decomisarles la mercadería no se ha comercializado ni obtenido ningún provecho económico como dice INDECOPI falsamente, además que el precio de cada reloj es centavos; sin embargo, INDECOPI manifiesta que cada reloj valdría S/. 20.00 siendo los relojes de plástico nadie en su sano juicio pagaría esa suma y además un reloj ADIDAS no se comercializa en el Perú solo zapatillas”.

Enuncia que: “(…) INDECOPI comete evidente infracción administrativa porque con Expedientes 279717 y 342310-2008, ya se había pronunciado sobre este caso, sin embargo abre un nuevo expediente, sancionándolos a su vez con decomiso, multa y pretende que paguen costos y costas, lo cual es un flagrante abuso del derecho contrario a la Constitución ya que la multa de 8 U.I.T. es confiscatoria, al ser una empresa pequeña que no tiene capital”.

Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Analiza que: “(…) la demandante omite sustentar la supuesta nulidad de la Resolución impugnada en alguna infracción normativa y tan solo apoya su pretensión en su deseo desesperado, sin asidero fáctico ni jurídico, de cambiar el sentido de la misma”.

Afirma que: “(…) el actor no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la Resolución del Tribunal del INDECOPI, al declarar fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta en su contra por el uso indebido de los signos (mixtos), ACLICLAS y logotipo y NEW ACLICLAS y logotipo”. Sostiene que “(…) se debe tener en cuenta de manera preliminar que al momento de evaluar si dos signos son confundibles al grado de inducir a confusión al consumidor, se debe tener en cuenta dos factores: (i) la identidad, similitud o vinculación de los servicios o productos que identifican; y, (ii) la identidad o similitud de los signos en sí”.

Argumenta que “(…) debe partirse de la impresión en conjunto que cada uno de ellos puede tener en el momento que el consumidor analiza los signos “ACLICLAS” y logotipo y “NEW ACLICLAS” y logotipo, cotejándolo con el recuerdo más o menos vago que poseerá de la marca registrada “ADIDAS”, dejándose llevar por la impresión general de los mismos”.

Agrega que: “(…) es evidente la semejanza gráfica y como consecuencia de ella la identidad fonética existente entre los signos en conflicto; así mismo, se aprecia que los signos referidos contienen una denominación relevante que coincide en prácticamente todas sus letras y que se encuentran escritas en letras minúsculas de igual tipo”. Señala que: “(…) es de advertir la forma cómo están presentadas las letras “C” y “L” que conforman la denominación acliclas en los signos empleados por la demandante; apreciándose que si dichas letras se encuentran en minúsculas y bastantes juntas, pueden fácilmente ser percibidas como una letra “d” también minúscula; produciéndose que el consumidor lea dicha denominación como “adidas”, que es precisamente el término que constituye la marca registrada infringida”.

Que “(…) las semejanzas gráficas y la identidad fonética generada como consecuencia de aquella, existentes entre los signos confrontados, dará lugar al supuesto de confusión directa puesto que los signos mixtos “acliclas” y logotipo y “New acliclas” y logotipo presentan características que los hace confundibles con la marca registrada “ADIDAS” (denominativa), siendo imposible su coexistencia sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor”.

Sostiene que: “(…) en los expedientes 279717-2006 y 342310-2008 no se ha tramitado procedimientos de infracción de derechos de propiedad industrial; ya que en el expediente 279717-2006 se tramitó la solicitud de registro del signo “ACLICLAS” y logotipo (mixto); y en el expediente 342310-2008 se tramitó la solicitud de registro presentada por la parte demandante respecto del signo “NEW ACLICLAS” y logotipo (mixto)”. c. Sentencia de Primera Instancia. El Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que “(…) la parte actora sí incurrió en la infracción administrativa alegada por el INDECOPI, teniendo en cuenta que se ha infringido lo establecido en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075, llegando a la conclusión de que la apreciación sucesiva de las letras de la marca “acliclas” considerando su aspecto en conjunto es semejante a la apreciación sucesiva de la marca “adidas”; teniendo en cuenta que los productos detectados son relojes deportivos, que constituyen accesorios al atuendo deportivo, que comercializa principalmente la marca “Adidas”; con lo cual se puede suponer que existen otros indicios que rodean el hecho atribuido, es decir, que se ha ejercido comercio con marcas que generan confusión en el público consumidor”.

Argumentos del Recurso de Apelación: 22. Representaciones Herov S.A.C., dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: Afirma que: “(…) la sentencia recurrida tiene los siguientes errores: in procedendo, al no observarse el principio de valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, se ha vulnerado el derecho de prueba de Representaciones Herov S.A.C.; e, in iudicando, ya que se han interpretado erróneamente las disposiciones contenidas en el artículo 10 de la Ley No. 27444 que se le atribuye haber usado en el comercio un signo similar a otro, lo cual es un imposible jurídico, ya que la mercadería se incautó ilegalmente y nunca han sido usados en el comercio los productos importados”.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio los artículos 154, 238, 245, 246, 247 y 248 de la de la Decisión 486.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos de Propiedad Industrial. B. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial.

Reglas de comparación de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. D. La medida cautelar. La multa. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el caso en análisis, Adidas AG, interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en contra de Representaciones Herov S.A.C., por eventual infracción en contra de su marca “ADIDAS” (denominativa) por usar el signo “ACLICLAS” (mixto), por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca.

El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho de marca y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que: “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1177, de 22 de marzo de 2005).

Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución interna Nº 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año).

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.

La prohibición prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance.

Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.

Por lo tanto, la expresión “usar” en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio. Sin embargo, resulta necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo.

El titular de un registro de marca está facultado a iniciar acciones en contra de cualquier tercero no autorizado, solicitando a la autoridad nacional competente que cese el uso, así como a la respectiva imposición de las sanciones correspondientes. B. CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. Se analizará lo relacionado a la confusión de marcas con la finalidad de que el Juez consultante pueda cotejar la marca registrada ADIDAS (denominativa), respecto del signo utilizado en el mercado por la demandada ACLICLAS (mixta). La identidad y la semejanza.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. En este orden de ideas y aplicando esos criterios, la Corte consultante debe además establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de esta manera, establecer si la sociedad demandada, ha cometido una infracción del derecho de marcas, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. En el presente caso se analiza una infracción de derechos de marcas en donde el signo registrado es ADIDAS (denominativo) mientras que el signo infractor es ACLICLAS (mixto), en razón de lo cual se analizará el tema relacionado con la comparación entre signos denominativos y mixtos. Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente: “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. (…)”. La Corte consultante, deberá en primer término analizar cuál es el elemento predominante en el signo que se utiliza por el demandado, para verificar si es confundible con la marca previamente registrada.

C. LA MEDIDA CAUTELAR. LA MULTA. Representaciones Herov S.A.C. afirma que el INDECOPI cometió una evidente infracción administrativa ya que con los Expedientes 279717 y 342310-2008, ya se había pronunciado sobre este caso, sin embargo abrió un nuevo expediente, sancionándolos a su vez con decomiso, multa y pretende que paguen costos y costas, por lo cual es acertado hacer mención al tema de la medida cautelar y la multa.

Respecto a las medidas cautelares el Tribunal se ha manifestado en la Interpretación Prejudicial de, emitida en el proceso N° 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de “Medidas cautelares: Los artículos 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial.

El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: Impedir la comisión de la infracción. Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.

Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas (artículo 247).

También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246)”. De igual manera el Tribunal ha sostenido que: “Con relación a lo previsto en el artículo 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, el cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales”.

La autoridad nacional cuenta con la herramienta legal para ordenar medidas cautelares, que impidan la infracción así como de las eventuales consecuencias que pudiera generar la conducta en contra del titular de un derecho de propiedad industrial. Por su parte, el título XV de la Decisión 486, en lo relacionado a las acciones por infracciones de derechos, no contempla expresamente la posibilidad de aplicar, ya sea de oficio o a petición de parte sanciones, en razón de lo cual debe aplicarse el denominado principio de complemento indispensable.

En tal sentido, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. Por lo tanto, el Juez nacional, en apego a su normativa interna, revisará los lineamientos para ratificar la medida cautelar que se adoptó, así como para fijar la multa que puede ser impuesta al infractor por el uso no autorizado de una marca de conformidad con su legislación nacional.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a riesgo de confusión.

SEGUNDO: La confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

TERCERO: Con relación a lo previsto en el artículo 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, el cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

El título XV de la Decisión 486, en lo relacionado a las acciones por infracciones de derechos, no contempla expresamente la posibilidad de aplicar, ya sea de oficio o a petición de parte sanciones, en razón de lo cual debe aplicarse el denominado principio de complemento indispensable. El Juez nacional, en apego a su normativa interna, revisará los lineamientos para fijar la multa que puede ser impuesta al infractor por el uso no autorizado de una marca de conformidad con su legislación nacional.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 183-IP-2014