Año XXXII – Número 2608 Lima, 14 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 183-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 154, 238, 245, 246, 247 y 249 de la misma norma andina.

Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú Apelante: REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Asunto: “Infracción de Derechos de Propiedad Industrial”.

Expediente Interno: 00393-2011-0-1801-JR-CA-05 PROCESO 296-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los artículos 105 y 113 de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandantes: Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Marca: “MATA RATA GUAYAQUIL” (mixta). Expediente Interno: 2006-00071 PROCESO 307-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 83 literal a) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 128 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador Demandante: PEPSICO INC. Demandado: Presidente del Instituto Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 14/10/2015 2 de 48       Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado ecuatoriano. Nombre Comercial: “ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA” (mixto).

Expediente Interno: 17811-2013-2721 PROCESO 183-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 154, 238, 245, 246, 247 y 249 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú Apelante: REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Asunto: “Infracción de Derechos de Propiedad Industrial”.

Expediente Interno: 00393-20110-1801-JR-CA-05. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 393-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00393-2011-0-1801-JR-CA-05.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 26 de febrero del 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes: Apelante: REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 26 de octubre de 2009, Adidas AG, interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en contra de Representaciones Herov S.A.C., GACETA OFICIAL 14/10/2015 3 de 48       manifestando ser titular de la marca “ADIDAS” (denominativa) que distingue productos de la Clase 14 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Alegó que: “(…) ha tomado conocimiento de que la emplazada viene importando relojes con la denominación “acliclas”, la cual resulta confundible con su marca registrada”. 3. Afirmó que: “(…) la importación se ha realizado mediante DUA 118-09-10-249123-012-00 y los productos infractores se encuentran en el depósito de almacenamiento de Ransa Comercial”. 4.

La Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 27 de octubre de 2009 tuvo por interpuesta la denuncia y dispuso que se corra traslado de la acción a Representaciones Herov S.A.C. por el término de cinco días hábiles; ordenó que se practique la diligencia de inspección a la Terminal de Almacenamiento Ransa Comercial; dictó la medida cautelar de inmovilización de los productos correspondientes a la DUA 118-09-10-249123-01-2-00 hasta que se practiquen las diligencias; y, dictó la medida cautelar de cese de uso del signo constituido por el signo “ACLICLAS” (mixto) y escritura usado en forma aislada o conjuntamente con otros elementos que se le pudiera haber adicionado para distinguir productos incluidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

La Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 28 de octubre de 2009, ratificó las medidas cautelares dictadas en la providencia de 27 de octubre de 2009. 6. El 29 de octubre de 2009, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el terminal de almacenamiento de Ransa Comercial. 7. El 2 de noviembre de 2009, Representaciones Herov S.A.C., solicitó se convoque a las partes a una Audiencia de Conciliación. 8.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 4 de noviembre de 2009, requirió a Representaciones Herov S.A.C. cumpla con subsanar omisiones; y, citó a las partes a audiencia de conciliación a llevarse a cabo el 17 de noviembre de 2009. 9. El 17 de noviembre de 2009, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, no obstante las partes no llegaron a ningún acuerdo conciliatorio, razón por la cual se dio por concluida la diligencia. 10.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 24 de noviembre de 2009, declaró rebelde a Representaciones Herov S.A.C. al no haber cumplido con el requerimiento de 4 de noviembre de 2009. 11. La Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución 0168-2010/CSD-INDECOPI de 25 de enero de 2010 declaró fundada la acción por infracción interpuesta por Adidas AG, prohibió a Representaciones Herov S.A.C. el uso de los signos ACLICLAS (mixto) y logotipo y “NEW ACLICLAS” y logotipo (mixto); dispuso el comiso definitivo de los productos incautados; sancionó a la emplazada con una multa equivalente a 8 U.I.T.; dispuso que la emplazada asuma el pago de costas y costos incurridos por la accionante y desestimó los pedidos de cierre de local y retiro de los circuitos comerciales formulados por la accionante.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 4 de 48       12. En contra de la Resolución 0168-2010/CSD-INDECOPI de 25 de enero de 2010 Representaciones Herov S.A.C. presentó recurso de apelación. 13. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 0018-2011/TPI-INDECOPI de 5 de enero de 2011 confirmó la Resolución 0168-2010/CSD-INDECOPI de 25 de enero de 2010. 14.

El 24 de enero de 2011, Representaciones Herov S.A.C., presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de las Resoluciones 0018-2011/TPI-INDECOPI, de 5 de enero de 2011 y 0168-2010/CSD-INDECOPI de 25 de enero de 2010. 15. El 21 de junio de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa. 16.

El 31 de julio de 2012, mediante Sentencia, Resolución Número 7, el Quinto Juzgado Permanente Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por Representaciones Herov S.A.C. 17. El 27 de noviembre de 2013, Representaciones Herov S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 31 de julio de 2012. 18.

Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Dentro de su petición requiere a este Tribunal se pronuncie respecto a: a) Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes, en cuanto a su comercialización. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 19. Representaciones Herov S.A.C., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   - Manifiesta que: “(…) en virtud del tratado de libre comercio con la República Popular China importaron 14.040 relojes pulsera con el signo ACLICLAS con la DUA 118-09-10-249123-01-2-00 que nada tiene en común con la marca ADIDAS cuyo titular ADIDAS AG formuló denuncia sin ningún fundamento legal por lo que INDECOPI, dictó la medida de decomiso de mercadería con un signo diferente ACLICLAS Y NEW ACLICLAS”. - Alega que no existe semejanza gráfica, ni fonética entre las marcas en conflicto, ya que no habría forma alguna en la que el comprador pudiera confundir la marca ADIDAS (denominativa) con ACLICLAS ni NEW ACLICLAS (mixtas). - Arguye que: “(…) al decomisarles la mercadería no se ha comercializado ni obtenido ningún provecho económico como dice INDECOPI falsamente, además que el precio de cada reloj es centavos; sin embargo, INDECOPI manifiesta que cada reloj valdría S/. 20.00 siendo los relojes de plástico nadie en su sano juicio GACETA OFICIAL 14/10/2015 5 de 48       pagaría esa suma y además un reloj ADIDAS no se comercializa en el Perú solo zapatillas”. - Enuncia que: “(…) INDECOPI comete evidente infracción administrativa porque con Expedientes 279717 y 342310-2008, ya se había pronunciado sobre este caso, sin embargo abre un nuevo expediente, sancionándolos a su vez con decomiso, multa y pretende que paguen costos y costas, lo cual es un flagrante abuso del derecho contrario a la Constitución ya que la multa de 8 U.I.T. es confiscatoria, al ser una empresa pequeña que no tiene capital”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). 20.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   - Analiza que: “(…) la demandante omite sustentar la supuesta nulidad de la Resolución impugnada en alguna infracción normativa y tan solo apoya su pretensión en su deseo desesperado, sin asidero fáctico ni jurídico, de cambiar el sentido de la misma”. - Afirma que: “(…) el actor no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la Resolución del Tribunal del INDECOPI, al declarar fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta en su contra por el uso indebido de los signos (mixtos), ACLICLAS y logotipo y NEW ACLICLAS y logotipo”. - Sostiene que “(…) se debe tener en cuenta de manera preliminar que al momento de evaluar si dos signos son confundibles al grado de inducir a confusión al consumidor, se debe tener en cuenta dos factores: (i) la identidad, similitud o vinculación de los servicios o productos que identifican; y, (ii) la identidad o similitud de los signos en sí”. - Argumenta que “(…) debe partirse de la impresión en conjunto que cada uno de ellos puede tener en el momento que el consumidor analiza los signos “ACLICLAS” y logotipo y “NEW ACLICLAS” y logotipo, cotejándolo con el recuerdo más o menos vago que poseerá de la marca registrada “ADIDAS”, dejándose llevar por la impresión general de los mismos”. - Agrega que: “(…) es evidente la semejanza gráfica y como consecuencia de ella la identidad fonética existente entre los signos en conflicto; así mismo, se aprecia que los signos referidos contienen una denominación relevante que coincide en prácticamente todas sus letras y que se encuentran escritas en letras minúsculas de igual tipo”. - Señala que: “(…) es de advertir la forma cómo están presentadas las letras “C” y “L” que conforman la denominación acliclas en los signos empleados por la demandante; apreciándose que si dichas letras se encuentran en minúsculas y bastantes juntas, pueden fácilmente ser percibidas como una letra “d” también minúscula; produciéndose que el consumidor lea dicha denominación como “adidas”, que es precisamente el término que constituye la marca registrada infringida”.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 6 de 48       - Que “(…) las semejanzas gráficas y la identidad fonética generada como consecuencia de aquella, existentes entre los signos confrontados, dará lugar al supuesto de confusión directa puesto que los signos mixtos “acliclas” y logotipo y “New acliclas” y logotipo presentan características que los hace confundibles con la marca registrada “ADIDAS” (denominativa), siendo imposible su coexistencia sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor”. - Sostiene que: “(…) en los expedientes 279717-2006 y 342310-2008 no se ha tramitado procedimientos de infracción de derechos de propiedad industrial; ya que en el expediente 279717-2006 se tramitó la solicitud de registro del signo “ACLICLAS” y logotipo (mixto); y en el expediente 342310-2008 se tramitó la solicitud de registro presentada por la parte demandante respecto del signo “NEW ACLICLAS” y logotipo (mixto)”. c. Sentencia de Primera Instancia. 21.

El Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que “(…) la parte actora sí incurrió en la infracción administrativa alegada por el INDECOPI, teniendo en cuenta que se ha infringido lo establecido en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075, llegando a la conclusión de que la apreciación sucesiva de las letras de la marca “acliclas” considerando su aspecto en conjunto es semejante a la apreciación sucesiva de la marca “adidas”; teniendo en cuenta que los productos detectados son relojes deportivos, que constituyen accesorios al atuendo deportivo, que comercializa principalmente la marca “Adidas”; con lo cual se puede suponer que existen otros indicios que rodean el hecho atribuido, es decir, que se ha ejercido comercio con marcas que generan confusión en el público consumidor”. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 22.

Representaciones Herov S.A.C., dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: Afirma que: “(…) la sentencia recurrida tiene los siguientes errores: in procedendo, al no observarse el principio de valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, se ha vulnerado el derecho de prueba de Representaciones Herov S.A.C.; e, in iudicando, ya que se han interpretado erróneamente las disposiciones contenidas en el artículo 10 de la Ley No. 27444 que se le atribuye haber usado en el comercio un signo similar a otro, lo cual es un imposible jurídico, ya que la mercadería se incautó ilegalmente y nunca han sido usados en el comercio los productos importados”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 23. El Juez consultante ha solicitado1 la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.                                                                                                                         1 Artículo 155.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, realizar sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera producto o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tetándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…)   GACETA OFICIAL 14/10/2015 7 de 48       Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio los artículos 154, 238, 245, 246, 247 y 248 de la de la Decisión 4862.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 24. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos de Propiedad Industrial. B. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial.

Reglas de comparación de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. D. La medida cautelar. La multa. A. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 25. En el caso en análisis, Adidas AG, interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en contra de Representaciones Herov S.A.C., por eventual infracción en contra de su marca “ADIDAS” (denominativa) por usar el signo “ACLICLAS” (mixto), por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca.                                                                                                                         2 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…) Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 8 de 48       26. El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho de marca y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que: “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1177, de 22 de marzo de 2005). 27.

Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. 28.

El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución interna Nº 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año). 29.

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

GACETA OFICIAL 14/10/2015 9 de 48       30. En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho. 31.

La prohibición prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance. 32.

Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.

Por lo tanto, la expresión “usar” en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio. Sin embargo, resulta necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo. 33.

El titular de un registro de marca está facultado a iniciar acciones en contra de cualquier tercero no autorizado, solicitando a la autoridad nacional competente que cese el uso, así como a la respectiva imposición de las sanciones correspondientes. B. CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 34. Se analizará lo relacionado a la confusión de marcas con la finalidad de que el Juez consultante pueda cotejar la marca registrada ADIDAS (denominativa), respecto del signo utilizado en el mercado por la demandada ACLICLAS (mixta). La identidad y la semejanza. 35.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.                                                                                                                         3   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/10/2015 10 de 48       Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 36.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4. 37.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 38.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”5.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o                                                                                                                         4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. GACETA OFICIAL 14/10/2015 11 de 48       las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 39.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 40. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”6. 41. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera                                                                                                                         6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946.

Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 14/10/2015 12 de 48       un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 42. En este orden de ideas y aplicando esos criterios, la Corte consultante debe además establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de esta manera, establecer si la sociedad demandada, ha cometido una infracción del derecho de marcas, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. 43. En el presente caso se analiza una infracción de derechos de marcas en donde el signo registrado es ADIDAS (denominativo) mientras que el signo infractor es ACLICLAS (mixto), en razón de lo cual se analizará el tema relacionado con la comparación entre signos denominativos y mixtos. 44.

Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente: “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 45.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico   GACETA OFICIAL 14/10/2015 13 de 48       frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 46.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. (…)”. 47.

La Corte consultante, deberá en primer término analizar cuál es el elemento predominante en el signo que se utiliza por el demandado, para verificar si es confundible con la marca previamente registrada. C. LA MEDIDA CAUTELAR. LA MULTA. 48. Representaciones Herov S.A.C. afirma que el INDECOPI cometió una evidente infracción administrativa ya que con los Expedientes 279717 y 342310-2008, ya se había pronunciado sobre este caso, sin embargo abrió un nuevo expediente, sancionándolos a su vez con decomiso, multa y pretende que paguen costos y costas, por lo cual es acertado hacer mención al tema de la medida cautelar y la multa. 49.

Respecto a las medidas cautelares el Tribunal se ha manifestado en la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005 en el siguiente sentido: “Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial.

El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente:   GACETA OFICIAL 14/10/2015 14 de 48       i. Impedir la comisión de la infracción. ii. Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. iii.

Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. iv. Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. v. Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas (artículo 247).

También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246)”. 50. De igual manera el Tribunal ha sostenido que: “Con relación a lo previsto en el artículo 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, el cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales”. 51.

La autoridad nacional cuenta con la herramienta legal para ordenar medidas cautelares, que impidan la infracción así como de las eventuales consecuencias que pudiera generar la conducta en contra del titular de un derecho de propiedad industrial. 52. Por su parte, el título XV de la Decisión 486, en lo relacionado a las acciones por infracciones de derechos, no contempla expresamente la posibilidad de aplicar, ya sea de oficio o a petición de parte sanciones, en razón de lo cual debe aplicarse el denominado principio de complemento indispensable. 53.

En tal sentido, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto   GACETA OFICIAL 14/10/2015 15 de 48       por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”7. 54. Por lo tanto, el Juez nacional, en apego a su normativa interna, revisará los lineamientos para ratificar la medida cautelar que se adoptó, así como para fijar la multa que puede ser impuesta al infractor por el uso no autorizado de una marca de conformidad con su legislación nacional.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a riesgo de confusión.

SEGUNDO: La confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

TERCERO: Con relación a lo previsto en el artículo 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, el cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

El título XV de la Decisión 486, en lo relacionado a las acciones por infracciones de derechos, no contempla expresamente la posibilidad de aplicar, ya sea de oficio o a petición de parte sanciones, en razón de lo cual debe aplicarse el denominado principio de complemento indispensable. El Juez nacional, en apego a su normativa interna, revisará los lineamientos para fijar la multa que puede ser impuesta al infractor por el uso no autorizado de una marca de conformidad con su legislación nacional.                                                                                                                         7   Proceso 121-IP-2004, de 6 de octubre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/10/2015 16 de 48       De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 296-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los artículos 105 y 113 de la misma normativa andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandantes: Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “MATA RATA GUAYAQUIL” (mixta). Expediente Interno: 2006-00071. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 17 de 48     VISTOS: El Oficio 3763 de 1 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2006-00071.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Demandantes: Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández Parte contraria: La Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.

Tercero Interesado: Samuel Darío García Echeverri Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 1 de septiembre de 1999 el señor Samuel Darío García Echeverri solicitó el registro del signo MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) para identificar productos en la Clase internacional 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 485 de 1999, sin que se hayan presentado oposiciones. 3. Mediante resolución 08959 de 28 de abril de 2000 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta MATA RATA GUAYAQUIL. 4. EL 2 de octubre de 2002 la Secretaria General ad – hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el certificado 252194 de 2 de octubre de 2002. 5.

El 6 de marzo de 2006 los señores Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández, interpusieron acción de nulidad en contra de la Resolución 08959 de 28 de abril de 2000, por cuanto la marca que se concedió con la resolución que se impugna, es confundible con el nombre comercial GUAYAQUIL (mata ratas) que utiliza en forma pública desde el 25 de septiembre de 1956 el señor Agustín García para distinguir la elaboración de mata ratas.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 18 de 48     6. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, emitió providencia de 22 de octubre de 2013 en la cual admite el trámite y suspende el proceso, solicitando interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la acción de nulidad. 7.

La señora Luz Helena García Echeverri y otros, en su escrito de acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) reproduce en su integridad el nombre comercial que utilizó el señor Agustín García desde el 25 de septiembre 1956 el cual corresponde al mismo producto que concedieron licencia mediante resolución 1320-J de 25 de septiembre de 1956 emitida por el Ministerio de Salud Pública”. - Menciona que: “no tuvo razón la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) debido a que el existir paralelamente en el mercado el nombre comercial de GUAYAQUIL se induce al público consumidor a error dada la relación existente entre el producto que fabrica, vende y distribuye el señor Samuel Darío García Echeverri y al que de manera previa (1956) le concedieron licencia, cuya conexión competitiva puede inducir al consumidor a creer que unos y otros tienen un mismo origen empresarial”. - Considera que se ha vulnerado el artículo 128 de la Decisión 334, por falta de aplicación debido a que si la norma en mención consagra una protección al nombre comercial preexistente, ella se debía aplicar al momento de expedir el acto administrativo de concesión del registro de la correspondiente marca y si así no se llevó a cabo, ello constituye una transgresión al precepto enunciado. b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. 8.

La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Menciona que: “efectuado el estudio de registrabilidad de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) para distinguir raticidas, producto comprendido en la Clase 5 de la nomenclatura vigente, se concluyó que reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca”. - Alega que no se evidenció que la marca se encontrara incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, por lo que la Superintendencia concedió su registro. - Manifiesta que el nombre comercial que sirve de fundamento para la presente acción, cuyo uso se alega es anterior a la solicitud de registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) no se encontraba depositado ante esta Superintendencia para la fecha en que se efectuó el examen de registrabilidad así como tampoco para el momento en que se concedió el registro de la misma. - Afirma que: “el depósito de los nombres comerciales ante la Superintendencia de Industria y Comercio es meramente declarativo, en tanto que el derecho sobre éstos se adquiere por el uso conforme a lo previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sólo le es dado a esta entidad conocer los nombres comerciales que han sido aquí depositados.

Por consiguiente corresponde a quien   GACETA OFICIAL 14/10/2015 19 de 48     alega tener mejor derecho sobre un signo distintivo probarlo dentro del trámite de registro”. - Enuncia que: “para que el nombre social tenga validez dentro del mercado deberá ser inscrito en la matrícula mercantil, la cual se encarga de dar publicidad, permitiendo de esta forma presumir que aquellas personas que se encuentren inscritas ejercen el comercio profesionalmente”. - Concluye que: “se evidencia claramente que quien afirma ser titular de un nombre comercial debe acreditarlo, de manera que no basta la denominación o razón social que conste en la escritura de constitución de la sociedad o el certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio”. c. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad.

(Tercero Interesado) 9. El señor Samuel Darío García Echeverri en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “la marca es el signo que identifica un producto o un servicio en el mercado, frente a otros iguales, similares o conexos y su derecho se adquiere por el registro ante la Oficina nacional competente.

Esta definición es la única que se adecúa a la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) puesto que se trata de la expresión utilizada por un empresario, para identificar físicamente un raticida”. - Menciona que “MATA RATA GUAYAQUIL, hace referencia a un plaguicida de uso doméstico y agrícola, destinado a combatir y destruir los organismos capaces de producir daños en los cultivos y es la expresión que aparece en la etiqueta o envoltura del producto, es decir la que lo individualiza frente a otros de igual o similar naturaleza”. - Manifiesta que si bien el apoderado de Luz Helena García Echeverri y otros afirma que desde 1956 existió un nombre comercial denominado GUAYAQUIL (mata ratas), el cual fue usado de manera pública ostensible y continua por el señor Agustín García, no acredita qué relación existe entre el señor Agustín García y los hoy demandantes, ni por qué razón el mencionado nombre comercial les pertenece a éstos. - Afirma que no existe prueba que sustente que los demandantes, es decir, las personas naturales Luz Helena García Echeverri y otros, conjunta o personalmente y de manera pública lícita, ostensible y continua hubiesen desarrollado una actividad económica o tenido una empresa válidamente constituida, o hubiesen sido los propietarios de un establecimiento mercantil identificados con un nombre o enseña comercial similar o confundible con la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta), antes de la presentación de la solicitud de la marca. - Alega que “la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, nos ha certificado que la expresión MATA RATA GUAYAQUIL no se encuentra depositada o en trámite de depósito como nombre o enseña comercial, a favor de ninguno de los demandantes, ni a favor del fallecido señor Agustín García”. - Manifiesta que no existe fundamento legal y fáctico para demandar la nulidad del registro de marca válidamente otorgado a mi representado, con base en un signo que nunca existió. GACETA OFICIAL 14/10/2015 20 de 48     - Afirma que la licencia otorgada al señor Agustín García, fue para fabricar y vender el producto denominado “Guayaquil” Mata Ratas, es decir, es y ha sido usada como marca, no como nombre comercial, como erróneamente se afirma en la demanda. - Alega que la denominación MATA RATAS GUAYAQUIL no ha sido usada por los demandantes para identificarse como empresarios en el mercado, ni para identificar establecimientos de comercio de su propiedad. - Menciona que si el registro de marca fue concedido a favor de mi poderdante, mediante la Resolución 8959 del 28 de abril de 2000, los interesados debieron haber formulado su demanda de nulidad antes del 28 de abril de 2005, pero la presentaron el 6 de marzo de 2006, es decir, 11 meses después de haber expirado el término establecido por la norma andina posterior. - Solicita “desechar la prueba documental aportada porque con ella no se demuestra la existencia, a favor de los demandante, de un nombre comercial, igual o similar a la marca registrada con anterioridad a la fecha de solicitud y que pudiese propiciar confusión o error para el consumidor” B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado1 la interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena los cuales son pertinentes de interpretar al verificar que el signo MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) fue solicitada bajo la vigencia de dicha normativa.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio2 los artículos 105 y 113 de la                                                                                                                         1 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. 2 Artículo 105.- 105.

Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error. Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 21 de 48     Decisión 344. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Legitimación activa para presentar demanda de nulidad de una marca. B. Prescripción de la acción de nulidad de una marca.

(nulidad relativa). C. Comparación entre signos mixtos y denominativos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta. D. De la protección del nombre comercial, sus requisitos, prueba de uso. E. Incidencia en el examen de confundibilidad de los elementos explicativos que acompañan al signo a registrarse como marca (se deben sacar de la comparación?) A. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PRESENTAR DEMANDA DE NULIDAD DE UNA MARCA. 10.

En el proceso interno los señores Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández, interpusieron acción de nulidad en contra del registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, sobre la base del uso del nombre comercial GUAYAQUIL (mata ratas) que utiliza en forma pública desde el 25 de septiembre de 1956 por el señor Agustín García. 11.

Al no ser directamente el titular del nombre comercial quien presentó la acción de nulidad, es pertinente hacer referencia a quien está legitimado para presentar una acción de nulidad de una marca. 12. Como en todo proceso de contradicción, en el juicio impugnatorio de la validez del registro existen dos partes procesales: por un lado, la ADMINISTRACION PUBLICA (demandada), como autora o emisora del acto administrativo de concesión del registro; y, de otro, el particular (actor) que recurre en defensa de sus intereses lesionados.

Sin embargo, en el proceso de anulación del registro, el titular de los derechos derivados del acto administrativo participa como verdadera parte demandada, a la cual se le oirá y se le permitirá un integral ejercicio de su derecho a la defensa. 13. En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro de una marca "DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA". 14.

En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. 15. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser "parte interesada".

Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO.

En consecuencia, la legitimación se da por interés, a diferencia de las acciones populares, en las cuales no se requiere una verdadera legitimación. GACETA OFICIAL 14/10/2015 22 de 48     16. Para Cabanellas, parte interesada es, "procesalmente, quien puede aducir un interés legalmente protegido como base o fundamento de la acción".

(Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo VI, Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1994). 17. El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. 18.

Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso-administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados. 19. En definitiva, para la nulidad del acto administrativo que concede el registro, cuando es incoada por un particular, éste debe demostrar su "interés legitimador", fundamento para haber propuesto esta acción; sin que pueda interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares pueden intentar la nulidad en defensa de un interés general o público o de la "simple" legalidad de la norma jurídica. 20.

El "simple interés" que una persona puede tener para que el ordenamiento jurídico sea cumplido, no es relevante ni legitimador para el ejercicio de la acción de nulidad del registro. Tal interpretación convertiría a dicha acción en pública o popular, cuestión que, a todas luces, no pudo haber pretendido el legislador comunitario, pues ello constituiría, para este caso concreto, una distorsión y un abuso del derecho de accionar. 21.

De todo lo anterior se concluye que, previo a decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de "parte interesada", cuando la petición de nulidad provenga de un particular. El particular, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro. 22.

En cualquiera de los dos supuestos -de oficio o a petición de parte interesada- y si se cumplen todos los requisitos, los de legitimación incluidos, la autoridad nacional competente decretará la nulidad previa audiencia de las partes interesadas, si la misma fuere procedente. 23. El tratadista Breuer Moreno ("Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio") al estudiar las personas que pueden ejercer la acción de nulidad, enumera: a) Al titular de una marca, en el supuesto de que se hubiere concedido indebidamente por ser confundible con otra que gozaba de prioridad. b) El interesado directo en el caso de que se hubiere "substraído al dominio público un signo que podía ser empleado por cualquiera", y en tal caso "el comerciante que pudo emplear la denominación genérica, y ya no podría hacerlo por la apropiación ilícita, resultando perjudicado". c) Titulares de nombres comerciales o civiles. 24.

Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca "a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un   GACETA OFICIAL 14/10/2015 23 de 48     registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea".

("Derecho de Marcas", tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220). 25. La condición de parte interesada para solicitar la nulidad de una marca, deberá ser analizada en cada caso según la causal que se haya planteado. 26. En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro de una marca, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de "parte interesada" lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial. 27.

El Juez consultante, deberá verificar que los actores del proceso interno, reúnen las condiciones contenidas en la presente providencia. B. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE UNA MARCA. (NULIDAD RELATIVA). 28. El titular de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) afirma que su signo fue concedido el 28 de abril de 2000, mientras que la acción de nulidad planteada por los actores fue presentada el 6 de marzo del año 2006, es decir, 11 meses después de haber expirado el término establecido por la norma andina posterior, en virtud de lo cual nos referiremos a la prescripción de la acción de nulidad de una marca. 29.

El inciso segundo del artículo 113 de la Decisión 344 consagra la "imprescriptibilidad" de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables, corriendo el titular de una marca el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca. 30.

La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecidas en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario. 31.

Cuando se intente la acción judicial civil o la contencioso administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto de marcas, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.

Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los Países Miembros. 32. Con respecto a la prescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad relativa de una marca, el mismo autor opina que ello se debe a dos razones: "la ratio de las prohibiciones relativas y la protección de los legítimos intereses del titular de la marca registrada.

Por una parte, en la base del conjunto de prohibiciones relativas formuladas por los artículos 12 y 13 de la nueva Ley se encuentran,   GACETA OFICIAL 14/10/2015 24 de 48     primordialmente, intereses y bienes jurídicos privados: que pertenecen a los titulares de signos distintivos anteriormente registrados, o bien al titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Por otra parte, es probable que a lo largo del plazo de prescripción de los 5 años el titular registral de la marca afectada por una causa de nulidad relativa haya utilizado efectivamente la marca, difundiéndola entre los consumidores. En tal supuesto, el titular registral habrá consolidado -en mayor o menor medida- la posición de la marca en el mercado.

El proceso de consolidación de la marca en el mercado -en su caso- contribuirá a neutralizar o, cuando menos, aminorar el riesgo de confusión entre los consumidores. No debe olvidarse a este propósito que en la hipótesis de que la marca haya sido registrada contraviniendo las prohibiciones relativas al riesgo de confusión o asociación, al lado de los intereses particulares de los anteriores titulares de signos distintivos juega asimismo un destacado papel el interés general de los consumidores".

(Pág. 282). 33. Por lo antes expuesto, bajo las normas de la Decisión 344, la acción de nulidad puede ser interpuesta en cualquier tiempo, recién con la expedición de la Decisión 486 es que el legislador diferenció entre la acción de nulidad relativa de la absoluta, fijando plazos de interposición de la acción. Sin embargo, en el caso en análisis la ley que debe ser aplicada es la 344.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 34. Dentro del proceso interno se discute la confusión entre la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) y el nombre comercial denominativo GUAYAQUIL (mata rata) para lo cual este Tribunal hará referencia a la comparación entre signos denominativos y mixtos. 35.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: “sugestivos” que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el marco; y “arbitrarios” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 36.

Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). 37. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. GACETA OFICIAL 14/10/2015 25 de 48     38. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). 39. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 40.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 41.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 42. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto con parte denominativa compuesta MATA RATA GUAYAQUIL y el nombre comercial denominativo compuesto GUAYAQUIL (mata rata), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. GACETA OFICIAL 14/10/2015 26 de 48     D. DE LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL, SUS REQUISITOS, PRUEBA DE USO. 43.

En el proceso administrativo interno, los señores Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández, interpusieron acción de nulidad en contra de la Resolución 08959 de 28 de abril de 2000, por cuanto la marca que se concedió con la resolución que se impugna, es confundible con el nombre comercial GUAYAQUIL (mata ratas) que utiliza en forma pública desde el 25 de septiembre de 1956 el señor Agustín García para distinguir la elaboración de mata ratas por lo que se hará referencia al nombre comercial y su protección. 44.

Este tema fue abordado dentro del proceso 106-IP-2010, marca: “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativa), para el caso, haremos referencia a dicho proceso. 45. El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. - La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso. 46.

Los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344, establecen el sistema de protección del nombre comercial. 47. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:   GACETA OFICIAL 14/10/2015 27 de 48     “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de 1998)”. (Proceso 226-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006). 3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. 4.

Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 344.3                                                                                                                         3   “Se advierte que no todas las Secciones contenidas en el capítulo 5 de la Decisión 344, ‘De las marcas’, están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombres comerciales.

Es decir, las Secciones denominadas ‘De las licencias y trasferencias de las marcas’, ‘De los lemas comerciales’ y ‘De las marcas colectivas’, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial. Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículos 102 y 103 contenidos en la Sección ‘De los derechos conferidos por la marca’, y de las normas contenidas en la Sección ‘De la cancelación del registro marcario’.

Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales”. GACETA OFICIAL 14/10/2015 28 de 48     48. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 49. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado deber ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 50.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados. 51.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 52. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 53.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto MATA RATA GUAYAQUIL fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial GUAYAQUIL (mata rata) (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado por los actores de la acción de nulidad, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. E. INCIDENCIA EN EL EXAMEN DE CONFUNDIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS EXPLICATIVOS QUE ACOMPAÑAN AL SIGNO A REGISTRARSE COMO MARCA (SE DEBEN SACAR DE LA COMPARACIÓN?) 54.

En el presente caso, se concedió el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los cuales están los raticidas, mientras que los demandantes afirman que la marca registrada reproduce en su integridad el nombre comercial que utilizó el señor Agustín García que es GUAYAQUIL (mata rata) por lo que es preciso referirse a los elementos explicativos.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 29 de 48     55. El primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 establece lo siguiente: “Artículo 105.- 105. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

(…)”. 56. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras (en cualquier idioma), dibujos, etc.

Éstos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas o pueden ser frases en idioma extranjero, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado.

Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el marcario y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos.

La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral y de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, son: -“Que se haga de buena fe.

La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.

De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. - Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante.

En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado   GACETA OFICIAL 14/10/2015 30 de 48     claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos.

A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.

Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente”. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo de marcas.

Sobre este asunto el Tribunal ya ha sentado su posición: (…) 57. En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y asociación que pudiera existir entre el signo mixto MATA RATA GUAYAQUIL y el nombre comercial denominativo GUAYAQUIL (mata rata), teniendo en cuenta lo establecido en esta providencia sobre los elementos explicativos que acompañan al signo, sobre todo salvaguardando que no se induzca al público consumidor a error. 58.

Se aclara, también, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro de marca argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de un signo no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible nulidad.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para demandar la nulidad del registro de una marca, conforme al artículo 113 de la Decisión 344, el accionante deberá legitimar su intervención demostrando ser parte interesada, excluyéndose de dicha acción a "cualquier persona". El Juez consultante, deberá verificar que los actores del proceso interno, reúnen las condiciones contenidas en la presente providencia. GACETA OFICIAL 14/10/2015 31 de 48     SEGUNDO: El inciso segundo del artículo 113 de la Decisión 344 consagra la "imprescriptibilidad" de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables.

TERCERO: Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los conformados por dos o más palabras, números, etc.

Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Al comparar una marca denominativa compuesta y un signo mixto con parte denominativa compuesta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto MATA RATA GUAYAQUIL fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial GUAYAQUIL (mata rata) (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado por los actores de la acción de nulidad, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

QUINTO: El Juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y asociación que pudiera existir entre el signo mixto MATA RATA GUAYAQUIL y el nombre comercial denominativo GUAYAQUIL (mata rata), teniendo en cuenta lo establecido en esta providencia sobre los elementos explicativos que acompañan al signo, sobre todo salvaguardando que no se induzca al público consumidor a error.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 32 de 48     De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 307-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 83 literal a) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 128 de la misma norma andina.

Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador Demandante: PEPSICO INC. Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado ecuatoriano. Nombre Comercial: “ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA” (mixto).

Expediente Interno: 17811-2013-2721. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 6120-TDCA-DQ de 10 diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 17 de diciembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-2721.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. GACETA OFICIAL 14/10/2015 33 de 48     A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: PEPSICO INC. Parte contraria: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado. Orangine S.A. Tercero interesado: Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 27 de febrero de 1997 Orangine S.A., solicitó el registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto), para amparar importación, exportación, comercialización, compra y venta de bebidas gaseosas y no gaseosas. 2. En la Gaceta de la Propiedad Industrial 373, página 215 se publicó el extracto de la solicitud de registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto), presentando observación en su contra Pepsico Inc., sobre la base de sus marcas notoriamente conocidas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta). 3.

Mediante resolución 0973027 de 8 de septiembre de 1999, notificada el 20 de los mismos mes y año, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada por PEPSICO INC, y conceder el registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MAS GRÁFICA (mixta), solicitado por ORANGINE S.A. 4. El 8 de septiembre de 1999 Pespsico Inc. interpuso demanda contenciosa administrativa, impugnando la Resolución 0973027 de 8 de septiembre de 1999, solicitando que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, en sentencia declare la ilegalidad del acto administrativo impugnado mediante el cual el Director Nacional de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada por PEPSICO INC y concedió el registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRAFICA (mixto). 5.

Mediante auto de 29 de agosto de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1, suspendió el trámite y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 6. Pepsico Inc., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - -   Alega que: “las marcas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta) son gráfica, visual e ideológicamente semejantes, siendo confundibles a primera vista por su diseño. Que es indiscutible la similitud e identidad que causaría el registro del nombre comercial solicitado e induciría al público a error o confusión, lo cual constituiría un acto de competencia desleal que afectaría los derechos de Pepsico Inc. GACETA OFICIAL 14/10/2015 34 de 48     - Manifiesta que Pepsico Inc., tiene registradas y vigente en el Ecuador la famosa y notoriamente conocida marca PEPSI y DISEÑO (mixta). - Afirma que la denominación ORANGINE CHICA MÁS GRAFICA (mixta), solicitada como nombre comercial, no es suficientemente distintiva respecto de las famosas y notoriamente conocidas marcas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta) pues el signo solicitado contiene la gráfica entre las palabras CHICA un círculo conformado por un diseño de barra ondulada horizontal, en cuya mitad se ha colocado la palabra “Orangine”. - Menciona que Pepsico Inc., tiene registrado como parte de sus famosas y notoriamente conocidas marcas PEPSI Y DISEÑO, el diseño de un círculo conformado también por una barra ondulada horizontal que lo cruza diametralmente, en cuyo interior se encuentra la palabra “Pepsi”. b. Argumentos de las contestaciones a la demanda contenciosa administrativa. 7.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Manifiesta que: “ratifica la resolución 0973027, materia de la impugnación pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. 8. El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal: - Menciona que examinados los signos en controversia se destaca que entre el nombre comercial solicitado ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto) y las marcas registradas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta), se observa que no existen similitudes determinantes, pues son dos denominaciones que se pronuncian y escriben de manera totalmente diferente”. 9.

El Procurador General del Estado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, lo siguiente: - Afirma que: “de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica de derecho, incumbe a sus presentantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador.

Por tanto corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”. 10. La empresa Orangine S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: -   Alega que la resolución impugnada se ajusta a las exigencias legales y no está viciada de ninguna clase de nulidad.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 35 de 48     - Afirma que la resolución está debidamente motivada y con suficientes fundamentos como para rechazar la observación y conceder el título de registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto). - Manifiesta que el signo ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto) de Orangine S.A, es suficientemente distinto respectos de las marcas que observaron su registro. - Menciona que Orangine S.A., tiene registrada la denominación ORANGINE CHICA (nominativa), para proteger todos los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente aguas minerales y gaseosas y no gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas. - En consecuencia Orangine S.A., tiene ya derechos adquiridos sobre la denominación "ORANGINE CHICA”, y esto permite que pueda poseer registros semejantes, sin incurrir en ninguna prohibición legal.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83, 84, 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 172 y disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se interpretarán únicamente los artículos 83 y 84 de la Decisión 344 por ser aplicables al caso en análisis. Se limitará la interpretación del artículo 83 al literal a) 1. De oficio se interpretará el artículo 128 de la Decisión 3442. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Impedimentos para el registro de un signo como nombre comercial.

La identidad y la semejanza. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.                                                                                                                         1 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 2 Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. GACETA OFICIAL 14/10/2015 36 de 48     B. Las marcas mixtas (similitud gráfica entre los signos confrontados (círculo)) C. Comparación entre signos mixtos (tomando en cuenta la parte denominativa compuesta).

D. La protección del nombre comercial. Requisitos para su registro. E. La marca derivada. (Orangine) F. La marca notoriamente conocida, su protección. A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO NOMBRE COMERCIAL. LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 11. En virtud de que en contra de la solicitud de registro del signo ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto) se presentó observación por parte de Pepsico Inc., sobre la base de sus marcas notoriamente conocidas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta), es pertinente referirnos a este tema. 12.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, el literal a) de dicho artículo prohíben que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 13.

La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. 14. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, por la cual una sociedad o el establecimiento que la posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a una marca protegida, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintiva, constituyendo una de las prohibiciones para otorgar el registro. 15.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate. 16.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la   GACETA OFICIAL 14/10/2015 37 de 48     actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). 17.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o de asociación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 18.

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 19. La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). 20. En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión y/o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue y el establecimiento que distingue el nombre comercial.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión y/o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 21.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. 22.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que   GACETA OFICIAL 14/10/2015 38 de 48     pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 23. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de signos. 24.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. GACETA OFICIAL 14/10/2015 39 de 48     4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 25. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos.

B. LAS MARCAS MIXTAS CONFRONTADOS (CÍRCULO)) (SIMILITUD GRÁFICA ENTRE LOS SIGNOS 26. Orangine S.A., solicitó el registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto) el cual contiene un círculo conformado por un diseño de barra ondulada horizontal, en cuya mitad se ha colocado la palabra “Orangine”, mientras Pepsico Inc., afirma tener registrado como parte de sus marcas PEPSI Y DISEÑO, el gráfico de un círculo conformado también por una barra ondulada horizontal que lo cruza diametralmente, en cuyo interior se encuentra la palabra “Pepsi”, en razón de lo cual se hace necesario referirse a las marcas mixtas y la similitud entre las gráficas confrontadas. 27.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”3. 28. El Juez consultante al momento de efectuar el cotejo de los signos en conflicto, se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 29.

En vista de que lo que se discute en el proceso interno es el gráfico del círculo y la barra ondulada horizontal que poseen ambos signos, es pertinente que se verifique si en efecto la parte gráfica del signo es la que dota de mayor relevancia al signo, dejando a un lado la parte denominativa, confundiendo al consumidor, o si por el contrario, el consumidor puede fácilmente diferenciar un signo de otro. 30.

El hecho de que ambos signos incorporen una figura de un círculo y una barra ondulada, no implica necesariamente que exista riesgo de confusión, debe hacerse un análisis global de los signos, sus colores, posición de las letras y en general, realizarse un análisis completo para así verificar la registrabilidad del signo solicitado. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS (TOMANDO EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 31.

Dentro del proceso interno se discute sobre el registro del signo ORANGINE CHICA (mixto) al cual se le opuso Pepsico Inc., con su marca PEPSI y DISEÑO, por lo que en este acápite el Tribunal se referirá a este tipo de signo.                                                                                                                         3   Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/10/2015 40 de 48     32. Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.4 33.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 34. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del proceso 13-IP-2011). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005). 35. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 36. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: -Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 37.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 38. Por lo antes expuesto, el Juez consultante deberá analizar la distintividad del conjunto del signo solicitado, y verificar si es distintivo, respecto de las actividades que intenta amparar en el mercado.                                                                                                                         4   Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/10/2015 41 de 48     D. LA PROTECCIÓN REGISTRO. DEL NOMBRE COMERCIAL. REQUISITOS PARA SU 39. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud de que se solicitó a registro el nombre comercial ORANGINE CHICA (mixto). 40.

El artículo 128 de la Decisión 344 protege el nombre comercial sin obligación de depósito o de registro y determina que en el caso en el que los Países Miembros contemplen un sistema de registro, se le aplican las normas pertinentes sobre marcas para su registro. 41. Reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial 57-IP-2010 este Tribunal ha manifestado que: “El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado.

Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. • La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344, establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:   GACETA OFICIAL 14/10/2015 42 de 48     “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de 1998)”. (Proceso 226-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006). 3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. 4.

Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 344.5                                                                                                                         5   “Se advierte que no todas las Secciones contenidas en el capítulo 5 de la Decisión 344, ‘De las marcas’, están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombres comerciales.

Es decir, las Secciones denominadas ‘De las licencias y trasferencias de las marcas’, ‘De los lemas comerciales’ y ‘De las marcas colectivas’, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial. Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículos 102 y 103 contenidos en la Sección ‘De los derechos conferidos por la marca’, y de las normas contenidas en la Sección ‘De la cancelación del registro marcario’.

Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales”. GACETA OFICIAL 14/10/2015 43 de 48     A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado deber ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

(…) En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 42.

El Juez consultante, deberá analizar si el nombre comercial solicitado ORANGINE CHICA (mixto) cumple con las condiciones determinadas en la presente providencia y si no es confundible con otros signos existentes en el mercado. E. LA MARCA DERIVADA. (ORANGINE) 43. En el presente proceso, la sociedad Orangine S.A., afirma que ya posee derechos adquiridos sobre la denominación "ORANGINE CHICA”, y esto permite que pueda poseer registros semejantes, sin incurrir en ninguna prohibición legal; en tal virtud, cabe hacer mención al tema de la marca derivada. 44.

Este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes, al referirse a la figura de la marca derivada: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como   GACETA OFICIAL 14/10/2015 44 de 48     un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”6. 45.

Dentro de la interpretación prejudicial recaída en el proceso 151-IP-2011, el Tribunal observó lo siguiente acerca de la marca derivada: “El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo. 46.

En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: “Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión’.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX,                                                                                                                         6   Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”.

Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos: “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/10/2015 45 de 48     Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)”.

(Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1029, de 16 de enero de 2004).7 47. Lo anterior no significa que se rompa el principio de que el análisis de las marcas denominativas deba hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sino que la oposición u observación en la vía gubernativa no puede referirse únicamente al elemento distintivo principal. 48.

El Juez consultante deberá analizar si en efecto el nuevo signo ORANGINE CHICA (mixto) es una derivación de otros signos a favor del mismo titular y si encuadra en lo contenido en la presente providencia. F. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, SU PROTECCIÓN. 49. La parte demandante manifiesta que sus marcas PEPSI y PEPSI y DISEÑO son signos notoriamente conocidos, por lo que el Tribunal interpretará el tema de los signos notoriamente conocidos. 50.

El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. 51.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. 52.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”8. 53. El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.9 54. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.10                                                                                                                         7 8 9 10   Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 del 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-IP-2005 del 18 de marzo de 2005.

FERNANDEZ Novoa, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/10/2015 46 de 48     55. La notoriedad de la marca no se presume y, por tanto, debe ser probada por quien la alega. En consecuencia, el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega. 56. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). 57.

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. Los criterios son los siguientes: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 58.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que ésta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. 59.

El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad. En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como nombres comerciales los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se GACETA OFICIAL 14/10/2015 47 de 48     asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: En vista de que lo que se discute en el proceso interno es el gráfico del círculo y la barra ondulada horizontal que poseen ambos signos, es pertinente que se verifique si en efecto la parte gráfica del signo es la que dota de mayor relevancia al signo, dejando a un lado la parte denominativa, confundiendo al consumidor, o si por el contrario, el consumidor puede fácilmente diferenciar un signo de otro.

El hecho de que ambos signos incorporen una figura de un círculo y una barra ondulada, no implica necesariamente que exista riesgo de confusión, debe hacerse un análisis global de los signos, sus colores, posición de las letras y en general, realizarse un análisis completo para así verificar la registrabilidad del signo solicitado.

TERCERO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

CUARTO: El Juez consultante, deberá analizar si el nombre comercial solicitado ORANGINE CHICA (mixto) cumple con las condiciones determinadas en la presente providencia y si no es confundible con otros signos existentes en el mercado.

QUINTO: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan la derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. El hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se   GACETA OFICIAL 14/10/2015 48 de 48     afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

SEXTO: La marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú