TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 296-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los artículos 105 y 113 de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.
Demandantes: Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Marca: “MATA RATA GUAYAQUIL” (mixta). Expediente Interno: 2006-00071. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 3763 de 1 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2006-00071.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES. Partes Demandantes: Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández Parte contraria: La Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.
Tercero Interesado: Samuel Darío García Echeverri Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 1 de septiembre de 1999 el señor Samuel Darío García Echeverri solicitó el registro del signo MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) para identificar productos en la Clase internacional 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 485 de 1999, sin que se hayan presentado oposiciones. Mediante resolución 08959 de 28 de abril de 2000 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta MATA RATA GUAYAQUIL. EL 2 de octubre de 2002 la Secretaria General ad – hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el certificado 252194 de 2 de octubre de 2002.
El 6 de marzo de 2006 los señores Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández, interpusieron acción de nulidad en contra de la Resolución 08959 de 28 de abril de 2000, por cuanto la marca que se concedió con la resolución que se impugna, es confundible con el nombre comercial GUAYAQUIL (mata ratas) que utiliza en forma pública desde el 25 de septiembre de 1956 el señor Agustín García para distinguir la elaboración de mata ratas.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, emitió providencia de 22 de octubre de 2013 en la cual admite el trámite y suspende el proceso, solicitando interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la acción de nulidad. La señora Luz Helena García Echeverri y otros, en su escrito de acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que: “la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) reproduce en su integridad el nombre comercial que utilizó el señor Agustín García desde el 25 de septiembre 1956 el cual corresponde al mismo producto que concedieron licencia mediante resolución 1320-J de 25 de septiembre de 1956 emitida por el Ministerio de Salud Pública”.
Menciona que: “no tuvo razón la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) debido a que el existir paralelamente en el mercado el nombre comercial de GUAYAQUIL se induce al público consumidor a error dada la relación existente entre el producto que fabrica, vende y distribuye el señor Samuel Darío García Echeverri y al que de manera previa (1956) le concedieron licencia, cuya conexión competitiva puede inducir al consumidor a creer que unos y otros tienen un mismo origen empresarial”.
Considera que se ha vulnerado el artículo 128 de la Decisión 334, por falta de aplicación debido a que si la norma en mención consagra una protección al nombre comercial preexistente, ella se debía aplicar al momento de expedir el acto administrativo de concesión del registro de la correspondiente marca y si así no se llevó a cabo, ello constituye una transgresión al precepto enunciado.
Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Menciona que: “efectuado el estudio de registrabilidad de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) para distinguir raticidas, producto comprendido en la Clase 5 de la nomenclatura vigente, se concluyó que reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca”.
Alega que no se evidenció que la marca se encontrara incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, por lo que la Superintendencia concedió su registro. Manifiesta que el nombre comercial que sirve de fundamento para la presente acción, cuyo uso se alega es anterior a la solicitud de registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) no se encontraba depositado ante esta Superintendencia para la fecha en que se efectuó el examen de registrabilidad así como tampoco para el momento en que se concedió el registro de la misma.
Afirma que: “el depósito de los nombres comerciales ante la Superintendencia de Industria y Comercio es meramente declarativo, en tanto que el derecho sobre éstos se adquiere por el uso conforme a lo previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sólo le es dado a esta entidad conocer los nombres comerciales que han sido aquí depositados.
Por consiguiente corresponde a quien alega tener mejor derecho sobre un signo distintivo probarlo dentro del trámite de registro”. Enuncia que: “para que el nombre social tenga validez dentro del mercado deberá ser inscrito en la matrícula mercantil, la cual se encarga de dar publicidad, permitiendo de esta forma presumir que aquellas personas que se encuentren inscritas ejercen el comercio profesionalmente”.
Concluye que: “se evidencia claramente que quien afirma ser titular de un nombre comercial debe acreditarlo, de manera que no basta la denominación o razón social que conste en la escritura de constitución de la sociedad o el certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio”. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. (Tercero Interesado) El señor Samuel Darío García Echeverri en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que: “la marca es el signo que identifica un producto o un servicio en el mercado, frente a otros iguales, similares o conexos y su derecho se adquiere por el registro ante la Oficina nacional competente.
Esta definición es la única que se adecúa a la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) puesto que se trata de la expresión utilizada por un empresario, para identificar físicamente un raticida”. Menciona que “MATA RATA GUAYAQUIL, hace referencia a un plaguicida de uso doméstico y agrícola, destinado a combatir y destruir los organismos capaces de producir daños en los cultivos y es la expresión que aparece en la etiqueta o envoltura del producto, es decir la que lo individualiza frente a otros de igual o similar naturaleza”.
Manifiesta que si bien el apoderado de Luz Helena García Echeverri y otros afirma que desde 1956 existió un nombre comercial denominado GUAYAQUIL (mata ratas), el cual fue usado de manera pública ostensible y continua por el señor Agustín García, no acredita qué relación existe entre el señor Agustín García y los hoy demandantes, ni por qué razón el mencionado nombre comercial les pertenece a éstos.
Afirma que no existe prueba que sustente que los demandantes, es decir, las personas naturales Luz Helena García Echeverri y otros, conjunta o personalmente y de manera pública lícita, ostensible y continua hubiesen desarrollado una actividad económica o tenido una empresa válidamente constituida, o hubiesen sido los propietarios de un establecimiento mercantil identificados con un nombre o enseña comercial similar o confundible con la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta), antes de la presentación de la solicitud de la marca.
Alega que “la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, nos ha certificado que la expresión MATA RATA GUAYAQUIL no se encuentra depositada o en trámite de depósito como nombre o enseña comercial, a favor de ninguno de los demandantes, ni a favor del fallecido señor Agustín García”. Manifiesta que no existe fundamento legal y fáctico para demandar la nulidad del registro de marca válidamente otorgado a mi representado, con base en un signo que nunca existió. Afirma que la licencia otorgada al señor Agustín García, fue para fabricar y vender el producto denominado “Guayaquil” Mata Ratas, es decir, es y ha sido usada como marca, no como nombre comercial, como erróneamente se afirma en la demanda.
Alega que la denominación MATA RATAS GUAYAQUIL no ha sido usada por los demandantes para identificarse como empresarios en el mercado, ni para identificar establecimientos de comercio de su propiedad. Menciona que si el registro de marca fue concedido a favor de mi poderdante, mediante la Resolución 8959 del 28 de abril de 2000, los interesados debieron haber formulado su demanda de nulidad antes del 28 de abril de 2005, pero la presentaron el 6 de marzo de 2006, es decir, 11 meses después de haber expirado el término establecido por la norma andina posterior.
Solicita “desechar la prueba documental aportada porque con ella no se demuestra la existencia, a favor de los demandante, de un nombre comercial, igual o similar a la marca registrada con anterioridad a la fecha de solicitud y que pudiese propiciar confusión o error para el consumidor” INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena los cuales son pertinentes de interpretar al verificar que el signo MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) fue solicitada bajo la vigencia de dicha normativa.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio los artículos 105 y 113 de la Decisión 344. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Legitimación activa para presentar demanda de nulidad de una marca.
Prescripción de la acción de nulidad de una marca. (nulidad relativa). Comparación entre signos mixtos y denominativos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta. De la protección del nombre comercial, sus requisitos, prueba de uso. Incidencia en el examen de confundibilidad de los elementos explicativos que acompañan al signo a registrarse como marca (se deben sacar de la comparación?) LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PRESENTAR DEMANDA DE NULIDAD DE UNA MARCA.
En el proceso interno los señores Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández, interpusieron acción de nulidad en contra del registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, sobre la base del uso del nombre comercial GUAYAQUIL (mata ratas) que utiliza en forma pública desde el 25 de septiembre de 1956 por el señor Agustín García. Al no ser directamente el titular del nombre comercial quien presentó la acción de nulidad, es pertinente hacer referencia a quien está legitimado para presentar una acción de nulidad de una marca.
Como en todo proceso de contradicción, en el juicio impugnatorio de la validez del registro existen dos partes procesales: por un lado, la ADMINISTRACION PUBLICA (demandada), como autora o emisora del acto administrativo de concesión del registro; y, de otro, el particular (actor) que recurre en defensa de sus intereses lesionados. Sin embargo, en el proceso de anulación del registro, el titular de los derechos derivados del acto administrativo participa como verdadera parte demandada, a la cual se le oirá y se le permitirá un integral ejercicio de su derecho a la defensa.
En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro de una marca "DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA". En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público.
La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser "parte interesada". Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO.
En consecuencia, la legitimación se da por interés, a diferencia de las acciones populares, en las cuales no se requiere una verdadera legitimación. Para Cabanellas, parte interesada es, "procesalmente, quien puede aducir un interés legalmente protegido como base o fundamento de la acción". (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo VI, Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1994).
El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso-administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados.
En definitiva, para la nulidad del acto administrativo que concede el registro, cuando es incoada por un particular, éste debe demostrar su "interés legitimador", fundamento para haber propuesto esta acción; sin que pueda interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares pueden intentar la nulidad en defensa de un interés general o público o de la "simple" legalidad de la norma jurídica.
El "simple interés" que una persona puede tener para que el ordenamiento jurídico sea cumplido, no es relevante ni legitimador para el ejercicio de la acción de nulidad del registro. Tal interpretación convertiría a dicha acción en pública o popular, cuestión que, a todas luces, no pudo haber pretendido el legislador comunitario, pues ello constituiría, para este caso concreto, una distorsión y un abuso del derecho de accionar.
De todo lo anterior se concluye que, previo a decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de "parte interesada", cuando la petición de nulidad provenga de un particular. El particular, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro.
En cualquiera de los dos supuestos -de oficio o a petición de parte interesada- y si se cumplen todos los requisitos, los de legitimación incluidos, la autoridad nacional competente decretará la nulidad previa audiencia de las partes interesadas, si la misma fuere procedente. El tratadista Breuer Moreno ("Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio") al estudiar las personas que pueden ejercer la acción de nulidad, enumera: a) Al titular de una marca, en el supuesto de que se hubiere concedido indebidamente por ser confundible con otra que gozaba de prioridad. b) El interesado directo en el caso de que se hubiere "substraído al dominio público un signo que podía ser empleado por cualquiera", y en tal caso "el comerciante que pudo emplear la denominación genérica, y ya no podría hacerlo por la apropiación ilícita, resultando perjudicado". c) Titulares de nombres comerciales o civiles.
Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca "a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea".
("Derecho de Marcas", tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220). La condición de parte interesada para solicitar la nulidad de una marca, deberá ser analizada en cada caso según la causal que se haya planteado. En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro de una marca, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de "parte interesada" lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial.
El Juez consultante, deberá verificar que los actores del proceso interno, reúnen las condiciones contenidas en la presente providencia. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE UNA MARCA. (NULIDAD RELATIVA). El titular de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) afirma que su signo fue concedido el 28 de abril de 2000, mientras que la acción de nulidad planteada por los actores fue presentada el 6 de marzo del año 2006, es decir, 11 meses después de haber expirado el término establecido por la norma andina posterior, en virtud de lo cual nos referiremos a la prescripción de la acción de nulidad de una marca.
El inciso segundo del artículo 113 de la Decisión 344 consagra la "imprescriptibilidad" de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables, corriendo el titular de una marca el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca.
La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecidas en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.
Cuando se intente la acción judicial civil o la contencioso administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto de marcas, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.
Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los Países Miembros. Con respecto a la prescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad relativa de una marca, el mismo autor opina que ello se debe a dos razones: "la ratio de las prohibiciones relativas y la protección de los legítimos intereses del titular de la marca registrada.
Por una parte, en la base del conjunto de prohibiciones relativas formuladas por los artículos 12 y 13 de la nueva Ley se encuentran, primordialmente, intereses y bienes jurídicos privados: que pertenecen a los titulares de signos distintivos anteriormente registrados, o bien al titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
Por otra parte, es probable que a lo largo del plazo de prescripción de los 5 años el titular registral de la marca afectada por una causa de nulidad relativa haya utilizado efectivamente la marca, difundiéndola entre los consumidores. En tal supuesto, el titular registral habrá consolidado -en mayor o menor medida- la posición de la marca en el mercado.
El proceso de consolidación de la marca en el mercado -en su caso- contribuirá a neutralizar o, cuando menos, aminorar el riesgo de confusión entre los consumidores. No debe olvidarse a este propósito que en la hipótesis de que la marca haya sido registrada contraviniendo las prohibiciones relativas al riesgo de confusión o asociación, al lado de los intereses particulares de los anteriores titulares de signos distintivos juega asimismo un destacado papel el interés general de los consumidores".
(Pág. 282). Por lo antes expuesto, bajo las normas de la Decisión 344, la acción de nulidad puede ser interpuesta en cualquier tiempo, recién con la expedición de la Decisión 486 es que el legislador diferenció entre la acción de nulidad relativa de la absoluta, fijando plazos de interposición de la acción. Sin embargo, en el caso en análisis la ley que debe ser aplicada es la 344.
COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. Dentro del proceso interno se discute la confusión entre la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) y el nombre comercial denominativo GUAYAQUIL (mata rata) para lo cual este Tribunal hará referencia a la comparación entre signos denominativos y mixtos.
Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: “sugestivos” que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el marco; y “arbitrarios” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.
(Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto con parte denominativa compuesta MATA RATA GUAYAQUIL y el nombre comercial denominativo compuesto GUAYAQUIL (mata rata), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. DE LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL, SUS REQUISITOS, PRUEBA DE USO.
En el proceso administrativo interno, los señores Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Eugenia García Hernández, interpusieron acción de nulidad en contra de la Resolución 08959 de 28 de abril de 2000, por cuanto la marca que se concedió con la resolución que se impugna, es confundible con el nombre comercial GUAYAQUIL (mata ratas) que utiliza en forma pública desde el 25 de septiembre de 1956 el señor Agustín García para distinguir la elaboración de mata ratas por lo que se hará referencia al nombre comercial y su protección. Este tema fue abordado dentro del proceso 106-IP-2010, marca: “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativa), para el caso, haremos referencia a dicho proceso.
El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso. Los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344, establecen el sistema de protección del nombre comercial.
De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.
(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de ). Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de 1998)”. (Proceso 226-IP-2005. Interpretación Prejudicial de, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de ).
Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 344.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.
Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado deber ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.
En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto MATA RATA GUAYAQUIL fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial GUAYAQUIL (mata rata) (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado por los actores de la acción de nulidad, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. INCIDENCIA EN EL EXAMEN DE CONFUNDIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS EXPLICATIVOS QUE ACOMPAÑAN AL SIGNO A REGISTRARSE COMO MARCA (SE DEBEN SACAR DE LA COMPARACIÓN?) En el presente caso, se concedió el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL (mixta) para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los cuales están los raticidas, mientras que los demandantes afirman que la marca registrada reproduce en su integridad el nombre comercial que utilizó el señor Agustín García que es GUAYAQUIL (mata rata) por lo que es preciso referirse a los elementos explicativos.
El primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 establece lo siguiente: “Artículo 105.- 105. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.
(…)”. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras (en cualquier idioma), dibujos, etc.
Éstos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas o pueden ser frases en idioma extranjero, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado.
Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el marcario y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos.
La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral y de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, son: -“Que se haga de buena fe.
La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.
De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. - Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante.
En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior.
El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.
Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente”. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo de marcas.
Sobre este asunto el Tribunal ya ha sentado su posición: (…) En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y asociación que pudiera existir entre el signo mixto MATA RATA GUAYAQUIL y el nombre comercial denominativo GUAYAQUIL (mata rata), teniendo en cuenta lo establecido en esta providencia sobre los elementos explicativos que acompañan al signo, sobre todo salvaguardando que no se induzca al público consumidor a error.
Se aclara, también, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro de marca argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de un signo no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible nulidad.
Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para demandar la nulidad del registro de una marca, conforme al artículo 113 de la Decisión 344, el accionante deberá legitimar su intervención demostrando ser parte interesada, excluyéndose de dicha acción a "cualquier persona". El Juez consultante, deberá verificar que los actores del proceso interno, reúnen las condiciones contenidas en la presente providencia.
SEGUNDO: El inciso segundo del artículo 113 de la Decisión 344 consagra la "imprescriptibilidad" de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables.
TERCERO: Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los conformados por dos o más palabras, números, etc.
Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Al comparar una marca denominativa compuesta y un signo mixto con parte denominativa compuesta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
CUARTO: El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto MATA RATA GUAYAQUIL fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial GUAYAQUIL (mata rata) (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado por los actores de la acción de nulidad, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
QUINTO: El Juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y asociación que pudiera existir entre el signo mixto MATA RATA GUAYAQUIL y el nombre comercial denominativo GUAYAQUIL (mata rata), teniendo en cuenta lo establecido en esta providencia sobre los elementos explicativos que acompañan al signo, sobre todo salvaguardando que no se induzca al público consumidor a error.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 296-IP-2014