PROCESO 167-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), 258 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión. Expediente Interno: 161-2013-0-1801-JR-CA-16.
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 161-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 161-2013-0-1801-JR-CA-16.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. Antecedentes. 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Plásticos Nacionales S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: Europlast S.A.C. 2.
Determinación de los hechos relevantes: 1. El 30 de julio de 2008, Europlast S.A.C., en su calidad de titular de la marca ENVASE DE PLÁSTICO (tridimensional) constituida por un envase de plástico (galonera) de cinco litros, registrada para distinguir aceites y grasas de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión contra Plásticos Nacionales S.A. por la utilización de una galonera de cinco litros supuestamente confundible con su marca tridimensional registrada. 2.
El 17 de septiembre de 2008, Europlast S.A.C. presentó una carta suscrita por Rosa Amelia Prevost, Gerente de Compras de Alicorp S.A.A., por medio de la cual, dicha empresa deja constancia que viene utilizando, desde el año 2001, el envase plástico (galonera de 5 litros) que su empresa tiene registrado a su favor ante INDECOPI bajo Certificado 42842. 3.
El 5 de diciembre de 2008, mediante Resolución 802-2008/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos admitió a trámite la acción, dispuso que se practique una inspección en el local de la empresa emplazada y en los locales de las empresas compradoras de envases, a fin de verificar los alcances de la acción y rechazó la solicitud de medidas cautelares. 4.
El 14 de diciembre de 2009, mediante Resolución 3496-2009/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de infracción a los derechos de Propiedad Industrial y declaró improcedente la acción por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, interpuestas por Europlast S.A.C. contra Plásticos Nacionales S.A. 5.
El 26 de diciembre de 2009, Plásticos Nacionales S.A. interpuso recurso de apelación en el extremo en que se declaró fundada la acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial, así como en el que se impusieron las sanciones respectivas. 6. El 7 de febrero de 2011, mediante Resolución 282-2011/TPI-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI, atendiendo a la solicitud de Plásticos Nacionales S.A., suspendió el procedimiento materia de denuncia. 7.
El 28 de noviembre de 2012, mediante Resolución 2434-2012/TPI- INDECOPI, se levantó la suspensión decretada, confirmándose además la Resolución 3496-2009/CSD-INDECOPI en cuanto declaró fundada la acción infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Europlast S.A.C. contra Plásticos Nacionales S.A. y en cuanto sancionó a esta última con una multa de 60 UIT, dejando firme los demás extremos de la apelada. 8.
El 19 de marzo de 2013, Plásticos Nacionales S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa solicitando la nulidad total e ineficacia de la Resolución 2434-2012/TPI-INDECOPI. 9. Mediante Sentencia dictada el 28 de agosto de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda. 10.
El 11 de septiembre de 2014, Plásticos Nacionales S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada. 11. El 21 de enero de 2015, mediante Resolución 2, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Solicitando expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto de: a) ¿Qué criterios se deben considerar a fin de determinar que dos marcas tridimensionales resultan idénticas o semejantes entre sí y, por ende, concluir que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado por generar riesgo de confusión entre los consumidores? b) ¿El uso en el comercio de un signo tridimensional similar al registrado por un tercero para distinguir determinados productos, afecta los derechos de propiedad industrial de éste si aquél es usado para comercializar otros productos además del protegido con la marca registrada? c) ¿El uso en el comercio de una marca tridimensional semejante por un tercero, además de infringir derechos de propiedad industrial, puede constituir un acto de competencia desleal? 3.
Argumentos de la demanda: 12. Plásticos Nacionales S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – El envase fabricado por su parte es utilizado para diferentes productos de diversos clientes, mientras que el envase de la denunciada es de uso exclusivo para el aceite de la empresa Alicorp. La galonera fabricada por Plásticos Nacionales S.A. es un envase multiusos y se vende a una diversidad de clientes, mientras que el envase de Europlast S.A.C. tiene un solo uso (envasar aceites y grasas comestibles) y solamente la vende a Alicorp. – El envase registrado por Europlast S.A.C. es un envase genérico existente en el mercado en forma libre que viene siendo fabricado por las empresas Molmar S.A. desde 2000, Fraplast desde 1997 y Andean Packing S.A. desde 2001, quienes vienen fabricando dicho envase bajo la introducción de características particulares de diseño que cada una le ha implementado y que los diferencia unos de otros. – El envase multiusos fabricado por Plásticos Nacionales S.A. tiene un diseño de fabricación propio y una forma distinta a la registrada a favor de Europlast, pues éste tiene un color amarillo con tapa verde de un solo uso y exclusivamente para envasar el aceite que produce su cliente Alicorp.
Por tanto, no causa ningún riesgo de confusión ni de asociación con el signo registrado por Europlast S.A.C. – Debió declararse improcedente la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial en tanto se sustentó en los mismos hechos que la denuncia por actos de competencia desleal, que fue declarada improcedente. – En las resoluciones cuestionadas no se ha precisado de manera clara y precisa en cuál de las infracciones del inciso a) o d) del artículo 155 de la Decisión 486 incurrió su parte, advirtiéndose una falta de debida motivación. – En la denuncia se solicitó la prohibición de la fabricación del envase, mientras que en las resoluciones impugnadas se ordenó la prohibición de uso del envase, lo que evidencia un pronunciamiento contradictorio. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 13. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: – Los argumentos sobre la falta de especificación del dispositivo legal infringido, el presunto pronunciamiento contrario a lo peticionado en la denuncia y la presunta contradicción en los fundamentos de la resolución impugnada constituyen argumentos improcedentes pues éstos no fueron formulados en el recurso de apelación. Admitir nuevos argumentos implicaría una vulneración al principio del debido proceso, en particular al de congruencia procesal.
En atención a dicho principio, el Juez contencioso administrativo sólo puede pronunciarse sobre los extremos resueltos por el Tribunal Administrativo a través de su Resolución de última instancia. – Realizado el examen comparativo se determinó que en el caso de los productos a que se refieren los signos en cuestión, si bien se trata de productos de consumo masivo y frecuente, el consumidor prestará cierto grado de atención al momento de elegirlos, ya que será de acuerdo a sus preferencias que escogerá el aceite que requiere. – En el examen comparativo también se advirtió que no obstante los elementos cromáticos que presenta el signo usado por Plásticos Nacionales S.A., los envases resultan ser muy similares en su forma al presentar características idénticas en la conformación del envase como base cuadrada, relieves en forma de trapecios rectangulares, asa para sujetar los envases y boca circular roscada, entre otras similitudes. – No es posible la coexistencia de los signos confrontados sin afectar los derechos de propiedad industrial de Europlast, así como los intereses de los consumidores. – La demandante no ha tenido en cuenta que si bien, en ambos extremos se cuestionan los mismos hechos, las resoluciones administrativas no se pronunciaron sobre lo referido al supuesto de competencia desleal en la modalidad de confusión, pues ello resultaba improcedente. 5.
Sentencia de Primera Instancia 14. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: – Si bien la recurrente resalta la existencia de diferencias entre el signo registrado y su galonera multiusos, se debe tener en consideración que, luego de haberse delimitado las similitudes existentes entre los signos evaluados, este órgano jurisdiccional entiende que la infracción del derecho a la propiedad industrial se encuentra perfectamente determinada y tiene sustento en los artículos 154 y 155 de la Decisión 486, pues al haberse empleado en el comercio envases similares al registrado por Europlast S.A.C. se estaría vulnerando el derecho que de forma exclusiva le corresponde a éste sobre el signo que distingue la marca, configurándose un supuesto de responsabilidad objetiva. – La conducta sancionada se enmarca dentro del supuesto contemplado en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486, pues se llegó a establecer conforme al análisis realizado en sede administrativa que se habían introducido en el mercado envases de plástico de similares características a la marca registrada por Europlast S.A.C., situación que es susceptible de causar riesgo de confusión entre los consumidores. – Si bien Plásticos Nacionales S.A. ha postulado una disimilitud en la naturaleza de los productos cuestionados, de la revisión del expediente administrativo no se advierte con suficiente grado de certeza que el producto elaborado por Plásticos Nacionales S.A. se encuentre destinado a la comercialización de productos distintos a los comercializados por los clientes de Europlast S.A.C. Atendiendo a ello, así como a un principio de lógica jurídica que exige a las partes probar los hechos que aleguen o contradicen, esta judicatura no encuentra amparables los argumentos postulados por la recurrente. – Plásticos Nacionales S.A. sostiene que Europlast S.A.C. perseguía con su denuncia que no se fabriquen los envases cuestionados, sin embargo, el INDECOPI ordenó prohibir su uso.
Al respecto, no se advierte contradicción o indebida motivación del acto administrativo emitido, toda vez que éste ha cumplido con la finalidad solicitada a nivel administrativo en forma inicial por Europlast S.A.C, debiendo considerarse que si bien ésta buscaba proteger su marca impidiendo que pueda ser empleada en el comercio por Plásticos Nacionales S.A., el objeto o contenido del acto administrativo se determinó recién a través de la Resolución 3496-2009/CSD-INDECOPI. 6.
Argumentos del recurso de apelación 15. Plásticos Nacionales S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: – La sentencia apelada no ha sido debidamente motivada, por cuanto en el considerando vigésimo segundo no señala qué supuestos previstos en las normas mencionadas se verifican en el presente caso y en los que se encontraría incursa la conducta de Plásticos Nacionales S.A. – La sentencia apelada no ha sido debidamente motivada, por cuanto en el considerando vigésimo octavo el Juzgado señala que de la revisión del expediente administrativo no se advierte con suficiente grado de certeza que el producto elaborado por nuestra empresa se encuentre destinado a la comercialización de productos distintos a los comercializados por los clientes de Europlast S.A.C. Sin embargo, no expone los fundamentos de tal conclusión. – En ambos considerandos no se advierten los argumentos fácticos jurídicos que sustentan la decisión del Juzgado.
Solo se expresa su decisión sin fundamentos ni mayor ningún razonamiento lógico. En el presente caso, resulta evidente que la sentencia impugnada ha incurrido en el vicio denominado motivación aparente toda vez que lo argumentado no constituye un sustento real de lo resuelto por el Juzgado. – No se encuentra determinada la infracción del derecho a la propiedad industrial de Europlast S.A.C. que el Juzgado, incurriendo así en un error similar al Tribunal del INDECOPI, ya que no ha especificado qué infracción habría cometido nuestra empresa limitándose a señalar que la misma “tiene sustento normativo en los artículos 154 y 155 de la Decisión 486”.
B. Normas a ser interpretadas. 16. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), 258 y 267 de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada[1]. C. MATERIAS A SER INTERPRETADAS 1. Acción por infracción de derechos. Distinción con la acción de competencia desleal. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. 2.
Riesgo de Confusión. 3. Comparación entre signos tridimensionales. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:
1. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. DISTINCIÓN CON LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 17. De los antecedentes del caso, se advierte que Europlast S.A.C. interpuso ante el INDECOPI una denuncia por infracción de los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión contra Plásticos Nacionales S.A. por la utilización de una galonera de cinco litros supuestamente confundible con su marca tridimensional registrada.
Acción por infracción de derechos 18. El Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 145- IP-2011 al respecto ha expresado lo siguiente: artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marca, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal a) y d) del mencionado artículo, en lo referido a actos como aplicar y usar la marca sobre envolturas, envases, embalajes y acondicionamientos en el comercio causando con ello riesgo de confusión o asociación con el titular del registro. 19.
Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los derechos de exclusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de la marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”.[2] Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuerdo con la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”[3]. 20.
No obstante de ello, en el Proceso 101-IP-2013, este Tribunal expresa que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”[4].
La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157);
(ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo)[5]. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”[6]. 21. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012: “El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas.
Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).
La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT)”.
La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.
El Tribunal advierte que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). 22.
Para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto la Sala consultante deberá realizar la comparación entre el signo registrado y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos. Distinción con la acción de competencia desleal. 23. En el presente caso, se estima adecuado indicar la diferenciación entre una acción de infracción de derechos con una acción de competencia desleal. 24.
Al respecto, es preciso señalar que la acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados. De esta forma, mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. 25.
Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de marcas, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. Así, si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar riesgo de confusión en el mercado y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado. 26.
De conformidad con lo anterior, la Sala consultante deberá analizar si en el caso en concreto, nos encontramos dentro de un supuesto de competencia desleal en contra de una marca registrada. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial 27. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.
De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 28. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: – Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. – En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor” (Proceso 38-IP-98.
Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 de 17 de marzo de 1999. Caso: “Régimen de registros y licencias, el control de calidad, así como el régimen de vigilancia sanitaria de medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y toroso productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia”). 29.
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"[7].
“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios"[8]. 30. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 31.
En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(publicidad engañosa, por ejemplo)”[9]. 32. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: – Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. – Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. – Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 33.
El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, presenta de las siguientes características: No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”[10]. 34. En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. 35.
Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”[11]. 36. El tercer grupo de actos se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. 37.
Por lo antes expuesto, si la Sala consultante verifica que en el presente caso nos encontramos frente a un acto de competencia desleal, entonces deberá identificar a cuál de los supuestos de competencia desleal arriba enunciados corresponde la acción desplegada por Plásticos Nacionales S.A.
2. RIESGO DE CONFUSIÓN. 38. En el presente caso, Europlast S.A.C. interpuso ante el INDECOPI una denuncia por infracción de los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión contra Plásticos Nacionales S.A. por la utilización de una galonera de cinco litros supuestamente confundible con su marca tridimensional registrada. 39.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[12]. 40.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.
Marca: SHERATON). 41. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 42. Conforme lo anotado, la Sala consultante debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores. 43. Para ello, deberá comparar el signo de forma tridimensional registrado con el signo de forma tridimensional supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia. En ese sentido, la Sala Consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la galonera de cinco litros registrada a favor de Europlast S.A.C. y la galonera de cinco litros usada por Plásticos Nacionales S.A., analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error.
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS TRIDIMENSIONALES. 44. En el presente caso, Europlast S.A.C. es titular de la marca ENVASE DE PLÁSTICO (tridimensional) constituida por un envase de plástico (galonera) de cinco litros registrada para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que sería confundible con la galonera de cinco litros usada por Plásticos Nacionales S.A., por lo que el punto controvertido consiste en la comparación entre signos tridimensionales. 45.
Dentro del Proceso 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente: “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…)” (Proceso 33-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1224 de 2 de agosto de 2005). 46. Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.
Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto. 47. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, y siendo que en el presente caso estamos frente a marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido. 48.
En tal comparación no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas, deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de Derechos de marcas.
Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.
SEGUNDO: Si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de marcas, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. Así, si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar riesgo de confusión en el mercado y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado.
De conformidad con lo anterior, la Sala consultante deberá analizar si en el caso en concreto nos encontramos dentro de un supuesto de competencia desleal en contra de una marca registrada.
TERCERO: La comparación entre signos tridimensionales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, los relieves y la forma característica del envase, para establecer si el signo tiene una contundencia suficiente para evitar el riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido.
CUARTO: La Sala Consultante debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores. Para ello, deberá comparar el signo de forma tridimensional registrado con el signo de forma tridimensional supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia. En ese sentido, la Sala Consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la galonera de cinco litros registrada a favor de Europlast S.A.C. y la galonera de cinco litros usada por Plásticos Nacionales S.A., analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |PROCESO 167-IP-2015 | | | | | ----------------------- [1] Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
(…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título. [2] Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001. [3] Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008. [4] Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1997. [5] Proceso 69-IP-2000 ya citado. [6] Proceso 69-IP-2000 ya citado. [7] JAECKEL KOVAKS, Jorge.
“APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 [8] NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 " [9] GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47. [10] Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero de 2005.
G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”. “Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. [12] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.