Año XXXII – Número 2615 Lima, 26 de octubre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 167-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), 258 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión. Expediente Interno: 161-2013-0-1801-JR-CA-16 PROCESO 190-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.
Actor: Philip Morris Products S.A. Patente de invención: Métodos y sistemas de marcación, seguimiento y autentificación de productos. Proceso Interno: 2010-0053600 PROCESO 209-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal f) y 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Marca: “TRIDIMENSIONAL”. Expediente Interno: 200900570-00 PROCESO 167-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), 258 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión. Expediente Interno: 161-2013-0-1801-JR-CA-16.
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/10/2015 2 de 39 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 161-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 161-2013-0-1801-JR-CA-16.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES. 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Demandados: Plásticos Nacionales S.A. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: Europlast S.A.C. 2. Determinación de los hechos relevantes: 1. El 30 de julio de 2008, Europlast S.A.C., en su calidad de titular de la marca ENVASE DE PLÁSTICO (tridimensional) constituida por un envase de plástico (galonera) de cinco litros, registrada para distinguir aceites y grasas de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión contra Plásticos Nacionales S.A. por la utilización de una galonera de cinco litros supuestamente confundible con su marca tridimensional registrada. 2.
El 17 de septiembre de 2008, Europlast S.A.C. presentó una carta suscrita por Rosa Amelia Prevost, Gerente de Compras de Alicorp S.A.A., por medio de la cual, dicha empresa deja constancia que viene utilizando, desde el año 2001, el envase plástico (galonera de 5 litros) que su empresa tiene registrado a su favor ante INDECOPI bajo Certificado 42842. 3.
El 5 de diciembre de 2008, mediante Resolución 802-2008/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos admitió a trámite la acción, dispuso que se practique una inspección en el local de la empresa emplazada y en los locales de las empresas compradoras de envases, a fin de verificar los alcances de la acción y rechazó la solicitud de medidas cautelares. 4.
El 14 de diciembre de 2009, mediante Resolución 3496-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de infracción a los derechos de Propiedad Industrial y declaró improcedente la acción por competencia GACETA OFICIAL 26/10/2015 3 de 39 desleal, en la modalidad de actos de confusión, interpuestas por Europlast S.A.C. contra Plásticos Nacionales S.A. 5.
El 26 de diciembre de 2009, Plásticos Nacionales S.A. interpuso recurso de apelación en el extremo en que se declaró fundada la acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial, así como en el que se impusieron las sanciones respectivas. 6. El 7 de febrero de 2011, mediante Resolución 282-2011/TPI-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI, atendiendo a la solicitud de Plásticos Nacionales S.A., suspendió el procedimiento materia de denuncia. 7.
El 28 de noviembre de 2012, mediante Resolución 2434-2012/TPI-INDECOPI, se levantó la suspensión decretada, confirmándose además la Resolución 34962009/CSD-INDECOPI en cuanto declaró fundada la acción infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Europlast S.A.C. contra Plásticos Nacionales S.A. y en cuanto sancionó a esta última con una multa de 60 UIT, dejando firme los demás extremos de la apelada. 8.
El 19 de marzo de 2013, Plásticos Nacionales S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa solicitando la nulidad total e ineficacia de la Resolución 24342012/TPI-INDECOPI. 9. Mediante Sentencia dictada el 28 de agosto de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda. 10.
El 11 de septiembre de 2014, Plásticos Nacionales S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada. 11. El 21 de enero de 2015, mediante Resolución 2, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Solicitando expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto de: a) b) c) ¿Qué criterios se deben considerar a fin de determinar que dos marcas tridimensionales resultan idénticas o semejantes entre sí y, por ende, concluir que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado por generar riesgo de confusión entre los consumidores? ¿El uso en el comercio de un signo tridimensional similar al registrado por un tercero para distinguir determinados productos, afecta los derechos de propiedad industrial de éste si aquél es usado para comercializar otros productos además del protegido con la marca registrada? ¿El uso en el comercio de una marca tridimensional semejante por un tercero, además de infringir derechos de propiedad industrial, puede constituir un acto de competencia desleal? 3.
Argumentos de la demanda: 12. Plásticos Nacionales S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: − El envase fabricado por su parte es utilizado para diferentes productos de diversos clientes, mientras que el envase de la denunciada es de uso exclusivo para el aceite de la empresa Alicorp. La galonera fabricada por GACETA OFICIAL − − − − − 26/10/2015 Plásticos Nacionales S.A. es un envase multiusos y se vende a una diversidad de clientes, mientras que el envase de Europlast S.A.C. tiene un solo uso (envasar aceites y grasas comestibles) y solamente la vende a Alicorp.
El envase registrado por Europlast S.A.C. es un envase genérico existente en el mercado en forma libre que viene siendo fabricado por las empresas Molmar S.A. desde 2000, Fraplast desde 1997 y Andean Packing S.A. desde 2001, quienes vienen fabricando dicho envase bajo la introducción de características particulares de diseño que cada una le ha implementado y que los diferencia unos de otros.
El envase multiusos fabricado por Plásticos Nacionales S.A. tiene un diseño de fabricación propio y una forma distinta a la registrada a favor de Europlast, pues éste tiene un color amarillo con tapa verde de un solo uso y exclusivamente para envasar el aceite que produce su cliente Alicorp. Por tanto, no causa ningún riesgo de confusión ni de asociación con el signo registrado por Europlast S.A.C. Debió declararse improcedente la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial en tanto se sustentó en los mismos hechos que la denuncia por actos de competencia desleal, que fue declarada improcedente.
En las resoluciones cuestionadas no se ha precisado de manera clara y precisa en cuál de las infracciones del inciso a) o d) del artículo 155 de la Decisión 486 incurrió su parte, advirtiéndose una falta de debida motivación. En la denuncia se solicitó la prohibición de la fabricación del envase, mientras que en las resoluciones impugnadas se ordenó la prohibición de uso del envase, lo que evidencia un pronunciamiento contradictorio. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 13. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: − − − − 4 de 39 Los argumentos sobre la falta de especificación del dispositivo legal infringido, el presunto pronunciamiento contrario a lo peticionado en la denuncia y la presunta contradicción en los fundamentos de la resolución impugnada constituyen argumentos improcedentes pues éstos no fueron formulados en el recurso de apelación. Admitir nuevos argumentos implicaría una vulneración al principio del debido proceso, en particular al de congruencia procesal.
En atención a dicho principio, el Juez contencioso administrativo sólo puede pronunciarse sobre los extremos resueltos por el Tribunal Administrativo a través de su Resolución de última instancia. Realizado el examen comparativo se determinó que en el caso de los productos a que se refieren los signos en cuestión, si bien se trata de productos de consumo masivo y frecuente, el consumidor prestará cierto grado de atención al momento de elegirlos, ya que será de acuerdo a sus preferencias que escogerá el aceite que requiere.
En el examen comparativo también se advirtió que no obstante los elementos cromáticos que presenta el signo usado por Plásticos Nacionales S.A., los envases resultan ser muy similares en su forma al presentar características idénticas en la conformación del envase como base cuadrada, relieves en forma de trapecios rectangulares, asa para sujetar los envases y boca circular roscada, entre otras similitudes.
No es posible la coexistencia de los signos confrontados sin afectar los derechos de propiedad industrial de Europlast, así como los intereses de los consumidores. GACETA OFICIAL − 26/10/2015 5 de 39 La demandante no ha tenido en cuenta que si bien, en ambos extremos se cuestionan los mismos hechos, las resoluciones administrativas no se pronunciaron sobre lo referido al supuesto de competencia desleal en la modalidad de confusión, pues ello resultaba improcedente. 5.
Sentencia de Primera Instancia 14. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: − − − − Si bien la recurrente resalta la existencia de diferencias entre el signo registrado y su galonera multiusos, se debe tener en consideración que, luego de haberse delimitado las similitudes existentes entre los signos evaluados, este órgano jurisdiccional entiende que la infracción del derecho a la propiedad industrial se encuentra perfectamente determinada y tiene sustento en los artículos 154 y 155 de la Decisión 486, pues al haberse empleado en el comercio envases similares al registrado por Europlast S.A.C. se estaría vulnerando el derecho que de forma exclusiva le corresponde a éste sobre el signo que distingue la marca, configurándose un supuesto de responsabilidad objetiva.
La conducta sancionada se enmarca dentro del supuesto contemplado en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486, pues se llegó a establecer conforme al análisis realizado en sede administrativa que se habían introducido en el mercado envases de plástico de similares características a la marca registrada por Europlast S.A.C., situación que es susceptible de causar riesgo de confusión entre los consumidores.
Si bien Plásticos Nacionales S.A. ha postulado una disimilitud en la naturaleza de los productos cuestionados, de la revisión del expediente administrativo no se advierte con suficiente grado de certeza que el producto elaborado por Plásticos Nacionales S.A. se encuentre destinado a la comercialización de productos distintos a los comercializados por los clientes de Europlast S.A.C. Atendiendo a ello, así como a un principio de lógica jurídica que exige a las partes probar los hechos que aleguen o contradicen, esta judicatura no encuentra amparables los argumentos postulados por la recurrente.
Plásticos Nacionales S.A. sostiene que Europlast S.A.C. perseguía con su denuncia que no se fabriquen los envases cuestionados, sin embargo, el INDECOPI ordenó prohibir su uso. Al respecto, no se advierte contradicción o indebida motivación del acto administrativo emitido, toda vez que éste ha cumplido con la finalidad solicitada a nivel administrativo en forma inicial por Europlast S.A.C, debiendo considerarse que si bien ésta buscaba proteger su marca impidiendo que pueda ser empleada en el comercio por Plásticos Nacionales S.A., el objeto o contenido del acto administrativo se determinó recién a través de la Resolución 3496-2009/CSD-INDECOPI. 6.
Argumentos del recurso de apelación 15. Plásticos Nacionales S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: − La sentencia apelada no ha sido debidamente motivada, por cuanto en el considerando vigésimo segundo no señala qué supuestos previstos en las normas mencionadas se verifican en el presente caso y en los que se encontraría incursa la conducta de Plásticos Nacionales S.A. GACETA OFICIAL − − − 26/10/2015 6 de 39 La sentencia apelada no ha sido debidamente motivada, por cuanto en el considerando vigésimo octavo el Juzgado señala que de la revisión del expediente administrativo no se advierte con suficiente grado de certeza que el producto elaborado por nuestra empresa se encuentre destinado a la comercialización de productos distintos a los comercializados por los clientes de Europlast S.A.C. Sin embargo, no expone los fundamentos de tal conclusión. En ambos considerandos no se advierten los argumentos fácticos jurídicos que sustentan la decisión del Juzgado.
Solo se expresa su decisión sin fundamentos ni mayor ningún razonamiento lógico. En el presente caso, resulta evidente que la sentencia impugnada ha incurrido en el vicio denominado motivación aparente toda vez que lo argumentado no constituye un sustento real de lo resuelto por el Juzgado. No se encuentra determinada la infracción del derecho a la propiedad industrial de Europlast S.A.C. que el Juzgado, incurriendo así en un error similar al Tribunal del INDECOPI, ya que no ha especificado qué infracción habría cometido nuestra empresa limitándose a señalar que la misma “tiene sustento normativo en los artículos 154 y 155 de la Decisión 486”.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 16. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), 258 y 267 de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada1. C. MATERIAS A SER INTERPRETADAS 1. 2. 3. Acción por infracción de derechos. Distinción con la acción de competencia desleal. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.
Riesgo de Confusión. Comparación entre signos tridimensionales. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:
1. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. DISTINCIÓN CON LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 1 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
(…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título. GACETA OFICIAL 17. 26/10/2015 7 de 39 De los antecedentes del caso, se advierte que Europlast S.A.C. interpuso ante el INDECOPI una denuncia por infracción de los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión contra Plásticos Nacionales S.A. por la utilización de una galonera de cinco litros supuestamente confundible con su marca tridimensional registrada.
Acción por infracción de derechos 18. El Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 145-IP-2011 al respecto ha expresado lo siguiente: artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marca, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal a) y d) del mencionado artículo, en lo referido a actos como aplicar y usar la marca sobre envolturas, envases, embalajes y acondicionamientos en el comercio causando con ello riesgo de confusión o asociación con el titular del registro. 19.
Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los derechos de exclusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de la marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”.2 Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuerdo con la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”3. 20.
No obstante de ello, en el Proceso 101-IP-2013, este Tribunal expresa que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”4.
La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157);
(ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo)5. 2 3 4 5 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001.
Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008. Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1997. Proceso 69-IP-2000 ya citado. GACETA OFICIAL 26/10/2015 8 de 39 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”6. 21. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012: “El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas.
Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).
La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT)”. 6 Proceso 69-IP-2000 ya citado.
GACETA OFICIAL 26/10/2015 9 de 39 La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.
El Tribunal advierte que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). 22.
Para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto la Sala consultante deberá realizar la comparación entre el signo registrado y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos. Distinción con la acción de competencia desleal. 23. En el presente caso, se estima adecuado indicar la diferenciación entre una acción de infracción de derechos con una acción de competencia desleal. 24.
Al respecto, es preciso señalar que la acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados. De esta forma, mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. 25.
Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de marcas, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. Así, si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar riesgo de confusión en el mercado y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado. 26.
De conformidad con lo anterior, la Sala consultante deberá analizar si en el caso en concreto, nos encontramos dentro de un supuesto de competencia desleal en contra de una marca registrada. GACETA OFICIAL 26/10/2015 10 de 39 Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial 27. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.
De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 28. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: − − 29.
Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor” (Proceso 38-IP-98.
Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 de 17 de marzo de 1999. Caso: “Régimen de registros y licencias, el control de calidad, así como el régimen de vigilancia sanitaria de medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y toroso productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia”).
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"7.
“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios"8. 7 8 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 NARVAEZ GARCIA, José Ignacio.
“DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 " GACETA OFICIAL 26/10/2015 11 de 39 30. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 31. En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(publicidad engañosa, por ejemplo)”9. 32. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: − − − 33. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, presenta de las siguientes características: No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.
Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no 9 GACHARNÁ, María Consuelo.
“LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág.
47. GACETA OFICIAL 26/10/2015 12 de 39 se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
En la doctrina se ha dicho sobre el particular que para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”10. 34. En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. 35.
Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”11. 36. El tercer grupo de actos se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. 37.
Por lo antes expuesto, si la Sala consultante verifica que en el presente caso nos encontramos frente a un acto de competencia desleal, entonces deberá identificar a cuál de los supuestos de competencia desleal arriba enunciados corresponde la acción desplegada por Plásticos Nacionales S.A.
2. RIESGO DE CONFUSIÓN. 38. En el presente caso, Europlast S.A.C. interpuso ante el INDECOPI una denuncia por infracción de los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión contra Plásticos Nacionales S.A. por la utilización de una galonera de cinco litros supuestamente confundible con su marca tridimensional registrada. 39.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de 10 Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero de 2005. G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”. “Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. 11 GACETA OFICIAL 26/10/2015 13 de 39 riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad12. 40. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.
Marca: SHERATON). 41. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 42. Conforme lo anotado, la Sala consultante debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores. 43. Para ello, deberá comparar el signo de forma tridimensional registrado con el signo de forma tridimensional supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia. En ese sentido, la Sala Consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la galonera de cinco litros registrada a favor de Europlast S.A.C. y la galonera de 12 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 26/10/2015 14 de 39 cinco litros usada por Plásticos Nacionales S.A., analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error.
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS TRIDIMENSIONALES. 44. En el presente caso, Europlast S.A.C. es titular de la marca ENVASE DE PLÁSTICO (tridimensional) constituida por un envase de plástico (galonera) de cinco litros registrada para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que sería confundible con la galonera de cinco litros usada por Plásticos Nacionales S.A., por lo que el punto controvertido consiste en la comparación entre signos tridimensionales. 45.
Dentro del Proceso 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente: “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…)” (Proceso 33-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1224 de 2 de agosto de 2005). 46. Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.
Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto. 47. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, y siendo que en el presente caso estamos frente a marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido. 48.
En tal comparación no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas, deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado GACETA OFICIAL 26/10/2015 15 de 39 en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de Derechos de marcas.
Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.
SEGUNDO: Si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de marcas, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. Así, si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar riesgo de confusión en el mercado y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado.
De conformidad con lo anterior, la Sala consultante deberá analizar si en el caso en concreto nos encontramos dentro de un supuesto de competencia desleal en contra de una marca registrada.
TERCERO: La comparación entre signos tridimensionales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, los relieves y la forma característica del envase, para establecer si el signo tiene una contundencia suficiente para evitar el riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido.
CUARTO: La Sala Consultante debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores. Para ello, deberá comparar el signo de forma tridimensional registrado con el signo de forma tridimensional supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia. En ese sentido, la Sala Consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la galonera de cinco litros registrada a favor de Europlast S.A.C. y la galonera de cinco litros usada por Plásticos Nacionales S.A., analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. GACETA OFICIAL 26/10/2015 16 de 39 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 190-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.
Actor: Philip Morris Products S.A. Patente de invención: Métodos y sistemas de marcación, seguimiento y autentificación de productos. Proceso Interno: 2010-00536-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 1154 de 21 de abril de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00536-00. El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
GACETA OFICIAL 26/10/2015 A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: 17 de 39 Demandante: Philip Morris Products S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. 2. Hechos: 1. El 8 de mayo de 2007, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó solicitud de patente para la invención denominada “MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS” ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 581 de 31 de octubre de 2007 y contra ella no se presentó oposición alguna. El 21 de abril de 2008, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. solicitó que se efectuara el examen de patentabilidad de la invención, solicitud que fue resuelta por Oficio 0753, mediante el cual se otorgó un plazo de 60 días para responder las objeciones presentadas.
El 20 de abril de 2009, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó un memorial con el fin de superar las objeciones propuestas. Mediante Resolución 58027 de 17 de noviembre de 2009, el Superintendente decidió denegar el privilegio de patente, aduciendo que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486.
El 17 de diciembre de 2009 fue interpuesto el recurso de reposición contra la anterior Resolución, el recurso fue resuelto desfavorablemente mediante Resolución 32143 de 23 de junio de 2010, y no accedió a la concesión del privilegio de patente solicitada. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó demanda, a fin de anular las citadas resoluciones administrativas.
Mediante Auto de 17 de junio de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso, a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. Argumentos de la demanda:
9. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - - Se aplicaron de manera indebida los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486, al momento de apreciar erróneamente las reivindicaciones y la descripción de la solicitud. En efecto, la patente solicitada no está dirigida a la protección de “usos” como erróneamente considera la Administración en las resoluciones acusadas aplicando indebidamente el artículo 14 de la Decisión 486.
Si se analizan las reivindicaciones solicitadas, se puede observar que las reivindicaciones del sistema y método solicitadas, muestran una serie de pasos para solucionar un problema presentado en el arte previo. En el aparte de las reivindicaciones se hace alusión a un método para la marcación, seguimiento y autenticación de bienes, pero no a un producto como erróneamente lo consideró la Administración. Adicionalmente, “Queda demostrado que la Administración apreció erróneamente las reivindicaciones y descripción de la invención “métodos y GACETA OFICIAL - - 26/10/2015 sistemas para marcación, seguimiento y autenticación de productos” por cuanto la contribución de la invención al estado del arte se relaciona a un proceso industrial para la marcación y autenticación de bienes, pero nunca al soporte lógico expresado como tal”, por lo cual, el actor concluye que fue aplicado indebidamente el artículo 15 literal e) de la Decisión 486.
La Administración apreció erróneamente las reivindicaciones y la descripción de la patente solicitada por cuanto consideró que la misma no cumplía con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486. Al respecto, el actor reitera que la solicitud debe analizarse bajo los ojos de una persona medianamente versada en la materia, y que no puede afirmarse la falta de claridad por haber elementos que el examinador no considera patentables.
Con relación al artículo 25 de la Decisión 486, el actor aduce que “la objeción de la Administración consistió principalmente en que si se reivindicaban independientemente dos métodos, uno de autenticación y otro de marcación, no podía cumplirse con el requisito de unidad de invención”. Es decir, que no cumplían con el principio de unidad de invención ya que ambas no generaban un único concepto inventivo, y por cuanto las reivindicaciones estaban referidas a diferentes objetos que no formaban parte de un único concepto inventivo.
Sin embargo frente a lo anterior, la Superintendencia no tuvo en cuenta que dichos objetos están relacionados para generar el proceso de marcación o autenticación de bienes. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 10. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: - B. 18 de 39 Las reivindicaciones son indefinidas al no ser posible determinar cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica.
No se observa con claridad qué es lo nuevo que se pretende proteger. Algunas de las reivindicaciones relacionadas con un “método”, se redactaron en secuencias para procesamiento de señal (datos), lo que no es patentable. Asimismo, los “usos” no son patentables. No se cumple la unidad de la invención, ya que el pliego incluye al menos 9 grupos de reivindicaciones no enlazados por un concepto común. La solicitud incluye unas secuencias lógicas de procesamiento de señal o información que son considerados soporte lógico como tal (software), por lo que resulta ser un caso no patentable.
El pliego afecta las disposiciones del artículo 14 de la Decisión 486, pues éste señala que se otorgarán patentes para las invenciones de producto o de procedimiento, donde no caben los usos. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Por lo tanto, procede la interpretación solicitada1. 1 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 15.- No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
GACETA OFICIAL C. 26/10/2015 19 de 39 CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Los requisitos de la patentabilidad. Concepto de Estado de la técnica e implicancias del análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo de la patente. 2. Casos no patentables. El software. Los usos. 3. Las reivindicaciones. El requisito de claridad. 4. La unidad de la invención. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. LOS REQUISITOS DE LA PATENTABILIDAD. CONCEPTO DE ESTADO DE LA TÉCNICA E IMPLICANCIAS DEL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO DE LA PATENTE. 11. El presente caso versa sobre la denegación de una solicitud de patente presentada por Philip Morris Products S.A. denominada: “Métodos y sistemas para marcación, seguimiento y autentificación de productos”.
La SIC decidió denegar el privilegio de patente, aduciendo que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486. El Tribunal considera que deben analizarse los requisitos de patentabilidad, el estado de la técnica y las implicancias del requisito de novedad y nivel inventivo de la patente. 12.
Dentro del Proceso 45-IP-2013, sobre la patente titulada DERIVADOS DE QUINAZOLINA INHIBIDORES DE SRC TIROSINA CINASA, este Tribunal ha señalado que: “Al respecto, si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de b) c) d) e) f) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, las formas de presentar información. Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.
Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.
Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. GACETA OFICIAL 26/10/2015 20 de 39 manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.
El Tribunal, por su parte, ha manifestado que ‘el concepto de invención a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria’.
(Proceso 21-IP-2000, caso: ‘DERIVADOS DE BILIS HUMANA’, publicado en la Gaceta Oficial 631 de 10 de enero de 2001). Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.
En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha señalado: ‘La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)’.
(Proceso 13-IP-2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TER-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO, publicado en la Gaceta Oficial 1061 de 29 de abril de 2004). Requisitos de patentabilidad. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 13. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar si la solicitud de patente cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial que establece la norma comunitaria.
Concepto de estado de la técnica e implicancias en el análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo de la patente. 14. Sobre el nivel inventivo y el estado de la técnica, en el Proceso 45-IP-2013, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.
GACETA OFICIAL 26/10/2015 21 de 39 El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por ‘todo lo que haya sido accesible al público’ que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, ‘con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).
En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo. Si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el estado de la técnica, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención’.
(Proceso 12-IP-98, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA, publicado en la Gaceta Oficial 428 de 16 de abril de 1999). 15. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: ‘Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente GACETA OFICIAL 26/10/2015 22 de 39 semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.
El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia GACETA OFICIAL 26/10/2015 23 de 39 en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.
Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y, - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.
(…)”2. 16. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Sala Consultante deberá vislumbrar el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.
2. CASOS NO PATENTABLES. EL SOFTWARE. LOS USOS 17. El demandante solicita el registro de la patente de invención denominada “Métodos y sistemas para marcación, seguimiento y autentificación de productos”. En su demanda sustenta que la solicitud de la patente no está dirigida a la protección de “usos” como considera la Administración, sino que se trata de una serie de pasos para solucionar un problema.
Ante ello, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sustentado que las secuencias lógicas de procesamiento de señal (datos) que incluye la solicitud de patente conlleva a considerarlo un soporte lógico y como tal un software o programa de ordenador no resulta ser patentable. 18. La normativa comunitaria hace mención en el artículo 15 de la Decisión 486 de aquellos objetos que no son considerados invenciones.
En el literal e) precisa que los programas de ordenador no son considerados inventos, por lo que no son pasibles de ser patentados. 2 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.
Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL 19. 26/10/2015 24 de 39 En relación a lo expuesto, el Tribunal hará referencia a la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 85-IP-2009, patente de invención: “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, de 2 de diciembre de 2009.
“El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.
Es necesario aclarar, que de conformidad con el ordenamiento jurídico andino, los programas de ordenador son objeto de protección dentro del ámbito de los derechos de autor, contenidos en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A la que se hará referencia de manera ilustrativa. La disposición del artículo 4 de la Decisión 351 incluye, entre las obras objeto de protección, como si se tratase de obras literarias (artículo 23), a los programas de ordenador (literal l), entendidos tales programas (Software) como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador — un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones— ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado.
El programa comprende la documentación técnica y los manuales de uso (artículo 3). Los programas de ordenador, en tanto que obras expresadas por escrito, gozan de la protección por el derecho de autor desde su creación, aunque ésta se haya producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la Decisión (artículo 58). En el caso de los programas de ordenador, cuya protección, caso de constituir creaciones originales, se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto, su modificación para la utilización correcta (artículo 23), y su reproducción, incluso para uso personal, exigen la autorización del titular del derecho, salvo que se trate de la copia de seguridad (artículo 25).
Sin embargo, la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal, no será un caso de reproducción ilegal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consentido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (artículo 26).
Por lo demás, no hay lugar a confundir ambos objetos de protección: como ha señalado el Tribunal, un mismo programa de ordenador puede ser utilizado para la elaboración de varias bases de datos, y la elaboración de una base de datos puede ser el resultado del uso de varios programas de ordenador. La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio GACETA OFICIAL 26/10/2015 25 de 39 injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (artículo 21).
En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna los actos enumerados en el artículo 22 de la Decisión 351”. 20. En lo relativo a la aludida calificación de la patentabilidad del “uso”, de manera enunciativa, este Tribunal reafirma que el texto normativo sólo ha considerado patentable los productos y los procedimientos, mas no “los usos”. 21.
En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si la solicitud de la patente de invención es en efecto un programa de ordenador (software) o un “uso”, siendo ambos supuestos no patentables. 3. LAS REIVINDICACIONES. EL REQUISITO DE CLARIDAD. 22. La demandante afirma que la Administración apreció erróneamente las reivindicaciones y la descripción de la patente solicitada por cuanto consideró que la misma “no cumplía con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486”.
Al respecto, el actor reitera que la solicitud debe analizarse bajo los ojos de una persona medianamente versada en la materia, y que no puede afirmarse la falta de claridad por haber elementos que el examinador no considera patentables. 23. A fin de esclarecer el caso, se reitera lo plasmado en la interpretación de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 43-IP-2014: “Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad.
Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486.
Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. Debemos entender las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Para precisar lo dicho, se transcribirá lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 165-IP-2013: “(…) La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.
GACETA OFICIAL 26/10/2015 26 de 39 La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.3 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).
La diferencia está, según Carmen Salvador en que: “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.4 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.
El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.
Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios 3 4 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.
Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. GACETA OFICIAL 26/10/2015 27 de 39 para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 de la Decisión 486 añade que: “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.
Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”5.
Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.” Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.
Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.
Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (artículo 51).
Es fundamental que sean claras y concisas (artículo 30), para que: 5 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P.
48. GACETA OFICIAL 26/10/2015 28 de 39 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y, 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas”.
Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.
El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: “El requisito de concisión del artículo 30 de la Decisión 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas”. 24.
En razón a lo expuesto, la Sala consultante deberá establecer si las reivindicaciones de la patente de invención son claras y concisas, de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia.
4. UNIDAD DE LA INVENCIÓN. 25. La Superintendencia de Industria y Comercio afirma en la contestación de la demanda que la solicitud de patente no cumplía con la unidad de la invención, ya que el pliego incluía al menos nueve grupos de reivindicaciones no enlazados por un concepto común. Por su parte, la demandante aduce que “la objeción de la Administración consistió principalmente en que si se reivindicaban independientemente dos métodos, uno de autenticación y otro de marcación, no podía cumplirse con el requisito de unidad de invención”.
Es decir, que no cumplían con el principio de unidad de invención ya que ambas no generaban un único concepto inventivo, y por cuanto las reivindicaciones estaban referidas a diferentes objetos que no formaban parte de un único concepto inventivo. Sin embargo frente a lo anterior, la Superintendencia no tuvo en cuenta que dichos objetos están relacionados para generar el proceso de marcación o autenticación de bienes. 26.
En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 25 de la Decisión 486 al indicar: “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”. 27.
El Tribunal, en la interpretación prejudicial emitida en el marco del Proceso 173-IP2013, refiere que: GACETA OFICIAL 26/10/2015 29 de 39 El requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que "la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención".
Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) b) c) 28.
Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. La Sala Consultante deberá establecer si las reivindicaciones que han sido presentadas en la solicitud de patente tienen unidad inventiva, que guarden relación aun cuando se trate de reivindicaciones para diferentes objetos, pues éstos a su vez deben tener un solo concepto inventivo.
EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. En correlación a lo expuesto, la Sala Consultante se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.
Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente de invención.
SEGUNDO: La normativa comunitaria ha establecido excepciones a ser considerados inventos como son los software, que por su naturaleza han sido catalogados como obras pasibles de protección por el Derecho de Autor y no patentables. De igual modo, nuestro ordenamiento comunitario únicamente considera que son pasibles de patentar los productos y los procedimientos.
En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si la solicitud de la patente de invención es en efecto un programa de ordenador (software) o un “uso”, siendo ambos supuestos no patentables. GACETA OFICIAL TERCERO: 26/10/2015 30 de 39 Debemos entender a las reivindicaciones, como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.
Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, la Sala Consultante debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.
En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.
En razón a lo expuesto, la Sala Consultante deberá establecer si las reivindicaciones de la patente de invención son claras y concisas, de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia.
CUARTO: La Sala Consultante deberá establecer si las reivindicaciones que han sido presentadas en la solicitud de patente tienen unidad inventiva, que guarden relación aun cuando se trate de reivindicaciones para diferentes objetos, pues éstos a su vez deben tener un solo concepto inventivo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
GACETA OFICIAL 26/10/2015 Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE 31 de 39 Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 209-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal f) y 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca: “TRIDIMENSIONAL”. Expediente Interno: 2009-00570-00.
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 1247 de 28 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00570-00. El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Compañía de Galletas Noel S.A. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Terceros Interesados: Société des Produits Nestlé S.A. Colombina S.A. 2. Antecedentes: 1. El 9 de noviembre de 2007, Compañía de Galletas Noel S.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL consistente en una galleta triangular para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
GACETA OFICIAL 26/10/2015 32 de 39 2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 593. Dentro del término legal, Colombina S.A. y Société des Produits Nestlé S.A. presentaron oposiciones, encontrándose legitimadas por cuanto son empresas cuyos objetos sociales versan, entre otros, en la producción y comercialización de diversos productos de confitería, entre ellos, las galletas, por lo que se verían seriamente afectadas en el evento de otorgarse el registro de la marca TRIDIMENSIONAL, por cuanto se estaría concediendo un privilegio de exclusividad a favor de un tercero sobre una forma usual del producto respectivo. 3.
El 27 de febrero de 2009, mediante Resolución 10055, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundadas dichas oposiciones y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada. 4. El 13 de marzo de 2009, Compañía de Galletas Noel S.A. presentó recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la citada resolución, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 20120 de 28 de abril de 2009 y 28680 de 5 de junio de 2009, en el sentido de confirmar la decisión inicial, esto es, la Resolución 10055 de 27 de febrero de 2009. 5.
El 9 de octubre de 2009, Compañía de Galletas Noel S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 10055, 20120 y 28680, todas ellas dictadas por la SIC. La demanda fue admitida a trámite el 17 de junio de 2008. 6. El 21 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Fundamentos de la demanda: 7. Compañía de Galletas Noel S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: − − − La forma triangular de una galleta no puede ser la forma usual de ellas cuando ningún otro fabricante de este producto la usa, esta forma es arbitraria, especial y provoca en el consumidor una percepción completamente diferente, debido a su forma.
Si se acepta que existe una forma usual de galletas, ésta sería redonda, cuadrada o rectangular. En efecto, las galletas, sean dulces o saladas, tienen solamente tres formas de presentación: redonda, cuadrada y rectangular. En materia de formas de productos, solamente puede exigirse una originalidad relativa, porque dadas las características generales de ciertos GACETA OFICIAL − 26/10/2015 envases, necesariamente han de existir semejanzas que deberán ser aceptadas.
La forma solicitada como marca TRIDIMENSIONAL tiene características muy peculiares, absolutamente propias y distintivas, y no puede el examinador confundir, la distintividad con la novedad, que no es requisito para el registro de marcas. 4. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 8. La SIC contestó la demanda argumentando lo siguiente: − − − − 33 de 39 En el caso concreto, Compañía de Galletas Noel S.A. presentó para registro un signo TRIDIMENSIONAL que consiste en la figura triangular de una galleta de soda, figura que es la usualmente empleada por los demás empresarios de la clase y relacionadas, para la presentación precisamente de las galletas de soda o de sal.
Como lo señalan los actos acusados, el hecho de que la galleta posea cortes diagonales que le permitan al consumidor fraccionarla en forma triangular, no logra conferirle al signo TRIDIMENSIONAL presentado el carácter suficientemente distintivo requerido, ni señalar un origen empresarial determinado. Los cortes diagonales aplicados en la galleta, no imprimen a la figura TRIDIMENSIONAL solicitada a registro por Compañía de Galletas Noel S.A. el rasgo distintivo que exige la normativa andina a efectos de poder concederse su registro, pues los mencionados cortes constituyen aspectos secundarios que sólo podrán ser apreciados por el consumidor luego de un examen minucioso del producto.
En conclusión, las resoluciones acusadas están conforme a derecho, el signo TRIDIMENSIONAL solicitado por Compañía de Galletas Noel S.A. no es apto para distinguir en el mercado los productos que buscan amparar, ni para señalar un origen empresarial determinado. Por lo tanto, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, como bien lo señalan las resoluciones atacadas. 9.
Ni Société des Produits Nestlé S.A. ni Colombina S.A. contestaron la demanda. 5. Normas a ser interpretadas: 10. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal f) 1 y 135 literal c) 2 de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada. 1 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante, lo hubiese estado usando constantemente 2 GACETA OFICIAL 6. 26/10/2015 34 de 39 Materias a ser desarrolladas: 1. Marcas tridimensionales. 2. La irregistrabilidad de signos tridimensionales por consistir exclusivamente en formas usuales.
B. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR: 1. MARCAS TRIDIMENSIONALES. 11. Compañía de Galletas Noel S.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL consistente en una galleta triangular para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante ello, Colombina S.A. y Société des Produits Nestlé S.A. presentaron oposiciones, pues consideraban que de otorgarse el registro solicitado se estaría concediendo un privilegio de exclusividad a favor de un tercero sobre una forma usual del producto respectivo. 12.
Dentro del Proceso 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente: “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…)” (Proceso 33-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1224 de 2 de agosto de 2005). 13. La Decisión 486 hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial3. En el artículo 113 cuando establece: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
Asimismo, en el artículo 138 cuando establece: 3 en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo.
El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente.
En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura. GACETA OFICIAL 26/10/2015 35 de 39 “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) a) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. 14.
Y por último, en el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. 15. Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.
Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto. 16. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior interpretación prejudicial hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada.
Los criterios son los siguientes: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.
En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.
Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.
Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal ( )” (Proceso 23-IP1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998).
GACETA OFICIAL 26/10/2015 36 de 39 17. Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado.
Al respecto, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas debe estar a disposición de todos y no de alguien en particular. 18. Conforme a los criterios expuestos, corresponde a la corte consultante determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos.
Debe realizar un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto.
2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS TRIDIMENSIONALES POR CONSISTIR EXCLUSIVAMENTE EN FORMAS USUALES. 19. En el proceso interno, las opositoras Colombina S.A. y Société des Produits Nestlé S.A. sostuvieron que de otorgarse el registro del signo TRIDIMENSIONAL consistente en la figura triangular de una galleta de soda, se estaría concediendo un privilegio de exclusividad sobre una forma usual del producto respectivo. 20.
El Tribunal, al referirse a la prohibición contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente: “El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: ‘No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(…)”. 21. Dentro del Proceso 86-IP-2014 de 19 de noviembre de 2014, este Tribunal precisó lo siguiente: “La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.
Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.
GACETA OFICIAL 26/10/2015 37 de 39 Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.
Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina.
Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.
Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.
Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”4. 4 PROCESO 7-IP-2012.
Marca: “FIGURA DE UNA CHUPETA” (figurativa). Interpretación prejudicial de 4 de julio de 2012. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 22. 26/10/2015 38 de 39 La Corte Consultante debe determinar si la forma tridimensional consistente en una galleta triangular solicitada a registro por Compañía de Galletas Noel S.A. es una forma común o necesaria en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: La Corte Consultante deberá determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos.
SEGUNDO: La Corte Consultante debe determinar si la forma tridimensional consistente en una galleta triangular solicitada a registro es una forma común o necesaria en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente. Para lo anterior debe identificar los elementos novedosos del signo tridimensional, para así determinar el carácter distintivo de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 26/10/2015 39 de 39 Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú