[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 33-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina; de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 123 de su Estatuto; y, de oficio, de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121 y 122 de su Estatuto, y 150 de la Decisión 486, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 17686-2013.
Actor: ASTELLAS PHARMA INC. Marca denominativa VIBATIV. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 015-2014-SCS-CS de 15 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el 20 de enero de 2015, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 17686-2013.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de julio de 2015.
A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: ASTELLAS PHARMA INC. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. DROGUERÍA LOS ANDES S.A.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad ASTELLAS PHARMA INC., solicitó el 06 de agosto de 2009, el registro como marca del signo denominativo VIBATIV, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones y sustancias farmacéuticas”. 2.
El 17 de noviembre de 2009, la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A., formuló oposición sobre la base de su marca denominativa VIVACTIV (Certificado 87849), para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza “perfumería, jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos y productos de limpieza”. 3.
El 7 de enero de 2010, la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A., manifestó que si bien formuló oposición sobre la base de su marca VIVACTIV para distinguir productos de la Clase 3, también ha solicitado el registro de dicho signo en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza el 28 de octubre de 2008, para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 4.
Mediante proveído de fecha 8 de enero de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, dejó constancia de que no se consideraría como fundamento de la oposición la solicitud de registro de la marca VIVACTIV para la Clase 5. 5. El 18 de enero de 2010, la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., limitó la solicitud de registro a “preparaciones antibióticas”. 6.
Mediante proveído de fecha 19 de enero de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, tuvo presente la limitación de productos dejando constancia que el signo solicitado distinguirá “preparaciones antibióticas”. 7. El 7 de mayo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 1074-2010/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición y, denegó de oficio el registro solicitado sobre la base de la marca denominativa VIVACTIV. 8.
El 4 de junio de 2010, la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 9. El 4 de junio de 2010, la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., también formuló acción de cancelación por falta de uso contra la marca VIVACTIV (Certificado 87849), para distinguir productos de la Clase 3, cuya titularidad está en cabeza de la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A. 10.
El 17 de diciembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 2895-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. 11. La sociedad ASTELLAS PHARMA INC., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución. 12. El 5 de enero de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución 006-2011/TPI-INDECOPI, dispuso revocar la Resolución 12432-2009/DSD-INDECOPI de fecha 17 de julio de 2009, y otorgar el registro del signo VIVACTIV en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A. 13.
El Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 23 de abril de 2012, declaró infundada la demanda. 14. El 30 de mayo de 2012, la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 15.
La Segunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 09 de julio de 2013, confirmó la sentencia impugnada. 16. El 09 de octubre de 2013, la sociedad THERAVANCE INC., sucesor procesal de la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 17.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 18. Señala, que resulta jurídicamente imposible que la autoridad nacional haya basado su decisión en la marca VIVACTIV para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 19.
Agrega, que la Autoridad Nacional no puede sorprender durante el trámite administrativo con marcas que no formaron parte de la controversia y que fueron excluidas expresamente del análisis. Por lo tanto, a efectos de preservar la seguridad jurídica, es necesario que se respete la etapa de saneamiento procesal, inclusive en la vía administrativa. 20.
Manifiesta, que si la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI hubiese tenido en cuenta que la marca VIVACTIV (Clase 3), fue cancelada por falta de uso, su decisión habría tenido que orientarse en un sentido revocatorio y no confirmatorio, como sucedió en el caso sub examine. 21. Indica, que existe diferencia conceptual, gráfica y fonética entre los signos en conflicto, así como marcadas divergencias entre los productos que identifican.
Por lo tanto, no se configuró el riesgo de confusión y mucho menos el de conexión competitiva. 22. Agrega, que se debe tener en cuenta el principio de especialidad para establecer las diferencias que existen entre los signos en conflicto. 23. Argumenta, que actualmente coexisten varias marcas que se asemejan al signo solicitado en el mercado, ya que emplean la partícula de uso común ACTIV. b. Argumentos de la contestación a la demanda.
Por parte del INDECOPI 24. Indica, que la solicitud de registro del signo denominativo VIVACTIV para la Clase 5, fue anterior a la solicitud de registro del signo denominativo VIBATIV. 25. Manifiesta, que no obstante la decisión de la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, consistente en no tener en cuenta en la oposición la solicitud previa del signo VIVACTIV para la Clase 5, la autoridad nacional debe proceder a realizar el examen de registrabilidad así no se hayan formulado oposiciones. 26.
Argumenta, que la supuesta cancelación de registro por falta de uso de la marca VIVACTIV en la Clase 3 jamás se produjo. Por lo tanto, mal obra el demandante en aseverar un hecho que se encuentra en trámite. 27. Arguye, que los signos en conflicto no sólo son confundibles entre sí desde el punto de vista conceptual, gráfico y fonético, sino que también incurren en el riesgo de la conexión competitiva (Clases 5 y 3). 28.
Indica, que en gracia de discusión pudo haberse acogido el argumento de la coexistencia de marcas formulado por el demandante, si muchas de las marcas que planteó como ejemplos no hubiesen sido canceladas por falta de uso. Por parte de DROGUERÍA LOS ANDES S.A. 29. Al no contestar la demanda dentro del término legal correspondiente, el Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Resolución No. 03 de 13 de octubre de 2011, declaró en rebeldía a la codemandada. c. Sentencia de Primera Instancia. 30.
El Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 23 de abril de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…) En el presente caso, las marcas VIVACTIV y VIBATIV (…) son fonéticamente similares, (…) y si bien la secuencia de consonantes son distintas, el riesgo de confusión que genera en el consumidor no desaparece, pues los consumidores se dejan guiar por la impresión general, en consecuencia ambos son similares.
(…) La marca VIVACTIV fue solicitada por Droguería Los Andes S.A. el veintiuno de octubre de dos mil ocho, (…) posteriormente el seis de agosto del dos mil nueve, la demandante solicitó el registro de la marca de producto VIBATIV (…) en consecuencia, la demandada al expedir la resolución materia de impugnación no ha incurrido en causal de nulidad (…)”. d. Recurso de apelación. Por parte de la sociedad ASTELLAS PHARMA INC. 31.
En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agrega, que: i) Al haberse limitado los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado “preparaciones antibióticas”, no es posible que se configure el riesgo de confusión y mucho menos el de la conexión competitiva entre los signos en conflicto; ii) Los términos “VIA” y “TIV” son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; iii) La Autoridad Nacional debió tener en cuenta el mismo criterio con el que confirió marcas previas, que revestían igualmente semejanzas con el signo solicitado.
Contestación por parte del INDECOPI 32. En la contestación del recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agrega, que: i) Si bien los términos “VIA” y “TIV” son de uso común en la Clase 5, la desarticulación que realiza el demandante no coincide con el análisis en conjunto que realizará el consumidor medio al momento de encontrarse ante los productos que identifican los signos en conflicto; ii) Al momento de realizarse el examen comparativo entre los signos en conflicto, debe acentuarse mayormente en las semejanzas y no en las diferencias. e. Sentencia de segunda instancia. 33.
La Segunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 09 de julio de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que “(…) El apelante manifiesta que no se puede denegar el registro del signo VIBATIV, tal como lo plasmó la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI en su resolución, cuya nulidad se pretende en el presente proceso, sustentándola en el riesgo de confusión que existiría con la marca VIVACTIV, registrada a favor de Droguería Los Andes S.A. en la Clase 03, debido a que esta se encuentra cancelada por falta de uso; sin embargo, conforme es de verse del recurso de apelación presentado por Astellas Pharma Inc. (…) acepta de manera expresa que se está tramitando la cancelación del registro del signo registrado VIVACTIC (…) por lo que la Resolución de la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI no incurrió en arbitrariedades.
(…) Respecto al riesgo de confusión entre la marca registrada VIVACTIV a favor de Droguería Los Andes S.A. en las Clases 03 y 05 y la marca solicitada (…), tenemos que ella sí existe, debido a que son fonéticamente muy similares; (…) en consecuencia este colegiado estima que se ha incurrido en las causales de prohibición de registro de marcas establecido en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”. f. Recurso de casación. 34.
La sociedad THERAVANCE INC. (sucesor procesal de la sociedad ASTELLAS PHARMA INC.), en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agrega, que: i) No se solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ii) El análisis del examen comparativo no tuvo en consideración que debía realizarse en forma sucesiva y conjunta; iii) El grado de precepción del consumidor medio es mucho más elevado cuando se está ante productos de consumo masivo, más cuando se trata de productos farmacéuticos que sólo pueden obtenerse mediante receta médica, lo cual aminora el riesgo de confusión; iv) No se tuvo en cuenta, el carácter de signo de fantasía que reviste el signo solicitado a registro; v) El análisis de los signos en conflicto debió recaer sobre los elementos de mayor fuerza distintiva y no sobre los términos genéricos y de uso común. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 35.
La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, 136 literal a) de la Decisión 486. 36. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; artículos 121 y 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].
CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
El criterio del consumidor medio. C. Comparación entre signos denominativos. D. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. Los signos farmacéuticos compuestos por partículas de uso común. Su relación con los signos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La conexión competitiva. E. Lo signos de fantasía. F. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas.
De oficio, autónomo, integral y motivado C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. 37. La sociedad THERAVANCE INC., en su recurso de casación sostuvo que no se solicitó la interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 38.
Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial se realizara en el marco de un recurso de casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.
Para esto, reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP- 2011, expedida el 10 de mayo de 2012. Se le solicita al consultante que se remita a dicha providencia antes de resolver el caso concreto. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.
EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO. 39. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo VIBATIV es confundible con la marca denominativa VIVACTIV. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 40.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[2].
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Las Reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.
Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 41.
La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 42. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos VIBATIV y VIVACTIV.
Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. 43. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 44.
En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos VIBATIV y VIVACTIV. D. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. LOS SIGNOS FARMACÉUTICOS COMPUESTOS POR PARTÍCULAS DE USO COMÚN. SU RELACIÓN CON LOS SIGNOS DE LA CLASE 3 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
LA CONEXIÓN COMPETITIVA. 45. El signo solicitado ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y el opositor ampara productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el tema de la comparación de signos que amparan productos de la Clase 3 “perfumería, jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos y productos de limpieza” con aquellos que amparan productos de la Clase 5 “preparaciones y sustancias farmacéuticas”. 46.
El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 47. El análisis de confundibilidad de esta clase de signos debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. 48.
Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la Clase 5 y 3 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal.
Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos como lociones, aceites, dentífricos, entre otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica. 49.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 50.
En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. 51. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la Clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas. 52.
Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva[3], tratándose de productos de la Clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados. 53. Como quiera que la demandante argumentara que la partícula ACTIV es de uso común, es preciso que la corte consultante determine si dicha partícula es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto. 54.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el marco del proceso 182-IP-2013: “Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general[4]. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”. 55.
Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. E. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. 56.
La sociedad THERAVANCE INC., en el escrito de recurso de casación, argumentó que no se tuvo en cuenta el carácter de fantasía que reviste el signo solicitado a registro. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema propuesto. 57. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23- IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 58. La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado a registro es de fantasía, para de esta manera establecer si es distintivo.
F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. DE OFICIO, AUTÓNOMO, INTEGRAL Y MOTIVADO. 59. El INDECOPI manifestó que no obstante la decisión de la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, consistente en no tener en cuenta en la oposición la solicitud previa del signo VIVACTIV para la Clase 5, la autoridad nacional debe proceder a realizar el examen de registrabilidad así no se hayan formulado oposiciones. 1.
De conformidad con lo anterior, se hace necesario tratar el tema propuesto. 2. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.
O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.
MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[5] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.
Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”[6].
No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde a la corte consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.
Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: – Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. – Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.
El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.
Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.
Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.
Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.
SEGUNDO: En relación con la similitud fonética se deberá tener que considerar la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.
TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos VIBATIV y VIVACTIV, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.
CUARTO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la Clase 3, tales como lociones, aceites, dentífricos, entre otros, debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.
Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 pueden tener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la Clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que éstos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal o viceversa.
Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos tales como lociones, aceites, dentífricos y otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.
En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva; tratándose de productos de la Clase 5 dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.
Es muy importante, en consecuencia, que la corte consultante tenga en cuenta la manipulación de dichos productos por personas no especializadas en el interior del hogar, o de un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales, así como la posibilidad de que los productos de las Clases 3 y 5 se guarden conjuntamente en almacenajes privados.
La corte consultante deberá determinar si la partícula ACTIV es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.
QUINTO: La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado a registro es de fantasía, para de esta manera establecer si es distintivo.
SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.
Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 33-IP-2015 ----------------------- [1] Decisión 486 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)”.
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. (…) Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”. [2] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [3] Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 111-IP-2013: “En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad[4] y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/ o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.
En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)”. [5] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. [6] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, emitida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, emitida en el proceso 167-IP-2005. [7] Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.