Año XXXII – Número 2627 Lima, 09 de noviembre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 33-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina; de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 123 de su Estatuto; y, de oficio, de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121 y 122 de su Estatuto, y 150 de la Decisión 486, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 17686-2013.

Actor: ASTELLAS PHARMA INC. Marca denominativa VIBATIV PROCESO 342-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN MOTOR CO.

LTD.) Marca: “INFINITI” (mixta). Expediente Interno: 074652013-0-1801-JR-CA-25 PROCESO 33-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina; de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 123 de su Estatuto; y, de oficio, de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121 y 122 de su Estatuto, y 150 de la Decisión 486, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 176862013.

Actor: ASTELLAS PHARMA INC. Marca denominativa VIBATIV. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 09/11/2015 2 de 32 resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 015-2014-SCS-CS de 15 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el 20 de enero de 2015, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 17686-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de julio de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: ASTELLAS PHARMA INC. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. DROGUERÍA LOS ANDES S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad ASTELLAS PHARMA INC., solicitó el 06 de agosto de 2009, el registro como marca del signo denominativo VIBATIV, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones y sustancias farmacéuticas”. 2.

El 17 de noviembre de 2009, la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A., formuló oposición sobre la base de su marca denominativa VIVACTIV (Certificado 87849), para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza “perfumería, jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos y productos de limpieza”. 3.

El 7 de enero de 2010, la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A., manifestó que si bien formuló oposición sobre la base de su marca VIVACTIV para distinguir productos de la Clase 3, también ha solicitado el registro de dicho signo en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza el 28 de octubre de 2008, para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales;

GACETA OFICIAL 09/11/2015 3 de 32 desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 4. Mediante proveído de fecha 8 de enero de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, dejó constancia de que no se consideraría como fundamento de la oposición la solicitud de registro de la marca VIVACTIV para la Clase 5. 5.

El 18 de enero de 2010, la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., limitó la solicitud de registro a “preparaciones antibióticas”. 6. Mediante proveído de fecha 19 de enero de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, tuvo presente la limitación de productos dejando constancia que el signo solicitado distinguirá “preparaciones antibióticas”. 7.

El 7 de mayo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 1074-2010/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición y, denegó de oficio el registro solicitado sobre la base de la marca denominativa VIVACTIV. 8. El 4 de junio de 2010, la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 9.

El 4 de junio de 2010, la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., también formuló acción de cancelación por falta de uso contra la marca VIVACTIV (Certificado 87849), para distinguir productos de la Clase 3, cuya titularidad está en cabeza de la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A. 10. El 17 de diciembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 2895-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. 11.

La sociedad ASTELLAS PHARMA INC., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución. 12. El 5 de enero de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución 006-2011/TPI-INDECOPI, dispuso revocar la Resolución 124322009/DSD-INDECOPI de fecha 17 de julio de 2009, y otorgar el registro del signo VIVACTIV en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A. 13.

El Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 23 de abril de 2012, declaró infundada la demanda. 14. El 30 de mayo de 2012, la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 15.

La Segunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 09 de julio de 2013, confirmó la sentencia impugnada. GACETA OFICIAL 09/11/2015 4 de 32 16. El 09 de octubre de 2013, la sociedad THERAVANCE INC., sucesor procesal de la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 17.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 18. Señala, que resulta jurídicamente imposible que la autoridad nacional haya basado su decisión en la marca VIVACTIV para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 19.

Agrega, que la Autoridad Nacional no puede sorprender durante el trámite administrativo con marcas que no formaron parte de la controversia y que fueron excluidas expresamente del análisis. Por lo tanto, a efectos de preservar la seguridad jurídica, es necesario que se respete la etapa de saneamiento procesal, inclusive en la vía administrativa. 20.

Manifiesta, que si la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI hubiese tenido en cuenta que la marca VIVACTIV (Clase 3), fue cancelada por falta de uso, su decisión habría tenido que orientarse en un sentido revocatorio y no confirmatorio, como sucedió en el caso sub examine. 21. Indica, que existe diferencia conceptual, gráfica y fonética entre los signos en conflicto, así como marcadas divergencias entre los productos que identifican.

Por lo tanto, no se configuró el riesgo de confusión y mucho menos el de conexión competitiva. 22. Agrega, que se debe tener en cuenta el principio de especialidad para establecer las diferencias que existen entre los signos en conflicto. 23. Argumenta, que actualmente coexisten varias marcas que se asemejan al signo solicitado en el mercado, ya que emplean la partícula de uso común ACTIV. b. Argumentos de la contestación a la demanda.

Por parte del INDECOPI 24. Indica, que la solicitud de registro del signo denominativo VIVACTIV para la Clase 5, fue anterior a la solicitud de registro del signo denominativo VIBATIV. 25. Manifiesta, que no obstante la decisión de la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, consistente en no tener en cuenta en la oposición la solicitud previa del signo VIVACTIV para la Clase 5, la autoridad nacional debe proceder a realizar el examen de registrabilidad así no se hayan formulado oposiciones. 26.

Argumenta, que la supuesta cancelación de registro por falta de uso de la marca VIVACTIV en la Clase 3 jamás se produjo. Por lo tanto, mal obra el demandante en aseverar un hecho que se encuentra en trámite. GACETA OFICIAL 09/11/2015 5 de 32 27. Arguye, que los signos en conflicto no sólo son confundibles entre sí desde el punto de vista conceptual, gráfico y fonético, sino que también incurren en el riesgo de la conexión competitiva (Clases 5 y 3). 28.

Indica, que en gracia de discusión pudo haberse acogido el argumento de la coexistencia de marcas formulado por el demandante, si muchas de las marcas que planteó como ejemplos no hubiesen sido canceladas por falta de uso. Por parte de DROGUERÍA LOS ANDES S.A. 29. Al no contestar la demanda dentro del término legal correspondiente, el Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Resolución No. 03 de 13 de octubre de 2011, declaró en rebeldía a la codemandada. c. Sentencia de Primera Instancia. 30.

El Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 23 de abril de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…) En el presente caso, las marcas VIVACTIV y VIBATIV (…) son fonéticamente similares, (…) y si bien la secuencia de consonantes son distintas, el riesgo de confusión que genera en el consumidor no desaparece, pues los consumidores se dejan guiar por la impresión general, en consecuencia ambos son similares.

(…) La marca VIVACTIV fue solicitada por Droguería Los Andes S.A. el veintiuno de octubre de dos mil ocho, (…) posteriormente el seis de agosto del dos mil nueve, la demandante solicitó el registro de la marca de producto VIBATIV (…) en consecuencia, la demandada al expedir la resolución materia de impugnación no ha incurrido en causal de nulidad (…)”. d. Recurso de apelación. Por parte de la sociedad ASTELLAS PHARMA INC. 31.

En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agrega, que: i) Al haberse limitado los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado “preparaciones antibióticas”, no es posible que se configure el riesgo de confusión y mucho menos el de la conexión competitiva entre los signos en conflicto; ii) Los términos “VIA” y “TIV” son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; iii) La Autoridad Nacional debió tener en cuenta el mismo criterio con el que confirió marcas previas, que revestían igualmente semejanzas con el signo solicitado.

Contestación por parte del INDECOPI 32. En la contestación del recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agrega, que: i) Si bien los términos “VIA” y “TIV” son de uso común en la Clase 5, la desarticulación que realiza el demandante no coincide con el análisis en conjunto que realizará el consumidor medio al momento de encontrarse ante los productos que identifican los signos en conflicto; ii) Al momento de realizarse el examen comparativo entre los signos en conflicto, debe acentuarse mayormente en las semejanzas y no en las diferencias.

GACETA OFICIAL e. 09/11/2015 6 de 32 Sentencia de segunda instancia. 33. La Segunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 09 de julio de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que “(…) El apelante manifiesta que no se puede denegar el registro del signo VIBATIV, tal como lo plasmó la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI en su resolución, cuya nulidad se pretende en el presente proceso, sustentándola en el riesgo de confusión que existiría con la marca VIVACTIV, registrada a favor de Droguería Los Andes S.A. en la Clase 03, debido a que esta se encuentra cancelada por falta de uso; sin embargo, conforme es de verse del recurso de apelación presentado por Astellas Pharma Inc. (…) acepta de manera expresa que se está tramitando la cancelación del registro del signo registrado VIVACTIC (…) por lo que la Resolución de la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI no incurrió en arbitrariedades.

(…) Respecto al riesgo de confusión entre la marca registrada VIVACTIV a favor de Droguería Los Andes S.A. en las Clases 03 y 05 y la marca solicitada (…), tenemos que ella sí existe, debido a que son fonéticamente muy similares; (…) en consecuencia este colegiado estima que se ha incurrido en las causales de prohibición de registro de marcas establecido en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”. f. Recurso de casación. 34.

La sociedad THERAVANCE INC. (sucesor procesal de la sociedad ASTELLAS PHARMA INC.), en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agrega, que: i) No se solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ii) El análisis del examen comparativo no tuvo en consideración que debía realizarse en forma sucesiva y conjunta; iii) El grado de precepción del consumidor medio es mucho más elevado cuando se está ante productos de consumo masivo, más cuando se trata de productos farmacéuticos que sólo pueden obtenerse mediante receta médica, lo cual aminora el riesgo de confusión; iv) No se tuvo en cuenta, el carácter de signo de fantasía que reviste el signo solicitado a registro; v) El análisis de los signos en conflicto debió recaer sobre los elementos de mayor fuerza distintiva y no sobre los términos genéricos y de uso común. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 35.

La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, 136 literal a) de la Decisión 486. 36. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; artículos 121 y 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. 1 Decisión 486 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)”.

GACETA OFICIAL C. 09/11/2015 7 de 32 CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

El criterio del consumidor medio. C. Comparación entre signos denominativos. D. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. Los signos farmacéuticos compuestos por partículas de uso común. Su relación con los signos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La conexión competitiva. E. Lo signos de fantasía. F. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas.

De oficio, autónomo, integral y motivado D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. 37. La sociedad THERAVANCE INC., en su recurso de casación sostuvo que no se solicitó la interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 38.

Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial se realizara en el marco de un recurso de casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Para esto, Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. (…) Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

GACETA OFICIAL 09/11/2015 8 de 32 reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011, expedida el 10 de mayo de 2012. Se le solicita al consultante que se remita a dicha providencia antes de resolver el caso concreto. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO. 39. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo VIBATIV es confundible con la marca denominativa VIVACTIV. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 40. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad2.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 09/11/2015 9 de 32 “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Las Reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. GACETA OFICIAL 09/11/2015 10 de 32 - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. GACETA OFICIAL 09/11/2015 11 de 32 41.

La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 42. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos VIBATIV y VIVACTIV.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. 43. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 44.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos VIBATIV y VIVACTIV. D. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. LOS SIGNOS FARMACÉUTICOS COMPUESTOS POR PARTÍCULAS DE USO COMÚN. SU RELACIÓN CON LOS SIGNOS DE LA CLASE 3 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

LA CONEXIÓN COMPETITIVA. 45. El signo solicitado ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y el opositor ampara productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el tema de la comparación de signos que amparan productos de la Clase 3 “perfumería, jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos y GACETA OFICIAL 09/11/2015 12 de 32 productos de limpieza” con aquellos que amparan productos de la Clase 5 “preparaciones y sustancias farmacéuticas”. 46.

El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 47. El análisis de confundibilidad de esta clase de signos debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. 48.

Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la Clase 5 y 3 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos como lociones, aceites, dentífricos, entre otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica. 49.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 50.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. 51. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la Clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas. 52.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva3, tratándose 3 Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 111-IP-2013: 3 “En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

GACETA OFICIAL 09/11/2015 13 de 32 de productos de la Clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados. 53. Como quiera que la demandante argumentara que la partícula ACTIV es de uso común, es preciso que la corte consultante determine si dicha partícula es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto. 54.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el marco del proceso 182-IP-2013: “Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/ o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad generalradio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)”. GACETA OFICIAL 09/11/2015 14 de 32 El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general4.

En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”. 55.

Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. E. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. 56.

La sociedad THERAVANCE INC., en el escrito de recurso de casación, argumentó que no se tuvo en cuenta el carácter de fantasía que reviste el signo solicitado a registro. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema propuesto. 57. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas 4 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL 09/11/2015 15 de 32 es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003). Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 58.

La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado a registro es de fantasía, para de esta manera establecer si es distintivo. F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. DE OFICIO, AUTÓNOMO, INTEGRAL Y MOTIVADO. 59. El INDECOPI manifestó que no obstante la decisión de la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, consistente en no tener en cuenta en la oposición la solicitud previa del signo VIVACTIV para la Clase 5, la autoridad nacional debe proceder a realizar el examen de registrabilidad así no se hayan formulado oposiciones. 60.

De conformidad con lo anterior, se hace necesario tratar el tema propuesto. 61. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto GACETA OFICIAL 09/11/2015 16 de 32 de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales5 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la 5 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, emitida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, emitida en el proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 09/11/2015 17 de 32 propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”6.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde a la corte consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: 6 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 09/11/2015 18 de 32 − Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. − Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. GACETA OFICIAL 09/11/2015 19 de 32 Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

SEGUNDO: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. En relación con la similitud fonética se deberá tener que considerar la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos VIBATIV y VIVACTIV, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

CUARTO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la Clase 3, tales como lociones, aceites, dentífricos, entre otros, debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 pueden tener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la Clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que éstos están al acceso del GACETA OFICIAL 09/11/2015 20 de 32 consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal o viceversa.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos tales como lociones, aceites, dentífricos y otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva; tratándose de productos de la Clase 5 dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.

Es muy importante, en consecuencia, que la corte consultante tenga en cuenta la manipulación de dichos productos por personas no especializadas en el interior del hogar, o de un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales, así como la posibilidad de que los productos de las Clases 3 y 5 se guarden conjuntamente en almacenajes privados.

La corte consultante deberá determinar si la partícula ACTIV es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

QUINTO: La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado a registro es de fantasía, para de esta manera establecer si es distintivo.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 09/11/2015 21 de 32 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 342-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN MOTOR CO.

LTD.) Marca: “INFINITI” (mixta). Expediente Interno: 07465-2013-0-1801-JR-CA-25. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 7465 de 9 de julio de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 07465-2013-0-1801-JR-CA-25.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Demandado: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN MOTOR CO. LTD.) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. GACETA OFICIAL 09/11/2015 22 de 32 2. Antecedentes: 1. El 18 de octubre de 2011, NISSAN MOTOR CO.

LTD. solicitó el registro multiclase de la marca “INFINITI” (mixta) para identificar productos de las Clases 1, 2, 3, 4 y 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. La referida solicitud se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” y dentro del término oportuno no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3.

Mediante Resolución 11084-2012/DSD-INDECOPI de 12 de julio de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI otorgó el registro del signo solicitado para distinguir productos de las Clases 3, 4 y 5 de Clasificación Internacional de Niza; y denegó su registro en las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza al considerarla confundible con el elemento denominativo “INFINITY” presente en las marcas mixtas constituidas por las etiquetas previamente registradas en las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo certificados 74403, 79422 y 80888, respectivamente. 4.

Dentro del plazo oportuno, NISSAN MOTOR CO. LTD. presentó recurso de apelación contra la indicada Resolución 11084-2012/DSD-INDECOPI, en el extremo que denegó el registro del signo solicitado en las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Mediante Resolución 2025-2013/TPI-INDECOPI de 12 de junio de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 11084-2012/DSD-INDECOPI.

6. NISSAN MOTOR CO. LTD. presentó demanda contencioso administrativa a fin de anular la Resolución 2025-2013/TPI-INDECOPI en el extremo que denegó el registro de la marca “INFINITI” (mixta) para distinguir productos de las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 7. Mediante Sentencia de 13 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta.

8. NISSAN MOTOR CO. LTD. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 9. Mediante auto de 8 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a: - ¿Si del examen de los signos mixtos analizados se advierte que el elemento denominativo considerado confundible con la marca solicitada no resulta ser el elemento relevante de los signos, es válido afirmar que en efecto existe riesgo de confusión? - ¿Teniendo en cuenta la ubicación y forma de presentación del elemento denominativo analizado en las marcas registradas, es válido considerar que existen semejanzas con el signo solicitado? GACETA OFICIAL 3.

Argumentos de la demanda: 10. Nissan Motor CO. LTD. alegó lo siguiente: 09/11/2015 23 de 32 − Que fonéticamente la marca solicitada se pronuncia y será requerida como “INFINITI”, mientras que las marcas registradas, aparte de tener unos logotipos muy característicos, tienen denominaciones ubicadas en lugares preponderantes y mucho más notorias y visibles que la denominación “INFINITY” que ocupa un lugar muy modesto por estar escrita en letras pequeñas. − Que en lo referente a los productos que protegen las marcas en conflicto, si bien están ubicadas en las mismas clases, los envases presentan diferentes características, lo que hace difícil que personal especializado en el uso de dichos productos pueda ser inducido a error o equivocación. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: − Que los signos confrontados son confundibles debido a que comparten los términos “INFINITI” e “INFINITY”, los cuales determinan que el público consumidor pueda incurrir en un riesgo de confusión indirecta, más aún cuando se encuentran destinados a identificar algunos de los mismos productos. 5.

Sentencia de primera instancia: 12. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: − Que de la apreciación conjunta de los signos confrontados se advierte que la semejanza entre ellos radica en el hecho que existe un único elemento denominativo que conforma la marca solicitada “INFINITI”, el cual es muy parecido al término “INFINITY” de las marcas registradas; lo cual sumado a la circunstancia de que distinguen algunos de los mismos productos, trae como consecuencia que se genere un riesgo de confusión indirecta entre los consumidores. 6.

Argumentos del recurso de apelación: 13. Nissan Motor CO. LTD. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada reproduciendo básicamente los argumentos esgrimidos en su escrito de demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 14. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación del artículo 134 literal a) de la citada norma por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede a la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada norma comunitaria1. 1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o GACETA OFICIAL C. 09/11/2015 24 de 32 CUESTIONES A INTERPRETAR 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas mixtas. 3. Conexión competitiva entre productos de las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 15. En el presente caso, NISSAN MOTOR CO. LTD. solicitó el registro multiclase de la marca “INFINITI” (mixta) para distinguir productos de las Clases 1, 2, 3, 4 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Siendo denegado su registro de oficio en las clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza al considerarla confundible con el elemento denominativo “INFINITY” presente en las marcas mixtas constituidas por las etiquetas previamente registradas bajo certificados 74403, 79422 y 80888. 16. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen 2 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 09/11/2015 25 de 32 requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 09/11/2015 26 de 32 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6 4 5 6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 09/11/2015 27 de 32 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 09/11/2015 28 de 32 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8.

(…)”. 17. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. 18. En el presente caso, los signos en conflicto son de naturaleza mixta. Ante ello, resulta indispensable reproducir los signos que son puestos a comparación: SIGNO SOLICITADO CERTIFICADO 74403 CERTIFICADO 79422 CERTIFICADO 80888 MARCAS REGISTRADAS 19. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 20.

Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.

Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene 8 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 09/11/2015 29 de 32 mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo. La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”9. 21.

La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 22. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

3. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 1 y 2 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 23. En el presente caso, se pretende el registro del signo “INFINITI” (mixto) para distinguir productos de las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que la etiqueta registrada con certificado 74403 distingue productos de la Clase 1, y las etiquetas registradas con certificados 79422 y 80888 distinguen productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 24.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 9 Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98.

Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98. GACETA OFICIAL 09/11/2015 30 de 32 En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente10. 25.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. 10 Fernández Novoa, Carlos “Fundamentos del Derecho de Marcas”.

Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 09/11/2015 31 de 32 Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”11. 26.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos de las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “INFINITI” (mixto) y las marcas registradas con certificados 74403, 79422 y 80888 aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial. 11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre de 2003.

Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 09/11/2015 32 de 32 SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados siguiendo los parámetros establecidos en la presente ponencia.

TERCERO: La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú