[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 196-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS Y SUS USOS.
Demandante: GENENTECH INC. Proceso interno: 03275-2013-0-1801-JR-CA-15. Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].
VISTOS: El 23 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 03275-2013-0-1801-JR-CA-15;
El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A.
ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: GENENTECH INC. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Hechos. 1. El 15 de agosto de 2003, Genentech Inc. solicitó el registro de la invención denominada ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS Y SUS USOS, adjuntando un pliego de 23 reivindicaciones y reivindicando derecho de prioridad sobre la base de las solicitudes estadounidenses 60/863.295 de 27 de octubre de 2006, 60/921,300 de 30 de marzo de 2007 y 60/937,857 de 29 de junio de 2007. 2.
El 4 de octubre de 2008, se publicó el extracto correspondiente a la presente solicitud de patente en el Diario Oficial El Peruano. 3. El 16 de junio de 2009, Genentech Inc. presentó solicitud modificando la patente inicialmente presentada, sin ampliarla, adjuntando un nuevo pliego de 21 reivindicaciones. 4. El 15 de septiembre de 2011, mediante Informe Técnico CJE 32-2011, respecto al pliego de 21 reivindicaciones presentado, se concluyó que: – Las reivindicaciones 1 a 6 y 9 a 21 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción, previsto en el artículo 30 de la Decisión 486. – Las reivindicaciones 7 a 8 se ven afectadas por el artículo 20 literal d) de la misma normativa, que establece que no son patentables los métodos terapéuticos para el tratamiento humano así como los métodos de diagnóstico aplicados a seres humanos o animales.
El 9 de diciembre de 2011, Genentech Inc. dio respuesta al Informe Técnico CJE 32-2011, adjuntando para tal efecto un nuevo pliego de 16 reivindicaciones. 5. El 19 de enero de 2012, mediante Informe Técnico CJE 32-2011/A, el examinador de patentes concluyó que: – Las reivindicaciones 1 a 6, 9, 10 y 16 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. – Las reivindicaciones 7 y 8 se ven afectadas por la excepción a la patentabilidad contemplada en el artículo 20 literal d) de la Decisión 486. – Las reivindicaciones 11 y 13 a 15 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción definido en el artículo 30 de la Decisión 486.
El 1 de febrero de 2012, Genentech Inc. dio respuesta al Informe Técnico CJE 32-2011/A, adjuntando un nuevo pliego enmendado de 16 reivindicaciones. 6. El 20 de febrero de 2012, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico CJE 32-2011/B, en el cual concluyó lo siguiente: – Las reivindicaciones 1 a 16 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. 7.
El 29 de febrero de 2012, mediante Resolución 246-2012/DIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó la patente de invención solicitada. 8. El 28 de marzo de 2012, Genentech Inc. presentó recurso de apelación contra la Resolución 246-2012/DIN-INDECOPI. 9.
A efecto de resolver el referido recurso, INDECOPI remitió los actuados administrativos a un examinador externo, quien expidió un informe técnico, sin fecha, en el cual se concluyó que: – Las reivindicaciones 1 a 2 no cumplen con el requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486. 10. El 6 de febrero de 2013, mediante Resolución 423-2013/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la decisión contenida en la Resolución 246-2012/DIN-INDECOPI. 11.
El 23 de abril de 2009, Genentech Inc. interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 423-2013/TPI- INDECOPI. 12. El 14 de agosto de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 13.
Mediante escrito de 2 de septiembre de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 14 de agosto de 2014. 14. El 1 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. GENENTECH INC. interpuso demanda en la que manifestó que: 15. Como la actuación de prueba ordenada por la Sala de Propiedad Intelectual se dispuso de oficio, Genentech Inc. debió ser informado acerca de su naturaleza y alcance, y acerca de sus derechos y obligaciones, inclusive. En el caso concreto, debió informar qué medios probatorios se actuarían y qué finalidad o alcance tenía dicha actuación. Por su parte, Genentech Inc. tenía derecho a exponer sus argumentos, así como a ofrecer y producir pruebas al amparo del principio del debido procedimiento administrativo. 16.
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías debió notificar con dicho informe a Genentech Inc. para que ésta pudiera, ejerciendo su derecho de defensa, refutar el citado informe o subsanar los impedimentos señalados en el Informe Técnico CJE 32-2011/B. El derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho de Genentech Inc. no se cumple cuando la administración basa su resolución final en un informe técnico que no permitió que fuera contradicho por Genentech Inc. Argumentos de la contestación a la demanda.
El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 17. El Informe Técnico CJE 32-2011/B fue notificado en forma conjunta con la resolución administrativa de primera instancia, por lo que pudo hacer valer su derecho de defensa al momento de interponer el recurso de apelación administrativa. 18. Adicionalmente, la Administración sólo se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico que contenga las inconformidades advertidas en la solicitud de patente, mas no así en los informes posteriores, siendo potestad de la Administración notificar las subsiguientes observaciones.
Los informes que sirvieron a la Dirección y al Tribunal para resolver no podían ser notificados pues ello no era obligatorio y porque si así se hubiera hecho, el procedimiento hubiera durado indefinidamente no sólo en primera, sino también en segunda instancia. 19. De acuerdo a lo expuesto, la potestad de no notificar la opinión técnica que sustenta una segunda o tercera inconformidad con la patente solicitada por la demandante, no vulnera de modo alguno el derecho de defensa de ésta, en tanto ha tenido la oportunidad obligatoria que establece la ley para subsanar su solicitud de patente, en dos oportunidades.
Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 20. El demandante fue notificado con el Informe Técnico CJE 32-2011/B, por lo que pudo ejercer los medios necesarios para defender sus derechos e intereses legítimos al interponer el recurso de apelación administrativa. 21.
No existe disposición expresa en la Decisión 486 que establezca que posteriormente al primer traslado del informe técnico la institución calificadora se encuentre obligada a correr sucesivos traslados de los informes posteriores. 22. El Informe Técnico CJE 32-2011/B fue expedido por un examinador interno de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, y las observaciones formuladas estaban referidas a los mismos aspectos de los informes anteriores, por lo que la autoridad no estaba obligada a notificar este nuevo informe.
Argumentos del recurso de apelación. GENENTECH INC. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 23. Se ha vulnerado el derecho de defensa de la accionante, ya que la administración no informó a Genentech Inc. qué medios probatorios se actuarían a efecto de resolver en primera instancia, por lo que la accionante no pudo exponer los argumentos de defensa pertinentes ni tampoco ofrecer y producir pruebas al amparo del debido procedimiento administrativo.
Ello en vista que INDECOPI basó la Resolución 246- 2012/DIN-INDECOPI en el Informe Técnico CJE 32-2011/B del examinador externo de patentes, el cual no fue notificado en forma oportuna. 24. En consecuencia, se incurrió en un vicio que acarrea la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento 1473-2007/OIN desde la omisión de la notificación a Genentech Inc. del Informe Técnico CJE 32-2011/B, lo que el Juez no ha valorado al momento de expedir sentencia de primera instancia. Solicitud del Juez consultante. 25.
El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: – ¿Cómo debe interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486, respecto a hasta qué momento del procedimiento administrativo es pertinente realizar una modificación de la solicitud de patente? ¿Es lo mismo una subsanación a una observación de patente que una modificación a la patente? De ser el caso, ¿qué criterios priman para diferenciar ambos conceptos? – ¿Cómo deben interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, respecto a los siguientes aspectos?: i) ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para dilucidar ante qué casos nos hallamos ante un informe técnico interno expedido por la autoridad administrativa y un informe expedido por profesionales externos? ii) ¿Existe algún límite o restricción respecto a hasta qué momento del procedimiento administrativo debe o puede ser notificado un informe técnico que comprenda elementos nuevos? iii) ¿Qué comprende la calificación de “elemento nuevo” contenida en un informe técnico que determine que su notificación sea obligatoria? En los casos en los que la autoridad expide nuevo informe técnico pronunciándose sobre un nuevo medio probatorio aportado por el interesado, ¿dicho pronunciamiento puede ser considerado como un elemento nuevo y por tanto determinar la obligatoriedad de la notificación del referido informe? ¿Debe limitarse el concepto de “elementos nuevos” a aquel referido a la presentación de nuevos medios probatorios en el informe técnico o dicho concepto también puede ser aplicable a nuevos argumentos y/o observaciones formuladas? iv) ¿En qué casos un nuevo informe técnico que tenga las mismas conclusiones que el anterior, pero que cuente con argumentos diferentes, debe ser notificado al administrado? B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 26.
Los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 27. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 28.
El Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2]. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la modificación de una solicitud de patente. 2. De la notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la modificación de una solicitud de patente. 29.
El juez consultante solicita la interpretación del artículo 34 de la Decisión 486, por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 30. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.
De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. 31. De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal: “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite.
Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.
De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486).
El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.
Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1- C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.
Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”.
(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: “UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE). 32. Del análisis de la norma en estudio se generan la siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 33.
Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 34. Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.
En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.
(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). 35. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 36.
Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.
(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). 37. En el caso concreto, el Juez consultante deberá aplicar los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial al momento de valorar el tema de la modificación de una solicitud de patente. 2. De la notificación de los informes técnicos. 38.
El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el Informe Técnico CJE 32-2011/B no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 39.
Por su parte, el juez consultante consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? 40.
De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 41.
Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43-IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33- IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.
El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 42. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad.
SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TJCA-2015. [2] Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.
La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. ----------------------- Proceso 196-IP-2015