Año XXXIII – Número 2654 Lima, 25 de enero de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 196-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS Y SUS USOS.

Demandante: GENENTECH INC. Proceso interno: 03275-2013-0-1801-JR-CA-15. PROCESO 215-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: EXPORAGRO (mixta).

Demandante: CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. - USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA. Proceso interno: 2009-00146-00. PROCESO 220-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 224, 229 literal a) y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Demandante: CARACOL TELEVISIÓN S.A. Caso: Cancelación de registro de la marca PREMIER (denominativa). Proceso interno Nº. 17811-2013-6549.. PROCESO 196-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS Y SUS USOS.

Demandante: GENENTECH INC.Proceso interno: 03275-2013-0-1801-JR-CA-15. Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 25/01/2016 2 de 36 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El 23 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 03275-2013-0-1801JR-CA-15;

El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: GENENTECH INC. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Hechos. 1. El 15 de agosto de 2003, Genentech Inc. solicitó el registro de la invención denominada ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS Y SUS USOS, adjuntando un pliego de 23 reivindicaciones y reivindicando derecho de prioridad sobre la base de las solicitudes estadounidenses 60/863.295 de 27 de octubre de 2006, 60/921,300 de 30 de marzo de 2007 y 60/937,857 de 29 de junio de 2007. 2.

El 4 de octubre de 2008, se publicó el extracto correspondiente a la presente solicitud de patente en el Diario Oficial El Peruano. 3. El 16 de junio de 2009, Genentech Inc. presentó solicitud modificando la patente inicialmente presentada, sin ampliarla, adjuntando un nuevo pliego de 21 reivindicaciones. 4. El 15 de septiembre de 2011, mediante Informe Técnico CJE 32-2011, respecto al pliego de 21 reivindicaciones presentado, se concluyó que: 1 Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TJCA-2015.

GACETA OFICIAL − − 25/01/2016 3 de 36 Las reivindicaciones 1 a 6 y 9 a 21 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción, previsto en el artículo 30 de la Decisión 486. Las reivindicaciones 7 a 8 se ven afectadas por el artículo 20 literal d) de la misma normativa, que establece que no son patentables los métodos terapéuticos para el tratamiento humano así como los métodos de diagnóstico aplicados a seres humanos o animales.

El 9 de diciembre de 2011, Genentech Inc. dio respuesta al Informe Técnico CJE 322011, adjuntando para tal efecto un nuevo pliego de 16 reivindicaciones. 5. El 19 de enero de 2012, mediante Informe Técnico CJE 32-2011/A, el examinador de patentes concluyó que: − − − Las reivindicaciones 1 a 6, 9, 10 y 16 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

Las reivindicaciones 7 y 8 se ven afectadas por la excepción a la patentabilidad contemplada en el artículo 20 literal d) de la Decisión 486. Las reivindicaciones 11 y 13 a 15 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción definido en el artículo 30 de la Decisión 486. El 1 de febrero de 2012, Genentech Inc. dio respuesta al Informe Técnico CJE 32-2011/A, adjuntando un nuevo pliego enmendado de 16 reivindicaciones. 6.

El 20 de febrero de 2012, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico CJE 322011/B, en el cual concluyó lo siguiente: − Las reivindicaciones 1 a 16 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. 7. El 29 de febrero de 2012, mediante Resolución 246-2012/DIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó la patente de invención solicitada. 8.

El 28 de marzo de 2012, Genentech Inc. presentó recurso de apelación contra la Resolución 246-2012/DIN-INDECOPI. 9. A efecto de resolver el referido recurso, INDECOPI remitió los actuados administrativos a un examinador externo, quien expidió un informe técnico, sin fecha, en el cual se concluyó que: − Las reivindicaciones 1 a 2 no cumplen con el requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486. 10.

El 6 de febrero de 2013, mediante Resolución 423-2013/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la decisión contenida en la Resolución 246-2012/DIN-INDECOPI. 11. El 23 de abril de 2009, Genentech Inc. interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 423-2013/TPI-INDECOPI.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 4 de 36 12. El 14 de agosto de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 13. Mediante escrito de 2 de septiembre de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 14 de agosto de 2014. 14.

El 1 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.

GENENTECH INC. interpuso demanda en la que manifestó que: 15. Como la actuación de prueba ordenada por la Sala de Propiedad Intelectual se dispuso de oficio, Genentech Inc. debió ser informado acerca de su naturaleza y alcance, y acerca de sus derechos y obligaciones, inclusive. En el caso concreto, debió informar qué medios probatorios se actuarían y qué finalidad o alcance tenía dicha actuación. Por su parte, Genentech Inc. tenía derecho a exponer sus argumentos, así como a ofrecer y producir pruebas al amparo del principio del debido procedimiento administrativo. 16.

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías debió notificar con dicho informe a Genentech Inc. para que ésta pudiera, ejerciendo su derecho de defensa, refutar el citado informe o subsanar los impedimentos señalados en el Informe Técnico CJE 32-2011/B. El derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho de Genentech Inc. no se cumple cuando la administración basa su resolución final en un informe técnico que no permitió que fuera contradicho por Genentech Inc. Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 17. El Informe Técnico CJE 32-2011/B fue notificado en forma conjunta con la resolución administrativa de primera instancia, por lo que pudo hacer valer su derecho de defensa al momento de interponer el recurso de apelación administrativa. 18. Adicionalmente, la Administración sólo se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico que contenga las inconformidades advertidas en la solicitud de patente, mas no así en los informes posteriores, siendo potestad de la Administración notificar las subsiguientes observaciones.

Los informes que sirvieron a la Dirección y al Tribunal para resolver no podían ser notificados pues ello no era obligatorio y porque si así se hubiera hecho, el procedimiento hubiera durado indefinidamente no sólo en primera, sino también en segunda instancia. 19. De acuerdo a lo expuesto, la potestad de no notificar la opinión técnica que sustenta una segunda o tercera inconformidad con la patente solicitada por la demandante, no vulnera de modo alguno el derecho de defensa de ésta, en tanto ha tenido la oportunidad obligatoria que establece la ley para subsanar su solicitud de patente, en dos oportunidades.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: GACETA OFICIAL 25/01/2016 5 de 36 20. El demandante fue notificado con el Informe Técnico CJE 32-2011/B, por lo que pudo ejercer los medios necesarios para defender sus derechos e intereses legítimos al interponer el recurso de apelación administrativa. 21.

No existe disposición expresa en la Decisión 486 que establezca que posteriormente al primer traslado del informe técnico la institución calificadora se encuentre obligada a correr sucesivos traslados de los informes posteriores. 22. El Informe Técnico CJE 32-2011/B fue expedido por un examinador interno de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, y las observaciones formuladas estaban referidas a los mismos aspectos de los informes anteriores, por lo que la autoridad no estaba obligada a notificar este nuevo informe.

Argumentos del recurso de apelación. GENENTECH INC. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 23. Se ha vulnerado el derecho de defensa de la accionante, ya que la administración no informó a Genentech Inc. qué medios probatorios se actuarían a efecto de resolver en primera instancia, por lo que la accionante no pudo exponer los argumentos de defensa pertinentes ni tampoco ofrecer y producir pruebas al amparo del debido procedimiento administrativo.

Ello en vista que INDECOPI basó la Resolución 246-2012/DIN-INDECOPI en el Informe Técnico CJE 32-2011/B del examinador externo de patentes, el cual no fue notificado en forma oportuna. 24. En consecuencia, se incurrió en un vicio que acarrea la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento 1473-2007/OIN desde la omisión de la notificación a Genentech Inc. del Informe Técnico CJE 32-2011/B, lo que el Juez no ha valorado al momento de expedir sentencia de primera instancia. Solicitud del Juez consultante. 25.

El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: − − ¿Cómo debe interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486, respecto a hasta qué momento del procedimiento administrativo es pertinente realizar una modificación de la solicitud de patente? ¿Es lo mismo una subsanación a una observación de patente que una modificación a la patente? De ser el caso, ¿qué criterios priman para diferenciar ambos conceptos? ¿Cómo deben interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, respecto a los siguientes aspectos?: i) ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para dilucidar ante qué casos nos hallamos ante un informe técnico interno expedido por la autoridad administrativa y un informe expedido por profesionales externos? ii) ¿Existe algún límite o restricción respecto a hasta qué momento del procedimiento administrativo debe o puede ser notificado un informe técnico que comprenda elementos nuevos? iii) ¿Qué comprende la calificación de “elemento nuevo” contenida en un informe técnico que determine que su notificación sea obligatoria? En los casos en los que la autoridad expide nuevo informe técnico pronunciándose sobre un nuevo medio probatorio aportado por el interesado, ¿dicho pronunciamiento puede ser considerado como un elemento nuevo y por tanto determinar la obligatoriedad de la notificación del referido informe? ¿Debe limitarse el GACETA OFICIAL 25/01/2016 6 de 36 concepto de “elementos nuevos” a aquel referido a la presentación de nuevos medios probatorios en el informe técnico o dicho concepto también puede ser aplicable a nuevos argumentos y/o observaciones formuladas? iv) ¿En qué casos un nuevo informe técnico que tenga las mismas conclusiones que el anterior, pero que cuente con argumentos diferentes, debe ser notificado al administrado? B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 26.

Los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 27. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 28.

El Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. 2 Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 7 de 36 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la modificación de una solicitud de patente. 2. De la notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la modificación de una solicitud de patente. 29. El juez consultante solicita la interpretación del artículo 34 de la Decisión 486, por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 30.

Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. 31.

De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal: “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.

De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486).

El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.

Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 8 de 36 Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”.

(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: “UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE). 32. Del análisis de la norma en estudio se generan la siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 33. Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 34.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.

(Proceso 21-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). 35. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 36.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). 37. En el caso concreto, el Juez consultante deberá aplicar los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial al momento de valorar el tema de la modificación de una solicitud de patente. GACETA OFICIAL 25/01/2016 9 de 36 2.

De la notificación de los informes técnicos. 38. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el Informe Técnico CJE 32-2011/B no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 39.

Por su parte, el juez consultante consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? 40.

De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 41.

Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. GACETA OFICIAL 25/01/2016 10 de 36 Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del GACETA OFICIAL 25/01/2016 11 de 36 objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 42. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad.

SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de GACETA OFICIAL 25/01/2016 12 de 36 notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 215-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: EXPORAGRO (mixta). Demandante: CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. - USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA. Proceso interno: 2009-00146-00. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. GACETA OFICIAL 25/01/2016 13 de 36 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 1328 de 4 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00146-00.

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandada: Tercero interesado: CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. – USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL Hechos. 1. El 5 de julio de 2007, la Corporación Colombia Internacional solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca EXPORAGRO (mixta), para distinguir “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, servicios comprendidos en la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Publicado el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 582 de 2007, Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. – Usuario Operador de Zona Franca (en adelante, Corporación de Ferias) presentó oposición, por cuanto la marca solicitada a registro sería similarmente confundible con la marca AGROEXPO (mixta), registrada a su favor para distinguir servicios en las Clases 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

El 19 de junio de 2008, mediante Resolución 20087, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca EXPORAGRO (mixta). 4. Corporación de Ferias interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 20087. GACETA OFICIAL 25/01/2016 14 de 36 5.

El 22 de octubre de 2008, mediante Resolución 39970, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 20087. 6. El 5 de diciembre de 2008, mediante Resolución 51768, al resolver el recurso de apelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 20087. 7.

El 2 de marzo de 2009, Corporación de Ferias interpuso acción de nulidad contra las Resoluciones 39970, 51768 y 20087. 8. El 12 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. – USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA interpuso demanda en la que manifiesta que: 9. Las marcas EXPORAGRO (mixta) y AGROEXPO (mixta) son confundibles fonéticamente, pues ambas están compuestas por las mismas vocales y consonantes, las cuales pese a encontrarse en posiciones diferentes, generan un sonido similar al pronunciarse, lo cual induce en error al consumidor. 10.

Los signos EXPORAGRO (mixto) y AGROEXPO (mixto) son confundibles ortográficamente, toda vez que ambos están compuestos por el mismo número de sílabas, teniendo en común las sílabas A – GRO – EX. 11. Existe similitud ideológica entre las marcas EXPORAGRO (mixta) y AGROEXPO (mixta), pues ambas comparten las siglas AGRO y EXPO que evocan los conceptos de agronomía y exposiciones.

Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: 12. Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486. 13.

A pesar de que las marcas EXPORAGRO (mixta) y AGROEXPO (mixta) comparten las expresiones EXPO y AGRO, ambas poseen elementos gráficos que permiten su diferenciación, permitiendo que el consumidor las pueda distinguir fácilmente en el mercado. 14. El signo solicitado EXPORAGRO (mixto) contiene en su parte derecha la representación de una flor, las letras CCI y las expresiones CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL, mientras que la marca AGROEXPO (mixta) se encuentra conformada por un rombo dividido en cuatro partes, con una flor en su parte superior, una cabeza de ganado y un tractor en sus partes laterales y un número 83 y la expresión AGROEXPO en su parte inferior.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 15 de 36 Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL contestó la demanda señalando lo siguiente: 15. Las marcas EXPORAGRO (mixta) y AGROEXPO (mixta) son marcas débiles, toda vez que las expresiones AGRO y EXPO son de uso común en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.

La marca EXPORAGRO (mixta) goza de la suficiente distintividad, pues contiene elementos adicionales que identifican a Corporación Colombia Internacional como el prestador de los servicios para los cuales fue solicitada la marca. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 17. Que, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 18.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 19. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - C. Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

El artículo 134 solicitado por el consultante no será interpretado por no ser aplicables al caso. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas mixtas. 3.

Partículas de uso común en la Clase 35 (AGRO y EXPO). 4. Conexión competitiva entre servicios de las Clases 35, 41 y 42. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 20. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo EXPORAGRO (mixto) solicitado por 1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 25/01/2016 16 de 36 CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición AGROEXPO (mixta) registrada a favor de CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. – USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA. 21. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 22.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 23. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 24.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 25.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 26.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 27.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los GACETA OFICIAL 25/01/2016 17 de 36 productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 28.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 29. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 30. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 31.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 32. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 33. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 34.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 35. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los GACETA OFICIAL 25/01/2016 18 de 36 consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 36. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo de signos. 37. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 38. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2.

39. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado EXPORAGRO es mixto y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición AGROEXPO, también es mixta. Comparación entre signos y mixtos. 40. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta GACETA OFICIAL 25/01/2016 19 de 36 suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 41. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 42. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos descritos a continuación: 43. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 44. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 45.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, GACETA OFICIAL 25/01/2016 20 de 36 el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 46. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3.

47. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CLASE 35 (AGRO Y EXPO). El Tribunal interpretará el tema en virtud a que a lo largo del proceso se cuestiona si los términos EXPOR y AGRO son de uso común para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Partículas de uso común. 48. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. 49.

Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca. 50.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 51.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 52. Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del GACETA OFICIAL 25/01/2016 21 de 36 signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta). 53.

Es necesario tomar en consideración que el signo solicitado está conformado por las partículas EXPOR y AGRO, mientras que el signo opositor está conformado por las partículas AGRO y EXPO. 54. En el caso concreto, los criterios esgrimidos son los generales para analizar los signos conformados por partículas de uso común. 55. El Juez consultante debe determinar, primero si el signo opositor está conformado por partículas de uso común AGRO y EXPO y si el signo EXPORAGRO (mixto) está compuesto por dos partículas de uso común: EXPOR y AGRO o si dichas partículas al unirse forman una palabra de uso común: EXPORAGRO, en ambos casos se deberá realizar un análisis especial de los signos conformados por partículas de uso común y se deberá verificar si el signo solicitado en su conjunto tiene la suficiente distintividad con relación a los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en cuenta, además, la parte mixta del signo.

4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS DE LAS CLASES 35, 41 Y 42. 56. La sociedad CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL solicitó el registro del signo EXPORAGRO (mixto) para distinguir servicios de la Clase 352 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la sociedad CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. – USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA presentó oposición sobre la base de su marca AGROEXPO (mixta) para identificar servicios de las Clases 35, 413 y 424 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por este motivo el Tribunal interpretará el tema. 57. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto o complementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los servicios. 58. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha 2 3 4 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 22 de 36 clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). La jurisprudencia citada es aplicable para los casos de conexión competitiva entre servicios. 59. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos GACETA OFICIAL 25/01/2016 23 de 36 bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). De igual manera, la jurisprudencia citada es aplicable en la conexión competitiva entre servicios. 60. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 61.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los sservicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 62.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 63.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). La jurisprudencia es aplicable a los servicios. 64. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

La jurisprudencia es aplicable a los servicios. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o GACETA OFICIAL 25/01/2016 24 de 36 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los servicios que éstos amparan.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

SEGUNDO: Si al comparar signos mixtos se determina que predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de estos signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Una marca que contenga una partícula o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. El Juez consultante debe determinar, primero si el signo opositor está conformado por partículas de uso común AGRO y EXPO y si el signo EXPORAGRO (mixto) está compuesto por dos partículas de uso común: EXPOR y AGRO o si dichas partículas al unirse forman una palabra de uso común: EXPORAGRO, en ambos casos se deberá realizar un análisis especial de los signos conformados por partículas de uso común y se deberá verificar si el signo solicitado en su conjunto tiene la suficiente distintividad con relación a los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en cuenta, además, la parte mixta del signo.

CUARTO: El Juez consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO GACETA OFICIAL 25/01/2016 25 de 36 Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 220-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 224, 229 literal a) y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Demandante: CARACOL TELEVISIÓN S.A. Caso: Cancelación de registro de la marca PREMIER (denominativa). Proceso interno Nº. 17811-2013-6549. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1680-TDCA-DQ-DC de 2 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido personalmente en este Tribunal, el 6 de mayo de 2015, por medio del cual la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 224, 229 literal a) y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 178112013-6549;

El auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: CARACOL TELEVISIÓN S.A. GACETA OFICIAL Co-demandados: Tercero interesado: 25/01/2016 26 de 36 Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial (IEPI), República del Ecuador.

Presidente del Comité Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, República del Ecuador. Procurador General del Estado, República del Ecuador. TEVECABLE S.A. Hechos. 1. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución 300034 de 14 de enero de 2005, concedió el registro de la marca PREMIER (denominativa) para distinguir servicios de “educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales” a favor de TEVECABLE S.A., comprendidas en la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 9 de mayo de 2005, CARACOL TELEVISIÓN S.A. presentó acción de cancelación en contra de la mencionada marca, con fundamento en la notoriedad de sus marcas PREMIER CARACOL (denominativas) en las Clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 31 de marzo de 2010, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales declaró infundada la acción de cancelación por notoriedad presentada por CARACOL TELEVISIÓN S.A. 4.

El 25 de agosto de 2010, CARACOL TELEVISIÓN S.A. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución de 31 de marzo de 2010. 5. El 2 de abril de 2015, mediante Oficio 1680-TDCA-DQ-DC, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito corrió traslado a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 224, 229 literal a) y 235 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. CARACOL TELEVISIÓN S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que: 6. La autoridad que emitió el acto administrativo impugnado no valoró adecuadamente la prueba aportada por CARACOL TELEVISIÓN S.A. y tampoco analizó los fundamentos de hecho y de derecho expuestos. 7. La marca PREMIER CARACOL (denominativa) es una marca notoria debido a su intenso uso en el comercio y la publicidad realizada.

La calidad de notoria se ha mantenido durante el tiempo y, por lo tanto, se requiere de una protección especial a la misma. CARACOL TELEVISIÓN S.A. es legítima titular de la marca notoria PREMIER CARACOL (denominativa) y, por lo tanto, tiene la potestad de impedir el uso de una marca similar en el mercado. 8. La marca PREMIER (denominativa) reproduce en su estructura la marca PREMIER CARACOL, propiedad de CARACOL TELEVISIÓN S.A., por lo que carece de distintividad suficiente para constituirse en marca.

La falta de distintividad perjudica a la competencia leal entre empresas, así como también al público consumidor al potencialmente inducirlo a error. GACETA OFICIAL 9. 25/01/2016 27 de 36 La marca PREMIER (denominativa) fue registrada para proteger los mismos servicios que protege la marca PREMIER CARACOL (denominativa), lo cual genera confusión y/o asociación en el público consumidor al encontrarse dentro del mismo mercado.

Argumentos de la contestación a la demanda. El Presidente del IEPI presentó contestación a la demanda manifestando: 10. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 11. El Acto Administrativo impugnado es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. 12.

Se han cumplido y observado las normas que rigen la materia, y se siguió el procedimiento correspondiente. 13. La demanda es improcedente, pues las pretensiones legales de la parte actora carecen de fundamento técnico y legal. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales compareció dentro del proceso y manifestó: 14.

Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 15. El acto administrativo impugnado es legítimo por provenir de autoridad competente y haberse expedido observando las formalidades previstas en la Ley. 16. Se han cumplido y observado las normas que rigen la materia, y se siguió el procedimiento correspondiente. 17.

La demanda es improcedente, pues las pretensiones legales de la parte actora carecen de fundamento técnico y legal. El Procurador General del Estado, al contestar la demanda, solamente señala casillero judicial para recibir notificaciones. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. TEVECABLE S.A. presentó contestación a la demanda manifestando que:

18. CARACOL TELEVISIÓN S.A. no ha demostrado ser legítima titular del signo PREMIER CARACOL (denominativo), lo cual es requisito indispensable para que prospere la acción de cancelación. 19. Al momento de presentar la acción de cancelación, la parte actora no tenía en el Ecuador registrado ningún signo o marca que lo acredite como titular legítimo. 20.

La parte actora no aportó material probatorio dentro del procedimiento administrativo que demuestre la notoriedad del signo PREMIER CARACOL (denominativo). 21. El signo PREMIER (denominativo) es lo suficientemente distintivo, pues al ser una palabra de uso común se podría pensar que es un signo débil y que debe soportar la coexistencia en el mercado con marcas similares.

GACETA OFICIAL B. 25/01/2016 28 de 36 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 22. Que, los artículos 135 literal b), 224, 229 literal a) y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 23.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 24. Que, el Tribunal interpretará los artículos 224, 229 literal a) y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

No interpretará el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Cancelación por notoriedad. Viabilidad de la cancelación en relación a los signos notoriamente conocidos. 2. Régimen probatorio y protección de la marca notoria no registrada. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD. VIABILIDAD DE LA CANCELACIÓN EN RELACIÓN A LOS SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. 25. La sociedad CARACOL TELEVISIÓN S.A. presentó acción de cancelación contra la marca PREMIER (denominativa) con fundamento en la notoriedad de sus marcas PREMIER CARACOL (denominativas) registradas en las Clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 26.

Se tomará como referencia el Proceso 105-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, donde este Tribunal señaló lo siguiente: Uno de los postulados básicos del derecho de propiedad industrial es la realización de un mercado fluido y leal. Por lo tanto, bajo ningún aspecto se podría permitir el aprovechamiento no consentido del prestigio que han ganado ciertos signos en el mercado.

La normativa de propiedad industrial salvaguarda que los competidores actúen de buena fe respecto de los derechos de terceros, y en relación al ejercicio de sus propias prerrogativas. Metodológicamente, el Tribunal hará un recuento de la plataforma jurídica andina para la protección de los signos notoriamente conocidos y, 1 “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…) Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; (…) Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 29 de 36 posteriormente, establecerá la viabilidad de la figura de la cancelación por no uso de los mencionados signos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del Proceso 23-IP-2013: “1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.

De éste se pueden desprender las siguientes características: − Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) b) c) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. − Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. − La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo GACETA OFICIAL 25/01/2016 30 de 36 notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136 literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario2. 2 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO GACETA OFICIAL 25/01/2016 31 de 36 El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: − Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. − Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. − Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.3 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 3 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. GACETA OFICIAL 25/01/2016 32 de 36 únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”4. Prueba: El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) d) 4 la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

Ibídem. Pág. 247. GACETA OFICIAL 25/01/2016 33 de 36 j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. Viabilidad de la cancelación en relación a los signos notoriamente conocidos: Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, el Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático de la normativa encuentra lo siguiente: − La figura de la cancelación también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno y la competencia leal. − Incluso cuando una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo.

Es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. − Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca. − Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a alguno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal.

En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte consultante deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. − El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio.

También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado en diferentes GACETA OFICIAL 25/01/2016 34 de 36 sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores.

Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. 27. − Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio base de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial y la generación de error en el público consumidor. − Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En efecto, una efectiva cancelación sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 de la Decisión 486), entre otras.

Por lo expuesto, el Juez Consultante deberá establecer primeramente el estatus de notoria de las marcas PREMIER CARACOL (denominativas) sobre la base de las cuales se presentó la acción de cancelación de acuerdo con los parámetros descritos precedentemente.

2. RÉGIMEN PROBATORIO Y PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA. 28. En el proceso interno, la sociedad CARACOL TELEVISIÓN S.A. solicitó la cancelación de la marca PREMIER (denominativa) registrada a favor de TEVECABLE S.A. sobre la base de la notoriedad de sus marcas PREMIER CARACOL (denominativas). Por su parte, la sociedad TEVECABLE S.A. manifiesta que las marcas PREMIER CARACOL (denominativas) no son notorias y no están registradas.

Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. 29. Para abordar el presente tema, el Tribunal se referirá a jurisprudencia emitida dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos”. 30. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos. 31. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se deberán considerar, entre otros, los criterios del artículo 228 de la Decisión 486 citados precedentemente.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 35 de 36 32. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. 33. Por lo tanto, el reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas con las que deberá determinar si las marcas PREMIER CARACOL (denominativas) eran notorias al momento de solicitarse el registro de la marca PREMIER (denominativa).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos.

SEGUNDO: Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.

Por lo tanto, el reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas con las que deberá determinar si las marcas PREMIER CARACOL (denominativas) eran notorias al momento de solicitarse el registro de la marca PREMIER (denominativa). De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 25/01/2016 36 de 36 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú