[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 220-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 224, 229 literal a) y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Demandante: CARACOL TELEVISIÓN S.A. Caso: Cancelación de registro de la marca PREMIER (denominativa).
Proceso interno Nº. 17811-2013-6549. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1680-TDCA-DQ-DC de 2 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido personalmente en este Tribunal, el 6 de mayo de 2015, por medio del cual la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 224, 229 literal a) y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 17811-2013-6549;
El auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: CARACOL TELEVISIÓN S.A. Co-demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial (IEPI), República del Ecuador.
Presidente del Comité Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, República del Ecuador. Procurador General del Estado, República del Ecuador. Tercero interesado: TEVECABLE S.A. Hechos. 1. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución 300034 de 14 de enero de 2005, concedió el registro de la marca PREMIER (denominativa) para distinguir servicios de “educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales” a favor de TEVECABLE S.A., comprendidas en la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El 9 de mayo de 2005, CARACOL TELEVISIÓN S.A. presentó acción de cancelación en contra de la mencionada marca, con fundamento en la notoriedad de sus marcas PREMIER CARACOL (denominativas) en las Clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 31 de marzo de 2010, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales declaró infundada la acción de cancelación por notoriedad presentada por CARACOL TELEVISIÓN S.A. 4.
El 25 de agosto de 2010, CARACOL TELEVISIÓN S.A. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución de 31 de marzo de 2010. 5. El 2 de abril de 2015, mediante Oficio 1680-TDCA-DQ-DC, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito corrió traslado a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 224, 229 literal a) y 235 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. CARACOL TELEVISIÓN S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que: 6. La autoridad que emitió el acto administrativo impugnado no valoró adecuadamente la prueba aportada por CARACOL TELEVISIÓN S.A. y tampoco analizó los fundamentos de hecho y de derecho expuestos. 7. La marca PREMIER CARACOL (denominativa) es una marca notoria debido a su intenso uso en el comercio y la publicidad realizada.
La calidad de notoria se ha mantenido durante el tiempo y, por lo tanto, se requiere de una protección especial a la misma. CARACOL TELEVISIÓN S.A. es legítima titular de la marca notoria PREMIER CARACOL (denominativa) y, por lo tanto, tiene la potestad de impedir el uso de una marca similar en el mercado. 8. La marca PREMIER (denominativa) reproduce en su estructura la marca PREMIER CARACOL, propiedad de CARACOL TELEVISIÓN S.A., por lo que carece de distintividad suficiente para constituirse en marca.
La falta de distintividad perjudica a la competencia leal entre empresas, así como también al público consumidor al potencialmente inducirlo a error. 9. La marca PREMIER (denominativa) fue registrada para proteger los mismos servicios que protege la marca PREMIER CARACOL (denominativa), lo cual genera confusión y/o asociación en el público consumidor al encontrarse dentro del mismo mercado.
Argumentos de la contestación a la demanda. El Presidente del IEPI presentó contestación a la demanda manifestando: 10. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 11. El Acto Administrativo impugnado es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. 12.
Se han cumplido y observado las normas que rigen la materia, y se siguió el procedimiento correspondiente. 13. La demanda es improcedente, pues las pretensiones legales de la parte actora carecen de fundamento técnico y legal. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales compareció dentro del proceso y manifestó: 14.
Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 15. El acto administrativo impugnado es legítimo por provenir de autoridad competente y haberse expedido observando las formalidades previstas en la Ley. 16. Se han cumplido y observado las normas que rigen la materia, y se siguió el procedimiento correspondiente. 17.
La demanda es improcedente, pues las pretensiones legales de la parte actora carecen de fundamento técnico y legal. El Procurador General del Estado, al contestar la demanda, solamente señala casillero judicial para recibir notificaciones. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. TEVECABLE S.A. presentó contestación a la demanda manifestando que:
18. CARACOL TELEVISIÓN S.A. no ha demostrado ser legítima titular del signo PREMIER CARACOL (denominativo), lo cual es requisito indispensable para que prospere la acción de cancelación. 19. Al momento de presentar la acción de cancelación, la parte actora no tenía en el Ecuador registrado ningún signo o marca que lo acredite como titular legítimo. 20.
La parte actora no aportó material probatorio dentro del procedimiento administrativo que demuestre la notoriedad del signo PREMIER CARACOL (denominativo). 21. El signo PREMIER (denominativo) es lo suficientemente distintivo, pues al ser una palabra de uso común se podría pensar que es un signo débil y que debe soportar la coexistencia en el mercado con marcas similares.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 22. Que, los artículos 135 literal b), 224, 229 literal a) y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 23. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 24.
Que, el Tribunal interpretará los artículos 224, 229 literal a) y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. No interpretará el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Cancelación por notoriedad. Viabilidad de la cancelación en relación a los signos notoriamente conocidos. 2.
Régimen probatorio y protección de la marca notoria no registrada. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD. VIABILIDAD DE LA CANCELACIÓN EN RELACIÓN A LOS SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. 25. La sociedad CARACOL TELEVISIÓN S.A. presentó acción de cancelación contra la marca PREMIER (denominativa) con fundamento en la notoriedad de sus marcas PREMIER CARACOL (denominativas) registradas en las Clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 26.
Se tomará como referencia el Proceso 105-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, donde este Tribunal señaló lo siguiente: Uno de los postulados básicos del derecho de propiedad industrial es la realización de un mercado fluido y leal. Por lo tanto, bajo ningún aspecto se podría permitir el aprovechamiento no consentido del prestigio que han ganado ciertos signos en el mercado.
La normativa de propiedad industrial salvaguarda que los competidores actúen de buena fe respecto de los derechos de terceros, y en relación al ejercicio de sus propias prerrogativas. Metodológicamente, el Tribunal hará un recuento de la plataforma jurídica andina para la protección de los signos notoriamente conocidos y, posteriormente, establecerá la viabilidad de la figura de la cancelación por no uso de los mencionados signos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del Proceso 23-IP-2013: “1.
Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.
El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: – Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. – Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. – La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.
El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136 literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.
La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.
De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario[2]. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: – Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. – Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. – Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.[3] Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.
Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.
En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”[4]. Prueba: El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
Viabilidad de la cancelación en relación a los signos notoriamente conocidos: Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, el Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático de la normativa encuentra lo siguiente: – La figura de la cancelación también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno y la competencia leal. – Incluso cuando una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo.
Es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. – Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca. – Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a alguno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal.
En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte consultante deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. – El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio.
También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado en diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores.
Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. – Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio base de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial y la generación de error en el público consumidor. – Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En efecto, una efectiva cancelación sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 de la Decisión 486), entre otras. 27.
Por lo expuesto, el Juez Consultante deberá establecer primeramente el estatus de notoria de las marcas PREMIER CARACOL (denominativas) sobre la base de las cuales se presentó la acción de cancelación de acuerdo con los parámetros descritos precedentemente.
2. RÉGIMEN PROBATORIO Y PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA. 28. En el proceso interno, la sociedad CARACOL TELEVISIÓN S.A. solicitó la cancelación de la marca PREMIER (denominativa) registrada a favor de TEVECABLE S.A. sobre la base de la notoriedad de sus marcas PREMIER CARACOL (denominativas). Por su parte, la sociedad TEVECABLE S.A. manifiesta que las marcas PREMIER CARACOL (denominativas) no son notorias y no están registradas.
Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. 29. Para abordar el presente tema, el Tribunal se referirá a jurisprudencia emitida dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.
En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos”. 30. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos. 31. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se deberán considerar, entre otros, los criterios del artículo 228 de la Decisión 486 citados precedentemente. 32.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. 33. Por lo tanto, el reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas con las que deberá determinar si las marcas PREMIER CARACOL (denominativas) eran notorias al momento de solicitarse el registro de la marca PREMIER (denominativa).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos.
SEGUNDO: Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.
Por lo tanto, el reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas con las que deberá determinar si las marcas PREMIER CARACOL (denominativas) eran notorias al momento de solicitarse el registro de la marca PREMIER (denominativa). De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hernán Romero Zambrano MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
(…) Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; (…) Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”. [2] Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. [3] MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. [4] Ibídem. Pág. 247. ----------------------- Proceso 220-IP-2015