TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 372-IP-2015 Interpretación prejudiciallos artículos 165, 166 Y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Cancelación de registro de marca: MELODY (denominativa).
Demandante: WILCOS S.A. Proceso interno: 2010-0259. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. VISTOS: El 4 de agosto de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, relativa a los artículos 165, 166 Y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-0259.
El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.
ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno: Demandante: Demandado: Tercero interesado: WILCOS S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. LABORATORIOS COSMÉTICOS Y QUíMICOS S.A. - LABORATORIOS COSQUIM S.A. 1. WILCOS S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cancelar el registro de la marca MELODY (denominativa), concedida a Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A. (en adelante, Laboratorios Cosquim S.A.) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El 28 de septiembre de 2007, mediante Resolución 32371, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la solicitud de cancelación de registro de marca. 3. Laboratorios Cosquim S.A. interpuso recurso de apelación y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 32371. 4. El 17 de julio de 2008, mediante Resolución 24595, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, revocó la Resolución 32371 y, en consecuencia, denegó la solicitud de cancelación. 5.
WILCOS S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 24595. 6. El 31 de diciembre de 2009, mediante Resolución 69748, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó la decisión contenida en la Resolución 24595. 7. El 27 de mayo de 2010, WILCOS S.A. interpuso demanda administrativa contra las Resoluciones 24595 y 69748. 8.
El 5 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 Y 167 de la Decisión 486. contencioso Argumentos de la demanda. WILCOS S.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 9.
Tanto en la Resolución que resuelve la reposición, como aquella en la apelación, se parte del conocimiento y certeza por parte de la SIC, que los volúmenes de venta no son suficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca en el mercado. No obstante, la SIC trata de adecuar a supuestos de hecho, sobre los cuales no existe prueba alguna que así lo demuestre, circunstancias tales como el sector económico al que va referido el producto y tamaño de la empresa, al catalogarla como una pequeña o mediana empresa. 2,,-ia;,,;¡:.::jad;3 en la respuesta a la ~·ix:é;l de c;J(:ceiació:1 y los documentos aportados dentro del recurso de reposición, no reflejan un uso real y efectivo de la marca en el mercado, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos de consumo masivo, como aquellos objeto de estudio. '_l-.:.J volumer.e.:. 11.
Los valores de venta entre la Resolución 32371 y la Resolución 24595 no difieren en tal medida que pueda conllevar a que la SIC concluya que con las pruebas adicionales que se aportaron en el recurso de reposición y que fueron de igual forma tenidas en cuenta al momento de decidir el recurso de apelación, se demuestre el uso real y efectivo de la marca, dado que, en términos generales, los mismos se mantienen entre una y otra resolución. Argumentos de la contestación a la demanda.
La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: 12. Frente a los argumentos expuestos en la demanda, es importante destacar que, revisadas las pruebas documentales aportadas en el expediente, se constató el uso de la marca MELODY (denominativa). Dicho uso se evidenció con la comercialización de productos cosméticos cuya autorización de uso fue concedida a Laboratorios Incobra S.A. De igual modo, el conjunto de facturas y documentos contables aportados al expediente demuestran que Laboratorios Incobra S.A. comercializó jabones, aceites y champús identificados con la marca MELODY (denominativa). 13.
Los productos de la Clase 3, como el jabón, los polvos de talco para el cuerpo, los aceites de tocador o de baño y el champú para el cabello o para bebés, son de consumo extendido y continuo, teniendo una demanda amplia y constante, por lo cual su volumen de ventas debe ser elevado. No obstante, lo anterior, los productos identificados con la marca MELODY (denominativa) son artículos de aseo de bajo precio que se comercializan en el mercado en lo que a productos se refiere, no cuenta con una gran capacidad adquisitiva, por lo cual se puede establecer que el valor de ventas señalado logra demostrar un uso real y efectivo de la marca en el mercado y adecuado a los niveles de comercialización de productos de esta naturaleza. 14.
Adicionalmente, en la investigación administrativa se presentaron elementos publicitarios en los cuales Laboratorios Cosquim S.A. y Laboratorios Incobra S.A. promocionaron diferentes productos en los cuales se incorpora la marca MELODY (denominativa), los cuales son un indicio de la forma en que es usada dicha marca, así como la intención de su titular de promocionarla entre los potenciales consumidores.
De igual manera, se allegaron documentos que acreditan la distribución de los productos identificados con la marca MELODY (denominativa), los cuales permiten concluir que los productos que se distinguen con dicha marca han estado en el comercio. 3 1.""_" ~.,",:"1 e,:;.t;~s~(3ciérl de la '.~'.:·:n~·I;i'j(~::. "J,cr 'p3~-¿..:~.'L~;:~ tcr~{;;r~J interesado..J.• LABORATORIOS señalando que: COSQUIM S.A. presentó contestación a la demanda 15.
Pretende la demanda ver una violación de las normas (no dice cuáles), por considerar que no se ajusta a derecho la afirmación según la cual los productos MELODY son artículos de aseo que se comercializan en sectores de consumidores que no cuentan con gran capacidad adquisitiva pero que tienen diferentes opciones en el mercado, conclusión a la que arriba la Administración después de analizar la gran cantidad de pruebas documentales de uso de dicha marca presentadas por Laboratorios Cosquim S.A. Sin embargo, la causa de dicha afirmación es que los productos de la marca MELODY sean de muy bajo precio y que estén destinados a un mercado altamente ofertado y cuyos consumidores no cuentan con gran capacidad adquisitiva, lo que resulta ostensible y evidente. 16.
No se puede pretender, como lo hace la demanda, que Laboratorios Cosquim S.A. haya de vender más productos MELODY en Colombia para que no le sea cancelada su marca por no uso. Principalmente, debido a que resulta evidente con las propias cifras aportadas por la demanda, teniendo en cuenta además el número de trabajadores (8 en 2005 y 4 en 2006), que Laboratorios Cosquim S.A. sí es una PyME, esto es una pequeña o mediana empresa, atendiendo sobre todo al número de sus trabajadores y a los activos que posee. 17.
Los 54 grupos de pruebas documentales y los 7 grupos de pruebas documentales presentadas nunca fueron presentados extemporáneamente, pues fueron presentados dentro de los términos que dan la Decisión 486 y el Código Contencioso Administrativo. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 1. Que, los artículos 165, 166 Y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 3. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 165, 166 Y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación del artículo 170 de la citada normativa por cuanto el presente caso no versa sobre las notificaciones que deba realizar la Oficina Nacional Competente ni 4 _'" 'e.?,.,:>:',.unicad para presentar pruebas ji al2gatcs, Procede L: interpretación de los artículos 165 y 166 de la misma Decisión". C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1.
Cancelación por falta de uso de la marca. Su procedimiento. 2. Prueba del uso de la marca. Los productos de consumo masivo. El tamaño de la empresa. 3. Motivación del acto administrativo que resuelve sobre la cancelación de la marca por falta de uso. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. CANCELACiÓN POR PROCEDIMIENTO. FALTA DE USO DE LA MARCA.
SU 18. Wilcos S.A. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca MELODY (denominativa) registrada a favor de Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A., por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 19. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivarnente-, "Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito". "Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".
En ese sentido, GAMBOA VILELA, Patricia. "La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial". En: Revista de Derecho Administrativa, año 1, número 2, 2006, p. 226.,/, 5 20. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden, en mayor parte, a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP20063.
Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. "De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.
Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (...). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de merce": Falta de uso de la marca. 21.
El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22.
Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)6 establece que 3 Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). 4 Ibíd. 5 "1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso.
Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca". 6 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
Mundial del Comercio, el./ 6..: reg:SL.J ele nV.lr:.:a puede anularse si ésta no na sido usaca después UD L.¡ l período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca? 23.
Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utílízada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utílízado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cencetecíott". 24.
En el mismo sentido, el Tribunal ha manifestado que: "Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercietizeciórt". 25.
Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: "Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el 7 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, En: Thémis 36, Lima, p. 195.
Carmen. "La cancelación de la marca por falta de uso". 8 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. 9 Proceso 180-IP-2006, ya citado. 7.ieterminer cuándo 5(7 cumple con la obligación d,:;! us.: ae la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.
"~ ).! 11,) El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.
En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercedo'": 26. 27.
También ha dicho este Tribunal que "El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.
Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función disiintive?", El Tribunal ha manifestado, con oportunidad del precitado Proceso 180-1P- 2006: "El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades 10 Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.OAC. 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE. 11 Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA (denominativa). 1\ 8 conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
"5 2. 28. Cv La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real v efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos V servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc,"? (Subrayado por fuera del texto).
En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: "Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344"13 (Subrayado por fuera del texto). 29. l' Finalmente, el Tribunal ha sostenido "El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.
Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (.. ')"14. 12 Proceso 180-IP-2006, ya citado. 13 Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996. 14 Proceso 180-IP-2006, ya citado. 9 s,,:'::;<210$ de;t;:;tifk:¡¡;:ón para el no uso de la marca. 30.
No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. 31. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal"15.
Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.
La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro.
En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado.
2. PRUEBA DEL USO DE LA MARCA. LOS PRODUCTOS MASIVO. EL TAMAÑO DE LA EMPRESA. 34. Como se ha señalado supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los DE CONSUMO 15 Proceso 15-IP-99, publicado en la G.OAC. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT. 16 "Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.
Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa". 10 configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 35.
En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece "el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (...)"17. 36.
El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es aquella de distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.
Como afirma FernándezNovoa: "El principio del uso obligatorio de la marca registrada es actualmente una de las piezas básicas del Derecho de Marcas"18. 37. Adicionalmente, es preciso resaltar que, el uso efectivo de una marca se da cuando la marca se manifiesta públicamente dentro del sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios identificados con el signo distintivo!".
Con relación al uso efectivo de la marca, a modo referencial, se transcribe a continuación la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en el caso "Ansul'j": "( ) una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca.
La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la 17 Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. 291, del3 de septiembre de 1997. 18 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Barcelona, 2001, p. 453. 19 Véase, en ese sentido, DE LA FUENTE GARCíA, Elena. "El uso de la marca y sus efectos jurídicos". Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1999, Barcelona, pp. 200 Y ss. 20 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 11 de marzo de 2003, asunto C-40/01, Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV, apartado 43.
"Tratado Sobre Derecho de Marcas". Editorial Marcial Ponds, 11,'::fa 3 realídad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud V la frecuencia del uso de la marca.
La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades de la clientela de éstos" (Subrayado por fuera del texto).
Jt7 Sf2/) 38. El uso de la marca dependerá de la naturaleza del producto o servicio materia de uso, ya que no es lo mismo distinguir productos masivos, que productos selectivos, puesto que en el caso de productos selectivos (como, por ejemplo, venta de aviones) las ventas son esporádicas o en mucho menor cantidad por la calidad, naturaleza, grado de especialidad, precio, entre otros".
Asimismo, como se señaló precedentemente, el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso es relativo, debiendo relacionarse con las características de la empresa que utiliza la rnarca'". 39. Adicionalmente, otro aspecto relevante para analizar la cantidad de ventas es la dimensión de la empresa titular. En ese sentido, una empresa pequeña podrá justificar su uso con menos ventas que una de gran dimensiórr".
Debiendo consignarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación de la cifra de ventas ha de realizarse no con arreglo a criterios estrictamente matemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles. Como ha puesto de manifiesto la doctrina alemana, estas pautas son fundamentalmente la índole del producto distinguido por la marca y la dimensión de la empresa titular de la marca". 40.
En el caso concreto, el Juez Consultante deberá determinar si, a la vista de la situación del mercado en el sector industrial o comercial considerado, cabe deducir de las pruebas presentadas que el titular ha intentado seriamente alcanzar una posición comercial en el mercado de referencia. Ello no significa 21 SCHIANTARELLI, Juan Pablo.
"Notas de clase de Signos Distintivos", 2010. 22 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 17-IP-95, publicado en la G.OAC. 199, de 26 de enero de 1996, ya citado. 23 Véase, en ese sentido, FERNÁNDEZ IIIADI, 1976, p. 36. 24 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "El uso obligatorio de la marca registrada". NOVOA, Carlos.
"El uso obligatorio de la marca registrada". IIIADI, 1976, p. 38. 12 presente la prueba de que se ha sobrepasado el umbral mínimo que permite constatar un uso efectivo". 41. El Juez Consultante deberá verificar si el titular de la marca cuya cancelación se solicita usó de forma real y efectiva su marca, para ello, deberá aplicar los criterios previamente desarrollados con relación a la prueba del uso de la marca. 3.
MOTIVACiÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CANCELACiÓN QUE RESUELVE SOBRE LA DE MARCA POR FALTA DE USO. 42. En el proceso de autos, el demandante alega que los valores de venta entre la Resolución 32371 y la Resolución 24595 no difieren en tal medida que pueda conllevar a que la SIC concluya que con las pruebas adicionales que se aportaron en el recurso de reposición y que fueron de igual forma tenidas en cuenta al momento de decidir el recurso de apelación, se demuestre el uso real y efectivo de la marca, dado que, en términos generales, los mismos se mantienen entre una y otra resolución. En consecuencia, el Tribunal estima conveniente interpretar el tema propuesto precedentemente. 43.
Un requisito esencial para la validez de un acto administrativo constituye la motivación del mismo, de tal modo que la ausencia, o la falsa o indebida o una motivación parcial, puede llevar a la anulación del acto. El sujeto activo de la impugnación del acto - el administrado - debe conocer con exactitud cuáles son las razones, motivos y fundamentos por los cuales la Administración ha denegado su petición. Ese desconocimiento de la motivación, coloca al administrado en una situación de indefensión que atenta contra las normas del debido proceso.
La motivación, en algunas circunstancias deberá ser más extensa que en otras, sobre todo cuando se deniega el ejercicio de un derecho. Tampoco puede sostenerse que, por conceder o denegar una petición, el perjudicado crea o estime que no existe la suficiente motivación. 44. El Tribunal, en varias sentencias se ha referido a la motivación como requisito en la fundamentación de un acto administrativo.
Por ejemplo, en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 04-AN-9726 expresó lo siguiente: "La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.
La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una 25 Véase, en ese sentido, Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI). "Directrices oposición", Parte 6 - Prueba del uso, 5. Magnitud del uso, p. 18. Disponible en web: http://oami.europa.eu/es/mark/marque/pdf/proof of use-ES.pdf. 26 Proceso 04-AN-97 G.O. 373 de 21 de septiembre de 1998. de i.' /. \. 13 fü::-¡~¿!,¡.j.ad t.'::~:,;"~C¡:~>~-;:-=,.,',::_::;_ }.-1 ~:!¡! ~,,_, ~i·_,,;.~',,:.:¡:~¡LJ n0;·'i··."1-~ -:..y_! así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.
La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 5-AN-97, de 8 de junio de 1998"27. 45.
La motivación, tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés generala colectivo. 46. La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de "manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto'?", 47.
Analizado el procedimiento registral el Tribunal, en otra oportunidad, señaló: "Finalmente, la administración deberá comunicar su decisión al interesado "mediante resolución debidamente motivada", es decir explicando las razones, las circunstancias y motivos que llevaron a la administración a tomar la resolución en un determinado sentido.
Esta motivación debe ser veraz y satisfactoria, es decir que la misma no debe limitarse a dar una apariencia de mera formalidad, sino que con ella se logre preservar el principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, respetando de una forma adecuada los derechos de los particulares, al permitir que éste pueda conocer las razones que originaron la decisión y pueda en un momento dado y de creerlo conveniente, oponerse a la misma, con fundamento en el derecho de defensa=", 48.
Con relación al procedimiento de cancelación de registro de marca por no uso, el Juez Consultante o, en su oportunidad, la Oficina Nacional Competente correspondiente, deberá verificar, en primer lugar, si la acción de cancelación 27 Proceso 5-AN-97, de 8 de junio de 1998 G.O. 361 de 7 de agosto de 1998. 28 Véase, en ese sentido, la Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas (TJCE) 9.7, 1969, Italia c. Comisión, as 1/69.
Rec. 277; véase, la reiteración de tales criterios, en el Proceso 59-IP2000, G. 0.602 de 21 de septiembre del 2.000, marca MAX MARA. 29 Proceso 48-IP-99, G.O. 528 de 26 de enero del 2000, marca: PIEDEMONTE. 14 de notificación de la resolución que agotó el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Asimismo, deberá revisar si la marca objeto de la acción de cancelación de registro no ha sido real y efectivamente usada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se solicitó la cancelación. 49.
Para efectos de determinar el uso real y efectivo de la marca, el Juez Consultante deberá tener en consideración los parámetros cuantitativos desarrollados en la presente interpretación prejudicial, de acuerdo con los usos del sector económico relevante y las características del mercado pertinente. Por lo tanto, deberá relacionar el elemento cuantitativo con la naturaleza del producto o servicio de que se trate, así como con las características de la empresa que registró la marca.
Adicionalmente, el Juez Consultante deberá comprobar que no se presenten motivos justificantes de la falta de uso, ni casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran haber causado la falta de uso de la marca". 50. Ante un eventual uso de una marca bajo una forma modificada, el Juez Consultante deberá valorar si tal forma difiere de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a elementos no sustanciales, que no alteren su carácter distintivo, en cuyo caso no motivará la cancelación del registro por falta de uso; o, si tal forma alterada supone modificaciones sustanciales que afectan el carácter distintivo de la marca, en cuyo caso deberá proceder a cancelar el correspondiente registro de marca. 51.
Finalmente, en caso el Juez Consultante constatara que la falta de uso sólo afecta a determinados productos o servicios para los cuales fue registrada la marca, deberá ordenar la cancelación parcial de la marca, es decir, una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no hubiese sido real ni efectivamente usada, tomando en cuenta para ello la identidad o similitud de los productos o servicios. 30 En ese sentido, deben descartarse los usos de carácter simbólico cuya única finalidad sea el mantenimiento del registro, debiendo tomarse en consideración la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial, analizados, particularmente, bajo ciertos criterios reiterados constantemente por el TJCE, como en la decisión dictada con ocasión del caso "Husky".
"La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las caracteristicas del mercado v la magnitud V frecuencia del uso de la marca (véase la sentencia LA MER, citada en el apartado 62 supra, EU:T:2007:299, apartado 55 y jurisprudencia citada)" (Subrayado por fuera del texto).
Cf. Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) del TJCE, de 13 de febrero de 2015, asunto T-287/13, Husky ez s.r.o. c. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), apartado 63. / 15 integral del uso de ia marca dentro de un procedimiento de cancelación de registro de marca, así como de emitir una resolución debidamente motivada al resolver sobre la cancelación de la marca por falta de uso, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de tales oficinas se encuentran definidos por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos expedidos. 53. El Juez Consultante deberá analizar si, en el caso concreto, la Resolución 24595 de 17 de julio de 2008, cuya debida motivación se controvierte, la Administración se ha pronunciado fundamentándose o sustentándose en motivación suficiente, veraz, satisfactoria y necesaria, aunque no extensa, de las razones, causas y motivos que le llevaron a tomar esa decisión. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
El uso efectivo de una marca se da cuando la marca se manifiesta públicamente dentro del sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios identificados con el signo distintivo. El uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 16 de uso, ya que no es lo mismo distinguir productos masivos, que productos selectivos, puesto que, en el caso de productos selectivos, las ventas son esporádicas o en mucho menor cantidad por la calidad, naturaleza, grado de especialidad, precio, entre otros.
Asimismo, es preciso destacar que, el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de es relativo, debiendo relacionarse con las características de la empresa que utiliza la marca. La dimensión de la empresa titular es otro aspecto relevante para analizar la cantidad de ventas. En ese sentido, una empresa pequeña podrá justificar su uso con menos ventas que una de gran dimensión, debiendo precisarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación de la cifra de ventas ha de realizarse no con arreglo a criterios estrictamente matemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles, que son fundamentalmente la índole del producto distinguido por la marca y la dimensión de la empresa titular de la marca.
La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias pertinentes para determinar la realidad de la explotación comercial de la marca, particularmente los usos que se consideren justificados en el sector económico relevante para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o servicios amparados por la marca, la naturaleza de tales productos o servicios, las características del mercado relevante y la magnitud y frecuencia del uso de la marca.
El Juez Consultante deberá determinar si, a la vista de la situación del mercado en el sector industrial o comercial considerado, cabe deducir de las pruebas presentadas que el titular ha intentado seriamente alcanzar una posición comercial en el mercado de referencia. Ello no significa que éste deba revelar el volumen de ventas o de facturación, bastando que presente la prueba de que se ha sobrepasado el umbral mínimo que permite constatar un uso efectivo.
En el caso concreto, el Juez Consultante deberá verificar si el titular de la marca cuya cancelación se solicita usó de forma real y efectiva su marca, para ello, deberá aplicar los criterios previamente desarrollados con relación a la prueba del uso de la marca.
TERCERO: La resolución que resuelva sobre la cancelación de un registro de marca por falta de uso deberá contener la suficiente, veraz y real motivación, a fin de que el administrado pueda cerciorarse a cabalidad de las razones por las que se emitió el acto administrativo. El Juez Consultante, antes de decidir el fondo del asunto, analizará si la resolución cumple con este requisito esencial para la validez de los actos administrativos.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente 17 irpretacicn orejudicial. Asim.srno, d::::bflJ ¡,~, e,,:,npL; disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo '128 del Estatuto vigente. t, De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción., i i,,,.' '" l' i1 [/..
¡;; i •l"\A r _.-' '"- Cecilia Lblsa'-AYtt6ñ-Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, fi1:man igualmente la presente Interpretación Prejudi,cial el Presidente y el Setréta/go.; I I / -0; Ijt(, i-~ Hernán }~o~ro_zambrano ¡PRESIDENTE / J' '/. I I y~ /í /,' élía GustID1LGarcía-$1to..SECRETAR'1O ~ I ~~, __.> Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 372-IP-2015 f 18