Año XXXIII – Número 2725 Lima, 22 de abril de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 346-IP-2015 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 155 literales a) y d), 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal en lo Contencioso Administrativo 2 de Guayaquil, República del Ecuador.

Demandante: Alejandro Ordoñez Pinos. Marca: “La Durita” (mixta). Proceso Interno 098012011-0964-MJ PROCESO 372-IP-2015 Interpretación prejudicial los artículos 165, 166 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Cancelación de registro de marca: MELODY (denominativa). Demandante: WILCOS S.A. Proceso interno: 20100259 PROCESO 378-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: Carlos Edison Hurtado Gago.

Marca: “DERECHOYREVES.COM” (denominativa). Expediente Interno: 01027-2013-01801-JR-CA-13 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 22/04/2016 2 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 3 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 4 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 5 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 6 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 7 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 8 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 9 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 10 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 11 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 12 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 13 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 14 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 15 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 16 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 17 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 18 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 19 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 20 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 21 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 22 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 23 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 24 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 25 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 26 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 27 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 28 de 66 GACETA OFICIAL 22/04/2016 29 de 66 GACETA OFICIAL TRIBUNAL DE JUSTICIA 22/04/2016 DE LA COMUNIDAD 30 de 66 ANDINA PROCESO 372-IP-2015 Interpretación prejudiciallos artículos 165, 166 Y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Cancelación de registro de marca: MELODY (denominativa). Demandante: WILCOS S.A. Proceso interno: 2010-0259. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. VISTOS: El 4 de agosto de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, relativa a los artículos 165, 166 Y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-0259.

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno: Demandante: Demandado: Tercero interesado: WILCOS S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. LABORATORIOS COSMÉTICOS Y QUíMICOS S.A. - LABORATORIOS COSQUIM S.A. GACETA OFICIAL 22/04/2016 31 de 66 1. WILCOS S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cancelar el registro de la marca MELODY (denominativa), concedida a Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A. (en adelante, Laboratorios Cosquim S.A.) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 28 de septiembre de 2007, mediante Resolución 32371, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la solicitud de cancelación de registro de marca. 3. Laboratorios Cosquim S.A. interpuso recurso de apelación y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 32371. 4. El 17 de julio de 2008, mediante Resolución 24595, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, revocó la Resolución 32371 y, en consecuencia, denegó la solicitud de cancelación. 5.

WILCOS S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 24595. 6. El 31 de diciembre de 2009, mediante Resolución 69748, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó la decisión contenida en la Resolución 24595. 7. El 27 de mayo de 2010, WILCOS S.A. interpuso demanda administrativa contra las Resoluciones 24595 y 69748. 8.

El 5 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 Y 167 de la Decisión 486. contencioso Argumentos de la demanda. WILCOS S.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 9.

Tanto en la Resolución que resuelve la reposición, como aquella en la apelación, se parte del conocimiento y certeza por parte de la SIC, que los volúmenes de venta no son suficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca en el mercado. No obstante, la SIC trata de adecuar a supuestos de hecho, sobre los cuales no existe prueba alguna que así lo demuestre, circunstancias tales como el sector económico al que va referido el producto y tamaño de la empresa, al catalogarla como una pequeña o mediana empresa. 2 GACETA OFICIAL 22/04/2016 32 de 66,,-ia;,,;¡:.::jad;3 en la respuesta a la ~·ix:é;l de c;J(:ceiació:1 y los documentos aportados dentro del recurso de reposición, no reflejan un uso real y efectivo de la marca en el mercado, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos de consumo masivo, como aquellos objeto de estudio. '_l-.:.J volumer.e.:. 11.

Los valores de venta entre la Resolución 32371 y la Resolución 24595 no difieren en tal medida que pueda conllevar a que la SIC concluya que con las pruebas adicionales que se aportaron en el recurso de reposición y que fueron de igual forma tenidas en cuenta al momento de decidir el recurso de apelación, se demuestre el uso real y efectivo de la marca, dado que, en términos generales, los mismos se mantienen entre una y otra resolución. Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: 12. Frente a los argumentos expuestos en la demanda, es importante destacar que, revisadas las pruebas documentales aportadas en el expediente, se constató el uso de la marca MELODY (denominativa). Dicho uso se evidenció con la comercialización de productos cosméticos cuya autorización de uso fue concedida a Laboratorios Incobra S.A. De igual modo, el conjunto de facturas y documentos contables aportados al expediente demuestran que Laboratorios Incobra S.A. comercializó jabones, aceites y champús identificados con la marca MELODY (denominativa). 13.

Los productos de la Clase 3, como el jabón, los polvos de talco para el cuerpo, los aceites de tocador o de baño y el champú para el cabello o para bebés, son de consumo extendido y continuo, teniendo una demanda amplia y constante, por lo cual su volumen de ventas debe ser elevado. No obstante, lo anterior, los productos identificados con la marca MELODY (denominativa) son artículos de aseo de bajo precio que se comercializan en el mercado en lo que a productos se refiere, no cuenta con una gran capacidad adquisitiva, por lo cual se puede establecer que el valor de ventas señalado logra demostrar un uso real y efectivo de la marca en el mercado y adecuado a los niveles de comercialización de productos de esta naturaleza. 14.

Adicionalmente, en la investigación administrativa se presentaron elementos publicitarios en los cuales Laboratorios Cosquim S.A. y Laboratorios Incobra S.A. promocionaron diferentes productos en los cuales se incorpora la marca MELODY (denominativa), los cuales son un indicio de la forma en que es usada dicha marca, así como la intención de su titular de promocionarla entre los potenciales consumidores.

De igual manera, se allegaron documentos que acreditan la distribución de los productos identificados con la marca MELODY (denominativa), los cuales permiten concluir que los productos que se distinguen con dicha marca han estado en el comercio. 3 22/04/2016 GACETA OFICIAL 33 de 66 1.""_" ~.,",:"1 e,:;.t;~s~(3ciérl de la '.~'.:·:n~·I;i'j(~::.

"J,cr 'p3~-¿..:~.'L~;:~ tcr~{;;r~J interesado..J.• LABORATORIOS señalando que: COSQUIM S.A. presentó contestación a la demanda 15. Pretende la demanda ver una violación de las normas (no dice cuáles), por considerar que no se ajusta a derecho la afirmación según la cual los productos MELODY son artículos de aseo que se comercializan en sectores de consumidores que no cuentan con gran capacidad adquisitiva pero que tienen diferentes opciones en el mercado, conclusión a la que arriba la Administración después de analizar la gran cantidad de pruebas documentales de uso de dicha marca presentadas por Laboratorios Cosquim S.A. Sin embargo, la causa de dicha afirmación es que los productos de la marca MELODY sean de muy bajo precio y que estén destinados a un mercado altamente ofertado y cuyos consumidores no cuentan con gran capacidad adquisitiva, lo que resulta ostensible y evidente. 16.

No se puede pretender, como lo hace la demanda, que Laboratorios Cosquim S.A. haya de vender más productos MELODY en Colombia para que no le sea cancelada su marca por no uso. Principalmente, debido a que resulta evidente con las propias cifras aportadas por la demanda, teniendo en cuenta además el número de trabajadores (8 en 2005 y 4 en 2006), que Laboratorios Cosquim S.A. sí es una PyME, esto es una pequeña o mediana empresa, atendiendo sobre todo al número de sus trabajadores y a los activos que posee. 17.

Los 54 grupos de pruebas documentales y los 7 grupos de pruebas documentales presentadas nunca fueron presentados extemporáneamente, pues fueron presentados dentro de los términos que dan la Decisión 486 y el Código Contencioso Administrativo. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 1. Que, los artículos 165, 166 Y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 3. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 165, 166 Y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación del artículo 170 de la citada normativa por cuanto el presente caso no versa sobre las notificaciones que deba realizar la Oficina Nacional Competente ni 4 22/04/2016 GACETA OFICIAL 34 de 66 _'" 'e.?,.,:>:',.unicad para presentar pruebas ji al2gatcs, Procede L: interpretación de los artículos 165 y 166 de la misma Decisión".

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. Cancelación por falta de uso de la marca. Su procedimiento. 2. Prueba del uso de la marca. Los productos de consumo masivo. El tamaño de la empresa. 3. Motivación del acto administrativo que resuelve sobre la cancelación de la marca por falta de uso. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1.

CANCELACiÓN POR PROCEDIMIENTO. FALTA DE USO DE LA MARCA. SU 18. Wilcos S.A. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca MELODY (denominativa) registrada a favor de Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A., por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 19. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivarnente-, "Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito". "Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".

En ese sentido, GAMBOA VILELA, Patricia. "La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial". En: Revista de Derecho Administrativa, año 1, número 2, 2006, p. 226.,/, 5 GACETA OFICIAL 20. 22/04/2016 35 de 66 Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden, en mayor parte, a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP20063.

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. "De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.

Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (...). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de merce": Falta de uso de la marca. 21.

El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22.

Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)6 establece que 3 Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). 4 Ibíd. 5 "1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso.

Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca". 6 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

Mundial del Comercio, el./ 6 GACETA OFICIAL 22/04/2016 36 de 66..: reg:SL.J ele nV.lr:.:a puede anularse si ésta no na sido usaca después UD L.¡ l período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca? 23.

Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utílízada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utílízado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cencetecíott". 24.

En el mismo sentido, el Tribunal ha manifestado que: "Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercietizeciórt". 25.

Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: "Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el 7 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, En: Thémis 36, Lima, p. 195.

Carmen. "La cancelación de la marca por falta de uso". 8 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. 9 Proceso 180-IP-2006, ya citado. 7 GACETA OFICIAL 22/04/2016 37 de 66.ieterminer cuándo 5(7 cumple con la obligación d,:;! us.: ae la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

"~ ).! 11,) El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercedo'": 26. 27.

También ha dicho este Tribunal que "El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.

Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función disiintive?", El Tribunal ha manifestado, con oportunidad del precitado Proceso 180-1P- 2006: "El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades 10 Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.OAC. 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE. 11 Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA (denominativa). 1\ 8 GACETA OFICIAL 22/04/2016 38 de 66 conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

"5 2. 28. Cv La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real v efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos V servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc,"? (Subrayado por fuera del texto).

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: "Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344"13 (Subrayado por fuera del texto). 29. l' Finalmente, el Tribunal ha sostenido "El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.

Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (.. ')"14. 12 Proceso 180-IP-2006, ya citado. 13 Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996. 14 Proceso 180-IP-2006, ya citado. 9 s, GACETA OFICIAL 22/04/2016,:'::;<210$ de;t;:;tifk:¡¡;:ón para el no uso de la marca. 39 de 66 30.

No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. 31. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal"15.

Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.

La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro.

En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado.

2. PRUEBA DEL USO DE LA MARCA. LOS PRODUCTOS MASIVO. EL TAMAÑO DE LA EMPRESA. 34. Como se ha señalado supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los DE CONSUMO 15 Proceso 15-IP-99, publicado en la G.OAC. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT. 16 "Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa". 10 22/04/2016 GACETA OFICIAL 40 de 66 configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 35.

En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece "el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (...)"17. 36.

El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es aquella de distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

Como afirma FernándezNovoa: "El principio del uso obligatorio de la marca registrada es actualmente una de las piezas básicas del Derecho de Marcas"18. 37. Adicionalmente, es preciso resaltar que, el uso efectivo de una marca se da cuando la marca se manifiesta públicamente dentro del sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios identificados con el signo distintivo!".

Con relación al uso efectivo de la marca, a modo referencial, se transcribe a continuación la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en el caso "Ansul'j": "( ) una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca.

La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la 17 Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. 291, del3 de septiembre de 1997. 18 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Barcelona, 2001, p. 453. 19 Véase, en ese sentido, DE LA FUENTE GARCíA, Elena. "El uso de la marca y sus efectos jurídicos". Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1999, Barcelona, pp. 200 Y ss. 20 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 11 de marzo de 2003, asunto C-40/01, Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV, apartado 43.

"Tratado Sobre Derecho de Marcas". Editorial Marcial Ponds, 11 22/04/2016 GACETA OFICIAL 41 de 66,'::fa 3 realídad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud V la frecuencia del uso de la marca.

La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades de la clientela de éstos" (Subrayado por fuera del texto).

Jt7 Sf2/) 38. El uso de la marca dependerá de la naturaleza del producto o servicio materia de uso, ya que no es lo mismo distinguir productos masivos, que productos selectivos, puesto que en el caso de productos selectivos (como, por ejemplo, venta de aviones) las ventas son esporádicas o en mucho menor cantidad por la calidad, naturaleza, grado de especialidad, precio, entre otros".

Asimismo, como se señaló precedentemente, el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso es relativo, debiendo relacionarse con las características de la empresa que utiliza la rnarca'". 39. Adicionalmente, otro aspecto relevante para analizar la cantidad de ventas es la dimensión de la empresa titular. En ese sentido, una empresa pequeña podrá justificar su uso con menos ventas que una de gran dimensiórr".

Debiendo consignarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación de la cifra de ventas ha de realizarse no con arreglo a criterios estrictamente matemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles. Como ha puesto de manifiesto la doctrina alemana, estas pautas son fundamentalmente la índole del producto distinguido por la marca y la dimensión de la empresa titular de la marca". 40.

En el caso concreto, el Juez Consultante deberá determinar si, a la vista de la situación del mercado en el sector industrial o comercial considerado, cabe deducir de las pruebas presentadas que el titular ha intentado seriamente alcanzar una posición comercial en el mercado de referencia. Ello no significa 21 SCHIANTARELLI, Juan Pablo.

"Notas de clase de Signos Distintivos", 2010. 22 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 17-IP-95, publicado en la G.OAC. 199, de 26 de enero de 1996, ya citado. 23 Véase, en ese sentido, FERNÁNDEZ IIIADI, 1976, p. 36. 24 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "El uso obligatorio de la marca registrada". NOVOA, Carlos.

"El uso obligatorio de la marca registrada". IIIADI, 1976, p. 38. 12 GACETA OFICIAL 22/04/2016 42 de 66 presente la prueba de que se ha sobrepasado el umbral mínimo que permite constatar un uso efectivo". 41. El Juez Consultante deberá verificar si el titular de la marca cuya cancelación se solicita usó de forma real y efectiva su marca, para ello, deberá aplicar los criterios previamente desarrollados con relación a la prueba del uso de la marca. 3.

MOTIVACiÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CANCELACiÓN QUE RESUELVE SOBRE LA DE MARCA POR FALTA DE USO. 42. En el proceso de autos, el demandante alega que los valores de venta entre la Resolución 32371 y la Resolución 24595 no difieren en tal medida que pueda conllevar a que la SIC concluya que con las pruebas adicionales que se aportaron en el recurso de reposición y que fueron de igual forma tenidas en cuenta al momento de decidir el recurso de apelación, se demuestre el uso real y efectivo de la marca, dado que, en términos generales, los mismos se mantienen entre una y otra resolución. En consecuencia, el Tribunal estima conveniente interpretar el tema propuesto precedentemente. 43.

Un requisito esencial para la validez de un acto administrativo constituye la motivación del mismo, de tal modo que la ausencia, o la falsa o indebida o una motivación parcial, puede llevar a la anulación del acto. El sujeto activo de la impugnación del acto - el administrado - debe conocer con exactitud cuáles son las razones, motivos y fundamentos por los cuales la Administración ha denegado su petición. Ese desconocimiento de la motivación, coloca al administrado en una situación de indefensión que atenta contra las normas del debido proceso.

La motivación, en algunas circunstancias deberá ser más extensa que en otras, sobre todo cuando se deniega el ejercicio de un derecho. Tampoco puede sostenerse que, por conceder o denegar una petición, el perjudicado crea o estime que no existe la suficiente motivación. 44. El Tribunal, en varias sentencias se ha referido a la motivación como requisito en la fundamentación de un acto administrativo.

Por ejemplo, en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 04-AN-9726 expresó lo siguiente: "La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una 25 Véase, en ese sentido, Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI). "Directrices oposición", Parte 6 - Prueba del uso, 5. Magnitud del uso, p. 18. Disponible en web: http://oami.europa.eu/es/mark/marque/pdf/proof of use-ES.pdf. 26 Proceso 04-AN-97 G.O. 373 de 21 de septiembre de 1998. de i.' /. \. 13 22/04/2016 GACETA OFICIAL fü::-¡~¿!,¡.j.ad t.'::~:,;"~C¡:~>~-;:-=,.,',::_::;_ }.-1 ~:!¡! ~,,_, 43 de 66 ~i·_,,;.~',,:.:¡:~¡LJ n0;·'i··."1-~ -:..y_! así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 5-AN-97, de 8 de junio de 1998"27. 45.

La motivación, tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés generala colectivo. 46. La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de "manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto'?", 47.

Analizado el procedimiento registral el Tribunal, en otra oportunidad, señaló: "Finalmente, la administración deberá comunicar su decisión al interesado "mediante resolución debidamente motivada", es decir explicando las razones, las circunstancias y motivos que llevaron a la administración a tomar la resolución en un determinado sentido.

Esta motivación debe ser veraz y satisfactoria, es decir que la misma no debe limitarse a dar una apariencia de mera formalidad, sino que con ella se logre preservar el principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, respetando de una forma adecuada los derechos de los particulares, al permitir que éste pueda conocer las razones que originaron la decisión y pueda en un momento dado y de creerlo conveniente, oponerse a la misma, con fundamento en el derecho de defensa=", 48.

Con relación al procedimiento de cancelación de registro de marca por no uso, el Juez Consultante o, en su oportunidad, la Oficina Nacional Competente correspondiente, deberá verificar, en primer lugar, si la acción de cancelación 27 Proceso 5-AN-97, de 8 de junio de 1998 G.O. 361 de 7 de agosto de 1998. 28 Véase, en ese sentido, la Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas (TJCE) 9.7, 1969, Italia c. Comisión, as 1/69.

Rec. 277; véase, la reiteración de tales criterios, en el Proceso 59-IP2000, G. 0.602 de 21 de septiembre del 2.000, marca MAX MARA. 29 Proceso 48-IP-99, G.O. 528 de 26 de enero del 2000, marca: PIEDEMONTE. 14 GACETA OFICIAL 22/04/2016 44 de 66 de notificación de la resolución que agotó el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Asimismo, deberá revisar si la marca objeto de la acción de cancelación de registro no ha sido real y efectivamente usada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se solicitó la cancelación. 49. Para efectos de determinar el uso real y efectivo de la marca, el Juez Consultante deberá tener en consideración los parámetros cuantitativos desarrollados en la presente interpretación prejudicial, de acuerdo con los usos del sector económico relevante y las características del mercado pertinente.

Por lo tanto, deberá relacionar el elemento cuantitativo con la naturaleza del producto o servicio de que se trate, así como con las características de la empresa que registró la marca. Adicionalmente, el Juez Consultante deberá comprobar que no se presenten motivos justificantes de la falta de uso, ni casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran haber causado la falta de uso de la marca". 50.

Ante un eventual uso de una marca bajo una forma modificada, el Juez Consultante deberá valorar si tal forma difiere de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a elementos no sustanciales, que no alteren su carácter distintivo, en cuyo caso no motivará la cancelación del registro por falta de uso; o, si tal forma alterada supone modificaciones sustanciales que afectan el carácter distintivo de la marca, en cuyo caso deberá proceder a cancelar el correspondiente registro de marca. 51.

Finalmente, en caso el Juez Consultante constatara que la falta de uso sólo afecta a determinados productos o servicios para los cuales fue registrada la marca, deberá ordenar la cancelación parcial de la marca, es decir, una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no hubiese sido real ni efectivamente usada, tomando en cuenta para ello la identidad o similitud de los productos o servicios. 30 En ese sentido, deben descartarse los usos de carácter simbólico cuya única finalidad sea el mantenimiento del registro, debiendo tomarse en consideración la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial, analizados, particularmente, bajo ciertos criterios reiterados constantemente por el TJCE, como en la decisión dictada con ocasión del caso "Husky".

"La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las caracteristicas del mercado v la magnitud V frecuencia del uso de la marca (véase la sentencia LA MER, citada en el apartado 62 supra, EU:T:2007:299, apartado 55 y jurisprudencia citada)" (Subrayado por fuera del texto).

Cf. Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) del TJCE, de 13 de febrero de 2015, asunto T-287/13, Husky ez s.r.o. c. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), apartado 63. / 15 22/04/2016 GACETA OFICIAL 45 de 66 integral del uso de ia marca dentro de un procedimiento de cancelación de registro de marca, así como de emitir una resolución debidamente motivada al resolver sobre la cancelación de la marca por falta de uso, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de tales oficinas se encuentran definidos por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos expedidos. 53. El Juez Consultante deberá analizar si, en el caso concreto, la Resolución 24595 de 17 de julio de 2008, cuya debida motivación se controvierte, la Administración se ha pronunciado fundamentándose o sustentándose en motivación suficiente, veraz, satisfactoria y necesaria, aunque no extensa, de las razones, causas y motivos que le llevaron a tomar esa decisión. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

El uso efectivo de una marca se da cuando la marca se manifiesta públicamente dentro del sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios identificados con el signo distintivo. El uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 16 GACETA OFICIAL 22/04/2016 46 de 66 de uso, ya que no es lo mismo distinguir productos masivos, que productos selectivos, puesto que, en el caso de productos selectivos, las ventas son esporádicas o en mucho menor cantidad por la calidad, naturaleza, grado de especialidad, precio, entre otros.

Asimismo, es preciso destacar que, el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de es relativo, debiendo relacionarse con las características de la empresa que utiliza la marca. La dimensión de la empresa titular es otro aspecto relevante para analizar la cantidad de ventas. En ese sentido, una empresa pequeña podrá justificar su uso con menos ventas que una de gran dimensión, debiendo precisarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación de la cifra de ventas ha de realizarse no con arreglo a criterios estrictamente matemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles, que son fundamentalmente la índole del producto distinguido por la marca y la dimensión de la empresa titular de la marca.

La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias pertinentes para determinar la realidad de la explotación comercial de la marca, particularmente los usos que se consideren justificados en el sector económico relevante para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o servicios amparados por la marca, la naturaleza de tales productos o servicios, las características del mercado relevante y la magnitud y frecuencia del uso de la marca.

El Juez Consultante deberá determinar si, a la vista de la situación del mercado en el sector industrial o comercial considerado, cabe deducir de las pruebas presentadas que el titular ha intentado seriamente alcanzar una posición comercial en el mercado de referencia. Ello no significa que éste deba revelar el volumen de ventas o de facturación, bastando que presente la prueba de que se ha sobrepasado el umbral mínimo que permite constatar un uso efectivo.

En el caso concreto, el Juez Consultante deberá verificar si el titular de la marca cuya cancelación se solicita usó de forma real y efectiva su marca, para ello, deberá aplicar los criterios previamente desarrollados con relación a la prueba del uso de la marca.

TERCERO: La resolución que resuelva sobre la cancelación de un registro de marca por falta de uso deberá contener la suficiente, veraz y real motivación, a fin de que el administrado pueda cerciorarse a cabalidad de las razones por las que se emitió el acto administrativo. El Juez Consultante, antes de decidir el fondo del asunto, analizará si la resolución cumple con este requisito esencial para la validez de los actos administrativos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente 17 GACETA OFICIAL 22/04/2016 47 de 66 irpretacicn orejudicial. Asim.srno, d::::bflJ ¡,~, e,,:,npL; disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo '128 del Estatuto vigente. t, De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción., i i,,,.' '" l' i1 [/..

¡;; i •l"\A r _.-' '"- Cecilia Lblsa'-AYtt6ñ-Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, fi1:man igualmente la presente Interpretación Prejudi,cial el Presidente y el Setréta/go.; I I / -0; Ijt(, i-~ Hernán }~o~ro_zambrano ¡PRESIDENTE / J' '/. I I y~ /í /,' élía GustID1LGarcía-$1to..SECRETAR'1O ~ I ~~, __.> Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 372-IP-2015 f 18 22/04/2016 48 de 66 GACETA OFICIAL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 378-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: Carlos Edison Hurtado Gago.

Marca: "DERECHOYREVES.COM" (denominativa). Expediente Interno: 01027-2013-01801-JR-CA-13. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 1027-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 4 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 01027-2013-0-1801-JR-CA-13.

El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: CARLOS EDISON HURTADO GAGO. 1 22/04/2016 49 de 66 GACETA OFICIAL Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. 2. Antecedentes: 1. El 26 de noviembre de 2010, Carlos Edison Hurtado Gago solicitó el registro de la marca de servicio "DERECHOYREVES.COM" (denominativa) para distinguir "servicios de acceso a páginas web" de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Mediante Resolución 11366-2011/DSD-INDECOPI de 22 de julio de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), denegó de oficio el registro solicitado por considerar que resultaba confundible con la marca "AL REVÉS Y AL DERECHO" (denominativa), registrada a favor de CANAL N S.A.C. (Certificado 36569) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

El 17 de agosto de 2011, Carlos Edison Hurtado Gago interpuso recurso de apelación contra la Resolución 11366-2011/DSDINDECOPI. 4. Mediante Resolución 2066-2012/TPI-INDECOPI de 30 de octubre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI confirmó la resolución apelada que denegó el registro de la marca "DERECHOYREVES.COM" (denominativa). 5.

Carlos Edison Hurtado Gago presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 2066-2012ITPI-INDECOPI, ante el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, el cual mediante sentencia de 6 de noviembre de 2014 declaró infundada la demanda. 6.

Carlos Edison Hurtado Gago presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia reiterando los argumentos de su demanda. 7. Mediante Auto de 26 de julio de 2015, la segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de que se aclare cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, en lo referido a: 2 22/04/2016 GACETA OFICIAL 50 de 66 a. ¿Qué criterio emplear para el análisis del riesgo de confusión cuando dos signos denominativos están conformados por las mismas palabras pero en forma transpuesta? b. ¿Qué criterio tomar cuando un signo está conformado por una única palabra en cuya estructura se puede identificar insertas varias palabras unidas? ¿Dicho signo deberá emplear las reglas de cotejo de una marca denominativa compuesta? c. ¿Qué criterio emplear en el caso que un signo denominativo incluya la partícula ".COM" o una equivalente (que identifique dominio en una página web: edu, org, etc.)?, ¿dicha partícula de dominio web puede ser un elemento que diferencie al signo que lo contiene respecto de otros con denominaciones similares? 3.

Argumentos de la demanda: 8. Carlos Edison Hurtado Gago sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: La expresión ".COM" no sólo le otorga una connotación estrictamente ciberespacial al signo solicitado, sino que además, le otorga una diferenciación especial de cualquier otra expresión utilizada en el mercado. No existe posibilidad alguna de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada.

Así, la expresión "DERECHOYREVES" (denominativa) que forma parte del signo solicitado hace alusión al eterno razonamiento dialéctico de la relación entre opuestos, en tanto que la expresión "AL REVÉS Y AL DERECHO" (denominativa) que conforma la marca registrada hace alusión a una frase secular construida por la sabiduría popular que invita a examinar las cosas y/o cualquier asunto de interés humano, por todos sus lados.

En ese sentido, se desprende que los signos evocan conceptos totalmente diferenciables y diferentes entre sí. 4. Argumentos 9. EIINDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: de la contestación de la demanda: Los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado a registro se encuentran comprendidos dentro de los servicios que distingue la marca registrada "AL REVÉS Y AL DERECHO" (denominativa).

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado "DERECHOYREVES.COM" (denominativo) y la marca registrada "AL REVÉS Y AL DERECHO" (denominativa), se advierte que son 3 22/04/2016 51 de 66 GACETA OFICIAL semejantes. En efecto, la semejanza radica en el hecho que los signos incluyen en su conformación las expresiones "DERECHOYREVES" (denominativa) I "AL REVÉS Y AL DERECHO" (denominativa), las cuales si bien difieren en el orden de los términos que las conforman, éstas al ser apreciadas en conjunto suscitan una impresión muy similar.

En ese sentido, si bien el signo solicitado presenta otro elemento denominativo (.COM), éste no resulta relevante a efectos de diferenciar a los signos confrontados. Finalmente, si bien Canal N S.A.C. no formuló oposicion a la presente solicitud de registro, se debe tener en cuenta que el objetivo de las normas de Propiedad Industrial no sólo es proteger el interés de los empresarios, sino también el interés general.

Así, la autoridad administrativa, en defensa del interés público puede denegar de oficio una solicitud de un signo si considera que ésta es confundible con una marca registrada anteriormente. Realizado el examen de registrabilidad, se ha determinado que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro. 5.

Argumentos 10. Mediante sentencia de 6 de noviembre de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que la coexistencia en el mercado del signo solicitado y la marca registrada puede producir riesgo de confusión en el público usuario, razón por la que a efectos de evitar el riesgo de confusión señalado, se debe denegar el registro solicitado. 6.

Argumentos 11. Carlos Edison Hurtado Gago presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. B. INTERPRETACiÓN 12. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". de la sentencia de primera instancia: del recurso de apelación: PREJUDICIAL "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 4 22/04/2016 GACETA OFICIAL 52 de 66 Del análisis de los antecedentes del presente proceso, procede la interpretación solicitada.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas del cotejo de marcas. 2. Comparación entre marcas denominativas compuestas. 3. Elementos de uso común en la conformación de marcas, el caso de la extensión de dominio ".com". La marca débil. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1.

IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSiÓN O DE ASOCIACiÓN. REGLAS DEL COTEJO DE MARCAS. 13. En el presente caso, Carlos Edison Hurtado Gago solicitó el registro de la marca "DERECHOYREVÉS.COM" (denominativa) para distinguir servicios de acceso a páginas web, de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha solicitud fue denegada de oficio por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI al considerar que resultaba confundible con la marca "AL REVÉS Y AL DERECHO" (denominativa), registrada a favor de Canal N S.A.C. (Certificado 36569) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza-, 14.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: "La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona;

( )".,lo~"!l I ¡" o' ¡, "Servicios de comunicaciones y/o telecomunicaciones prestados a través de redes de datos públicas o privadas, especialmente transmisión, recepción, acceso y conexión a mensajes y/o avisos a través de redes mundiales informáticas de comunicaciones; difusión de programas radiofónicos, difusión de programas de televisión, servicios de radiodifusión y comunicaciones radiofónicas". 5 22/04/2016 53 de 66 GACETA OFICIAL es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca> Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Tribunal acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.,t" \il:U La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 22/04/2016 GACETA OFICIAL 54 de 66 sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica o conceptual, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.

En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud fonética y gráfica, así como factores relativos a los productos o servicios amparados. Sobre la pregunta: ¿Qué criterio emplear para el análisis del riesgo de confusión cuando dos signos denominativos están conformados por las mismas palabras pero en forma transpuesta? En el caso de las palabras transpuestas, si bien difieren en el orden los términos que las conforman, el Juez Consultante deberá analizar si estas palabras al ser apreciadas en conjunto suscitan una impresión ideológica o conceptual similar.

Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. ~I,¡( Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a 7 22/04/2016 GACETA OFICIAL 55 de 66 la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'." Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común." Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos." También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), e), d) Y h);

Y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación 4 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS".

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.OAC. 914 de 1 de abril de 2003, marca: "CHILlS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891 de 29 de enero de 2003, marca: "CHIP'S". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 \ 22/04/2016 GACETA OFICIAL 56 de 66 económica'. (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: 'SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditiva mente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica".? Reglas del cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los procuctos.s 8 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.OAC. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX".

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 Y ss. 9 22/04/2016 57 de 66 GACETA OFICIAL Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 'La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".

( )". 9 Proceso 15-IP-2013, Marca: "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 22/04/2016 58 de 66 GACETA OFICIAL 15. Por lo tanto, para el análisis del riesgo de confusión entre los signos denominativos confrontados "DERECHOYREVÉS.COM" y "AL REVÉS Y AL DERECHO", la Sala Consultante deberá aplicar los criterios anteriormente citados, debiendo tener en cuenta que cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea se estaría ocasionando un riesgo de confusión ideológica o conceptual que impediría al consumidor diferenciar uno de otro signo. 2.

COMPARACiÓN COMPUESTAS. ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS 16. En el caso en análisis, la Sala Consultante ha solicitado se responda a la siguiente interrogante: ¿Qué criterio tomar cuando un signo está conformado por una única palabra en cuya estructura se puede identificar insertas varias palabras unidas? ¿Dicho signo deberá emplear las reglas de cotejo de una marca denominativa compuesta? 17.

Cuando un signo está conformado por una única palabra en cuya estructura se pueden identificar insertas varias palabras unidas, se podrán aplicar las reglas de cotejo de una marca denominativa compuesta. Por lo tanto, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas compuestas teniendo en cuenta que los signos en conflicto tienen por denominación: "DERECHOYREVÉS.COM" y "AL REVÉS Y AL DERECHO". 18.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 19. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, aplicables al presente caso, y que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1185 de 12 de abril de 2005: "( ) ha de ser realizada una vrsron de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces 11 L. 22/04/2016 59 de 66 GACETA OFICIAL parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora".

"( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir". "( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación".

"( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consurnidores'r'v. 20. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )"11. En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca denominativa compuesta previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de los otros signos, resultando que no habrá riesgo de confusión "cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error'V. ',~ l~t 10 11 12 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

"FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo SA España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.OAC. 677 de 13 de junio de 2001, marca: "BOLlN BOLA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, ya citado. 12 22/04/2016 GACETA OFICIAL 60 de 66 En consecuencia, "De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser reqistrado'">. 21.

En este orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos "DERECHOYREVES.COM" y "AL REVÉS Y AL DERECHO", aplicando el criterio de comparación para los signos denominativos compuestos.

3. ELEMENTOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS, EL CASO DE LA EXTENSIÓNDE DOMINIO ".COM". LA MARCA DÉBIL. 22. En el proceso interno se debate si la expresión ".COM" que se encuentra incluida en el signo solicitado a registro "DERECHOYREVES.COM" (denominativo) resulta o no relevante a efectos de diferenciar los signos confrontados. 23.

En ese sentido, la Sala Consultante formula la siguiente interrogante: ¿Qué criterio emplear en el caso que un signo denominativo incluya la partícula ".COM" o una equivalente (que identifique dominio en una página web: edu, org, etc.)? ¿Dicha partícula de dominio web puede ser un elemento que diferencie al signo que lo contiene respecto de otros con denominaciones similares? 24.

A fin de dar respuesta a la consulta formulada, es preciso abordar el tema de los elementos de uso común en la conformación de marcas. Para ello, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 11 de julio de 2014, emitida en el marco del Proceso 54-IP-2014, marca "ESIKACOM" (denominativa): "El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: 'No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país'.

Si bien se exclusivamente 13 prohíbe el registro de signos conformados por elementos comunes o usuales, las partículas Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1082, de 17 de junio de 2004, marca "LUCKY CHARMS", citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.OAC. 398 de 22 de diciembre de 1998, marca "SUPER SAC MANIJAS (mixta)". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 22/04/2016 GACETA OFICIAL 61 de 66 de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.

El titular de dicha marca no puede impedir que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Hacerlo constituirá un monopolio de uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. Dentro del Proceso 38-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: "Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. Los signos conformados por partículas de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos a continuación. 14 22/04/2016 62 de 66 GACETA OFICIAL La marca débil: Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: "TAXI DRIVER" (mixta) de 7 de junio de 2013, este Tribunal señala que: Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, "la presencia de una locución genenca no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de marca sirvan para distinguirlo claramente del otro".

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal "por el crecido número de registros que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )"14. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: "una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente'">. 25. La extensión de dominio más popular es.com, el mismo que se utiliza para dominios comerciales y hacen referencia a la palabra "commerce" (comercio en inglés).

Son los primeros que surgieron con el nacimiento del Internet. Se estableció en el año 1985 en el marco de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)!", Hoy día podemos decir que se ha convertido en la extensión más popular y 14 15 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Derecho de Marcas", Tomo 11,1984, pp. 78 Y 79.

OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp 191 Y 192. 16 www.icann.org/ 15 22/04/2016 63 de 66 GACETA OFICIAL genenca para los nuevos proyectos web. No es necesario empresa o comercio para utilizarlos; son de uso común:" 26. ser una En atención a todo lo expuesto, la Sala Consultante al efectuar el examen comparativo de los signos en conflicto deberá excluir las partículas de uso común que pertenecen al dominio público, como son las extensiones de dominio (.com,.edu,.org, etc.).

Siendo ello una excepción al principio de que "el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes". En este caso, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

La partícula.COM es de uso común y no puede ser un elemento que diferencie al signo que lo contiene respecto de otros con denominaciones similares. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para el análisis del riesgo de confusión que podría suscitarse entre los signos confrontados "DERECHOYREVÉS.COM" (denominativo) y "AL REVÉS Y AL DERECHO" (denominativo), la Sala Consultante deberá aplicar los criterios esgrimidos en la presente Interpretación Prejudicial, debiendo tener en cuenta que cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea se estaría ocasionando un riesgo de confusión ideológica o conceptual que impediría al consumidor diferenciar uno de otro signo, lo que haría irregistrable al signo solicitado.

La similitud ideológica o conceptual, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.

En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en 17 https://otroespacioblog.wordpress.com/2015/02/03/tipos-de-nombres-de-dominiosegun-Ia-extension/ https://www.digitalconexion.com/v3/que-diferencia-existe-entre-Ias-extensiones-dedominios.php 16 22/04/2016 64 de 66 GACETA OFICIAL conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud fonética y gráfica, así como factores relativos a los productos o servicios amparados. Sobre la pregunta: ¿Qué criterio emplear para el análisis del riesgo de confusión cuando dos signos denominativos están conformados por las mismas palabras pero en forma transpuesta? En el caso de las palabras transpuestas, si bien difieren en el orden los términos que las conforman, el Juez Consultante deberá analizar si estas palabras al ser apreciadas en conjunto suscitan una impresión ideológica o conceptual similar.

SEGUNDO: Cuando un signo está conformado por una única palabra en cuya estructura se pueden identificar insertas varias palabras unidas, se podrán aplicar las reglas de cotejo de una marca denominativa compuesta. Por lo tanto, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas compuestas teniendo en cuenta que los signos en conflicto tienen por denominación: "DERECHOYREVÉS.COM" y "AL REVÉS Y AL DERECHO".

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Las marcas denominativas compuestas son las conformadas por dos o más palabras, números, etc.

Para su comparación, deberá procederse de acuerdo con las reglas recogidas en la presente providencia.

TERCERO: La extensión de dominio más popular es.com, el mismo que se utiliza para dominios comerciales y hacen referencia a la palabra "commerce" (comercio en inglés). Son los primeros que surgieron con el nacimiento de Internet. Se estableció en el año 1985 en el marco de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Hoy día podemos decir que se ha convertido con diferencia en la extensión más popular y genérica para los nuevos proyectos 17 ~' 22/04/2016 65 de 66 GACETA OFICIAL web.

No es necesario ser una empresa o comercio para utilizarlos; son de uso común. En atención a todo lo expuesto, la Sala Consultante al efectuar el examen comparativo de los signos en conflicto deberá excluir las partículas de uso común que pertenecen al dominio público, como son las extensiones de dominio (.com,.edu,.org, etc.). Siendo ello una excepción al principio de que "el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes".

En este caso, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. La partícula.COM es de uso común y no puede ser un elemento que diferencie al signo que lo contiene respecto de otros con denominaciones similares. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. I / / Cecilia Luisa Ayllów(Júinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 18 La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 18 22/04/2016 GACETA OFICIAL 66 de 66 Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 378-IP-2015 19