TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 401-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, interpretación solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: IQ INFORMATION QUALlTY (mixta).
Demandante: IQ OUTSOURCING S.A. Proceso interno: 2012-00302. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. EI19 de agosto de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 201200302.
El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandado: Tercero interesado: !Q OUTSOURCING S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. la INFORMATION OUALlTY LTOA.
Hechos. 1. El 14 de noviembre de 2008, la Information Ouality Ltda. solicitó el registro de la marca la INFORMATION OUALlTY (mixta) para distinguir servicios de "consulta en materia de ordenadores exclusivamente referente a la seguridad en la información" comprendidos en la Clase 42 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El 30 de enero de 2009, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 600. 3. la Outsourcing S.A. presentó oposrcion en contra de la solicitud con fundamento en la notoriedad del nombre comercial la OUTSOURCING y de las marcas la OUTSOURCING (mixta), la NET (denominativa) y @O (denominativa), registradas todas para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
El 5 de agosto de 2009, mediante Resolución 40000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegar el registro de la marca solicitada la INFORMATION OUALlTY (mixta). 5. la Information Ouality Ltda. e la Outsourcing presentaron recursos reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 40000. 6.
El 30 de noviembre de 2009, mediante Resolución 62321, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, revocó la Resolución 40000, declarando infundada la oposición presentada y otorgando, en consecuencia, el registro de la marca la INFORMATION OUALlTY (mixta). 7. El 29 de noviembre de 2011, mediante Resolución 67695, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 40000. 8.
El 7 de septiembre de 2012, la OUTSOURCING S.A. interpuso acción de nulidad en contra de las resoluciones 40000, 62321 Y 67695. 9. EI15 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió de 2 tl- I --",~ •• " -'-, ",' -- • ~ • r. v r- -,~ e., ~~:':oU':::¡Jt;'¡,\",.:;,.;:;:.,rG v:,\)..:l e,c\.¡os d e~)_o,,,;,),;IJI,ar.;¡.~ ant tororetación a/I e es t e T;b r. una ll':l' •Inl..;¡.·, UI, prejudicial del artículo 136 literales a), b) Y h) de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. la OUTSOURCING S.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 10. Es evidente que la Outsourcing S.A. tiene actividad pública constante, ininterrumpida y pacífica en el territorio colombiano desde 1997, año en el cual fue constituida, conforme se demuestra en los documentos aportados al proceso de referencia. Conforme a las pruebas allegadas al proceso, el signo la OUTSOURCING (mixto) es ampliamente conocido por los consumidores reales o potenciales de los servicios que distingue. 11.
En ninguna parte la norma establece que la única prueba idónea para demostrar el grado de conocimiento de un nombre comercial sea un estudio de mercado. En un sector pertinente tan específico, basta con demostrar que el nombre comercial la OUTSOURCING tiene un alto grado de reconocimiento, mediante las pruebas como las declaraciones aportadas al expediente. 12.
Se debe notar que la Outsourcing S.A. ha tenido vínculo comercial con 10 entidades financieras. Tal como se observa en las pruebas aportadas a este proceso, específicamente en las facturas de ventas, entidades financieras como Colpatria, BBVA, HSBC, Citibank, Banco Santander, Granbanco, Banco Popular, Skandia, Bancolombia y Banco de Crédito han establecido algún vínculo comercial con la Outsourcing S.A. En el mercado pertinente, estas entidades corresponden a más del 70% del mercado financiero del país. 13.
Las actividades identificadas con el nombre comercial la OUTSOURCING, debido a su grado de conocimiento y aceptación en el mercado, han alcanzado un nivel de ventas importante para los ingresos de la Outsourcing S.A. En consecuencia, los ingresos generados por las actividades identificadas con el nombre comercial la OUTSOURCING son de gran importancia y, por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta al momento de determinar la notoriedad del nombre comercial la OUTSOURCING. 14.
Si bien el nombre comercial la OUTSOURCING no se promueve comúnmente en medios masivos de comunicación, sino que prefiere publicitarse de una forma más especializada y más próxima a su cliente, ello no significa que no exista una difusión. Esto tiene un fundamento fáctico simple y es que los consumidores de los servicios que distingue el nombre comercial la OUTSOURCING son especializados, pues la Outsourcing S.A. provee servicios altamente especializados, por cuanto se trata de desarrollo de software financiero y ajustable a la necesidad de cada cliente en particular.
La similitud ortográfica, fonética e ideológica es evidente. Ambas marcas confrontadas usan como símbolo predominante la partícula la, la cual está 3 compuesta ¡~.r U(:3 I mayúscula con rayas y a su lado derecho una Q mayúscula. Adicionalmente, las letras que se enfatizan en ambos gráficos (la) son acompañadas por palabras que un consumidor promedio no va a distinguir, pues solo con saber que provienen de un lenguaje diferente al español, el consumidor no entrará a analizar el significado de la palabra.
Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: 15. Del análisis del acervo probatorio se puede concluir que el nombre comercial la OUTSOURCING está siendo utilizado en el mercado colombiano, no obstante, las pruebas no permiten inferir el grado de conocimiento que tienen los consumidores del sector pertinente respecto de los servicios suministrados por el signo opositor, pues los documentos aportados no son la prueba idónea que permita establecer con claridad la notoriedad de la marca opositora. 16.
De entrada, es preciso advertir que la marca registrada la OUTSOURCING (mixta) está compuesta por 2 palabras, la primera conformada por 2 letras y la segunda por 11, en tanto que la marca solicitada la INFORMATION OUALlTY (mixta) está conformada por 3 palabras, la primera de ellas compuesta por 2 letras, la segunda por 11 letras y la última por 7 letras.
Asimismo, se tiene que las marcas en estudio se diferencian por las palabras OUTSOURCING e INFORMATION OUALlTY, situación más que suficiente para determinar su disparidad. 17. Aunque los signos en confrontación comparten las letras la, tal coincidencia no es suficiente para denegar el registro de una marca, teniendo en cuenta los elementos denominativos que conforman los signos analizados, los cuales dotan a los mismos de un significado conceptual diferente que permite individualizar cada conjunto.
Los gráficos utilizados por las marcas fundamento de la denegación refuerzan las diferencias anotadas, como quiera que la caligrafía y diseño empleado en las siglas la difiere sustancialmente. 18. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.
Argumentos interesado. de la contestación la INFORMATION señalando que: 19. de la demanda por parte del tercero OUALlTY LTOA. presentó contestación a la demanda En el caso que nos ocupa, tanto la Dirección de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de manera acertada, coinciden en indicar que no se demostró la notoriedad del nombre comercial 4:__;:J: S()L;;;:C¡i·,~G. Lo notoriedad de un 31:;:',0 distintivo ser procaoa S.A. no logró 0;;':;8 por quien la alega y, en el presente caso, IQ Outsourcing demostrarla. 20.
La presentación de facturas, de certificaciones de clientes que han adquirido los servicios de manera individual, los procesos internos para mejorar sus procesos para motivar a los clientes y la adquisición de tarjetas de presentación, no son prueba de la notoriedad del signo, del conocimiento que de él tiene el consumidor del sector interesado.
En el evento de aceptar como prueba de notoriedad estos documentos sin tener otro punto de referencia con el cual comparar, conllevaría a que todos los signos de empresas que se encuentren en el mercado, que realicen algunas ventas al año y sus clientes certifiquen que mantienen relaciones comerciales, sean declarados notorios. Si no hay un punto de comparación con los demás agentes que participan en el sector relevante, la Autoridad Competente no tiene elementos de juicio para verificar el grado de conocimiento del signo, quedando limitado a su esfera interna. 21.
Considerar que los signos resultan confundibles equivale a otorgar al opositor un derecho de exclusiva sobre las letras IQ que, como lo manifestó la Dirección de Signos Distintivos en las Resoluciones 40000 y 62321, corresponde a un fonema inapropiable por ningún empresario. En efecto, existen diferentes marcas registradas que contienen las letras IQ para identificar servicios relacionados con la gestión documental, la administración de negocios, la informática, servicios financieros y productos relacionados con computadoras, como software, medios magnéticos para guardar información, entre otros. 22.
La naturaleza de unos y otros servicios amparados por los signos confrontados difiere completamente, pues los servicios de la Clase 35 identificados por el signo solicitado IQ INFORMATION QUALlTY (mixto) son de administración comercial, por el contrario, los servicios de la Clase 42 que identifica la marca registrada IQ OUTSOURCING (mixta) son de naturaleza informática específicamente de seguridad informática en medios de pago.
Adicionalmente, los servicios de administración comercial no se complementan con los servicios de seguridad informática. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 1. Que, el artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 5,,' I;;_.<fi ¡¡ ir;~J;:retará los siguientes artículos: Solicitado: 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada". De oficio: 224, 225, 228 Y 229 de la Decisión 4862. "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
( )". 2 "Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". "Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro".
"Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".
"Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, e) no sea notoriamente conocido en el extranjero". 6 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. 3. Signos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. 4.
Palabras en idioma extranjero. 5. Conexión competitiva entre servicios en las Clases 35 y 42. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 23.
Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo 10 INFORMATION OUALlTY (mixto) solicitado por 10 Information Ouality Ltda. y el nombre comercial 10 NET (denominativo), con las marcas 10 OUTSOURCING (mixta), 10 NET (denominativa) y @O (denominativa), signos sobre la base de los cuales se presentó la oposición, registrados a favor de 10 Outsourcing S.A. 24.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 25.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 26. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado siguiente: lo "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 7 El riesgo c.: asociación es la posibilidad de que el consumidor, C;UJ aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación economice'>. 27.
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 28.
El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo": 29. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 30.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 31.
Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad 3 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON. 4 Proceso 85-IP-2004, JEANS. publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED 8 semejanza entre éstos. 32. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes, pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los siqnos", 33. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 34.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, dado que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 35. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o qrétice": 36.
En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 1. La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S. 6 Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.OAC. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. 9 2.
La s¡rn¡¡¡.~yjfonética, se da entre signos que al ser pronunciados llenen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 3.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 37.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes"7. 2.
En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 7 FERNÁNDEZ-NOVOA, 1984, p. 215.
Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, Madrid, 10 4. WUi:0n C:pi'6Ck: la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa". 38. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2.
COMPARACiÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. COMPARACiÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 39. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado la INFORMATION OUALlTY es mixto y los signos opositores la OUTSOURCING (nombre comercial), la OUTSOURCING (marca mixta), la NET (marca denominativa) y @O (marca denominativa), son mixtos y denominativos.
Comparación entre signos mixtos. 40. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 41. Sobre el tema la jurisprudencia dice: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por seoeredo", 42. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o 8 BREUER MORENO, Pedro. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio". Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 Y ss. 9 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.OAC. 821, de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEOS 2000. ¡' " 11: • 1 ••••••: •• •;,'.-t ••..
J abstracto" 1 0. 43. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores?', 44.
En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto solicitado como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de "la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresetierv, Comparación entre signos denominativa compuesta. denominativos y mixtos con parte 45.
El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado 10 INFORMATION oUALlTY (mixto) y dos de los signos sobre la base de las cuales se presentó la oposición 10 NET (denominativo) y @o (denominativo) son signos mixtos y denominativos, respectivamente. 46. Cuando el Juez consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.
El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo ebstrectc'í>. 10 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.OAC. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: CASA (mixta). 11 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Fundamentos Madrid, 1984, pp. 237-239. de Derecho de Marcas".
Editorial Montecorvo 12 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.OAC. 677, de 13 de junio de 2001, marca: "BOLlN BOLA". 13 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). S.A., 12 4"1. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidoree:": 48.
Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos que a continuación se detallan. 49.
En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 50. Adicionalmente, con relación a los signos con parte denominativa compuesta, el Tribunal considera que el Juez Consultante deberá tomar en consideración los siguientes criterios: 14 FERNÁNDEZ-NOVOA. 1984, pp. 237-239.
Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo, Madrid, 13 -- Ubicación de las palabras en el signo dbnominativo cornpuesto. La primera palabra genera una mayor recordación por parte del público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen un mayor impacto en la mente del público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de las palabras.
Mientras mayor sea la sonoridad o fuerza tónica de una palabra comprendida dentro del signo con parte denominativa compuesta, ésta podría tener un mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su proximidad con los productos o servicios amparados por el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que distingue, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendrá relevancia en el conjunto del signo. - Analizar si la palabra es genenca, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común, deben ser excluidas del cotejo entre los respectivos signos distintivos. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia del elemento correspondiente en el conjunto del signo. 51.
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o del Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 52. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 53. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: adopten palabras 14 "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)15. 54.
Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 55. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: "En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de '(,..) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)' (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de reqietro'": 56.
En el caso concreto, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar el respectivo cotejo entre los signos en conflicto.
3. SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS, SU PROTECCiÓN Y SU PRUEBA. 57. El Tribunal interpretará el tema, en vista a que la demandante manifestó que no se ha valorado la condición de notoriedad de los signos la OUTSOURCING (nombre comercial), la OUTSOURCING (marca mixta), la NET (marca denominativa) y @O (marca denominativa), sobre la base de los cuales se presentó la oposición a la marca solicitada a registro. 58.
Por lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013: "1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. 15 16 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.OAC.
Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.OAC. 677 de 13 de junio de 2001. 1217 de 11 de julio de 2005. 15 nece (el0)j,.t:~ncJf{.:;J al,JigrJo notoriemer.to conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. ' •• ' '..,.",,',i ~j J,'!,,¡/C: ¡¡;.•' ~'J()/'J ~,~C~ El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.
De éste se pueden desprender las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: "Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores". - Debe haber ganado notoriedad Miembros. en cualquiera de los Países - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, uso real y efectivo del signo. territorialidad y de El Tribunal ha establecido que la protección del signo notorio va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.
En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo del signo, el Título XII de la Decisión 486 de la 16 Cotniuc.i UO la CUi;;L/;;ju:Jd /;, ¡á,na, junto GO'7 e! <in, ~u:'1) !3.5, ¡,'..eralll), ce la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.
El amparo al signo notorio rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notorio.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que el signo no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 al signo notorio va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el artículo 229, literal by, dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. 17 En relación con los diferentes tipos de riesgos a tos que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.
La normativa comunitaria andina no diferencia entre signo notorio y renombrado; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.
De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), by, y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso peresiteno", El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales b) y c) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre 17 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
"La Marca Renombrada en el actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual". En: Revista Foro 6, II semestre, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2006. 18 productos O servicios, que no tengan ningún grado efe conexicea con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar notoriamente conocidos de lo siguiente: los signos Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.
Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia" 18.
Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria del signo, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva del signo notoriamente conocido.
Sobre el tema la doctrina ha manifestado: "El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el 18 MONTEAGUDO, Montiano. "La protección de la marca renombrada".
Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 19 s.qno pese a la Falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo" 19 3. Prueba. El reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si un signo es notoriamente conocido se debe tener en cuenta, entre otros: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; de su c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 19 Ibíd, p. 247. 20 de ectiviasces significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; i) fa existencia j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extrenjero't". 59.
Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone un signo notorio en el mercado, de conformidad con lo siguiente: - "Como se dijo anteriormente, la protección del signo notoriamente conocida rompe los principios registrales, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad.
Esto se da bajo el entendido de que el signo notorio se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a un signo notorio más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos. - En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio.
En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor (...). - En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.
Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre el signo notorio y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son los signo que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 20 Proceso 111-IP-2013, de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013, 2013. de 15 de mayo de 21 - El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.
Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en un signo notorio que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.
Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumiaor'?', 60. Sobre la base de lo expuesto, el Juez Consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
4. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. 61. En atención a que el signo solicitado 10 INFORMATION OUALlTY (mixto) se encuentra conformado por las expresiones en idioma extranjero INFORMATION y OUALlTY, ya que los signos opositores 10 OUTSOURCING (nombre comercial y marca mixta) se componen de la palabra en idioma extranjero OUTSOURCING, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos distintivos. 62.
Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. 21 Proceso 111-IP-2013, de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013, 2013. de 15 de mayo de 22 "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto ( )"22. 64.
Adicionalmente, "existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (...) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros"23. 65.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar"24. 66.
Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que "han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado"25. 67. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser 22 Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP (mixta). 23 Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 398, de 22 de diciembre etiqueta. 24 Proceso 70-IP-2012, de 12 de septiembre de 2012. 25 Proceso 3-IP-95, CONCENTRADOS publicado en la G.OAC. 189, de y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI. 10 de de 1998, marca: SAL TIN Y septiembre de 1995, marca: 23 titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. 5.
CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS EN LAS CLASES 35 Y 42. 68. la Information Ouality Ltda. solicitó el registro del signo la INFORMATION OUALlTY (mixto) para distinguir actividades de "consulta en materia de ordenadores exclusivamente referente a la seguridad en la información", servicios comprendidos en la Clase 4226 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por su parte, los signos sobre la base de los cual se presentó la oposición la OUTSOURCING (nombre comercial), la OUTSOURCING (marca mixta), la NET (marca denominativa) y @O (marca denominativa), de titularidad de la Outsourcing S.A. distinguen servicios de la Clase 3527 de la Clasificación Internacional de Niza. 69. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto o complementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 70. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un 26 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. 27 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
¡ I 24 oroou:.: c:»t aire. el) C,;(nOIO, se daría tal ccnc.aon ccmcenuva, e.: tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. e) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competítivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de veeiir)'?". 71.
El Tribunal ha sostenido que: "en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los servicios en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos 28 Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004, marca: EBEL INTERNATIONAL (mixta). 25 además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el servicios identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara yen grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado proposito'?". 72.
Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 73.
También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 74.
Adicionalmente, analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que, si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 75.
Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: "serán competitivamente conexos todos los servicios vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los servicios guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de servicios dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad'30. 29 Proceso 67-IP-2002, 2002. marca: "GOOONITES", publicado en la G.O.A.C. 871 de 11 de diciembre 30 Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.OAC. 739 de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. de 26,..l. grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio.
A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (.. ')"31. 77. Sobre la base de los criterios descritos precedentemente el Juez Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 42 que pretende distinguir el signo solicitado la INFORMATION OUALlTY (mixta) y los servicios de la Clase 35 que distinguen los signos opositores la OUTSOURCING (nombre comercial), la OUTSOURCING (marca mixta), la NET (marca denominativa) y @O (marca denominativa).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. 31 Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA.
I 27 Si, al comparar un signo denominativo y otro signo mixto, se determina que en este último predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. Si, por el contrario, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Si, en ambos casos, el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos con parte denominativa compuesta desarrolladas en la presente providencia.
TERCERO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial, CUARTO: Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas SI los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. No serán registra bies dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial, QUINTO: Adicionalmente a los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre servicios, expuestos en la presente interpretación prejudicial, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, Asimismo, deberá dar cumplimiento a las 28 vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron ¿," p en su acto "CiÓ" n..,'1 ¡, \ / ¡",, ¡, ' I I \ \ / 'í /(,-1.- r Cecilia L~iS~ ~nteros MAGISTRADA za Rueda Merchán GISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, /. ), Hernán.a.« / • I/'/") / A". t~~~r~~ñÓ PRES'l1:)ENTE 1/ / /1//// I./~ /?~,,'/ '7 ~~~f~~ SECRETARIO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 401-IP-2015 29