Año XXXIII – Número 2727 Lima, 22 de abril de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 398-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 172, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 179 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Nulidad del lema comercial: “BEBIDA DE CAMPEONES”. Demandante: CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. Proceso interno: 48/2009 PROCESO 401-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, interpretación solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: IQ INFORMATION QUALITY (mixta). Demandante: IQ OUTSOURCING S.A. Proceso interno: 2012-00302 PROCESO 403-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Demandante: Sanofi-Aventis de Colombia S.A. Marca: “CALMODOX” (denominativa). Expediente Interno: 2013-00351-00 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 22/04/2016 2 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 3 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 4 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 5 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 6 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 7 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 8 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 9 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 10 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 11 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 12 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 13 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 14 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 15 de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 16de 65 GACETA OFICIAL 22/04/2016 17 de 65 GACETA OFICIAL TRIBUNAL 22/04/2016 DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 18 de 65 ANDINA PROCESO 401-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, interpretación solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: IQ INFORMATION QUALlTY (mixta). Demandante: IQ OUTSOURCING S.A. Proceso interno: 2012-00302. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. EI19 de agosto de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 201200302.

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. GACETA OFICIAL Demandado: Tercero interesado: 22/04/2016 19 de 65 !Q OUTSOURCING S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. la INFORMATION OUALlTY LTOA.

Hechos. 1. El 14 de noviembre de 2008, la Information Ouality Ltda. solicitó el registro de la marca la INFORMATION OUALlTY (mixta) para distinguir servicios de "consulta en materia de ordenadores exclusivamente referente a la seguridad en la información" comprendidos en la Clase 42 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 30 de enero de 2009, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 600. 3. la Outsourcing S.A. presentó oposrcion en contra de la solicitud con fundamento en la notoriedad del nombre comercial la OUTSOURCING y de las marcas la OUTSOURCING (mixta), la NET (denominativa) y @O (denominativa), registradas todas para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 5 de agosto de 2009, mediante Resolución 40000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegar el registro de la marca solicitada la INFORMATION OUALlTY (mixta). 5. la Information Ouality Ltda. e la Outsourcing presentaron recursos reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 40000. 6.

El 30 de noviembre de 2009, mediante Resolución 62321, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, revocó la Resolución 40000, declarando infundada la oposición presentada y otorgando, en consecuencia, el registro de la marca la INFORMATION OUALlTY (mixta). 7. El 29 de noviembre de 2011, mediante Resolución 67695, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 40000. 8.

El 7 de septiembre de 2012, la OUTSOURCING S.A. interpuso acción de nulidad en contra de las resoluciones 40000, 62321 Y 67695. 9. EI15 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió de 2 tl- I GACETA OFICIAL --",~ •• " -'-, ",' -- • ~ • r. v r- -,~ e., ~~:':oU':::¡Jt;'¡,\",.:;,.;:;:.,rG v:,\)..:l e,c\.¡os 22/04/2016 20 de 65 d e~)_o,,,;,),;IJI,ar.;¡.~ ant tororetación a/I e es t e T;b r. una ll':l' •Inl..;¡.·, UI, prejudicial del artículo 136 literales a), b) Y h) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. la OUTSOURCING S.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 10. Es evidente que la Outsourcing S.A. tiene actividad pública constante, ininterrumpida y pacífica en el territorio colombiano desde 1997, año en el cual fue constituida, conforme se demuestra en los documentos aportados al proceso de referencia. Conforme a las pruebas allegadas al proceso, el signo la OUTSOURCING (mixto) es ampliamente conocido por los consumidores reales o potenciales de los servicios que distingue. 11.

En ninguna parte la norma establece que la única prueba idónea para demostrar el grado de conocimiento de un nombre comercial sea un estudio de mercado. En un sector pertinente tan específico, basta con demostrar que el nombre comercial la OUTSOURCING tiene un alto grado de reconocimiento, mediante las pruebas como las declaraciones aportadas al expediente. 12.

Se debe notar que la Outsourcing S.A. ha tenido vínculo comercial con 10 entidades financieras. Tal como se observa en las pruebas aportadas a este proceso, específicamente en las facturas de ventas, entidades financieras como Colpatria, BBVA, HSBC, Citibank, Banco Santander, Granbanco, Banco Popular, Skandia, Bancolombia y Banco de Crédito han establecido algún vínculo comercial con la Outsourcing S.A. En el mercado pertinente, estas entidades corresponden a más del 70% del mercado financiero del país. 13.

Las actividades identificadas con el nombre comercial la OUTSOURCING, debido a su grado de conocimiento y aceptación en el mercado, han alcanzado un nivel de ventas importante para los ingresos de la Outsourcing S.A. En consecuencia, los ingresos generados por las actividades identificadas con el nombre comercial la OUTSOURCING son de gran importancia y, por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta al momento de determinar la notoriedad del nombre comercial la OUTSOURCING. 14.

Si bien el nombre comercial la OUTSOURCING no se promueve comúnmente en medios masivos de comunicación, sino que prefiere publicitarse de una forma más especializada y más próxima a su cliente, ello no significa que no exista una difusión. Esto tiene un fundamento fáctico simple y es que los consumidores de los servicios que distingue el nombre comercial la OUTSOURCING son especializados, pues la Outsourcing S.A. provee servicios altamente especializados, por cuanto se trata de desarrollo de software financiero y ajustable a la necesidad de cada cliente en particular.

La similitud ortográfica, fonética e ideológica es evidente. Ambas marcas confrontadas usan como símbolo predominante la partícula la, la cual está 3 GACETA OFICIAL 21 de 65 22/04/2016 compuesta ¡~.r U(:3 I mayúscula con rayas y a su lado derecho una Q mayúscula. Adicionalmente, las letras que se enfatizan en ambos gráficos (la) son acompañadas por palabras que un consumidor promedio no va a distinguir, pues solo con saber que provienen de un lenguaje diferente al español, el consumidor no entrará a analizar el significado de la palabra.

Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: 15. Del análisis del acervo probatorio se puede concluir que el nombre comercial la OUTSOURCING está siendo utilizado en el mercado colombiano, no obstante, las pruebas no permiten inferir el grado de conocimiento que tienen los consumidores del sector pertinente respecto de los servicios suministrados por el signo opositor, pues los documentos aportados no son la prueba idónea que permita establecer con claridad la notoriedad de la marca opositora. 16.

De entrada, es preciso advertir que la marca registrada la OUTSOURCING (mixta) está compuesta por 2 palabras, la primera conformada por 2 letras y la segunda por 11, en tanto que la marca solicitada la INFORMATION OUALlTY (mixta) está conformada por 3 palabras, la primera de ellas compuesta por 2 letras, la segunda por 11 letras y la última por 7 letras.

Asimismo, se tiene que las marcas en estudio se diferencian por las palabras OUTSOURCING e INFORMATION OUALlTY, situación más que suficiente para determinar su disparidad. 17. Aunque los signos en confrontación comparten las letras la, tal coincidencia no es suficiente para denegar el registro de una marca, teniendo en cuenta los elementos denominativos que conforman los signos analizados, los cuales dotan a los mismos de un significado conceptual diferente que permite individualizar cada conjunto.

Los gráficos utilizados por las marcas fundamento de la denegación refuerzan las diferencias anotadas, como quiera que la caligrafía y diseño empleado en las siglas la difiere sustancialmente. 18. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

Argumentos interesado. de la contestación la INFORMATION señalando que: 19. de la demanda por parte del tercero OUALlTY LTOA. presentó contestación a la demanda En el caso que nos ocupa, tanto la Dirección de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de manera acertada, coinciden en indicar que no se demostró la notoriedad del nombre comercial 4 GACETA OFICIAL 22 de 65 22/04/2016:__;:J: S()L;;;:C¡i·,~G. Lo notoriedad de un 31:;:',0 distintivo ser procaoa S.A. no logró 0;;':;8 por quien la alega y, en el presente caso, IQ Outsourcing demostrarla. 20.

La presentación de facturas, de certificaciones de clientes que han adquirido los servicios de manera individual, los procesos internos para mejorar sus procesos para motivar a los clientes y la adquisición de tarjetas de presentación, no son prueba de la notoriedad del signo, del conocimiento que de él tiene el consumidor del sector interesado.

En el evento de aceptar como prueba de notoriedad estos documentos sin tener otro punto de referencia con el cual comparar, conllevaría a que todos los signos de empresas que se encuentren en el mercado, que realicen algunas ventas al año y sus clientes certifiquen que mantienen relaciones comerciales, sean declarados notorios. Si no hay un punto de comparación con los demás agentes que participan en el sector relevante, la Autoridad Competente no tiene elementos de juicio para verificar el grado de conocimiento del signo, quedando limitado a su esfera interna. 21.

Considerar que los signos resultan confundibles equivale a otorgar al opositor un derecho de exclusiva sobre las letras IQ que, como lo manifestó la Dirección de Signos Distintivos en las Resoluciones 40000 y 62321, corresponde a un fonema inapropiable por ningún empresario. En efecto, existen diferentes marcas registradas que contienen las letras IQ para identificar servicios relacionados con la gestión documental, la administración de negocios, la informática, servicios financieros y productos relacionados con computadoras, como software, medios magnéticos para guardar información, entre otros. 22.

La naturaleza de unos y otros servicios amparados por los signos confrontados difiere completamente, pues los servicios de la Clase 35 identificados por el signo solicitado IQ INFORMATION QUALlTY (mixto) son de administración comercial, por el contrario, los servicios de la Clase 42 que identifica la marca registrada IQ OUTSOURCING (mixta) son de naturaleza informática específicamente de seguridad informática en medios de pago.

Adicionalmente, los servicios de administración comercial no se complementan con los servicios de seguridad informática. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 1. Que, el artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 5 GACETA OFICIAL,,' I;;_.<fi 22/04/2016 23 de 65 ¡¡ ir;~J;:retará los siguientes artículos: Solicitado: 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada". De oficio: 224, 225, 228 Y 229 de la Decisión 4862. "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

( )". 2 "Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". "Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro".

"Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".

"Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, e) no sea notoriamente conocido en el extranjero". 6 GACETA OFICIAL 22/04/2016 24 de 65 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. 3. Signos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. 4.

Palabras en idioma extranjero. 5. Conexión competitiva entre servicios en las Clases 35 y 42. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 23.

Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo 10 INFORMATION OUALlTY (mixto) solicitado por 10 Information Ouality Ltda. y el nombre comercial 10 NET (denominativo), con las marcas 10 OUTSOURCING (mixta), 10 NET (denominativa) y @O (denominativa), signos sobre la base de los cuales se presentó la oposición, registrados a favor de 10 Outsourcing S.A. 24.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 25.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 26. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado siguiente: lo "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 7 GACETA OFICIAL 22/04/2016 25 de 65 El riesgo c.: asociación es la posibilidad de que el consumidor, C;UJ aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación economice'>. 27.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 28.

El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo": 29. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 30.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 31.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad 3 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON. 4 Proceso 85-IP-2004, JEANS. publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED 8 GACETA OFICIAL 22/04/2016 26 de 65 semejanza entre éstos. 32. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes, pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los siqnos", 33. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 34.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, dado que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 35. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o qrétice": 36.

En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 1. La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S. 6 Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.OAC. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. 9 GACETA OFICIAL 22/04/2016 27 de 65 2.

La s¡rn¡¡¡.~yjfonética, se da entre signos que al ser pronunciados llenen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 3.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 37.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes"7. 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 7 FERNÁNDEZ-NOVOA, 1984, p. 215.

Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, Madrid, 10 GACETA OFICIAL 22/04/2016 28 de 65 4. WUi:0n C:pi'6Ck: la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa". 38. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2.

COMPARACiÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. COMPARACiÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 39. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado la INFORMATION OUALlTY es mixto y los signos opositores la OUTSOURCING (nombre comercial), la OUTSOURCING (marca mixta), la NET (marca denominativa) y @O (marca denominativa), son mixtos y denominativos.

Comparación entre signos mixtos. 40. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 41. Sobre el tema la jurisprudencia dice: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por seoeredo", 42. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o 8 BREUER MORENO, Pedro. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio". Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 Y ss. 9 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.OAC. 821, de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEOS 2000. ¡' " 11 GACETA OFICIAL 22/04/2016: • 29 de 65 1 ••••••: •• •;,'.-t ••..

J abstracto" 1 0. 43. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores?', 44.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto solicitado como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de "la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresetierv, Comparación entre signos denominativa compuesta. denominativos y mixtos con parte 45.

El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado 10 INFORMATION oUALlTY (mixto) y dos de los signos sobre la base de las cuales se presentó la oposición 10 NET (denominativo) y @o (denominativo) son signos mixtos y denominativos, respectivamente. 46. Cuando el Juez consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo ebstrectc'í>. 10 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.OAC. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: CASA (mixta). 11 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Fundamentos Madrid, 1984, pp. 237-239. de Derecho de Marcas".

Editorial Montecorvo 12 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.OAC. 677, de 13 de junio de 2001, marca: "BOLlN BOLA". 13 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). S.A., 12 GACETA OFICIAL 22/04/2016 30 de 65 4"1. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidoree:": 48.

Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos que a continuación se detallan. 49.

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 50. Adicionalmente, con relación a los signos con parte denominativa compuesta, el Tribunal considera que el Juez Consultante deberá tomar en consideración los siguientes criterios: 14 FERNÁNDEZ-NOVOA. 1984, pp. 237-239.

Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo, Madrid, 13 GACETA OFICIAL 22/04/2016 31 de 65 -- Ubicación de las palabras en el signo dbnominativo cornpuesto. La primera palabra genera una mayor recordación por parte del público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.

Las palabras más cortas, por lo general, tienen un mayor impacto en la mente del público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de las palabras. Mientras mayor sea la sonoridad o fuerza tónica de una palabra comprendida dentro del signo con parte denominativa compuesta, ésta podría tener un mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su proximidad con los productos o servicios amparados por el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que distingue, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendrá relevancia en el conjunto del signo. - Analizar si la palabra es genenca, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común, deben ser excluidas del cotejo entre los respectivos signos distintivos. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia del elemento correspondiente en el conjunto del signo. 51.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o del Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 52. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 53. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: adopten palabras 14 GACETA OFICIAL 22/04/2016 32 de 65 "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)15. 54.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 55. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: "En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de '(,..) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)' (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de reqietro'": 56.

En el caso concreto, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar el respectivo cotejo entre los signos en conflicto.

3. SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS, SU PROTECCiÓN Y SU PRUEBA. 57. El Tribunal interpretará el tema, en vista a que la demandante manifestó que no se ha valorado la condición de notoriedad de los signos la OUTSOURCING (nombre comercial), la OUTSOURCING (marca mixta), la NET (marca denominativa) y @O (marca denominativa), sobre la base de los cuales se presentó la oposición a la marca solicitada a registro. 58.

Por lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013: "1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. 15 16 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.OAC.

Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.OAC. 677 de 13 de junio de 2001. 1217 de 11 de julio de 2005. 15 GACETA OFICIAL 22/04/2016 33 de 65 nece (el0)j,.t:~ncJf{.:;J al,JigrJo notoriemer.to conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. ' •• ' '..,.",,',i ~j J,'!,,¡/C: ¡¡;.•' ~'J()/'J ~,~C~ El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.

De éste se pueden desprender las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: "Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores". - Debe haber ganado notoriedad Miembros. en cualquiera de los Países - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, uso real y efectivo del signo. territorialidad y de El Tribunal ha establecido que la protección del signo notorio va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.

En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo del signo, el Título XII de la Decisión 486 de la 16 GACETA OFICIAL 22/04/2016 34 de 65 Cotniuc.i UO la CUi;;L/;;ju:Jd /;, ¡á,na, junto GO'7 e! <in, ~u:'1) !3.5, ¡,'..eralll), ce la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo al signo notorio rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notorio.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que el signo no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 al signo notorio va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal by, dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. 17 GACETA OFICIAL 22/04/2016 35 de 65 En relación con los diferentes tipos de riesgos a tos que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre signo notorio y renombrado; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), by, y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso peresiteno", El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales b) y c) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre 17 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

"La Marca Renombrada en el actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual". En: Revista Foro 6, II semestre, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2006. 18 GACETA OFICIAL 22/04/2016 36 de 65 productos O servicios, que no tengan ningún grado efe conexicea con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar notoriamente conocidos de lo siguiente: los signos Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia" 18.

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria del signo, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva del signo notoriamente conocido.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado: "El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el 18 MONTEAGUDO, Montiano. "La protección de la marca renombrada".

Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 19 GACETA OFICIAL 22/04/2016 37 de 65 s.qno pese a la Falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo" 19 3. Prueba. El reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si un signo es notoriamente conocido se debe tener en cuenta, entre otros: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; de su c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 19 Ibíd, p. 247. 20 GACETA OFICIAL 22/04/2016 38 de 65 de ectiviasces significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; i) fa existencia j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extrenjero't". 59.

Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone un signo notorio en el mercado, de conformidad con lo siguiente: - "Como se dijo anteriormente, la protección del signo notoriamente conocida rompe los principios registrales, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad.

Esto se da bajo el entendido de que el signo notorio se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a un signo notorio más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos. - En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio.

En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor (...). - En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre el signo notorio y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son los signo que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 20 Proceso 111-IP-2013, de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013, 2013. de 15 de mayo de 21 GACETA OFICIAL 22/04/2016 39 de 65 - El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en un signo notorio que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumiaor'?', 60. Sobre la base de lo expuesto, el Juez Consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

4. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. 61. En atención a que el signo solicitado 10 INFORMATION OUALlTY (mixto) se encuentra conformado por las expresiones en idioma extranjero INFORMATION y OUALlTY, ya que los signos opositores 10 OUTSOURCING (nombre comercial y marca mixta) se componen de la palabra en idioma extranjero OUTSOURCING, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos distintivos. 62.

Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. 21 Proceso 111-IP-2013, de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013, 2013. de 15 de mayo de 22 GACETA OFICIAL 22/04/2016 40 de 65 "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto ( )"22. 64.

Adicionalmente, "existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (...) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros"23. 65.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar"24. 66.

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que "han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado"25. 67. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser 22 Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP (mixta). 23 Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 398, de 22 de diciembre etiqueta. 24 Proceso 70-IP-2012, de 12 de septiembre de 2012. 25 Proceso 3-IP-95, CONCENTRADOS publicado en la G.OAC. 189, de y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI. 10 de de 1998, marca: SAL TIN Y septiembre de 1995, marca: 23 GACETA OFICIAL 22/04/2016 41 de 65 titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. 5.

CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS EN LAS CLASES 35 Y 42. 68. la Information Ouality Ltda. solicitó el registro del signo la INFORMATION OUALlTY (mixto) para distinguir actividades de "consulta en materia de ordenadores exclusivamente referente a la seguridad en la información", servicios comprendidos en la Clase 4226 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, los signos sobre la base de los cual se presentó la oposición la OUTSOURCING (nombre comercial), la OUTSOURCING (marca mixta), la NET (marca denominativa) y @O (marca denominativa), de titularidad de la Outsourcing S.A. distinguen servicios de la Clase 3527 de la Clasificación Internacional de Niza. 69. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto o complementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 70. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un 26 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. 27 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

¡ I 24 GACETA OFICIAL 22/04/2016 42 de 65 oroou:.: c:»t aire. el) C,;(nOIO, se daría tal ccnc.aon ccmcenuva, e.: tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. e) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competítivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de veeiir)'?". 71.

El Tribunal ha sostenido que: "en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los servicios en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos 28 Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004, marca: EBEL INTERNATIONAL (mixta). 25 GACETA OFICIAL 22/04/2016 43 de 65 además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el servicios identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara yen grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado proposito'?". 72.

Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 73.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 74.

Adicionalmente, analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que, si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 75.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: "serán competitivamente conexos todos los servicios vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los servicios guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de servicios dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad'30. 29 Proceso 67-IP-2002, 2002. marca: "GOOONITES", publicado en la G.O.A.C. 871 de 11 de diciembre 30 Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.OAC. 739 de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. de 26 GACETA OFICIAL 22/04/2016 44 de 65,..l. grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio.

A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (.. ')"31. 77. Sobre la base de los criterios descritos precedentemente el Juez Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 42 que pretende distinguir el signo solicitado la INFORMATION OUALlTY (mixta) y los servicios de la Clase 35 que distinguen los signos opositores la OUTSOURCING (nombre comercial), la OUTSOURCING (marca mixta), la NET (marca denominativa) y @O (marca denominativa).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. 31 Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA.

I 27 GACETA OFICIAL 22/04/2016 45 de 65 Si, al comparar un signo denominativo y otro signo mixto, se determina que en este último predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. Si, por el contrario, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Si, en ambos casos, el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos con parte denominativa compuesta desarrolladas en la presente providencia.

TERCERO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial, CUARTO: Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas SI los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. No serán registra bies dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial, QUINTO: Adicionalmente a los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre servicios, expuestos en la presente interpretación prejudicial, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, Asimismo, deberá dar cumplimiento a las 28 GACETA OFICIAL 22/04/2016 46 de 65 vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron ¿," p en su acto "CiÓ" n..,'1 ¡, \ / ¡",, ¡, ' I I \ \ / 'í /(,-1.- r Cecilia L~iS~ ~nteros MAGISTRADA za Rueda Merchán GISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, /. ), Hernán.a.« / • I/'/") / A". t~~~r~~ñÓ PRES'l1:)ENTE 1/ / /1//// I./~ /?~,,'/ '7 ~~~f~~ SECRETARIO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 401-IP-2015 29 GACETA OFICIAL 22/04/2016 47 de 65 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 403-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Demandante: Sanofi-Aventis de Colombia S.A. Marca: "CALMODOX" (denominativa). Expediente Interno: 2013-00351-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 2656 de 18 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el 19 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2013-00351-00. El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero Interesado: LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S 1 GACETA OFICIAL 22/04/2016 48 de 65 2. Antecedentes: 1. El 24 de diciembre de 2012, Laboratorios Synthesis S.AS. solicitó el registro como marca del signo "CALMODOX" (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, Sanofi-Aventis de Colombia S.A presentó oposición con fundamento en el riesgo de confusión con la marca previamente registrada "CALMIDOL" (denominativa) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 3.

Mediante Resolución 40015 de 28 de julio de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió a Laboratorios Synthesis S.AS. el registro de la marca "CALMODOX" (denominativa), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que los signos confrontados no son susceptibles de generar confusión por existir diferencias en el campo ortográfico, visual y conceptual. 4.

Igualmente, estimó la Administración que no existen similitudes susceptibles de generar confusión con la marca "CALMIDOL" (denominativa), pues la partícula "CALM" es evocativa de calmante para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo imposible fundar la confundibilidad en ella, y los elementos adicionales que conforman los signos (CALMODOX/CALMIDOL) evitan que se presenten similitudes que puedan generar el mencionado riesgo. 5.

Contra la citada Resolución, Sanofi-Aventis de Colombia S.A interpuso recurso de reposición, y en subsidio de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa, el primero de ellos mediante la Resolución 009498 de 27 de febrero de 2012, y el segundo a través de la Resolución 55897 de 26 de septiembre de 2012. 6. Sanofi-Aventis de Colombia S.A presentó demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas. 7.

Mediante Auto de 11 de septiembre de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.,tu, 2 GACETA OFICIAL 22/04/2016 3. Argumentos de la demanda: 8. Sanofi-Aventis de Colombia alegó lo siguiente: 49 de 65 Que la entidad demandada indicó que el artículo 136, literal a), establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero. Sin embargo, en el proceso sub litis existen semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre los signos enfrentados que afecta su derecho registrado.

Que desde el punto de vista ortográfico, al comparar el signo "CALMODOX" (denominativo) con la marca previamente registrada "CALMIDOL" (denominativa), se encuentran las siguientes similitudes: a) la extensión de los signos es idéntica (8 letras); b) las letras que componen los signos -seis- se encuentran en la misma posición y ubicación; y, e) el signo solicitado tiene en común con la marca registrada, 6 letras (C, A, L, M, O, O) Y sólo difieren en la quinta y octava letra.

Que desde el punto de vista fonético, los signos confrontados son muy similares, por lo que al ser pronunciadas de manera sucesiva el consumidor podría pensar que se trata de la misma marca. Que desde la perspectiva visual, existen también semejanzas, en tanto que el primer contacto que tienen los consumidores con dichos signos resulta similar.

Que con el signo "CALMODOX" (denominativo) se identifican productos farmacéuticos, lo cual sucede también con la marca previamente registrada "CALMIDOL" (denominativa). En esa medida, al tratarse de productos farmacéuticos, la comparación debe ser más minuciosa y rigurosa, pues se trata de productos suministrados por prescripción médica y cuya confusión por parte del consumidor puede ocasionar graves problemas en la salud humana. 3.

Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda alegando lo siguiente: Que en el presente caso el cotejo comparativo se debe realizar sustrayendo de los signos la partícula "CALM", pues, en primer lugar ésta corresponde a la expresión evocativa de "calmante" que es uno de los productos pertenecientes a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y además, resulta ser un término de uso común para identificar dichos productos.

En ese sentido, el cotejo comparativo debe recaer única y exclusivamente en los elementos adicionales que conforman las marcas en disputa (CALMIDOL/CALMODOX). 3 GACETA OFICIAL 22/04/2016 50 de 65 Que las diferencias entre los signos son a simple vista observables, pues los elementos adicionales que acompañan a las partículas evocativas son suficientes para otorgarles la distintividad necesaria para que el consumidor pueda individualizar cada signo sin incurrir en confusión. Que desde el aspecto visual no existe riesgo de confundibildiad, pues las marcas en conflicto no comparten el mismo orden vocálico ni el mismo orden en sus consonantes y mucho menos en sus terminaciones, lo que sin lugar a dudas, hace que su pronunciación sea absolutamente dispar.

Que en cuanto al aspecto ortográfico, es forzoso concluir que no existen similitudes o semejanzas capaces de generar confundibilidad entre las marcas en contienda, pues la cuestionada marca "CALM - ODOX" (denominativa) presenta una clara diferencia derivada de la disparidad en el orden en que se encuentran sus vocales así como su terminación, respecto del orden de las vocales y terminación de la marca "CALM - IDOL" (denominativa).

Que no se debe tener en cuenta el aspecto conceptual, pues los signos en contienda no tienen significado alguno. Que habiéndose demostrado que las marcas confrontadas son disímiles, se hace improcedente realizar el estudio en relación a los productos amparados por éstos, pues con tal estudio se busca determinar, en aquellos eventos en que se presentan marcas con un grado de similitud y que por tanto presentan riesgo de confundibildiad, si pueden coexistir o no en el mercado.

Que en cuanto a la presunta violación del artículo 134 de la Decisión 486, la accionante no expone ninguna circunstancia que compruebe la carencia de distintividad del signo solicitado y concedido por las resoluciones demandadas. 10. El tercero interesado Laboratorios Synthesis S.A.S, no presentó escrito de contestación a la demanda. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL 11.

La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de antecedentes del presente caso, no procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa'.

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o 4 GACETA OFICIAL C. 22/04/2016 51 de 65 CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Comparación entre marcas denominativas. Signos evocativos. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 12. En el presente caso, Laboratorios Synthesis S.A.S. solicitó el registro como marca del signo "CALMODOX" (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza-.

Ante ello, Sanofi-Aventis de Colombia S.A. presentó oposición con fundamento en la marca "CALMIDOL" (denominativa), registrada con Certificado 163131 para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza-. La opositora afirmó que existen semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales entre los signos confrontados que afecta su derecho registrado. 13.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: "La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2 "Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas".

"Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas". 5 GACETA OFICIAL 22/04/2016 52 de 65 Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'.' Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 6 GACETA OFICIAL 22/04/2016 53 de 65 fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. La similitud Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'. 5 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común." 5 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS".

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.OAC. 914 de 1 de abril de 2003, marca: "CHILlS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 GACETA OFICIAL 22/04/2016 54 de 65 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos." También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), e), d) y h);

Y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'.

(PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: 'SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditiva mente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891 de 29 de enero de 2003, marca: "CHIP'S".

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8,. L GACETA OFICIAL 22/04/2016 55 de 65 significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o qráfica"." Reglas para realizar el cotejo de marcas. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.? Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 'La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra 8 9 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 Y ss. 9 GACETA OFICIAL 22/04/2016 56 de 65 marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'1o.( )". 14.

Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. r 2. COMPARACiÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 15. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado "CALMODOX" (denominativo) con la marca "CALMIDOL" (denominativa).

Por tanto, es preciso abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. 16. Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: "Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la 10 Proceso 15-IP-2013, Marca: "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 GACETA OFICIAL 22/04/2016 57 de 65 naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. ( ) En la comparación entre signos denominativos el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del Administrador o Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que 11 GACETA OFICIAL 22/04/2016 58 de 65 a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. ( )". 17. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar el cotejo comparativo entre el signo solicitado "CALMODOX" (denominativo) y la marca opositora "CALMIDOL" (denominativa). 3.

SIGNOS EVOCATIVOS. 18. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), estimó que no existen similitudes entre los signos confrontados, pues la partícula "CALM" es evocativa de "calmante" para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo imposible fundar la confundibilidad en ella. 19.

En relación a lo antes expuesto, en el Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló: "En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que 'Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio'.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo o genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos o genéricos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. 12 GACETA OFICIAL 22/04/2016 59 de 65 En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: "Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca'.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio"!'. En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte". ~ r, 'lU 20. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, la Sala Consultante deberá analizar si la partícula "CALM" es una expresión evocativa con relación a los productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTíCULAS DE USO COMÚN EN lA CONFORMACiÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS. 21. Dado que el signo solicitado "CALMODOX" (denominativo) y la marca "CALMIDOL" (denominativa) amparan productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza12, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 11 12 b [1 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: "C - BOND".

Ver pie de páginas 2 y 3. 13 GACETA OFICIAL 22. 22/04/2016 60 de 65 Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso 8-IP-2013, este Tribunal señaló que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 23.

A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: "Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países sobre la cultura 'curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signo. r i El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: 14 v. GACETA OFICIAL 22/04/2016 61 de 65 Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765, de 27 de febrero de 2002). 24.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente 25.

De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo "CALMODOX" (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

Partículas de uso común. 26. En el presente caso, la demandada manifiesta que la partícula "CALM" no sólo es una expresión evocativa de los productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sino también resulta ser un término común para identificar dichos productos, por lo que resulta pertinente referirnos al análisis de los signos conformados por partículas de uso común. 27.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 38-IP-2013: "Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 15 GACETA OFICIAL 22/04/2016 62 de 65 El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país".

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados". 28. La Sala Consultante deberá determinar si la partícula "CALM" es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación de los signos confrontados excluyendo la partícula de uso común. 16 GACETA OFICIAL 22/04/2016 63 de 65 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado "CALMODOX" (denominativo) y la marca previamente registradas "CALMIDOL" (denominativa), ambos destinados a distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: En la comparación entre signos denominativos los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá efectuar el cotejo comparativo de los signos denominativos confrontados aplicando los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial TERCERO: Los signos evocativos sugieren en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto.

El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. En el presente caso, la Sala Consultante deberá analizar si la partícula "CALM" resulta ser evocativa con relación a los productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 17 rl GACETA OFICIAL CUARTO: 22/04/2016 64 de 65 La Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo "CALMODOX" (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

Asimismo, al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

En atención a lo expuesto, la Sala consultante deberá determinar si la partícula "CALM" es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, deberá realizar la comparación de los signos confrontados excluyendo la partícula de uso común. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que T partiCiPar~1e ! adO?n /, V Cecilia L~~YII~nteros Leonor Perdomo Perdorno':' MAGISTRADA 13 MAGISTRADA La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 18 GACETA OFICIAL Hernán 22/04/2016 65 de 65 mero Zarnbrano" ~() De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secreta io.

Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 403-IP-2015 19