) PR TRIBUNAL. DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 389-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuitante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-0388-00 Referencia: Patente de invención titulada “COMPOSICIONES Y METODOS DE CUIDADO ORAL”.

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2606 de 11 de agosto del 2015, recibido via correo electrónico ese mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita a este Tribunal la Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno N* 2011-0388-00.

El Auto de 21 de enero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: COLGATE PALMOLIVE COMPANY Demandada: NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. o y 2.9. Hechos relevantes El 30 de junio de 2005, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY (en adelante, COLGATE) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), la patente de invención titulada COMPOSICIONES Y METODOS DE CUIDADO ORAL.

El 30 de abril de 2007, se publicó el extracto de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 575. El 13 de febrero de 2009, la División de Nuevas Creaciones de la SIC, emitió el primer oficio técnico, considerando que las reivindicaciones 1 a 27 carecían de novedad. El 25 de junio de 2009, COLGATE presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC un nuevo pliego reivindicatorio.

El 8 de enero de 2010, la División de Nuevas Creaciones de la SIC emitió el segundo informe técnico, considerando que las reivindicaciones carecian de nivel inventivo. El 21 de mayo de 2010, la sociedad COLGATE presentó un nuevo pliego de reivindicaciones, junto con argumentos que indican que la invención resulta novedosa. El 17 de septiembre de 2010 mediante Resolución 49303, la SIC denegó la patente solicitada, al considerar que el pliego reivindicatorio (1 a 14) derivan de manera evidente del estado de la técnica especificamente de las enseñanzas descritas en los documentos patentes: US 3,944,661 titulada “Dentifrices Containing Indescent Flakes” publicada el 16 de marzo de 1976 (en adelante, D1) y GB 1309209 titulada “Dentifrices” publicada el 7 de marzo de 1973 (en adelante, D2).

El 19 de octubre de 2010, COLGATE, presentó recurso de reposición contra la Resolución 49309 de 17 de septiembre de 2010, el cual fue resuelto mediante resolución 30577 del 31 de mayo de 2011, donde se confirmó la decisión inicial. El 2 de diciembre de 2011, COLGATE presentó acción de nulidad en contra de las resoluciones 49303 y 30577. 2.10.

La SIC dentro de término contestó a la acción de nulidad presentada por la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY. 2.11. Mediante Auto de 24 de abril del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Ñ po Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia., decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 4.1.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad COLGATE PALVOLIVE COMPANY en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Se debe conceder la patente de invención COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE CUIDADO ORAL porque ésta cumple con todos los requisitos de patentabilidad establecidos en los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 que son: que el nivel inventivo sea analizado desde el punto de vista de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente y que el invento no se derive de manera evidente del estado de la técnica.

La óptica bajo la cual se debe analizar si la invención cumple con nivel inventivo, es la de una persona normalmente versada en la materia, y esta persona, no es el examinador de patente, y por consiguiente, él debe entender claramente que el estado de la técnica que no se desarrolla en el mismo campo de la invención, puede no formar parte del conocimiento normal de la persona versada en la materia.

Las patentes registradas con anterioridad (D1 y D2) tienen un componente estético muy importante y de este, se puede obtener una crema dental transparente con puntos centelleantes que reflejan luz. Para obtener este efecto se puede utilizar madreperla, mica y oxido de titanio. Contrario a lo anterior, la invención solicitada está dirigida a mejorar el transporte de ingredientes activos desde composiciones de cuidado oral o personal hasta su destino final.

La invención solicitada plantea la posibilidad de incluir fragmentos que contengan ingredientes activos y que solo sean liberados hasta el momento de uso de la composición. Una persona medianamente versada en la materia que quisiera mejorar el transporte de ingredientes activos en una composición no recurriría a unos documentos que buscan lograr un efecto de centelle en una crema dental transparente.

Por tanto, los documentos citados por el examinador y que constituyen el estado de la técnica más cercano a la presente invención, tienen poco peso sobre la patentabilidad de la misma. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: No se concedió la patente de invención solicitada porque no se cumple con el nivel inventivo exigido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. de 4.2.

En el artículo 18 de la Decisión 486 se advierte como segundo requisito, adicional al de la novedad, que la solicitud tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requisito presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre. 4.3.

Analizadas las diligencias, se advierte que precisamente, como resultado del examen de patentabilidad, y con fundamento en lo dispuesto por los mencionados artículos 14 y 18 de la Decisión 486, se encontró que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte (D1 y D2), anteriores a la fecha de prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 4.4.

Es cierto que las composiciones orales de la presente invención permiten que los ingredientes activos estén separados del portador y que solo se liberen hasta que el producto entre en contacto con la cavidad oral, pero el experto medio en la materia esperaría con certeza que los fragmentos poliméricos incluidos en la composición de la solicitud estudiada se disolvieran durante su uso al entrar en contacto con el agua de la cavidad oral.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, los que se interpretarán por ser procedentes. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION: Requisitos de patentabilidad. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia.

ANÁLISIS DE LAS MATERIAS OBJETOS DE INTERPRETACIÓN Requisitos de patentabilidad 1 Artículo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 1.1.

En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada. La SIC sostuvo que la solicitud denegada no cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 1.2.

El Tribunal entiende como invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, todos aquellos nuevos productos O procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.? 1.3.

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los artículos 15 a 19 de la misma normativa. “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.4. De la novedad de la invención: El Artículo 16 de la Decisión 486 dice: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

La novedad es un atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: 2 Proceso N* 21-1P-2000.

Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 631, de 10 de enero de 2001. 5 á Td a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base a la que deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.

En el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, se determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva.

En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigúedad del documento”.* Del nivel inventivo: De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de 3 Proceso 12-1P-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 428, de 16 de abril de 1999. 4 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en hitp:/Awww.comunidadandina org/public/patentes pdf. 6 1.6. que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudar.

Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son 5 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid — España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”.

Págs. 686 y 1089. ¿ae 7 k ¿8 2.1. 2.2. 2.3. susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.$ En consecuencia, en el presente caso la Corte consultante debe considerar que en toda solicitud de invención la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insostayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica.

El papel del técnico medio en la materia. La sociedad COLGATE en la acción de nulidad determina que la invención solicitada “está dirigida a mejorar el transporte de ingredientes activos desde composiciones de cuidado oral o personal hasta su destino final”. Agrega que “la diferencia importante entre la presente invención y las enseñanzas de D1 y D2 es el uso de un fragmento de polímero dentro de la composición. ( ). se disuelve durante el uso al entrar en contacto con el agua de la cavidad oral.

De esta forma no se depositan sobre las superficies dentales a diferencia de la composiciones de D1 y D2 ( ) no revelan o al menos sugieren fragmentos solubles en agua al contrario revelan hojuelas de madreperla o mica insolubles los cuales no resuelven el problema técnico de adhesión de este tipo de componentes a la superficies dentales ( )”.

Por su parte, la SIC en su escrito de contestación argumentó que es cierto que las “composiciones orales de la presente invención permiten que los ingredientes activos estén separados del portador y que solo se liberen hasta que el producto entre en contacto con la cavidad oral”, esta no representa una ventaja “sobre las composiciones de D1 y D2, porque justamente existen composiciones que encapsulan el compuesto activo para que se libere al momento de su aplicación”.

Explica que la diferencia, que es “el polímero de la composición, no es inventiva, porque es un ingrediente común de este tipo de composiciones. Y dado que no hay evidencia de un efecto importante, se consideró que era obvio para el experto en la materia. ( ). Igualmente esperaría que por ser soluble en agua no quedaran trazas de polímero después de que se lave, por lo cual no tiene nivel inventivo”.

El Artículo 18 de la Decisión 486 determina que toda invención deberá poseer nivel inventivo, lo cual significa que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos convencionales o ya conocidos en el área $ Interpretación Prejudicial 46-1P-2012, expedida el 20 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2108, de 22 de octubre de 2012 8 A técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

Para negar o conceder una patente, definida por las reivindicaciones se procederá a verificar si realmente existen diferencias entre estas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes). La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no. Las oficinas de patentes deberán realizar un análisis objetivo del nivel inventivo que debe poseer la solicitud de la patente, por lo tanto el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado, aplicará algunos criterios entre ellos: “- El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraido del nivel inventivo”.? Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene: " La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de 7 Proceso 73-1P-2014, de 25 de agosto de 2014.

Patente: "TABLETAS DE OXACARBAZEPINA RECUBIERTAS DE UNA PELÍCULA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTAS FORMULACIONES”. 9 tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste.

Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”.8 En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la Oficina Nacional competente debe demostrar que, para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del experto medio en la materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada—y se hizo un análisis conjunto y retrotraído a la fecha de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad.

La Corte consultante deberá analizar si los documentos D1 y D2, citados como anterioridades por la SIC determinaban la falta de nivel inventivo de las 8 Ibidem. 10 reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente denominada: “COMPOSICIONES Y METODOS DE CUIDADO ORAL” a la luz de los criterios descritos en la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-0388-00, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto dpl Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón-<interos MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Inlsrpretación Prol dicial el Presidente y el Secre Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11