Año XXXIII – Número 2815 Lima, 4 de octubre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 365-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00101. Referencia: Marcas involucradas NOXPIRIN DESC (mixta) y SEVEDOL(mixta) PROCESO 370-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-4451. Referencia: Signos involucrados: BURGER KING (mixta) y KIN´S BURGUER (mixta). PROCESO 389-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2011-0388-00. Referencia: Patente de invención titulada “COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE CUIDADO ORAL” Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 4/10/2016 2 de 36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 365-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2010-00101 Marcas involucradas NOXPIRIN DESC (mixta) y SEVEDOL (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2407, recibido el 27 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00101; y, El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: JOSÉ DEL CARMEN ALBARRACIN SILVA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 1 4/10/2016 GACETA OFICIAL 2. 3 de 36 Hechos Relevantes 2.1. El 29 de abril de 2008, BIOCHEM FARMACÉUTICA COLOMBIA S. A. (en adelante, BIOCHEM) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca NOXPIRIN DESC (mixta) 1. para distinguir "( ) productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas", de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Reproducción signo sollcltado (Certificado Nº 357617) iS'°:'�==-� 2.2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 588 del 31 de enero de 2008, y dentro de término oportuno, no fue objetada. 2.3. El 12 de junio del 2008, mediante Resolución 19201, la División de Signos Distintivos de la SIC concedió a favor de BIOCHEM, el registro de la marca NOXPIRIN DESC (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

El 29 de enero de 2010, JOSÉ DEL CARMEN ALBARRACfN SILVA, presentó demanda de nulidad de la antes referida Resolución 19201. 2.5. La SIC contestó la demanda, defendiendo la legalidad del acto administrativo censurado. 2.6. Mediante Auto del 12 de mayo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. 1 Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad Expediente Admlnislrativo 07 120533. 2 GACETA OFICIAL 4/10/2016 4 de 36 JOSÉ DEL CARMEN ALBARRACIN SILVA en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

La marca SEVEDOL (mixta) fue solicitada prioritariamente por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S. A. para registro en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza el 12 de septiembre de 2001, es decir, siete años antes que la marca NOXPIRIN DESC. 3.2. Si se extrae la cabeza humana azul de la marca SEVEDOL (mixta), y la misma se compara con la cabeza que aparece en la parte figurativa de la marca NOXPIRIN DESC (mixta), se puede apreciar que se trata de la misma cabeza, es decir que la solicitud de BIOCHEM estaba reproduciendo parte sustancial de una marca registrada. 3.3.

La violación del Articulo 136 Literal a) tiene origen en el hecho de que dentro del elemento figurativo que acompaña al signo NOXPIRIN DESC (mixto) aparecla la figura de la cabeza humana de color azul registrada previamente en el conjunto marcario de la marca SEVEDOL (mixta). Esta circunstancia tornaba irregistrable la solicitud del signo NOXPIRIN DESC (mixto) en la medida de que reproducía parte sustancial de una marca registrada a nombre de otro competidor que no era BIOCHEM. 3.4.

El riesgo de asociación entre las marcas mixtas NOXPIRIN DESC y SEVEDOL se da precisamente porque la gráfica de la primera reproduce en su totalidad la cabeza humana de color azul de la segunda, situación que necesariamente inducirá al público consumidor a un grave error, en tanto este podría pensar que los productos de una y otra provienen del mismo origen empresarial, en razón de la reproducción manifiesta de la aludida cabeza humana de color azul. 3.5.

La coexistencia de los signos NOXPIRIN DESC (mixto) y SEVEDOL (mixto) para identificar los mismos productos farmacéuticos podría generar un grave riesgo de confusión que pondrla en riesgo la salud del consumidor. 4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC La SIC, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3 GACETA OFICIAL 4/10/2016 5 de 36 4.1.

Efectuando el examen conjunto se determina que las marcas enfrentadas NOXPIRIN DESC (mixta) y SEVEDOL (mixta), en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido son percibidos de diferente manera; as\ se tiene que la comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. 4.2.

Las distintas marcas que se solicitan para registro en el mercado, pueden hacer uso de figuras como la señalada por el demandante, la cual es de uso común por varios comerciantes y coexisten de manera pacifica en el mercado, en atención a que están compuestas por imágenes y términos que le generan, la suficiente distintividad en el mercado, requisito esencial para poder entrar en el mercado en que se compite. 4.3.

El signo demandado NOXPIRIN DESC (mixto) y la marca SEVEDOL (mixta) a pesar de tener en común la figura de la cabeza humana, no presentan similitud alguna que pueda generar algún tipo de confusión en el consumidor, ya que en el caso, la marca SEVEDOL (mixta) confiere a este signo una estructura visual y fonética única generando la distintividad, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o asociación, y asi mismo, es pertinente indicar que este producto está asociado al dolor de cabeza, mientras que el producto asociado a NOXPIRIN DESC (mixta) está asociado por el consumidor como un farmacéutico para aliviar síntomas de la gripe. 5.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Tercero Interesado En el expediente de la presente interpretación prejudicial no consta ningún escrito mediante el cual el Tercero Interesado, BIOCHEN FARMACÉUTICA haya contestado la demanda de nulidad presentada por José del Carmen Albarracfn Silva. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del Artfculo 136 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal interpretará el 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. 2 "Attfcuta 136 (Decisión 4B6 de ta Comisión de ta Comunidad Andina).- Na padrén registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en et come�o afectara indebidamente un derecho de te�ro. en particular cuando: a) sean ldl}nticas o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un te�ro. para tos mismos productos o seNiciOS, o para productos o servicios respecto de tos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 4 f {} GACETA OFICIAL 4/10/2016 6 de 36 No se interpretará el Articulo 172 de la antes aludida Decisión 486, pues esta norma se refiere a la nulidad de un registro decretada por la autoridad nacional competente, lo cual no ha ocurrido en la especie ni es materia de discusión en el caso concreto.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas de cotejo de marcas. Comparación entre mixtos con parte denominativa compuesta. Las marcas farmacéuticas. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos gráficos de uso común. 2. 3. 4.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas de cotejo de marcas. 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre el signo NOXPIRIN DESC (mixto) solicitado por BIOCHEM FARMACÉUTICA COLOMBIA S. A y la marca SEVEDOL (mixta) previamente registrada a favor de LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S. A, por lo que es pertinente analizar el contenido del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación(... )". 1.2.

Como se desprende del referido articulo, no son registrables los signos idénticos y similares porque en dichas condiciones carecen de fuerza distintiva y pueden ser confundlbles. Los signos que sean idénticos o similares a otros registrados anteriormente no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 3 l Entre ellas: Interpretación Prejudicial del 24 de mayo de 2006, expedida en el marco del proceso 58-IP-2006, e Interpretación Prejudicial del 31 de mayo de 2006 expedida en el marco del proceso 62-IP-2006. 5 GACETA OFICIAL 4/10/2016 7 de 36 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, se ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto. El primero surge frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo surge cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Al resolver la acción de nulidad, la Sala consultante deberá verificar si la SIC consideró que entre los signos confrontados puede existir identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud o semejanza entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. "Es /a representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra n. 4 1.6.

Igualmente, se deberá verificar si al proceder a cotejo de los signos en conflicto se han observado las siguientes reglas5: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. • 5 Jorge Otamendl, DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo·Perrot.

Buenos Aires, Pág. 153. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples Interpretaciones. entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre del 2005 en el Proceso 148-IP-2005, Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 dentro del Proceso 24-IP-2009; e, Interpretación Prejudicial del 10 de Junio de 2016 en el Proceso 320-IP-2016. 6 GACETA OFICIAL 4/10/2016 8 de 36 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.7. Orientada la Sala consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al resolver la acción de nulidad del acto administrativo impugnado determine si la SIC al conceder el registro tomó o no en cuenta las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrfa incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas mixtas 2.1. Como la controversia radica en la confusión de signos mixtos, es necesario que la Corte consultante proceda a verificar si la SIC procedió a compararlos teniendo en cuenta que los de dicha naturaleza están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual; el segundo, representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Iconos, etc. 2.2.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracterlsticas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, luego de haber determinado cuál es el elemento caracterf stico del signo mixto, se deberá constatar que se hayan tenido en cuenta las siguientes reglas6 para el cotejo entre los mismos: 6 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples Interpretaciones, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto del 2007 en el Proceso 8'4-IP-2007, Interpretación Prejudicial del 2 de marzo de 2016 dentro del Proceso 178-tP-2015; e, Interpretación Prejudicial del 7 de diciembre de 2015 en el Proceso 199-IP-2015. 7 GACETA OFICIAL 4/10/2016 9 de 36 2.3.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas7 para el cotejo de signos denominativos: 2.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sllaba tónica de tos signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. 2.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de JusUcla de la Comunidad Andina en varias Interpretaciones Prejudiciales, entre las que se destacan: La Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156· IP-2005, y la lnlerpretadón Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013.

GACETA OFICIAL 4/10/2016 10 de 36 adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros8: 2.5. 8 2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendrla relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.4.6.

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

Al resolver la acción de nulidad del acto administrativo se deberá verificar si se ha procedido a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos confrontados NOXPIRIN DESC y SEVEDOL. Para su análisis, se debió tomar en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el Estos parámetros han sido recogidos en varias interpretaciones prejudiciales, entre las que podemos citar: Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 178·1P·2015, de fecha 2 de marzo del 2016, Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 529-IP·2015, de fecha 14 de octubre del 2015, Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 321-IP·2015, de fecha 25 de febrero del 2016, entre otras. 9./ GACETA OFICIAL 4/10/2016 11 de 36 mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Las marcas farmacéuticas 3.1. En el proceso interno el demandante argumenta que la coexistencia de los signos en conflicto "(...) para identificar los mismos productos farmacéuticos podrla generar un grave riesgo de confusión que pondrla en riesgo la salud del consumidor", consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de las marcas farmacéuticas. 3.2.

Sobre los productos de la Clase 5 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan.

La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente. 3.3. El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 3.4.

El criterio jurisprudencia! concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias9: "( ) Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". 10 3.5. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. ' 10 Revisar a modo de referencia el Proceso 48-IP-2000. Proceso 68-IP-2001.

Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002. 10 GACETA OFICIAL 4/10/2016 12 de 36 3.6. En este aspecto, el riesgo para ta salud puede resultar suficiente en ta adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad se debe hacer un examen riguroso respecto de ta suficiencia distintiva del signo solicitado. 4.

Análisis de reglstrabilidad de signos compuestos por elementos gráficos de uso común 4.1. En relación con et tema de los elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas, reiteradamente hemos manifestado11 que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, ratees o terminaciones, gráficos, colores, etc. de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la Ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño del signo. - Al efectuar et examen comparativo entre esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta, los gráficos y los colores de uso general o común, a efectos de determinar si existe riesgo de confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de los gráficos o colores de uso común, la dlstintividad se busca en et elemento diferente que integra el signo y en ta condición de signo de fantasla del conjunto. - La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que elementos gráficos de uso común, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular, porque al ser esos gráficos usuales, no se puede impedir que el público en general tos siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de gráficos necesarios en beneficio de unos pocos. - Inclusive, este Tribunal considera que una marca que contenga gráficos de uso común o colores de uso común, no reivindicados, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estarla otorgando a su titular un privilegio sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que el cotejo entre marcas que los contengan debe ser efectuado con un criterio benevolente. 11 Revisar a modo de rererencla la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 261·1P-2014, de fecha 10 de junio del 2015. relaUva a la Marca MONTERREY (mixta). 11 4/10/2016 GACETA OFICIAL 13 de 36 4.2.

La Sala consultante al resolver la acción de nulidad presentada deberá verificar si al comparar los signos mixtos se han considerado aquellas características del sino que puedan ser recordadas por el público consumidor. Además, debe verificar si se ha tomado en cuenta que son los elementos adicionales y no los de uso común utilizados en la conformación del signo los que podrian generar distintividad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada en su integridad por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00101, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Esta el Tribunal. ¡ �cilla Lu�tLJros MAGJSTR�DA Herná Hugo R M omer mbrano AG RADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman 1gua presente Interpretación-Prejudicial el Presidente y el Secret ·o. ---- ____ RE � nte la ? NTE Notiffquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 4/10/2016 GACETA OFICIAL 14 de 36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 370-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-4451 Referencia: Signos involucrados: BURGER KING (mixta) y KIN'S BURGUER (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. 2015-4010 TOCA de 9 de julio de 2015, recibido por este Tribunal el 31 de julio del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los Articulas 165, 224, 228 y 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 81, 83 literales d) y e), 84, 108 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Interno N º 178811-2013-4451; y, El Auto 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: BURGER KING CORPORATION Parte contraria: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; INSTITUTO ECUATORIANO GACETA OFICIAL 4/10/2016 15 de 36 DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI); y, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero interesado:

2. MANUCHER ASHRAFI SAMEI Hechos Relevantes 2.1. El 20 de diciembre de 1993, el señor Manucher Ashrafi Samei solicitó el registro del signo KIN' S BURGUER + gráfica para identificar "servicios prestados por establecimientos que se encargan de procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo: servicios restaurante y cafetería", Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que fue registrada mediante Titulo DNPl-0870-94-MICIP por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca el día 30 de diciembre de 1994. 2.2.

Desde 1997, la sociedad BURGER KING CORPORATION (en adelante, BURGER), es titular de las siguientes marcas mixtas y nominativas en la República del Ecuador: BURGER KING y Diseño (Clases 42 y 29 No. de Registros 1248-77 y 1060-77); BURGER KING Bun Halves and Crescent Logo (Clases 42 y 29 - No. de Registros 914-00 y 2771-00); BURGER KING (Clases 29, 32 y 30 - No. de Registros 208-82, 204-82 y 203-82).

Además, también ostenta la titularidad de la marca BURGER KING Logo en Bolivia y Colombia. 2.3. El 30 de noviembre del 2000, BURGUER interpuso acción de cancelación por notoriedad en contra del registro de la marca referida en el párrafo 2.1. 2.4. El 29 de abril de 2003, mediante Resolución S/N, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, negó la acción de cancelación por notoriedad. 2.5.

El 22 de mayo de 2003, BURGUER interpuso recurso de Reposición en contra de la Resolución S/N de 29 de abril de 2003. 2.6. El 1 de septiembre de 2004, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales emitió la Resolución S/N mediante la cual resolvió ratificar la Resolución impugnada y declarar sin lugar la cancelación de la marca KIN'S BURGUER +Gráfica, propiedad de Manucher. 2 GACETA OFICIAL 4/10/2016 16 de 36 2.7.

El 20 de enero del 2005, BURGER presentó ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción en contra de la Resolución SIN del 1 de septiembre de 2004. 2.8. Mediante providencia de 9 de julio de 2015 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, de la República del Ecuador, decidió suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la demanda BURGER KING CORPORATION, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos:

3.1. BURGER KING tiene inscrita la marca BURGER KING en todo el mundo especialmente en países del Pacto Andino, es notoriamente conocida y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.2. Entre las marcas en conflicto BURGER KING y KIN'S BURGUER existen semejanzas gráficas, fonéticas, auditivas e ideológicas produciendo un grado de similitud y confundibilidad capaces de inducir a confusión al consumidor medio toda vez que las denominaciones en controversia comparten las mismas letras salvo el cambio de "G" en la palabra KING por el apóstrofe y "S" en la palabra KIN'S y la adición de la letra "U" en la palabra Burger del mismo conjunto, asimismo cuando las personas pronuncian en castellano las palabras BURGUER y BURGER, el sonido es idéntico.

De igual forma hay una identidad entre KIN'S y KING debido a la dificultad que experimentamos los hablantes del idioma castellano en pronunciar la (ng) graficada en la palabra KING. En inglés, el idioma de la denominación BURGUER KING, la (ng) es un solo fonema, mientras que en castellano se pronunciaría por separado como (n) + (g) o pronunciándolo comoO). 4.

Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual (IEPI) en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. La petición de cancelación del signo se hizo en razón de una presunta notoriedad de la marca BURGER KING, calidad que no fue demostrada durante la sustanciación de la acción de cancelación y que debió serlo, ahora en la reposición. En este caso correspondía al solicitante demostrar que la marca de la que es titular era notoria al tiempo en que Manucher Ashrafi Samei obtuvo el registro de la suya el 30 de diciembre de 1994.

Pero como BURGUER KING, registró en Ecuador los signos 3 - 1 GACETA OFICIAL 4/10/2016 17 de 36 de su propiedad después, entre los años 1997 y 2000 se colige que la notoriedad debió producirse en otro u otros países. 4.2. El Comité encontró insuficiente la declaración juramentada del asesor jurídico de BURGUER KING, asimismo los documentos que se agregan en copia simple tampoco aportan nada en torno a las ventas y gastos de publicidad hechos antes de la concesión del registro a Manucher Ashrafi Samei. 4.3.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que el reconocimiento de la notoriedad de la marca no se fundamenta en la sola afirmación de tal circunstancia por parte de quien desea hacerla valer, sino que será necesario que el interesado demuestre mediante prueba hábil la referida calidad ante la Autoridad Nacional Competente y es que los Artículos 228 de la Decisión 486 y 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, plantean la necesidad de probar esa notoriedad a quien la alega y para ello se han establecido criterios que la determinen. 5.

Argumentos del Tercero Interesado Manucher Ashrafi Samei, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos. 5.1. La marca de servicios KIN'S BURGUER + Gráfica reunió los requisitos del Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 5.2. No existe confusión fonética, gramatical o auditiva entre las dos marcas; por lo tanto, no puede existir confusión en el público consumidor, como en los medios comerciales.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los articulas 165, 224, 228 y 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de conformidad con lo dispuesto en los Articulas 81, 83 literales d) y e), 84, 108 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las normas de la Decisión 486 no estaban vigentes al momento de solicitarse la cancelación por notoriedad del signo mixto KIN'S BURGUER + gráfica, por lo tanto no se procede a su interpretación. De la misma manera los Artículos 81, 83 literales d) y e) de la Decisión 344 por no ser aplicables al caso concreto. 4 GACETA OFICIAL 4/10/2016 18 de 36 Se interpretará únicamente el Artículo 84 y el último párrafo del Artículo 108 de la Decisión 344, y de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 1.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acción de Cancelación por notoriedad de una marca registrada en el marco de la Decisión 344. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo 1.1. La acción de cancelación en contra del signo KIN' S BURGUER + Gráfica se presentó el 30 de noviembre de 2000, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Para el efecto, este Tribunal reitera lo expresado en la 1 Decisión 344 Articulo 84.· Para detenninar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La e,ctensíón de su conocimiento entre ef público consumidor como signo distintivo de tos productos o servicios para tos que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de ta publicidad o promoción de ta marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El amlfisis de producción y mercadeo de los productos que distingue fa marca.

Articulo 108 ( ) Asimismo, fa oficina nacional competente cancelará et registro de una marca, a petición del titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sído notoriamente conocida, de acuerdo con fa legislación vigente, al momento de soficitarse el registro. Decisión 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.• Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de confonnidad con fa legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en fa fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad Industrial preexistentes se adecuarán a fo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las nonnas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, fa presente Decísión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. 5 GACETA OFICIAL 4/10/2016 19 de 36 Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2013, en el marco del proceso 119-IP-2013: "(...) Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior". En los distintos pronunciamiento se ha garantizado la seguridad jurídica, diferenciado los aspectos de carácter sustancial (generadora de derechos) de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas adjetivas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 1.2. En virtud de las diversas modificaciones a las normas comunitarias Andinas sobre todo en materia de Propiedad Industrial, este Tribunal ha establecido en múltiples ocasiones, criterios para abordar estos temas, manifestando: "( ) toda circunstancia juridica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior 6 GACETA OFICIAL 4/10/2016 20 de 36 debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcarlo.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. 2 1.3. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: "El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a 'las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento', cuales son /as vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. 2 Entre otros: Proceso 28-IP·95, caso "CANAL/", publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Canagena N º 332, del 30 de marzo de 1998)".

Proceso 39·1P-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta OflCial del Acuerdo de Cat1agene N" 965, de 8 de agosto de 2003. 7 GACETA OFICIAL 4/10/2016 21 de 36 Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la nonna sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la nonna anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una nonna de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva nonna se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (...) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella nonna será la aplicable a los efectos de detenninar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la nonna procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido". 3 1.4.

Lo antes mencionado también se encuentra contemplado en la Disposición Primera de la Decisión 486, lo cual servirá de referencia en el análisis del caso concreto teniendo en cuenta que la acción de cancelación de la marca mixta KIN'S BURGUER + gráfica se efectuó cuando la Decisión 344 se encontraba vigente..\ -\ 2. Acción de Cancelación por notoriedad de una marca registrada en el marco de la Decisión 344. 2.1.

En el caso bajo estudio se discute la cancelación por notoriedad del registro de la marca mixta KIN'S BURGUER, sobre la base de las marcas aparentemente notorias mixtas y denominativas BURGER KING y diseño, BURGER KIN Bun Halves and Crescent Logo KING y, BURGER KIN y logo, se abordará el tema propuesto. 2.2. La cancelación por notoriedad se encuentra regulada en el último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344, como sigue: "Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente. al momento de solicitarse el registro".

(Subrayado por fuera del texto) 3 Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1210, de 24 de junio de 2005. 8 GACETA OFICIAL 4/10/2016 22 de 36 2.3. Procedimiento de la cancelación por notoriedad: se debe aplicar el procedimiento previsto en el artículo 109 de la Decisión 344, a saber: "Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta dias hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada". 2.4. Prueba de la notoriedad: La notoriedad de la marca debe probarse a la fecha de la solicitud del signo idéntico o similar.

En el caso particular, debió probarse la notoriedad de la marca BURGER KING al momento de la solicitud del registro de la marca KIN'S BURGUER, es decir, 20 de diciembre de 1993. Esto por cuanto el transcrito Artículo 108 prevé que la marca debió haber sido notoria, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Para el efecto se entiende por marca notoria aquélla conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida en dicho grupo4 • Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria". 5 La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. 4 Proceso N º 10B·IP-2005. Interpretación Prejudicial de 24 de agosto de 2005. 5 Proceso Nº 114-JP-2003.

Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003. 9 GACETA OFICIAL 4/10/2016 23 de 36 Una marca no es notoria desde su apanc1on en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores.

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: "Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad'6• El Artículo 84 de la Decisión 344 establece algunos criterios de forma ejemplificativa por los cuales permitirían logar el reconocimiento de la notoriedad de una marca, por tanto es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, al respecto se tendrá en cuenta lo siguiente: "Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".

Como conclusión, alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Dispondrá, para este efecto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna. ª ZUCCHERINO Daniel "MARCAS Y PATENTES EN EL GA TT'. Editado por Abetedo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. 10 GACETA OFICIAL 4/10/2016 24 de 36 2.5.

Presupuesto de similitud: El signo distintivo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida. El Tribunal consultante deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. En consecuencia, debe comparar los signos mixtos BURGER KING y KIN'S BURGUER, aplicando las siguientes reglas: "Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado". Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras.

En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentra conformados por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada( )". 7 7 Proceso N" 13-IP-2001.

Interpretación Prejudicial da 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta oricial del Acuerdo de Cartagena N" 677 de 13 de junio de 2001 11 GACETA OFICIAL 4/10/2016 25 de 36 Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que Jo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.6.

Le corresponde al Tribunal consultante en base al análisis realizado en esta Interpretación Prejudicial, verificar como fueron valoradas las pruebas obrantes en el proceso para determinar la supuesta notoriedad de la marca BURGER KING al momento de la solicitud de la marca KIN'S BURGUER y a su vez los criterios utilizados para determinar la aparente identidad o semejanza entre los signos en conflicto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-4451, misma que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magis�dos que de acuerdo con lo dispuesto en el llltim párrafo participaron de su ado; del Art!culo 90 del Esta � º_del Tribunal. b lt 01.A �/w C ec1·1·,a Lu1sa y�os MAGISTRADA De acu "Sofon el Artfcülo-90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la p ente Interpretación Preju icial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 4/10/2016 26 de 36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 389-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: Referencia: 2011-0388-00 Patente de invención titulada "COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE CUIDADO ORAL". Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2606 de 11 de agosto del 2015, recibido vía correo electrónico ese mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita a este Tribunal la Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno N º 2011-0388-00.

El Auto de 21 de enero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: COLGATE PALMOLIVE COMPANY Demandada: NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO GACETA OFICIAL 2. 4/10/2016 27 de 36 Hechos relevantes 2.1. El 30 de junio de 2005, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY (en adelante, COLGA TE) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), la patente de invención titulada COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE CUIDADO ORAL. 2.2.

El 30 de abril de 2007, se publicó el extracto de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 575. 2.3. El 13 de febrero de 2009, la División de Nuevas Creaciones de la SIC, emitió el primer oficio técnico, considerando que las reivindicaciones 1 a 27 carecian de novedad. 2.4. El 25 de junio de 2009, COLGATE presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC un nuevo pliego reivindicatorio. 2.5.

El 8 de enero de 2010, la División de Nuevas Creaciones de la SIC emitió el segundo informe técnico, considerando que las reivindicaciones carecían de nivel inventivo. 2.6. El 21 de mayo de 2010, la sociedad COLGATE presentó un nuevo pliego de reivindicaciones, junto con argumentos que indican que la invención resulta novedosa. 2.7. El 17 de septiembre de 2010 mediante Resolución 49303, la SIC denegó la patente solicitada, al considerar que el pliego reivindicatorio (1 a 14) derivan de manera evidente del estado de la técnica específicamente de las enseñanzas descritas en los documentos patentes: US 3,944,661 titulada "Dentifrices Containing lndescent Flakes" publicada el 16 de marzo de 1976 (en adelante, D1) y GB 1309209 titulada "Dentifrices" publicada el 7 de marzo de 1973 (en adelante, D2). 2.8.

El 19 de octubre de 2010, COLGATE, presentó recurso de reposición contra la Resolución 49309 de 17 de septiembre de 201O, el cual fue resuelto mediante resolución 30577 del 31 de mayo de 2011, donde se confirmó la decisión inicial. 2.9. El 2 de diciembre de 2011, COLGATE presentó acción de nulidad en contra de las resoluciones 49303 y 30577. 2.1 O. La SIC dentro de término contestó a la acción de nulidad presentada por la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY. 2.11.

Mediante Auto de 24 de abril del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia., decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2 GACETA OFICIAL 3. 4/10/2016 28 de 36 Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad COLGATE PALVOLIVE COMPANY en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

Se debe conceder la patente de invención COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE CUIDADO ORAL porque ésta cumple con todos los requisitos de patentabilidad establecidos en los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 que son: que el nivel inventivo sea analizado desde el punto de vista de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente y que el invento no se derive de manera evidente del estado de la técnica. 3.2.

La óptica bajo la cual se debe analizar si la invención cumple con nivel inventivo, es la de una persona normalmente versada en la materia, y esta persona, no es el examinador de patente, y por consiguiente, él debe entender claramente que el estado de la técnica que no se desarrolla en el mismo campo de la invención, puede no formar parte del conocimiento normal de la persona versada en la materia. 3.3.

Las patentes registradas con anterioridad (D1 y D2) tienen un componente estético muy importante y de este, se puede obtener una crema dental transparente con puntos centelleantes que reflejan luz. Para obtener este efecto se puede utilizar madreperla, mica y oxido de titanio. Contrario a lo anterior, la invención solicitada está dirigida a mejorar el transporte de ingredientes activos desde composiciones de cuidado oral o personal hasta su destino final. 3.4.

La invención solicitada plantea la posibilidad de incluir fragmentos que contengan ingredientes activos y que solo sean liberados hasta el momento de uso de la composición.. 1 3.5. Una persona medianamente versada en la materia que quisiera mejorar el transporte de ingredientes activos en una composición no recurriría a unos documentos que buscan lograr un efecto de centelle en una crema dental transparente.

Por tanto, los documentos citados por el examinador y que constituyen el estado de la técnica más cercano a la presente invención, tienen poco peso sobre la patentabilidad de la misma. 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

No se concedió la patente de invención solicitada porque no se cumple con el nivel inventivo exigido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.. GACETA OFICIAL 4/10/2016 29 de 36 4.2. En el articulo 18 de la Decisión 486 se advierte como segundo requisito, adicional al de la novedad, que la solicitud tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requisito presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre. 4.3. Analizadas las diligencias, se advierte que precisamente, como resultado del examen de patentabilidad, y con fundamento en lo dispuesto por los mencionados artículos 14 y 18 de la Decisión 486, se encontró que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte (D1 y 02), anteriores a la fecha de prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 4.4.

Es cierto que las composiciones orales de la presente invención permiten que los ingredientes activos estén separados del portador y que solo se liberen hasta que el producto entre en contacto con la cavidad oral, pero el experto medio en la materia esperaría con certeza que los fragmentos poliméricos incluidos en la composición de la solicitud estudiada se disolvieran durante su uso al entrar en contacto con el agua de la cavidad oral.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1, los que se interpretarán por ser procedentes. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION: 1. 2. Requisitos de patentabilidad. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica.

El papel del técnico medio en la materia. D. ANÁLISIS DE LAS MATERIAS OBJETOS DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad 1 Articulo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inven/ivo y sean susceptibles de aplicación induslrial.

Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 4 GACETA OFICIAL 4/10/2016 30 de 36 1.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada.

La SIC sostuvo que la solicitud denegada no cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 1.2.

El Tribunal entiende como invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria. 2 1.3.

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los artículos 15 a 19 de la misma normativa. "Articulo 14.- Los Pafses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industria l".

Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.4. De la novedad de la invención: El Artículo 16 de la Decisión 486 dice: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

La novedad es un atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: 2 Proceso N· 21-IP-2000.

Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 631, de 10 de enero de 2001. 5 GACETA OFICIAL 4/10/2016 31 de 36 a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base a la que deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica. 3 En el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, se determinó ciertos criterios que conviene transcribir: "Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parle del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa caracterfstica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implfcitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento". 4 1.5.

Del nivel inventivo: De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de 3 Proceso 12-IP-1998.

Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NO 428, de 16 de abril de 1999. 4 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Año 2004. Disponible en http:llwww.comunidadandina.orq/publiclpatentes.pdf. 6 f; GACETA OFICIAL 4/10/2016 32 de 36 que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: "Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención".

Ahora bien, para los efectos del Articulo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudar5.

Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 1.6.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el articulo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son 5 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAIVOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO".

Págs. 686 y 1089. 7 GACETA OFICIAL 4/10/2016 33 de 36 susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.6 En consecuencia, en el presente caso la Corte consultante debe considerar que en toda solicitud de invención la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 2.

El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. 2.1. La sociedad COLGATE en la acción de nulidad determina que la invención solicitada "está dirigida a mejorar el transporte de ingredientes activos desde composiciones de cuidado oral o personal hasta su destino final". Agrega que "/a diferencia importante entre la presente invención y las enseñanzas de D1 y D2 es el uso de un fragmento de polfmero dentro de la composición. (...). se disuelve durante el uso al entrar en contacto con el agua de la cavidad oral.

De esta forma no se depositan sobre las superficies dentales a diferencia de la composiciones de D1 y D2 ( ) no revelan o al menos sugieren fragmentos solubles en agua al contrario revelan hojuelas de madreperla o mica insolubles los cuales no resuelven el problema técnico de adhesión de este tipo de componentes a la superficies dentales( )". 2.2.

Por su parte, la SIC en su escrito de contestación argumentó que es cierto que las "composiciones orales de la presente invención permiten que los ingredientes activos estén separados del portador y que solo se liberen hasta que el producto entre en contacto con la cavidad oral", esta no representa una ventaja "sobre /as composiciones de D1 y D2, porque justamente existen composiciones que encapsulan el compuesto activo para que se libere al momento de su aplicación".

Explica que la diferencia, que es "el polímero de la composición, no es inventiva, porque es un ingrediente común de este tipo de composiciones. Y dado que no hay evidencia de un efecto importante, se consideró que era obvio para el experto en la materia.. (...). Igualmente esperarfa que por ser soluble en agua no quedaran trazas de polímero después de que se lave, por lo cual no tiene nivel inventivo". 2.3.

El Artículo 18 de la Decisión 486 determina que toda invención deberá poseer nivel inventivo, lo cual significa que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos convencionales o ya conocidos en el área ' Interpretación Prejudicial 46-IP-2012, expedida el 20de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N" 2108, de 22de octubre de 2012. 8 GACETA OFICIAL 4/10/2016 34 de 36 técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

Para negar o conceder una patente, definida por las reivindicaciones se procederá a verificar si realmente existen diferencias entre estas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes). La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no. Las oficinas de patentes deberán realizar un análisis objetivo del nivel inventivo que debe poseer la solicitud de la patente, por lo tanto el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado, aplicará algunos criterios entre ellos: " - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obvíedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por Jo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo". 7 Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene: " La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de 7 Proceso 73-IP-2014, de 25 de agosto de 2014.

Patente: "TABLETAS DE OXACARBAZEPJNA RECUBIERTAS DE UNA PELICULA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTAS FORMULACIONES". 9 GACETA OFICIAL 4/10/2016 35 de 36 tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste.

Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por Jo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo". 8 En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la Oficina Nacional competente debe demostrar que, para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del experto medio en la materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada-y se hizo un análisis conjunto y retrotraído a la fecha de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad.

La Corte consultante deberá analizar si los documentos D1 y D2, citados como anterioridades por la SIC determinaban la falta de nivel inventivo de las � 8 lbldem. ( 10 GACETA OFICIAL 4/10/2016 36 de 36 reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente denominada: "COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE CUIDADO ORAL" a la luz de los criterios descritos en la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-0388-00, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto l Tribunal. l Cecilia Lui�,,Jl�,eros MAGISTRADA ira Gómez PI ac ISTRADO Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11 (