ki TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 544-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 452-2008 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial (Hard Rock Café) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
VISTOS: El Oficio C.A.C. 091/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 452-2008; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES. 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: HARD ROCK CAFÉ S.R.L. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. Demandado: Directora General del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual — SENAPI, del Estado Plurinacional de Bolivia. Tercero Interesado: HARD ROCK LIMITED. Hechos relevantes. El 29 de marzo de 2007, HARD ROCK LIMITED, corporación organizada y existente bajo las leyes del Estado de Jersey, Estados Unidos de América, formuló! demanda ante el SENAPI, por infracción y violación de derechos de propiedad industrial contra Massoud Abutbul, Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, propietarios del Bar— Restaurant-Pub HARD ROCK CAFÉ BOLIVIA.
El 27 de abril de 2007, Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, oponen excepciones de impersoneria señalando que son socios de “HARD ROCK CAFÉ S.R.L." constituida el 23 de junio de 2006, con registro en FUNDEMPRESA (Fundación que opera el Registro de Comercio en Bolivia), con personalidad juridica propia y su correspondiente Número de Identificación Tributaria (NIT).
El 4 de mayo de 2007, Massoud Abutbul, ejerciendo la representación de HARD ROCK CAFÉ S.R.L. y afirmando que FUNDEMPRESA estableció que “nunca se ha constituido en Bolivia una empresa con el nombre de Hard Rock Café”, solicitaron al SENAPI, el 14 de febrero de 2007, el registro del nombre comercial “HARD ROCK CAFÉ” y el 19 de marzo de 2007, de la marca en la Clase 25? de la Clase Internacional de Niza.
El 16 de mayo de 2007, el SENAPI, mediante Resolución Administrativa No. 1/E/01/2007, resolvió aceptar la excepción previa de impersonería planteada por Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, y ordenó que se haga conocer ulteriores diligencias a Massoud Abutbul, representante de HARD ROCK CAFE S.R.L., que contestó a la demanda. El 29 de agosto de 2007, el Director Jurídico del SENAPI, mediante Resolución No. 004/2007, resolvió declarar probada la denuncia de Infracción y/o Violación a los Derechos de Propiedad Industrial interpuesta por HARD ROCK LIMITED. El 19 de octubre de 2007, por Resolución Administrativa No. R- 005/2007, el Director Jurídico del SENAPI, resuelve rechazar el recurso 1 Expediente Administrativo Interno 002/2007. 2 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrereria. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 3.3. de revocatoria interpuesto por HARD ROCK CAFÉ S.R.L.; en consecuencia, confirma la Resolución No. 004/2007 de 29 de agosto de 2007.
El 2 de abril de 2008, la Directora General Ejecutiva del SENAPI, a través de la Resolución Administrativa No. J-015/2008, rechaza el recurso jerárquico interpuesto por HARD ROCK CAFE S.R.L., confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa No. R- 005/2007. El 27 de Julio de 2008, HARD ROCK CAFÉ S.R.L. presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Bolivia (ahora Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia) demanda contencioso administrativa contra la Resolución No. J- 015/2008 de 2 de abril de 2008, pronunciada por la Directora General del SENAPI.
El 15 de septiembre de 2008, respondió la demanda contencioso administrativa formulada por HARD ROCK CAFÉ S.R.L. El 11 de febrero de 2009, el Pleno Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Auto Supremo No 059/2009, resolvió suspender el proceso contencioso administrativo, a efecto de solicitar a este Órgano Jurisdiccional proceda a la interpretación prejudicial requerida.
Argumentos de la demanda de infracción dirigida al SENAPI HARD ROCK LIMITED, en la demanda por Infracción y Violación de Derecho de Propiedad Industrial, dirigida al Servicio Nacional de Propiedad Industrial, señaló: Es legítima propietaria en Bolivia y en el mundo de las renombradas marcas "HARD ROCK CAFÉ 8, DESIGN" y “HARD ROCK BEER”, con registros Nos. 50893-C, 50894-C, 89504-C y 89633-C, entre otros, en las clases 25, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
Los demandados vienen utilizando el nombre y marca de HARD ROCK LIMITED sin autorización, aprovechando de su fama y enriqueciéndose ilegítimamente al usufructuar de un bien ajeno, toda vez que, como si fueran propietarios de la fama y notoriedad de la marca, para servicios de restaurantes, bares y cafés, prestan esos servicios y comercializan productos relacionados a la marca.
El uso de la marca en forma ¡legítima induce a confusión al público consumidor y usuario, ocasionando daño a la imagen comercial y corporativa de una marca notoria que exige cualquier franquiciante; o 3 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 44. sea, el cumplimiento de estándares, que la entidad demandada no cumple aún si tuviera autorización que no la tiene.
Los demandados infringen e incurren en las prohibiciones establecidas en los artículos 154, 155 literales a) y d), 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como otras disposiciones nacionales e internacionales. Al proceder los demandados con evidente mala fe, agravada por estar en conocimiento de su transgresión, se hace más obvia desde el momento que pretenden obtener el registro de la marca “HARD ROCK CAFÉ” ante el SENAPI, lo que está reñido con las buenas prácticas comerciales.
La Decisión 486 sanciona todos los actos como el denunciado y que constituyen competencia desleal, así como sancionan las normas del ordenamiento comercial y penal del Estado; por lo que solicitan el cese inmediato del uso de las marcas y nombre comercial “HARD ROCK CAFE”. Argumentos de la contestación a la demanda de infracción HARD ROCK CAFÉ S.R.L. contestó la demanda señalando lo siguiente: Afirman que el 23 de marzo de 2007 planteó dos procesos de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca HARD ROCK CAFÉ, para las Clases 25 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
La empresa, constituida el 23 de junio de 2006, cuenta con el NIT 140355021 y está registrada bajo la matrícula No. 00121151 en FUNDEMPRESA, entidad que estableció que en Bolivia nunca se constituyó una empresa con el nombre de HARD ROCK CAFE. Así mismo, solicitó al SENAPI el registro del nombre comercial de ta empresa “HARD ROCK CAFE” (denominación y diseño), para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al estar reconocida como sociedad comercial por el Estado Boliviano y con el debido registro no requiere de franquicia, licencia de uso O autorización adicional alguna. No puede haber competencia con una entidad que no tiene presencia comercial, y, por lo mismo, mal se puede hablar de competencia desleal o desvío de clientela. 4.6. 4.7. 5.1.
Con relación al supuesto enriquecimiento ilícito, los beneficios obtenidos devienen directamente de su inversión y actividades, y no del uso de la marca o nombre alguno. La empresa demandante pretende llevar a un error por cuanto señala que se estaria amparando en la legislación nacional, indicando “tener prestigio ganado a nivel nacional” siendo que dicha empresa es inexistente y, contrariamente, se dio a la tarea de registrar marcas hace más de diez años con el solo objetivo de obstaculizar el ingreso de productos o servicios de empresas que demuestran un interés legal y legítimos en ofrecer sus servicios al consumidor nacional.
Resolución Administrativa de la Dirección Jurídica - SENAPI Mediante Resolución Administrativa No. 004/2007 de 29 de agosto de 2007, el Director Jurídico del SENAPI resolvió: Declarar probada la denuncia de Infracción y/o Violación de los Derechos de Propiedad Industrial de HARD ROCK LIMITED, con el fundamento que la firma demandante tiene registrado su derecho propietario, bajo la marca HARD ROCK BEER por Registro 89504-C, de 20 de marzo de 2003, en la Clase 32, franqueado por el SENAPI.
Al efecto, sostiene que: ¡) El denunciante, al amparo del artículo 154 de la Decisión 486 que establece que el derecho de uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente, denunció la infracción de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la citada Decisión que determina que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho o quienes ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infracción. li) Conforme a los antecedentes, HARD ROCK LIMITED registró las marcas “HARD ROCK CAFÉ 8.
DESIGN” y “HARD ROCK BEER en el SENAPI, derecho emergente indiscutible de la firma que puede demandar a un tercero que atente contra su derecho conforme a la normativa vigente en materia de propiedad industrial. Que para el caso concreto se puede advertir que las palabras sustanciales de ambas denominaciones son "HARD ROCK" que originan el riesgo de confusión, pues evidencian que hay semejanza visual como fonéticamente. iii) Por otra parte, la denominación y el diseño son idénticas a la marca que tiene el registro; además, las pruebas aportadas como lo señalado en el Acta de Verificación e informe del Responsable de Signos Distintivos, ambas denominaciones son iguales y no pueden coexistir 5 dentro de un mismo universo de marcas.
Además, la parte demandada no puede utilizar dicho denominativo porque contraviene la normativa vigente ya que las denominaciones "HARD ROCK CAFE 8. DESIGN" y "HARD ROCK BEER” están debidamente registradas en las Clases 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, gozando de todas las prerrogativas legales emanadas de la propiedad industrial.
Resolución Administrativa de la Dirección Jurídica - SENAPI, sobre recurso de revocatoria planteado El 19 de octubre de 2007, por Resolución Administrativa No. R- 005/2007, el Director Jurídico del SENAPI, resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por HARD ROCK CAFE S.R.L., en consideración a que se debe tener en cuenta que en el proceso de infracción no se determina la legalidad o ilegalidad del funcionamiento de la empresa del recurrente, ya que para ello debe recurrirse ante las autoridades correspondientes, sino, si existe infracción o no a los derechos de propiedad industrial.
En cuanto a que el “sistema atributivo” es territorial y no mundial, en el proceso solo se enfoca a dilucidar si hay o no hay infracción y, respecto de la litispendencia en el sentido de que habría dos procesos anteriores respecto a la cancelación de la marca, le correspondía acudir ante la autoridad administrativa y solicitar a ella, se pronuncie sobre la litispendencia esgrimida, y sea dicha autoridad la que valore si existe identidad de objeto, partes y causa.
Resolución Administrativa de la Directora General Ejecutiva del SENAPI Mediante Resolución Administrativa No. J-015/2008 de 29 de agosto de 2007, la Directora General Ejecutiva del SENAPI, resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por HARD ROCK S.R.L.; en consecuencia, confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa No. R-005/2007 de 19 de octubre de 2007.
En sus conclusiones señala que: a) El impetrante indicó que la resolución recurrida se basa en considerar el Artículo 238 de la Decisión 486 y que el demandante carece de legitimación legal para iniciar proceso de infracción; mas, verificados los antecedentes del proceso y archivos del SENAPI, el demandante HARD ROCK LIMITED cuenta con registros de la marca denominada “HARD ROCK CAFÉ 8 DESIGN" y “HARD ROCK BEER” destinados a proteger las clases 25, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, las misma que se encuentran en vigencia; así mismo, la firma recurrente hasta la fecha no cuenta con registro de la marca “HARD ROCK CAFÉ”, gozando de todos los derechos atribuidos por la norma que rige la materia, y cuenta con legitimación legal para iniciar acción por infracción. 6 8. 8.1. b) d) El recurrente señala que las marcas registradas por el demandante se encuentran con demandas de cancelación por falta de uso en el SENAP!I y que se debe esperar a que se resuelvan tales demandas; empero, la litispendencia solicitada no puede ser atendida en el caso concreto, ya que el SENAPI considera que hasta que no se demuestre la cancelación por falta de uso mediante Resolución Administrativa definitiva y ejecutoriada, el titular del registro goza de todas las atribuciones conferidas por la Decisión 486.
La recurrente señala tener la correspondiente inscripción en la Oficina de Registro de Comercio en Bolivia (FUNDEMPRESA) y, por lo mismo, tiene derecho al uso del signo HARD ROCK CAFÉ ya que su registro comercial es justamente “HARD ROCK CAFE S.R.L.”, no obstante, el registro comercial tiene como fin la inscripción de la razón social para poder realizar actividades económicas o mercantiles, según el Código de Comercio; sin embargo, esta inscripción no da por si sola el derecho del uso de un signo distintivo ya que la oficina competente llamada por ley para registro de marcas en el territorio de Bolivia es el SENAPI.
En el recurso deberá determinar el grado de confusión entre el signo supuestamente infractor con la marca registrada, habiéndose establecido que la firma recurrente está utilizando carteles y demás accesorios con la denominación “HARD ROCK CAFE” en todas sus presentaciones y tal firma no cuenta con el registro de marca ante el SENAPI; así mismo, habiéndose cotejado ambos signos se estableció claramente que el mismo cuenta con registros de marca denominados “HARD ROCK”, acción que vulnera los derechos de propiedad industrial de la firma denunciante.
Argumentos de la demanda contencioso administrativa HARD ROCK CAFÉ S.R.L. interpuso demanda en lo contencioso administrativo contra el SENAPI aduciendo lo que sigue: La Resolución Administrativa que resuelve el recurso jerárquico que confirma las anteriores resoluciones administrativas contiene erróneas interpretaciones de la Ley sustantiva que rige la materia en el entendido que solo se limita a considerar la aplicación del Artículo 238 de la Decisión 486, pues pretende sancionar una supuesta infracción a una marca registrada dejando de lado los argumentos y defensa planteados, toda vez que la cancelación del registro de marca por motivo de falta de uso en un mercado específico constituye un medio de defensa en todo tipo de procesos, así lo reconocía la Decisión 344 en su Artículo 108: ello en el entendido que carece de legitimación procesal para iniciar cualquier tipo de proceso quien simplemente tiene un “registro obstáculo” de una marca que nunca ha usado o que no 7 8.2. 8.3. 8.4. 9. 9.1. tiene interés en usarla y que simplemente la emplea para impedir el libre comercio.
Así, se discute el derecho mismo del demandante a iniciar procesos, puesto que no cuenta con un derecho plenamente oponible a terceros por lo que resulta imprescindible ingresar al análisis de la cancelación de registro y existiendo el proceso de cancelación se está a las resultas del mismo; procesos que fueron iniciados antes de haberse interpuesto la acción de infracción y que por su naturaleza principal debió resolverse en forma previa.
No se ha considerado el que “HARD ROCK CAFÉ S.R.L.”, es la única empresa boliviana con el nombre comercial de “HARD ROCK CAFE” lo cual demuestra que no existen empresas anteriores o posteriores y que el demandante no ha utilizado en ningún momento su marca registrada, lo cual niega su derecho a ejercer acciones en cuanto su propio derecho es discutible, pues incluso en el sistema atributivo se adquiere mediante su uso y no mediante su registro, siendo este último accesorio: así las consideraciones dentro de los Procesos 0006-IP- 2008 y 45-IP-98.
Se indicó que el demandante de infracción pretende llevar a un error in judicando, porque se estaría amparando en la legislación nacional referida a la competencia desleal y desvío de clientela, indicándose la falacia de tener un prestigio ganado a nivel nacional, siendo que dicha empresa es inexistente y registró marcas desde hace diez años con el solo afán de obstaculizar el ingreso de productos o servicios de empresas que demuestran interés legal y legítimo en ofrecerlos al consumidor nacional, no obstante, estos argumentos propios de la materia no fueron considerados, pues el mercado del que se habla es el mercado boliviano, no un mercado mundial o en abstracto y los demandantes al ser inexistentes no pueden obtener protección alguna.
Argumentos de contestación a la demanda contencioso administrativa El SENAPI respondió la demanda como sigue: Mediante la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se sustituyó la Decisión 344 de 1 de enero de 1994; así, la norma vigente desde 1 de diciembre de 2000 en Bolivia es de cumplimiento obligatorio y en su Disposición Transitoria Primera señala que en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en dicha Decisión, y por otra parte, que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también se solicitará como defensa en un procedimiento de OPOSICIÓN interpuestos sobre la base de la marca no usada; es decir, no en 8 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. procesos de infracción como pretende hacer ver y aplicar el demandante en la acción contencioso administrativa.
El Artículo 238 de la Decisión 486 claramente señala: “ El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.” Bajo este contexto legal y habiéndose verificado los antecedentes y archivos del SENAPI, se estableció que la parte denunciante HARD ROCK LIMITED cuenta con los registros de marca correspondientes y se pudo establecer que la entidad demandada hasta la fecha no cuenta con registro de la marca HARD ROCK CAFÉ; gozando la demandante de los derechos atribuidos por la norma comunitaria establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486.
El denunciado ahora demandante, no planteó conforme a procedimiento la excepción de /itispendencia y este punto tampoco es objeto sobre la resolución recurrida, convirtiéndose en una variación en el objeto del proceso de infracción y sus resoluciones impugnadas. El demandante no debe confundir los actos de comercio que puede ejercer una empresa con los bienes materiales que posee.
En cfecto, para ejercer comercio la empresa debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Ley, lo mismo que con los requisitos que se aplican para el registro de marcas, o lo relativo a la defensa de ellos, puesto que estos últimos, refiriéndose al registro de marcas, son signos distintivos de los productos a comercializar y no constituyen actos mercantiles per se.
El demandante hace alusión al uso de su signo y pretende hacer valer derechos declarativos y no constitutivos sobre el supuesto registro de nombre comercial y para tal sentido hace alusión a una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se pronuncia sobre los nombres comerciales (Proceso 0006-IP-2008) lo que es claro; sin embargo, dichos contextos no son aplicables a los procesos de infracción como pretende hacer valer el demandante.
En ese sentido debe repararse en el contenido de los articulos 191 y 194 de la Decisión 486 quedando claro que la Decisión 486 protege a los nombres comerciales por su primer uso en el comercio, así como las causales de no reconocimiento por causas de riesgo o confusión o asociación con derechos de marcas previos. El demandante dentro del proceso de infracción solo planteó la excepción de impersonería antes de contestar la denuncia de infracción, omitiendo lo establecido en el Artículo 24 numeral 3 del Instructivo Administrativo No. 001/05 sobre denuncias de infracción y/o 9 o pe violaciones a los Derechos de Propiedad Industrial, el mismo que señala cómo se tramitarán dichas excepciones, planteadas todas juntas y antes de respuesta a la misma; además, dichas excepciones operan cuando existe identidad de partes, causa y objeto, lo cual no es aplicable al presente caso.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio se interpretarán los artículos 155 literal e), 224, 226, 227 y 238 de la citada Decisión 486*, al tratarse de un tema relacionado con infracción de marca notoria. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de tos productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular dernuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito". 4 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a Su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
( ) “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". (..) “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: 10 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos. 2. La marca notoria, su protección y su prueba. 3. La acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en una acción por infracción. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular.
Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos 1.1. En el procedimiento administrativo intemo HARD ROCK LIMITED argumentó el uso no autorizado por parte de Massoud Abutbul, Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, en el Bar-Restaurant-Pub denominado HARD ROCK CAFE BOLIVIA de sus marcas "HARD ROCK CAFÉ 8 DESIGN" y "HARD ROCK BEER”. 1.2.
Teniendo en cuenta los mencionados antecedentes, se abordará el tema planteado, siguiendo, para el efecto, los precedentes jurisprudenciales que el Tribunal ha sentado sobre la materia?. 1.3. El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.
“Artículo 227.- Será de aplicación al presente Titulo lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y 1)”. (.) “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del Pals Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, tas acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.
( ) y Se destacan las Interpretaciones Prejudiciales de 25 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 263-1P-2015; y de 19 de mayo de 2016, expedida en el marco del Proceso 367-1P- 2015. 11 1.4, 1.5. 1.6. 1.6.1. sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: i. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. ii Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. 1.
En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable. 2. Enel campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca.
Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en los literales a) y d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos o servicios mediante la aplicación un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Para el caso en concreto además se analizará el literal e) relacionado con marcas notorias. El literal d) del Artículo 155 es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada, mientras que el literal a) es específica para la identificación de productos o servicios en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros: Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486: 12 1.6.1.1.
El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos O servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 4.6.1.2.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en e! mercadoS, 1.6.1.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.6.2.
Elementos para calificar la conducta contenida en el literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486: El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1.6.2.1. Supuesto l: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
U Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y olra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-1P-2008). 13 1.7. 1.8. 1.6.2.2.
Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. 1.6.2.3. La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio, o aquellos que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si con ocasión de la instalación de tapicería en cuero para autos se coloca el signo sobre dicha tapicería o sobre el automotor respectivo.
Supuesto lll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, es decir, de los mencionados en los supuestos | y Il. Llama la atención que a diferencia del literal d) del Artículo 155, donde la acción recae sobre cualquier producto o servicio, los tres supuestos mencionados tienen que ver con los mismos productos servicios que ampara la marca registrada.
El siguiente cuadro resume los parámetros de operación de los supuestos”: Sujeto:: Resumen del activo AA supuesto Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | directamente para productos ia que sobre los aplicada sobre distingue mismos productos. productos. | productos. Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | sobre para servicios que productos aplicada sobre Supuesto | distingue vinculados a productos.
Ú servicios. los servicios que distingue la marca protegida. 7 El cuadro fue tomado de Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 367-1P- 2015, anteriormente citada. Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | sobre envases, | para productos o que envolturas, servicios distingue embalajes o aplicada sobre Supuesto | productos o | acondicionamie | envases, " servicios. ntos de los envolturas, productos embalajes o mencionados acondicionamien en los tos de supuestos | y ll. | productos. 1.9. 14.10. 1.11. 1.12.
El Tribuna! advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación en las dos conductas de infracción estudiadas, la Corte Consultante deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos y denominativos$.
El instrumento procesal que prevé el régimen comunitario para realizar el ¡us prohibendi en el ámbito marcario, es la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, que se encuentran regulada en el Título XV de la Decisión 486. Mediante esta herramienta se investigan las conductas infractoras atrás analizadas. El artículo determina claramente lo sujetos pasivos de la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial: 1.12.1.Cualquier persona que infrinja el derecho de propiedad industrial.
Esto quiere decir que el sujeto pasivo es quien efectivamente vulnere el derecho de propiedad industrial, lo que implica demostrar la ocurrencia de la infracción. 1.12.2.Cualquier persona que manifieste la inminencia de la infracción al derecho de propiedad industrial. Esto quiere decir que el sujeto pasivo también es quien amenaza la infracción, esto es, quien realiza actos Se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 20 de marzo de 2015, expedida en el marco del Proceso 211-1P-2014. 15 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. directamente encaminados a ejecutarla.
Por lo tanto, la inminencia supone que se deben demostrar los actos que racionalmente indiquen que se producirá la infracción. En el marco de lo mencionado, la conducta descrita en el literal d) del Artículo 155, no comporta una calificación especial del sujeto que usa en el comercio un signo idéntico o similar. En consecuencia, para incurrir en el supuesto contemplado simplemente se debe califica el “uso” en el comercio, de conformidad con las caracteristicas arriba anotadas.
Por su parte el Artículo 226 párrafo final, señala que constituye de igual manera un uso no autorizado, la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo notorio, respecto de productos, servicios O actividades distintas a las que ampara el signo notorio, o para fines no comerciales, siempre y cuando dicho uso cause los siguientes efectos: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. La norma comunitaria determina que, pese a que una persona use una marca notoria sin fines comerciales, y cause los efectos contenidos en los literales a), b) y c) del Artículo 226, incurre en un uso no autorizado, lo cual se justifica en el sentido de que a pesar de que no esté vendiendo el producto o prestando el servicio identificado con la marca notoria u obteniendo un rédito económico, está creando confusión entre los consumidores, causando un daño económico en razón de la dilución de la fuerza distintiva, valor comercial o publicitario de la marca notoria y por un aprovechamiento injusto del prestigio del signo. El Artículo 227 enuncia que: “Será de aplicación al presente Titulo lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y f)*, es decir, dentro del Titulo de los signos notoriamente conocidos, debe aplicarse el derecho que se confiere al titular de un registro de marca, a impedir que se use en el mercado un e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. 16 signo similar o idéntico a la marca que alcanzó un nivel de reconocimiento distinto al de una marca común en el mercado. 1.17.
De conformidad con lo manifestado, sem deberá analizar si en efecto 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. existe un uso sin autorización del titular de las marcas “HARD ROCK CAFÉ 8. DESIGN" y "HARD ROCK BEER”. La marca notoria, su protección y su prueba Afirma la compañía actora que "HARD ROCK CAFÉ 8 DESIGN" y “HARD ROCK BEER” pueden calificarse como notoriamente conocidas, por lo que se analizará este aspecto.
Al respecto, la Decisión 486 en su Artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente?, El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen””?.
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se "a Revisar Proceso 35-1P-2013. “a e Revisar Proceso 09-IP-2008. 17 eS 2.7. 2.8. encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: “( ) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”!2.
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”?.
Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el Artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; 12 13 Revisar Proceso 32-1P-2008.
Revisar Proceso 66-1P-2015. 18 2.9. h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; mM los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el Artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: 2.9.1.
Los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico O comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos O servicios (Artículo 157).
Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier pais por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada 19 2.10. 2.11. 2.12. económicamente con él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (Artículo 158).
Asimismo, este Tribunal considera que, dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y un nombre comercial, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.* En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.
En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-1P-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 14 Revisar Proceso 17-1P-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 20 2.13. 2.14. 3.1. 3.3. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.
En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. La marca notoria será protegida si además de comprobar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados.
Se deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas "HARD ROCK CAFÉ 8. DESIGN" y “HARD ROCK BEER”. La acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en una acción por infracción En el presente caso, HARD ROCK CAFÉ S.R.L. contestó la demanda de infracción afirmando que el 23 de marzo de 2007 planteó dos procesos de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca HARD ROCK CAFÉ, para las Clases 25 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, además, el tribunal consultante solicita la interpretación del Artículo 165 de la Decisión 486, por lo que se analizará este tema.
De acuerdo con el Artículo 165 de la Decisión 486, la norma determina que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca podrá solicitarse por dos vías: a) Directamente como acción ante la autoridad nacional competente por cualquier persona que tenga interés siguiendo el trámite contemplado en el Artículo 170 de la Decisión 486; o, b) como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada y que, al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora.
Dentro del caso en análisis los demandados afirman dentro de los argumentos de su defensa que han solicitado acción de cancelación por falta de uso de la marca HARD ROCK CAFÉ, para las Clases 25 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 21 3.4, 3.5. 3.6. 3.7. El Artículo 185 no enuncia la posibilidad de que el solicitante utilice como argumento para su defensa la falta de uso dentro de un trámite por infracción de derechos de propiedad industrial que las marcas sobre las cuales se inicia la acción están en trámite de cancelación. Una marca está en vigencia mientras no hayan ocurrido los siguientes acontecimientos: 3.5.1.
Que haya caducado de pleno de derecho por el trascurso del tiempo que confiere la ley para su renovación. 3.5.2, Que haya sido declarada nula la resolución que concedió el registro por autoridad competente. 3.5.3. Que haya sido declarada la cancelación del registro, sea por falta de uso, por haber sido confundible con una marca notoriamente conocida a la fecha de la solicitud, por divulgación. Para el caso en concreto, mientras la marca no haya sido cancelada por falta de uso, su titular goza de plena facultad para iniciar acciones en contra de terceros que la utilicen sin su autorización. La norma comunitaria establece que la falta de uso debe ser alegada dentro del trámite de oposición, lo cual ocurre precisamente dentro de los treinta días que concede la autoridad para que el solicitante conteste, por lo que resulta evidente que el argumento de la acción de cancelación dentro de una acción por infracción de derechos, no puede ser evaluada por la autoridad administrativa competente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 452-2008, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros [2 MAGISTRADA Hugo Ralniro Gómez Apac MAGISTRADO | De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretari SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente interpretación Prejudicia! a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 23