Año XXXIII – Número 2836 Lima, 26 de octubre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 348-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 7822-2014. Referencia: Modelo de Utilidad “CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO” PROCESO 531-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 10668-2014. Referencia: Certificado de Origen PROCESO 544-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Expediente interno del Consultante: 452-2008. Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial (Hard Rock Café).. Para nosotros la Patria es América 26/10/2016 GACETA OFICIAL 2 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 348-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: Referencia: 7822-2014 Modelo de Utilidad "CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DE COLOCACIÓN PARA DEMARCACIÓN DENTiFRICO FLUORADO".

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 146-2015- SCS-CS del 12 de junio del 2015, recibido por este Tribunal vía Courier el 14 de julio de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú t solicita la Interpretación Prejudicial de los Articules 1, 2, 4, 6, 13, 16, 17, 27,28,29, 34, 52, 54, 55, 56 y 57 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 7822-2014 El Auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: RITA VILLENA SARMIENTO Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA DE PROPIEDAD LA INTELECTUAL, REPÚBLICA DEL PERÚ. GACETA OFICIAL Tercero Interesado: 2. 26/10/2016 3 de 49 COLGATE PALMOLIVE PERU S.A. Hechos relevantes 2.1. El 15 de enero de 1996, Rita Villena Sarmiento (en adelante, la señora Villena) solicitó, para registro ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) el modelo de utilidad CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTf FRICO FLUORADO, concedido el 14 de mayo de 1998, con titulo No. 000104. 2.2.

El 23 de noviembre del 2000, COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A (en adelante, Colgate) solicitó ante el INDECOPI, la nulidad de la patente de modelo de utilidad denominada CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTfFRICO FLUORADO, por considerar que la misma carecía de los requisitos de novedad y nivel inventivo. 2.3. El 27 de diciembre del 2000, la señora Villena absolvió el traslado negando la falta de novedad y de nivel inventivo de su patente de modelo de utilidad, alegando que al momento en que se presentó su solicitud, no existía registro de modelo utilidad alguno que presentase las ventajas y/o mejor funcionamiento de su cepillo dental para niños. 2.4.

El 31 de enero del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución Nº 149-2003, la misma que declaró fundada la acción de nulidad interpuesta, al considerar que al momento que se otorgó la patente de modelo de utilidad este carecía de novedad. 2.5. El 4 de marzo de 2003, la señora Villena interpuso recurso de apelación contra la referida resolución, razón por la que, los actuados fueron remitidos a la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI. 2.6.

El 03 de junio de 2003, mediante Resolución Nº 0509-2003/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la resolución inicial, en consecuencia declaró nulo el registro del modelo de utilidad para CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTf FRICO FLUORADO a favor de la señora Villena. 2.7. El 26 de agosto de 2003, la señora Villena presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Nº 0509-2003/TPI-INDECOPI. 2.8.

El 29 de octubre de 2003, el lndecopi presentó contestación a la demanda presentada por la señora Villena. 2.9. El 30 de octubre de 2003, Colgate presentó contestación a la demanda presentada por la señora Villena. 2 GACETA OFICIAL 26/10/2016 4 de 49 2.1O. El 05 de julio de 2011, mediante Resolución ochenta y seis corregida mediante Resolución ochenta y siete de fecha 28 de octubre de 2011, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda presentada por la señora Villana, contra el INDECOPI y Colgate, por lo tanto declaró la nulidad de las Resoluciones Nº 0509-2003/TPI-INDECOPI y Nº 1492003/0IN-INDECOPI. 2.11.

Colgate y el INDECOPI, presentaron recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia. 2.12. El 1 O de abril de 2013, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú confirmó en todos sus extremos la sentencia emitida mediante resolución número ochenta y seis. 2.13. Con fecha 6 de junio de 2014, Colgate interpone Recurso de Casación contra la Resolución que confirma la sentencia apelada que declaró fundada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la señora Villena. 2.14.

Mediante Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 7822-2014 de 7 de abril del 2015 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa RITA VILLENA SARMIENTO en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

La Resolución demandada se basa exclusivamente en los aspectos meramente descriptivos y formales, dejando de lado si la utilidad supuestamente perseguida se obtiene en ambos casos. 3.2. Para los efectos de la concesión de la patente de modelo de utilidad no basta con que se presente un modelo determinado acompañado de literatura que sustente el supuesto modelo de utilidad, sino que adicionalmente en el examen de fondo debe acreditarse, mediante la aplicación práctica que el modelo tal y como ha sido concebido efectivamente permite lograr la utilidad que se le atribuye en la solicitud de patente de utilidad, caso contrario se procederá a denegar la solicitud de patente de modelo de utilidad. 3.3.

El cepillo puesto en el mercado por Colgate en el año 1995, respondía a la solicitud de patente presentada en el año 1992, la que fue rechazada por la Oficia de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) y luego declarada en abandono, la que difiere en diversos aspectos del modelo de utilidad de propiedad de la suscrita. 3 26/10/2016 GACETA OFICIAL 5 de 49 3.4.

A los efectos de la obtención de la finalidad perseguida el referido modelo de utilidad rechazado a fines de 1995, y luego declarada en abandono, requería para la obtención de la utilidad perseguida la utilización de dos bienes totalmente distintos, pasta dental y cepillo dental cuya combinación, lograba los fines perseguidos. 3.5. En el presente caso la utilidad perseguida es la de poder limitar el uso de dentífrico fluorado en el caso de niños, principalmente en edad preescolar, en tanto la ingesta excesiva del mismo puede acarrear problemas de salud tales como la fluososis. 3.6.

El tema a discutir se enfoca en si los modelos de utilidad presentados en el presente procedimiento proporcionan efectivamente una nueva utilidad a los cepillos dentales para niños. 3.7. El cepillo del accionante Colgate, difícilmente podría proporcionar la ventaja de limitar el uso del dentífrico fluorado, a diferencia de la suscrita, ya que el modelo de utilidad de la titular solo requiere del cepillo para lograr su utilidad, en tanto que el cepillo de COLGATE de marca MY FIRST requiere tanto del cepillo como de pasta dental. 3.8.

El cepillo de la titular se caracteriza por tener una zona de demarcación transversal que corre a lo ancho del cepillo dental infantil, sobre la cual se aplica el dentifrico fluorado, el motivo de la demarcación obedece a un principio muy simple, la pasta dental solo puede ser colocada dentro de un límite físico y espacial, esto es, más allá del ancho del cepillo (en la zona de demarcación) no puede colocarse pasta dental, pues no existe un soporte físico que lo pueda recibir. 3.9.

Como puede observarse por un principio físico y espacial, el cepillo que responde al modelo de utilidad del que soy titular si permite efectivamente lograr una adecuada dosificación del dentífrico fluorado, más aun si se tiene en consideración que por el lugar en el que se encuentra ubicada la zona de demarcación el ancho del cepillo no permite aplicar una dosis de dentlfrico fluorado superior al máximo recomendado para niños. 3.1 O. Conforme se puede apreciar, el cepillo presentado por la accionante en el presente procedimiento presenta un punto de dosificación que se caracteriza por ser una circunferencia en la zona central del cepillo, debiendo agregar que conforme al texto incorporado en la caja que contiene el cepillo se tendrá la cantidad de dentífrico cuando la pasta dental haya sido colocada, exclusivamente, en el punto de dosificación. 4.

Argumentos de Administrativa la contestación a la Demanda Contenciosa lndecopi en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4 GACETA OFICIAL 26/10/2016 6 de 49 4.1. Un modelo de utilidad para poder ser protegido por la legislación (patentado) debe contar con los siguientes requisitos básicos: la novedad, esto es que el mismo no debe haber sido conocido o divulgado, por cualquier medio; nivel inventivo, significa que el mismo no debe resultar obvio para una persona con conocimiento en la materia y ser susceptible de aplicación industrial, esto es que debe poder ser utilizado en algún tipo de industria. 4.2.

En aplicación de los criterios legales (Articulo 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordado con el Articulo 65 Decreto Ley Nª 26017-Ley sobre Propiedad Industrial", Artículos 1, 2, 4, inciso a) del Artículo 54 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena concordada con el artículo 60 ° inciso c) del Decreto Ley Nº 26017, la autoridad administrativa dispuso declarar nulo el registro de modelo de utilidad que habla sido concedido indebidamente a favor de Rita Villena Sarmiento ya que el título se obtuvo contraviniendo cualquiera de las disposiciones contenidas en dichos dispositivos. 4.3.

Las reivindicaciones del modelo de utilidad, estaban referidas a fijar una zona de demarcación para el control de la cantidad de pasta dental en el cepillo, la cual ya existía, es por esto que la patente de modelo de utilidad, ya se encontraba comprendida en el estado de la técnica, razón por la que carecía de novedad, tal como lo determinó la propia autoridad administrativa. 4.4.

En el expediente administrativo quedó plenamente acreditado que la empresa Colgate había introducido en el mercado el cepillo denominado MV FIRST, desde el año 1993. 4.5. En ese sentido, en la medida que la técnica consistente en la demarcación de los cepillos dentales ya estaba siendo lanzada desde esa fecha e introducida en el mercado estadounidense desde el año 1995, pues resulta obvio para un experto en la materia crear un nuevo cepillo que en vez de presentar la demarcación en forma circular, lo hiciese en forma transversal, pues al presentar el mismo mecanismo de acción, era de esperar que se mantuviese la misma actividad en asociación, en ese sentido la autoridad administrativa determinó que el modelo de utilidad tampoco aportaba elementos relevantes a la utilidad que se proponía. _____, 5.

Argumentos de la contestación a la Demanda Administrativa por parte del tercero interesado Contenciosa Después de la correspondiente revisión del expediente la contestación de la demanda por parte de Colgate se encuentra incompleta. 5 GACETA OFICIAL 6. 26/10/2016 7 de 49 Sentencia de Primera Instancia Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva sentencia de primera instancia. 7.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación 7.1. Colgate Palmolive Perú S.A sostiene que la sentencia impugna le causa agravio porque siendo evidente que el modelo de utilidad de "CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACION PARA COLOCACION DE DENTRIFICO FLUORADO" carecía de novedad a la fecha de su solicitud. 7.2. La sentencia apelada no ha tenido en consideración cual es el modelo de utilidad concedido mediante Resolución 000291-1999/0IN, ni las reivindicaciones protegidas bajo el referido modelo de utilidad. 7.3.

Está demostrado con la Resolución 0509-2003/TPI que el modelo de utilidad inscrito bajo el título 104 concedido a Rita Villena Sarmiento carecía de requisito de novedad, pues se basaba en una tecnología divulgada con anterioridad. 8. Argumentos del Recurso de Apelación 8.1. El INDECOPI manifiesta que la Sala incurre en error al querer comprender dentro del análisis de novedad del modelo de utilidad un elemento nuevo como es la eficiencia en comparación a otros; sin embargo, este análisis excede el análisis de novedad exigida por la norma. 8.2.

La novedad está relacionada con la técnica empleada en el modelo de utilidad y no en la distinta cantidad de crema dental que un modelo permita dosificar respeto de aquella, de tal modo, que resulte eficiente. 8.3. Respecto al nivel inventivo el modelo de utilidad para medir la pasta en el cepillo de dientes ya se había conocido, por lo tanto seria obvio para un experto en la materia crear un nuevo cepillo con características que incorporen tal técnica. 9.

Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al recurso de apelación. 1 O. Sentencia de Segunda Instancia Con el voto mayoritario los señores Jueces Supremos de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, resuelven: 6 GACETA OFICIAL 26/10/2016 8 de 49 10.1.

Las Resoluciones 05 09-2003fTPI-INDECOPI y 000149-2003/0IN­ INDECOPI "(...) incurren en causal de nulidad contemplada en el artículo 1 O de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley número 27444 11• 10.2. "( ) se confirme la resolución apelada número treinta y nueve de fojas quinientos cuarenta y dos, de fecha catorce de noviembre de dos mil cinco que declara fundada la oposición formulada por Colgate Palmo/ive Perú Sociedad Anónima; y, asimismo, SE CONFIRME en todos sus extremos la sentencia emitida mediante resolución número ochenta y seis, su fecha cinco de julio de dos mil once (...) que declara fundada la demanda ( ) y en consecuencia nulas las resoluciones". 11.

Recurso de Casación: Colgate en el Recurso de Casación interpuesto contra la Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, entre otros argumentos, señala los siguientes: 11.1. La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al no haber cumplido la Sala con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Judicial de las normas andinas aplicables al proceso. 11.2.

La falta de congruencia procesal, y por ende la falta de motivación en la sentencia materia de la casación. 11.3. Debla aplicarse la Decisión 344 al caso concreto para determinar el cumplimiento de los requisitos para la concesión del modelo de utilidad de igual manera para determinar la presunta nulidad del mismo. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 1, 2, 4, 6, 1 3, 16, 1 7, 27,28,29, 34, 52, 54, 5 5, 56 y 5 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se interpretarán únicamente los Artículos 1, 2, 4, 16, 54 y 56 de la Decisión 344 1 por ser aplicables al caso concreto. 1 "Articulo 1.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Articulo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la detenninación de la novedad, también se considerara, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de 7 GACETA OFICIAL 26/10/2016 9 de 49 No se interpretan los Artículos 6, 13, 17, 27, 28, 29, 34, 52, 55, y 57 de la Decisión 344, por no estar relacionados con la controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION: 1. 2. Requisitos para el registro de modelos de utilidad bajo la Decisión 344. Nulidad del modelo de utilidad. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos para el registro de modelos de utilidad bajo la Decisión 344 1.1. Según las diversas concepciones que la doctrina, la Ley y la jurisprudencia han expresado sobre esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva.

Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones, atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva2 • prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

Articulo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normafmente versada en Is materia tl}cnica com,spondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la tl}cnica. Articulo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la tl}cnica, de conformidad con el artfculo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originafmente comprendido por la patente inicial.

Articulo 52.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nufidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que: a} Heye sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b} Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

Les acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podrán intentarse en cualquier momento. Cuando las causales indicadas anteriormente sólo fueran aplicables a algunas de las reivindicaciones o a efgunas partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a teles reínvindicaciones o a teles partes de le reivindicación, según corresponda.

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. Articulo 54.- Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento. utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que Je proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenla.

Articulo 56.- Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de Invención contenidas en Is presente Decisión en lo que fuere pertinente. 2 Proceso 7-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2005. t/ 8 GACETA OFICIAL 26/10/2016 10 de 49 1.2. Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical. 1.3.

En el ordenamiento jurídico andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones: la horizontal (como una invención menor), cuando el Artículo 54 de la Decisión 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes.

De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido. En cuanto a la delimitación vertical, el Artículo 54 citado, establece que "Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo ", con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas.

En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso que antes no lo tenla o resolvla. 1.4.

De acuerdo con el Artículo 54 de la Decisión 344, una invención es registrable como modelo de utilidad siempre que se trate de una invención de forma que mejore las prestaciones anteriormente conocidas de objetos preexistentes. En esta norma se regulan todos aquellos requisitos o características que debe reunir la creación, como son: novedad, forma definida y utilidad.

La novedad del modelo de utilidad se expresa en el Artículo 54 cuando dice que: "se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva fonna ". Este requisito es común tanto al modelo de utilidad como a las invenciones, con la salvedad de que se valora con criterios menos rígidos la actividad inventiva del creador, en cuanto a que es un aporte técnico más modesto que el de una invención. Los términos configuración o disposición, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, son sinónimos.

Disposición es la acción y efecto de V 9 GACETA OFICIAL 26/10/2016 11 de 49 disponer, por lo que disponer significa colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente; en tanto que configuración es la disposición de las partes que componen una cosa y le dan una peculiar figura. 2 En consecuencia, la forma consiste en dar un nuevo orden a las cosas o distribución distinta de los elementos que componen la cosa u objeto, o arreglo de componentes que se agregan de manera que le dan una característica distinta al mismo, una peculiaridad en su figura, sin olvidarnos que este objeto deberá resolver o mejorar medianamente un problema técnico. 1.5.

El Artículo 55 de la Decisión 344 establece prohibición de patentabilidad como modelo de utilidad de los procedimientos y materias excluidas de la protección de la patente de invención, tanto como de las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético, porque no cumplen con uno de los requisitos del modelo de utilidad, que es su aporte utilitario o práctico que sirva para cubrir alguna necesidad o para hacer un trabajo más fácil.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su Artículo 56 señala que a los modelos de utilidad, son aplicables las disposiciones sobre la patentabilidad, en cuanto fuese pertinente, por lo que para otorgar una patente de modelo de utilidad se deben tomar en consideración los requisitos esenciales aplicables para las patentes de invención, y estos son: que las invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial De los requisitos de la patentabilidad 1.6.

En efecto, por la remisión expresa anteriormente referida, a los modelos de utilidad para que puedan se patentados se les exige el cumplimiento de los mismos requisitos contemplados para las patentes de invención y, entre ellos, particularmente los establecidos en los Artículos 2, 4 y 5 de la Decisión 344. A ello se referirá el Tribunal en los puntos siguientes: De la novedad 1.7.

El artículo 2 de la Decisión 344 dice: "Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica". La novedad es un atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de la solicitud o prioridad reconocida. 2 Definicíones dadas en el Diccionario de la Lengua Espaik>/a. Vigésima Primera Edición. Madrid - España. 1992.

Pp. 379y539. 10 GACETA OFICIAL 26/10/2016 12 de 49 En el ordenamiento jurldico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica. 3 La novedad por tanto, debe estar presente en las patentes de invención así como en los modelos de utilidad.

Con respecto a las primeras, la creación es algo que no ha existido antes, y representa una solución a un problema técnico; en cambio, en el caso de los modelos de utilidad, la novedad se da por la innovación realizada sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica.

Del nivel inventivo: 1.8. El Articulo 4 de la Decisión 344 señala que la invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica para una persona entendida o versada en la materia. El requisito del nivel inventivo, le ofrece al examinador un elemento que le permitirá establecer si a la invención se hubiese podido llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica.

Varios autores, dicen que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse, por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad. Sin embargo, dicha delimitación resulta una ' Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudícial de 20 de mayo de 1998, publicada en fa G.O. A.C. N" 428. de 16 de abril de 1999. 11 GACETA OFICIAL 26/10/2016 13 de 49 compleja tarea cuando se trata de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad.4 Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por "obvio" y por "evidente".

Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudar5. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. Otros autores hacen la distinción entre lo evidente que se utiliza para denegar las patentes de invención y lo "muy" evidente para el caso del análisis de concesión de las patentes de modelos de utilidad; lo cual no hace más que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor para éstas. 1.9.

En conclusión, para el Tribunal, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Por lo minimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido.

De la susceptibilidad de aplicación industrial 1.1O. Para que un invento menor pueda ser protegido a través de una patente de modelo de utilidad, debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios, como lo establece el Artículo 5 de la Decisión 344. La susceptibilidad de aplicación industrial es un requisito fundamental que deben cumplir los modelos de utilidad, ya que sólo la práctica de dicha condición comprobará si efectivamente se ha insertado una mejora, o un beneficio de funcionamiento en un invento que antes no lo tenía; esto implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen.

Mario Varea Sanz manifiesta al pronunciarse sobre la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad lo siguiente: " en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención". 6 • u 4 VAREA SANZ, Mario. ºEL MODELO DE UTILIDAD: REGIMEN JURIDICO", pp. 393.

Ver también para meyor amplitud: OTERO LASTRES en "EL MODELO DE UTILIDAD" pp 167. LACRUZ BERDEJO en ºBIENES INMATERIALES" pp. 79 y GOMEZ SEGADE "MODELO DE UTILIDAD" pp. 4315. 5 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigflsima Segunda Edición. Madrid- España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Pags. 686 y 1089. 'lbldem. 12 GACETA OFICIAL 2. 26/10/2016 14 de 49 Nulidad del modelo de utilidad 2.1.

La demandante argumentan en el proceso interno que los señores Jueces Supremos de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú no aplicaron al caso"( ) la Decisión 344 que regula los requisitos para la concesión de patentes y sobre sus nulidades, por lo que la norma debe aplicarse para verificar si el modelo de utilidad fue o no nulo al momento de su concesión". 2.2.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal se pronunciará respecto de los efectos del trámite de la nulidad del acto administrativo que concede el modelo de utilidad, así como los efectos de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que concede la patente. 2.3. La nulidad es un modo de extinción del derecho concedido por la patente mediante el cual quien aparecía como "legitimado" para ejercitar el derecho exclusivo pierde esa facultad. 2.4.

El Artículo 52 de la Decisión 344, contempla dos causas de nulidad cuales son: a) Que haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; y b) Que se hubiere otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud y que sean esenciales. o inexactos El literal a) del Articulo 52 de la Decisión 344 se refiere a casos tales como cuando el objeto de la solicitud no es susceptible de protección mediante patente de modelo de utilidad y ésta se le otorga, contradiciendo lo establecido, por ejemplo, los Artículos 6, 7 y 55 de la Decisión 344; o cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera el derecho o careciera de título o poder habilitante para solicitar la protección; o cuando, en fin, se ha otorgado la patente sin cumplir con los requisitos de patentabilidad.

En cambio, el Literal b) del Artículo 52 de la Decisión 344 se refiere a casos tales como cuando puedan contener elementos que se quieran reivindicar como propios y en realidad sean anteriores al modelo de utilidad pretendidamente novedoso; o cuando no describan la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un técnico sobre la materia o cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud del modelo; o cuando se haya falseado el nombre del titular o inventor. 2.5.

La nulidad puede ser total, en cuyo caso se niega la patente o parcial, si se deniegan ciertas reivindicaciones o una parte de ellas. Los efectos de la nulidad, sea de la patente o de alguna o algunas de las reivindicaciones son los de considerarlas sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. 13 GACETA OFICIAL 26/10/2016 15 de 49 2.6.

La Corte consultante verificará si los jueces acuos analizaron el estado de la técnica; es decir, las anterioridades documentos patentes o no patentes más cercanos al modelo de utilidad CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTIFRICO FLUORADO para que, determine de manera fehaciente la presunta falta de novedad o nivel inventivo teniendo en cuenta las reglas desarrolladas en la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 7822-2014, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cl(J Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la prese�te�ejodi ial el Presidente y el Seer Notiffquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 GACETA OFICIAL 26/10/2016 16 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de septiembre de 2016 Proceso: 531-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 10668-2014 Referencia: Certificado de Origen Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 234-2015-SCS-CS, recibido el 14 de octubre de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º 10668-2014; y El auto de 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PETROPERÚ S.A. 1 GACETA OFICIAL Demandada: 2. 26/10/2016 17 de 49 SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA- SUNAT- DE Hechos Relevantes: 2.1. El 4 de noviembre de 2004, PETROPERÚ S.A., mediante los documentos O.U.A. 118-2004-10-141967-01-1-00, 118-2005-10045399-01-5-00 y 118-2003-10-083455-01-5-00, tramitadas bajo la modalidad de "Despacho Urgente", solicitó la nacionalización de 139,311 barriles de DIESEL 2, amparados con factura comercial 26560/26582, de 5 de abril de 2005, clasificados en la subpartida nacional 2710.19.21.10, y descritos el conocimiento de embarque S/N de 28 de marzo de 2005, declarando como valor FOB US $ 9.456.751, 100 y valor CIF US $ 10.039.287,210 dólares americanos. 2.2.

Se indica que el producto DIESEL 2 a nacionalizarse, es originario y procedente de Venezuela y Ecuador, cumpliendo con los requisitos exigibles para acceder a la preferencia arancelaria prevista en la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.3. Se afirma que PETROPERÚ S.A. no contaba con el Certificado de Origen correspondiente al momento del "Despacho Urgente", por lo que se vio obligada a no señalar en el casillero 7.23 de su declaración, el Trato Preferencial Internacional con indicación expresa del código liberatorio respectivo, pues la finalidad fue nacionalizar los barriles de Diésel 2 necesarios para el abastecimiento del mercado nacional, realizando la liquidación sin el 20% de la liberación. 2.4.

PETROPERÚ S.A. presentó reclamación contra las liquidaciones de Tributos en relación con las O.U.A mencionadas. 2.5. El 24 de agosto y 5 de septiembre de 2005, la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, mediante las Resoluciones Jefaturales de División 118118-301300/2005-001203, 118-301300/2005-001218 y 301300/2005-001196, respectivamente, declaró improcedentes las reclamaciones presentadas. 2.6.

PETROPERÚ S.A. interpuso recurso de apelación contra las anteriores Resoluciones. 2.7. El 21 de julio de 2006, el Tribunal Fiscal mediante Resolución 03984-A2006, confirmó los actos impugnados. 6 2.8. PETROPERÚ S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 2 GACETA OFICIAL 26/10/2016 18 de 49 2.9.

El 30 de noviembre de 2009, la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, Republica de Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. veintitrés, declaró fundada en parte la demanda y, en consecuencia, nulo el acto administrativo demandado. 2.1O. El 7 de enero de 201 O, tanto el Procurador Público Ad Hoc de la SUNAT, como el Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, presentaron recursos de apelación contra la anterior sentencia. 2.11.

El 22 de agosto de 2011, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, mediante sentencia S/N, declaró nula la sentencia apelada y ordenó la emisión de una nueva sentencia. 2.12. El 24 de julio de 2012 la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. veintisiete, declaró infundada la demanda. 2.13.

El 18 de febrero de 2013, PETROPERÚ S.A. interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.14. El 26 de mayo de 2014, la Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de Justicia, República del Perú, mediante sentencia SIN, revocó la sentencia apelada. En consecuencia, declaró fundada la demanda y nulo el acto administrativo demandado. 2.15.

El 19 y 20 de junio de 2014, tanto la SUNAT como el Ministerio de Economía y Finanzas interpusieron recursos de casación contra la anterior sentencia. 2.16. El 14 de septiembre de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentados por PETROPERÚ S.A.: 3.1. Indicó que pese a que los Certificados de Origen si fueron presentados dentro de su plazo de vigencia 1, no fueron considerados ni tomados en cuenta por exceder el plazo señalado en el artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.2. Sostuvo que se cumplieron todos los requisitos para acceder a la preferencia arancelaria correspondiente. ó El numeral 13 del procedimiento INTA-PE.01.11, establece que el Certificado de Origen tiene una validez de 180 dlas calendario a partir de su expedición. 3 GACETA OFICIAL 26/10/2016 19 de 49 3.3.

Manifestó que no se está cuestionado el origen de la mercancía ni la autenticidad del certificado de origen. En consecuencia, el origen venezolano y ecuatoriano habría quedado acreditado ante la Aduana Marítima del Callao y ante el propio Tribunal Fiscal. 3.4. Indicó, que el hecho que el usuario del servicio aduanero, por un periodo de tiempo y causas ajenas a su voluntad, se encuentre impedido de cumplir sus obligaciones frente a la Aduana, no puede implicar la pérdida del derecho.

En consecuencia, se debió aplicar el artfculo 78 del Reglamento a la Ley General de Aduana, es decir, la suspensión del plazo del trámite, régimen u operación aduanera. 3.5. Agregó, que la no presentación oportuna del Certificado de Origen sólo facultar! a a la aduana a realizar el cobro de los tributos impagos, pero no a impedir que el importador pueda acreditar con posterioridad el origen de la mercancfa. 3.6.

Arguyó que no cabria interpretar la normativa andina sobre la base de simples temas formales, sobre todo si el origen de la mercancía se encuentra acreditado. 3.7. Sostuvo que en este caso no existe una antinomia que se deba resolver mediante la aplicación del principio de especialidad. 4. Argumentos de la contestación presentados por la SUNAT: 4.1.

Indicó que los Certificados de Origen fueron emitidos dentro del plazo de 15 di as calendarios computados desde la fecha de "despacho a consumo" o de "levante de las mercancías"; sin embargo, la demandante lo presentó a la Administración Aduanera vencido el plazo normativo de 15 días. 4.2. Manifestó que la normativa andina no permite prorrogar el plazo de 15 dias para presentar el Certificado de Origen. 4.3.

Sostuvo que la suspensión del plazo prevista en el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, implicar! a una desnaturalización y una derogación tacita del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5. Fundamentos de sentencia de primera instancia: 5.1. La Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, Republica de Perú, Mediante Sentencia signada como Resolución No veintitrés de 30 de noviembre de 2009, declaró fundada en parte la demanda, argumentando que: () 4 GACETA OFICIAL 26/10/2016 20 de 49 "( ) a través del acto administrativo impugnado, la Administración ha vulnerado el derecho del importador al privarlo de los beneficios arancelarios solicitados y de modo liminar, pues no ha ponderado adecuadamente las circunstancias que motivaron una presentación extemporánea de los certificados de origen, más aún si como se ha verificado, existe una norma expresa que permite la suspensión del plazo por los motivos ocurridos en el caso concreto". 6.

Argumentos de los recursos de apelación: 6.1. El Procurador Público Ad Hoc de la SUNAT, sostuvo que la suspensión del plazo, de conformidad con el articulo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, implicaría la desnaturalización y la flagrante contravención de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Decisión 416. 6.2.

El Procurador Adjunto a Cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, sostuvo que el articulo 15 de la Decisión 416 se debe interpretar de manera restrictiva. 7. Fundamentos de la sentencia segunda instancia: 7.1. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia S/N de 22 de agosto de 2011, declaró nula la sentencia apelada y ordenó al a quo la emisión de una nueva sentencia. 8.

Fundamentos de la segunda sentencia de primera instancia: 8.1. La Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Sentencia signada como Resolución veintisiete de 24 de julio de 2012, declaró infundada la demanda, argumentado: "( ) Al presentarse los Certificados de Origen No. 13952 - P.A103083031201, No. 234881 P.A.- 105044391101 y No. 203533 - P.A104114058404, con fecha 04 de setiembre del 2013, 18 de mayo del 2005 y 25 de noviembre del 2004 respectivamente, se verifica que se presentó fuera del plazo otorgado por el Artículo 15 de la Decisión No. 416, siendo ello así la demandante no cumple con los requisitos correspondientes para el debido otorgamiento de los beneficios provenientes de las negociaciones comerciales internacionales que impliquen una desgravación arancelaria (tratados de comercio) es decir haber presentado el Certificado de Origen debidamente en plazo regulado por la Decisión No. 416 ( )". 9. /J Fundamentos del recurso de apelación: 9.1.

PETROPERÚ S.A. reitero los argumentos expuestos en la demanda y agregó que se debieron aplicar las Interpretaciones Prejudiciales 5 GACETA OFICIAL 26/10/2016 21 de 49 emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante las cuales se señalaba la forma correcta de aplicar el artículo 15 de la Decisión 416, en concordancia con las normas nacionales. 1 O. Argumentos de la sentencia de segunda instancia: 10.1.

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, mediante sentencia SIN de 26 de mayo de 2014, revocó la sentencia apelada. En consecuencia, declaró fundada la demanda y nulo el acto administrativo demandado. Argumentó lo siguiente: "( ) La aplicación del articulo 68 (sic) del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo número 121-96-EF, vigente por razón de temporalidad, no resulta lesivo al derecho comunitario andino, en tanto que no regula ninguna situación de excepcionalidad referida a la suspensión del plazo señalado en el articulo 15 de la Decisión número 416 de la Comunidad Andina, en consecuencia la norma interna mencionada resulta ser complementaria a la norma internacional, conforme a los términos de la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, respecto del articulo 15 de la Decisión número 416 ( )". 11.

Fundamentos de los recursos de casación 11.1. La Procuraduría Pública a Cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, argumentó que no se probó que las autoridades venezolanas y ecuatorianas se encontraban imposibilitadas de entregar la documentación para gozar de las preferencias arancelarias, de conformidad con la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. 11.2.

Si bien la SUNAT presentó recurso de casación, no se encontró en el expediente que remitió la Consultante. B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. De oficio se interpretará el artículo 12 de la mencionada Decisión, ya que prevé ciertos requisitos que debe cumplir el certificado de origen2 • Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ b "(...) Articulo 12.- El cumplimiento de las normas y de los requisitos específicos de origen deberá comprobarse con un certificado de origen emitido por las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el Pals Miembro exportador. 6 26/10/2016 GACETA OFICIAL 22 de 49 C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Presentación del indispensable. D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Presentación del certificado de origen en el marco del artículo 15 de la Decisión 486. Plazos. Complemento indispensable certificado de origen. Plazos. Complemento 1.1. Como en el proceso interno se debate si el plazo consagrado en el articulo 15 de la Decisión 486 puede ser prorrogado o suspendido, se abordará el tema propuesto, siguiendo la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado para el efecto3. 1.2.

El certificado de origen se define como el documento en formato oficial, que se utiliza para indicar que el bien exportado es originario de determinado país. La presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de confirmar que se está cumpliendo con los criterios de origen previstos en la normativa comunitaria andina.

Los datos contenidos en el certificado de origen deben ser exactos, ya que un error Para la certificación del origen, las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas deberán contar con una declaración jurada suministrada por el productor, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. El certificado de origen deberá llevar la firma autógrafa del funcionario habilitado por los Países Miembros para tal efecto.

Cuando el productor sea diferente del exportador. éste deberá suministrar la declaración jurada de origen a las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. La declaración del productor tendrá una valídez no superior a dos años, a menos que anles de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. La fecha de certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial.

A los fines de la certificación del origen, en todos los casos, la factura comercial deberá presentarse conjuntamente con el certificado de origen. Parágrafo: Cuando las mercanclas objeto del intercambio sean facturadas desde un tercer país, miembro o no de la subregión, el productor o exportador del pais de origen deberá declarar que las mismas serán comercializadas por un tercero, indicando el nombre y demás datos de la empresa que en definitiva sea la que factura la operación de destino. (... ) Articulo 15.- Las autoridades aduaneras del Pals Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancia se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la subregión. o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto.

En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros. Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del Pais Miembro importador otorgarán un plazo de quince dias calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento.

Vencido el plazo, se harán efectivas las garantlas o se cobrarán los gravámenes correspondientes·. Ver las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 190-IP-2017 de 19 de febrero de 2008; 36-IP2012 de 12 de septiembre de 2012; 96-IP-2012 de 3 de octubre de 2012. 7 GACETA OFICIAL 26/10/2016 23 de 49 puede significar su nulidad en el país de destino, y ocasionar consecuencias administrativas e incluso penales para los operadores que intervienen. 1.3.

De acuerdo con el articulo 12 de la Decisión 416, los exportadores, al solicitar el certificado de origen a las autoridades gubernamentales competentes o a las entidades habilitadas correspondientes, deben presentar una declaración jurada con los antecedentes que permitan respaldar que la mercancía cumple con los Requisitos de Origen; la validez de esta declaración no será superior a dos años, salvo que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. Según lo determinado en el articulo 14 de la misma norma, el formulario a utilizarse es el mismo adoptado por la ALADI, para la declaración y certificación de origen de las mercaderías. 1.4.

Para que el certificado de origen tenga plenos efectos deberá cumplir con los siguientes requisitos, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 12: 1.4.1. Para expedir el respectivo certificado, las autoridades competentes o habilitadas deberán solicitar al productor si es el mismo exportador de la mercancía, una declaración jurada.

Si el productor no es el mismo exportador, este último deberá suministrar la declaración jurada. 1.4.2. Que la anterior declaración jurada esté vigente. El párrafo 5 del artículo 12 de la Decisión 416 establece como plazo de vigencia dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción, razón por la cual se deberá expedir otra declaración jurada. 1.4.3.

El certificado de origen deberá contar con la firma autógrafa del funcionario competente para el efecto. 1.4.4. Junto con el certificado se debe presentar la respectiva factura comercial, cuya fecha no podrá ser posterior a la de la certificación. 1.4.5. Si las mercancías van a ser facturadas en un tercer País Miembro o no, el productor o exportador del País de Origen deberá declarar que las mercancías serán comercializadas por un tercero, indicando el nombre y los demás datos que dé la empresa que facturara la operación de destino. 1.4.6.

De conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416, tanto la declaración jurada como el certificado de origen deberá expedirse en el formulario adoptado por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), hasta tanto entre a regir el nuevo formulario adoptado por la Comisión de la Comunidad Andina, a propuesta de 8 GACETA OFICIAL 26/10/2016 24 de 49 la Secretaría General de la Comunidad Andina, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416. 1.4.7.

Que el certificado de origen se encuentre vigente. El segundo párrafo de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, determina que el certificado de origen tendrá una vigencia de 180 días calendario, contados a partir de la fecha de emisión, salvo que se trate de mercancía almacenada temporalmente bajo control aduanero en el pals de destino, en cuyo evento el certificado de origen se mantendrá vigente por el tiempo adicional que la administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes.

Momento de presentación del certificado de origen 1.5. Es importante tener en cuenta lo consagrado en el artículo 15 de la Decisión 416, ya que prevé cuatro hipótesis en donde la Autoridad Aduanera no puede impedir el desaduanamiento de las mercancías cuando haya problemas con el Certificado de Origen de las mercancf as, pero si puede exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes que se aplicarían a importaciones de Terceros Países, con base en las normas nacionales internas que para el efecto estén consagradas.

Estás hipótesis son: 1.5.1. Que exista duda sobre la autenticidad de la certificación; 1.5.2. Que se presuma el incumplimiento de las normas establecidas en la Decisión 416; 1.5.3. Que la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la subregión y; 1.5.4. Que el certificado de origen no se presente con la declaración aduanera, contenga errores o esté incompleto.

En el primer evento la autoridad aduanera dará un plazo de quince días calendario contado a partir de la fecha de despacho a consumo o del levante de la mercancía, para que el certificado sea presentado, so pena de hacer exigible la garantía o cobrar los gravámenes correspondientes si no se cumple. 1.6. En relación con la última hipótesis, la presentación del certificado de origen fuera del plazo acarrearía como única consecuencia la ejecución de la garantía o, en su caso, el cobro de gravámenes, más no la imposibilidad de acceder a los beneficios arancelarios, en tanto se cumpla con todos los demás requisitos establecidos en la normativa comunitaria andina4 • 4 Acuerdo de Cartagena, Decisión 414 (Perfeccionamiento de la Integración Andina) y Decisión 416 (Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercanclas). 9 GACETA OFICIAL 26/10/2016 25 de 49 1.7.

El plazo que prevé el artículo 15 es improrrogable, pero en circunstancias plenamente justificadas, excepcionales y extraordinarias, y de conformidad con la normativa procesal interna sobre la materia sustentada en el principio de complemento indispensable, podrla suspenderse. Esta solución la adoptó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 36-IP-2012 de 12 de septiembre· de 2012, de la siguiente manera: "La nonnativa comunitaria no consagra la figura de la suspensión del plazo en atención a circunstancias excepcionales o extraordinarias.

Tampoco lo prohibe, ni mucho menos el Tribunal encuentra que en circunstancias plenamente justificadas y excepcionales, la suspensión del plazo riña con la finalidad del programa de liberación y de la Decisión 416. Por tal motivo, en el evento de presentarse un supuesto de hecho que amerite la suspensión del plazo consagrado en el segundo párrafo del articulo 15 de la Decisión 416, la autoridad nacional competente podrá, en virtud del principio de complemento indispensable aplicar la nonnativa nacional que regule dicho aspecto". 1.8.

En virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de ésta última5• En consecuencia, al resolverse el recurso de casación deberá establecerse si hay normativa interna aplicable a la suspensión del plazo y, posteriormente, determinar si dicha normativa es aplicable a los supuestos de hecho expuestos en el caso bajo estudio.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 10668-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 5 Sobre este pñncipio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ª( ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean H necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Pafses Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

As/ pues. el Pafs Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria expllcitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio." (Interpretación Prejudicial del 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril de 201 or. 10 GACETA OFICIAL 26/10/2016 26 de 49 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11 26/10/2016 GACETA OFICIAL 27 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 544-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 452-2008 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial (Hard Rock Café) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

VISTOS: El Oficio C.A.C. 091/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 452-2008; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES. 1. Partes en el Proceso lnternQ Demandante: HARD ROCK CAFÉ S.R.L. 1 26/10/2016 GACETA OFICIAL Demandado: 28 de 49 Directora General del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, del Estado Plurinacional de Bolivia. Tercero Interesado: HARD ROCK LIMITED. 2. Hechos relevantes. 2.1. El 29 de marzo de 2007, HARD ROCK LIMITED, corporación organizada y existente bajo las leyes del Estado de Jersey, Estados Unidos de América, formuló1 demanda ante el SENAPI, por infracción y violación de derechos de propiedad industrial contra Massoud Abutbul, Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, propietarios del Bar­ Restaurant-Pub HARD ROCK CAFÉ BOLIVIA. 2.2.

El 27 de abril de 2007, Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, oponen excepciones de impersonería señalando que son socios de "HARD ROCK CAFÉ S.R.L." constituida el 23 de junio de 2006, con registro en FUNDEMPRESA (Fundación que opera el Registro de Comercio en Bolivia), con personalidad jurídica propia y su correspondiente Número de Identificación Tributaria (NIT). 2.3.

El 4 de mayo de 2007, Massoud Abutbul, ejerciendo la representación de HARD ROCK CAFÉ S.R.L. y afirmando que FUNDEMPRESA estableció que "nunca se ha constituido en Bolivia una empresa con el nombre de Hard Rock Café", solicitaron al SENAPI, el 14 de febrero de 2007, el registro del nombre comercial "HARD ROCK CAFÉ" y el 19 de marzo de 2007, de la marca en la Clase 252 de la Clase Internacional de Niza. 2.4.

El 16 de mayo de 2007, el SENAPI, mediante Resolución Administrativa No. 1/E/01/2007, resolvió aceptar la excepción previa de impersonería planteada por Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, y ordenó que se haga conocer ulteriores diligencias a Massoud Abutbul, representante de HARD ROCK CAFÉ S.R.L., que contestó a la demanda. 2.5. El 29 de agosto de 2007, el Director Jurídico del SENAPI, mediante Resolución No. 004/2007, resolvió declarar probada la denuncia de Infracción y/o Violación a los Derechos de Propiedad Industrial interpuesta por HARD ROCK LIMITED. 2.6.

El 19 de octubre de 2007, por Resolución Administrativa No. R005/2007, el Director Jurídico del SENAPI, resuelve rechazar el recurso 1 Expediente Administrativo Interno 002/2007. 2 Prendas de vestir, calzado, artlculos de sombrererfa. 2 GACETA OFICIAL 26/10/2016 29 de 49 de revocatoria interpuesto por HARD ROCK CAFÉ S.R.L.; en consecuencia, confirma la Resolución No. 004/2007 de 29 de agosto de 2007. 2.7.

El 2 de abril de 2008, la Directora General Ejecutiva del SENAPI, a través de la Resolución Administrativa No. J-015/2008, rechaza el recurso jerárquico interpuesto por HARD ROCK CAFÉ S.R.L., confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa No. R005/2007. 2.8. El 27 de Julio de 2008, HARD ROCK CAFÉ S.R.L. presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Bolivia (ahora Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia) demanda contencioso administrativa contra la Resolución No. J015/2008 de 2 de abril de 2008, pronunciada por la Directora General del SENAPI. 2.9.

El 15 de septiembre de 2008, respondió la demanda contencioso administrativa formulada por HARD ROCK CAFÉ S.R.L. 2.1O. El 11 de febrero de 2009, el Pleno Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Auto Supremo No 059/2009, resolvió suspender el proceso contencioso administrativo, a efecto de solicitar a este Órgano Jurisdiccional proceda a la interpretación prejudicial requerida. 3.

Argumentos de la demanda de infracción dirigida al SENAPI HARD ROCK LIMITED, en la demanda por Infracción y Violación de Derecho de Propiedad Industrial, dirigida al Servicio Nacional de Propiedad Industrial, señaló: \ 3.1. Es legítima propietaria en Bolivia y en el mundo de las renombradas marcas "HARD ROCK CAFÉ & DESIGN" y "HARD ROCK BEER", con registros Nos. 50893-C, 50894-C, 89504-C y 89633-C, entre otros, en las clases 25, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2.

Los demandados vienen utilizando el nombre y marca de HARD ROCK LIMITED sin autorización, aprovechando de su fama y enriqueciéndose ilegitimamente al usufructuar de un bien ajeno, toda vez que, como si fueran propietarios de la fama y notoriedad de la marca, para servicios de restaurantes, bares y cafés, prestan esos servicios y comercializan productos relacionados a la marca. 3.3.

El uso de la marca en forma ilegitima induce a confusión al público consumidor y usuario, ocasionando daño a la imagen comercial y corporativa de una marca notoria que exige cualquier franquiciante; o 3 GACETA OFICIAL 26/10/2016 30 de 49 sea, el cumplimiento de estándares, que la entidad demandada no cumple aún si tuviera autorización que no la tiene. 3.4.

Los demandados infringen e incurren en las prohibiciones establecidas en los artículos 154, 155 literales a) y d), 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como otras disposiciones nacionales e internacionales. 3.5. Al proceder los demandados con evidente mala fe, agravada por estar en conocimiento de su transgresión, se hace más obvia desde el momento que pretenden obtener el registro de la marca "HARD ROCK CAFÉ" ante el SENAPI, lo que está reñido con las buenas prácticas comerciales. 3.6.

La Decisión 486 sanciona todos los actos como el denunciado y que constituyen competencia desleal, así como sancionan las normas del ordenamiento comercial y penal del Estado; por lo que solicitan el cese inmediato del uso de las marcas y nombre comercial "HARD ROCK CAFÉ". 4. Argumentos de la contestación a la demanda de infracción HARD ROCK CAFÉ S.R.L. contestó la demanda señalando lo siguiente: 4.1.

Afirman que el 23 de marzo de 2007 planteó dos procesos de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca HARD ROCK CAFÉ, para las Clases 25 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La empresa, constituida el 23 de junio de 2006, cuenta con el NIT 140355021 y está registrada bajo la matrícula No. 00121151 en FUNDEMPRESA, entidad que estableció que en Bolivia nunca se constituyó una empresa con el nombre de HARD ROCK CAF É. 4.3.

Así mismo, solicitó al SENAPI el registro del nombre comercial de la empresa "HARD ROCK CAFÉ" ( denominación y diseño}, para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Al estar reconocida como sociedad comercial por el Estado Boliviano y con el debido registro no requiere de franquicia, licencia de uso o autorización adicional alguna. 4.5.

No puede haber competencia con una entidad que no tiene presencia comercial, y, por lo mismo, mal se puede hablar de competencia desleal o desvío de clientela. 4 GACETA OFICIAL 26/10/2016 31 de 49 4.6. Con relación al supuesto enriquecimiento ilícito, los beneficios obtenidos devienen directamente de su inversión y actividades, y no del uso de la marca o nombre alguno. 4. 7.

La empresa demandante pretende llevar a un error por cuanto señala que se estaría amparando en la legislación nacional, indicando "tener prestigio ganado a nivel nacional" siendo que dicha empresa es inexistente y, contrariamente, se dio a la tarea de registrar marcas hace más de diez años con el solo objetivo de obstaculizar el ingreso de productos o servicios de empresas que demuestran un interés legal y legítimos en ofrecer sus servicios al consumidor nacional. 5.

Resolución Administrativa de la Dirección Jurídica • SENAPI Mediante Resolución Administrativa No. 004/2007 de 29 de agosto de 2007, el Director Jurídico del SENAPI resolvió: 5.1. ' Declarar probada la denuncia de Infracción y/o Violación de los Derechos de Propiedad Industrial de HARD ROCK LIMITED, con el fundamento que la firma demandante tiene registrado su derecho propietario, bajo la marca HARD ROCK BEER por Registro 89504-C, de 20 de marzo de 2003, en la Clase 32, franqueado por el SENAPI.

Al efecto, sostiene que: i) El denunciante, al amparo del artículo 154 de la Decisión 486 que establece que el derecho de uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente, denunció la infracción de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la citada Decisión que determina que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho o quienes ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infracción. ii) Conforme a los antecedentes, HARD ROCK LIMITED registró las marcas "HARD ROCK CAFÉ & DESIGN" y "HARD ROCK BEER" en el SENAPI, derecho emergente indiscutible de la firma que puede demandar a un tercero que atente contra su derecho conforme a la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

Que para el caso concreto se puede advertir que las palabras sustanciales de ambas denominaciones son "HARD ROCK" que originan el riesgo de confusión, pues evidencian que hay semejanza visual como fonéticamente. iii) Por otra parte, la denominación y el diseño son idénticas a la marca que tiene el registro; además, las pruebas aportadas como lo señalado en el Acta de Verificación e informe del Responsable de Signos Distintivos, ambas denominaciones son iguales y no pueden coexistir 5 GACETA OFICIAL 26/10/2016 32 de 49 dentro de un mismo universo de marcas.

Además, la parte demandada no puede utilizar dicho denominativo porque contraviene la normativa vigente ya que las denominaciones "HARD ROCK CAF É & DESIGN" y "HARD ROCK BEER" están debidamente registradas en las Clases 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, gozando de todas las prerrogativas legales emanadas de la propiedad industrial. 6.

Resolución Administrativa de la Dirección Jurídica - SENAPI, sobre recurso de revocatoria planteado El 19 de octubre de 2007, por Resolución Administrativa No. R005/2007, el Director Jurídico del SENAPI, resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por HARD ROCK CAFÉ S.R.L., en consideración a que se debe tener en cuenta que en el proceso de infracción no se determina la legalidad o ilegalidad del funcionamiento de la empresa del recurrente, ya que para ello debe recurrirse ante las autoridades correspondientes, sino, si existe infracción o no a los derechos de propiedad industrial.

En cuanto. a que el "sistema atributivo" es territorial y no mundial, en el proceso solo se enfoca a dilucidar si hay o no hay infracción y, respecto de la litispendencia en el sentido de que habría dos procesos anteriores respecto a la cancelación de la marca, Je correspondía acudir ante la autoridad administrativa y solicitar a ella, se pronuncie sobre la litispendencia esgrimida, y sea dicha autoridad la que valore si existe identidad de objeto, partes y causa. 7.

Resolución Administrativa de la Directora General Ejecutiva del SENAPI Mediante Resolución Administrativa No. J-015/2008 de 29 de agosto de 2007, la Directora General Ejecutiva del SENAPI, resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por HARD ROCK S.R.L.; en consecuencia, confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa No. R-005/2007 de 19 de octubre de 2007.

En sus conclusiones señala que: a) El impetrante indicó que la resolución recurrida se basa en considerar el Artículo 238 de la Decisión 486 y que el demandante carece de legitimación legal para iniciar proceso de infracción; mas, verificados los antecedentes del proceso y archivos del SENAPI, el demandante HARD ROCK LIMlTED cuenta con registros de la marca denominada "HARD ROCK CAF É & DESlGN" y "HARD ROCK BEER" destinados a proteger las clases 25, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, las misma que se encuentran en vigencia; así mismo, la firma recurrente hasta la fecha no cuenta con registro de la marca "HARD ROCK CAFÉ", gozando de todos los derechos atribuidos por la norma que rige la materia, y cuenta con legitimación legal para iniciar acción por infracción. 6 GACETA OFICIAL 26/10/2016 33 de 49 b) El recurrente señala que las marcas registradas por el demandante se encuentran con demandas de cancelación por falta de uso en el SENAPI y que se debe esperar a que se resuelvan tales demandas; empero, la litispendencia solicitada no puede ser atendida en el caso concreto, ya que el SENAPI considera que hasta que no se demuestre la cancelación por falta de uso mediante Resolución Administrativa definitiva y ejecutoriada, el titular del registro goza de todas las atribuciones conferidas por la Decisión 486. c) La recurrente señala tener la correspondiente inscripción en la Oficina de Registro de Comercio en Bolivia (FUNDEMPRESA) y, por lo mismo, tiene derecho al uso del signo HARD ROCK CAFÉ ya que su registro comercial es justamente "HARD ROCK CAFÉ S.R.L.", no obstante, el registro comercial tiene como fin la inscripción de la razón social para poder realizar actividades económicas o mercantiles, según el Código de Comercio; sin embargo, esta inscripción no da por si sola el derecho del uso de un signo distintivo ya que la oficina competente llamada por ley para registro de marcas en el territorio de Bolivia es el SENAPI. d) En el recurso deberá determinar el grado de confusión entre el signo supuestamente infractor con la marca registrada, habiéndose establecido que la firma recurrente está utilizando carteles y demás accesorios con la denominación "HARD ROCK CAFÉ" en todas sus presentaciones y tal firma no cuenta con el registro de marca ante el SENAPI; así mismo, habiéndose cotejado ambos signos se estableció claramente que el mismo cuenta con registros de marca denominados "HARD ROCK", acción que vulnera los derechos de propiedad industrial de la firma denunciante. 8.

Argumentos de la demanda contencioso administrativa HARD ROCK CAFÉ S.R.L. interpuso demanda en lo contencioso administrativo contra el SENAPI aduciendo lo que sigue: 8.1. La Resolución Administrativa que resuelve el recurso jerárquico que confirma las anteriores resoluciones administrativas contiene erróneas interpretaciones de la Ley sustantiva que rige la materia en el entendido que solo se limita a considerar la aplicación del Articulo 238 de la Decisión 486, pues pretende sancionar una supuesta infracción a una marca registrada dejando de lado los argumentos y defensa planteados, toda vez que la cancelación del registro de marca por motivo de falta de uso en un mercado específico constituye un medio de defensa en todo tipo de procesos, así lo reconocía la Decisión 344 en su Artículo 108: ello en el entendido que carece de legitimación procesal para iniciar cualquier tipo de proceso quien simplemente tiene un "registro obstáculo" de una marca que nunca ha usado o que no 7 26/10/2016 GACETA OFICIAL 34 de 49 tiene interés en usarla y que simplemente la emplea para impedir el libre comercio. 8.2.

Así, se discute el derecho mismo del demandante a iniciar procesos, puesto que no cuenta con un derecho plenamente oponible a terceros por lo que resulta imprescindible ingresar al análisis de la cancelación de registro y existiendo el proceso de cancelación se está a las resultas del mismo; procesos que fueron iniciados antes de haberse interpuesto la acción de infracción y que por su naturaleza principal debió resolverse en forma previa. 8.3.

No se ha considerado el que "HARD ROCK CAFÉ S.R.L.", es la única empresa boliviana con el nombre comercial de "HARD ROCK CAFÉ" lo cual demuestra que no existen empresas anteriores o posteriores y que el demandante no ha utilizado en ningún momento su marca registrada, lo cual niega su derecho a ejercer acciones en cuanto su propio derecho es discutible, pues incluso en el sistema atributivo se adquiere mediante su uso y no mediante su registro, siendo este último accesorio: así las consideraciones dentro de los Procesos 0006-IP2008 y 45-IP-98. 8.4.

Se indicó que el demandante de infracción pretende llevar a un error in judicando, porque se estaría amparando en la legislación nacional referida a la competencia desleal y desvío de clientela, indicándose la falacia de tener un prestigio ganado a nivel nacional, siendo que dicha empresa es inexistente y registró marcas desde hace diez años con el solo afán de obstaculizar el ingreso de productos o servicios de empresas que demuestran interés legal y legítimo en ofrecerlos al consumidor nacional, no obstante, estos argumentos propios de la materia no fueron considerados, pues el mercado del que se habla es el mercado boliviano, no un mercado mundial o en abstracto y los demandantes al ser inexistentes no pueden obtener protección alguna. 9.

Argumentos de administrativa contestación a la demanda contencioso El SENAPI respondió la demanda como sigue: 9.1. Mediante la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se sustituyó la Decisión 344 de 1 de enero de 1994; así, la norma vigente desde 1 de diciembre de 2000 en Bolivia es de cumplimiento obligatorio y en su Disposición Transitoria Primera señala que en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en dicha Decisión, y por otra parte, que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también se solicitará como defensa en un procedimiento de OPOSICIÓN interpuestos sobre la base de la marca no usada; es decir, no en 8 GACETA OFICIAL 26/10/2016 35 de 49 procesos de infracción como pretende hacer ver y aplicar el demandante en la acción contencioso administrativa. 9.2.

El Artículo 238 de la Decisión 486 claramente señala: " El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción." Bajo este contexto legal y habiéndose verificado los antecedentes y archivos del SENAPI, se estableció que la parte denunciante HARD ROCK LIMITED cuenta con los registros de marca correspondientes y se pudo establecer que la entidad demandada hasta la fecha no cuenta con registro de la marca HARD ROCK CAFÉ; gozando la demandante de los derechos atribuidos por la norma comunitaria establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486. 9.3.

El denunciado ahora demandante, no planteó conforme a procedimiento la excepción de litispendencia y este punto tampoco es objeto sobre la resolución recurrida, convirtiéndose en una variación en el objeto del proceso de infracción y sus resoluciones impugnadas. 9.4. El demandante no debe confundir los actos de comercio que puede ejercer una empresa con los bienes materiales que posee.

En efecto, para ejercer comercio la empresa debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Ley, lo mismo que con los requisitos que se aplican para el registro de marcas, o lo relativo a la defensa de ellos, puesto que estos últimos, refiriéndose al registro de marcas, son signos distintivos de los productos a comercializar y no constituyen actos mercantiles per se. 9.5.

El demandante hace alusión al uso de su signo y pretende hacer valer derechos declarativos y no constitutivos sobre el supuesto registro de nombre comercial y para tal sentido hace alusión a una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se pronuncia sobre los nombres comerciales (Proceso 0006-IP-2008) lo que es claro; sin embargo, dichos contextos no son aplicables a los procesos de infracción como pretende hacer valer el demandante. 9.6.

En ese sentido debe repararse en el contenido de los artículos 191 y 194 de la Decisión 486 quedando claro que la Decisión 486 protege a los nombres comerciales por su primer uso en el comercio, así como las causales de no reconocimiento por causas de riesgo o confusión o asociación con derechos de marcas previos. 9.7. El demandante dentro del proceso de infracción solo planteó la excepción de impersonería antes de contestar la denuncia de infracción, omitiendo lo establecido en el Articulo 24 numeral 3 del Instructivo Administrativo No. 001 /05 sobre denuncias de infracción y/o 9 GACETA OFICIAL 26/10/2016 36 de 49 violaciones a los Derechos de Propiedad Industrial, el mismo que señala cómo se tramitarán dichas excepciones, planteadas todas juntas y antes de respuesta a la misma; además, dichas excepciones operan cuando existe identidad de partes, causa y objeto, lo cual no es aplicable al presente caso.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 3 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio se interpretarán los artículos 155 literal e), 224, 226, 227 y 238 de la citada Decisión 4864, al tratarse de un tema relacionado con infracción de marca notoria. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivojustificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vla administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito·. 4 ''Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) e) usar en el comercio un signo idéntíco o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

( ) "Arlfculo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido•. ( ) "Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: 10 GACETA OFICIAL 26/10/2016 37 de 49 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos. La marca notoria, su protección y su prueba. La acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en una acción por infracción. 2. 3. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular.

Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos 1.1. En el procedimiento administrativo interno HARD ROCK LIMITED argumentó el uso no autorizado por parte de Massoud Abutbul, Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, en el Bar-Restaurant-Pub denominado HARD ROCK CAFÉ BOLIVIA de sus marcas "HARD ROCK CAFÉ & DESIGN" y "HARD ROCK SEER". 1.2.

Teniendo en cuenta los mencionados antecedentes, se abordará el tema planteado, siguiendo, para el efecto, los precedentes jurisprudenciales que el Tribunal ha sentado sobre la materia5 • 1.3. El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el a} riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o setvicios; b} daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c} aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos".

"Artículo 227.- Será de aplicación al presente Titulo lo establecido en el literal h} del articulo 136, as/ como lo dispuesto en el articulo 155, literales e} y rr. ( } "Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del Pafs Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares".

( } 5 Se destacan las Interpretaciones Prejudiciales de 25 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 263-IP-2015; y de 19 de mayo de 2016, expedida en el marco del Proceso 367-IP2015. 11 GACETA OFICIAL 26/10/2016 38 de 49 sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 1.4.

Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: i. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. ii.

Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado. 1. En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de Impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable. 2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.5.

El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en los literales a} y d} del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos o servicios mediante la aplicación un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Para el caso en concreto además se analizará el literal e) relacionado con marcas notorias. 1.6. El literal d} del Artículo 155 es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada, mientras que el literal a} es específica para la identificación de productos o servicios en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros: 1.6.1.

Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486: 12 GACETA OFICIAL 1.6.1.1. 26/10/2016 39 de 49 El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo "usar''. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del princ1p10 de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.6.1.2.

Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en e! mercado6• 1.6.1.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La nonna prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.6.2.

Elementos para calificar la conducta contenida en el literal a) del Articulo 155 de la Decisión 486: El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1.6.2.1. 6 Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta}.

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en connicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica w. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). 13 GACETA OFICIAL 1.6.2.2. 26/10/2016 40 de 49 Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio, o aquellos que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si con ocasión de la instalación de tapicería en cuero para autos se coloca el signo sobre dicha tapicería o sobre el automotor respectivo. 1.6.2.3.

Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, es decir, de los mencionados en los supuestos I y 11. 1.7. Llama la atención que a diferencia del literal d) del Articulo 155, donde la acción recae sobre cualquier producto o servicio, los tres supuestos mencionados tienen que ver con los mismos productos servicios que ampara la marca registrada. 1.8.

El siguiente cuadro resume los parámetros de operación de los supuestos7: Sujeto activo Es titular de una marca Supuesto que 1 distingue oroductos. Es titular de una marca que Supuesto distingue 11 servicios. 7 Sujeto pasivo Resumen del supuesto Marca protegida para productos aplicada sobre productos. Usa la marca directamente sobre los mismos productos.

Usa la marca Marca protegida sobre para servicios aplicada sobre productos vinculados a productos. los servicios que distingue la marca protegida. El cuadro fue tomado de Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 367-IP2015, anteriormente citada. 14 GACETA OFICIAL Es titular de una marca que distingue Supuesto productos o servicios. 111 1.9. 26/10/2016 41 de 49 Marca protegida Usa la marca sobre envases, para productos o servicios envolturas, aplicada sobre embalajes o 1 acondicionamie envases, envolturas, ntos de los embalajes o productos acondicionamien mencionados 11 tos de en los suouestos I v I l. productos. 1 El Tribunal advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado.

De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. 1.1O.

Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación en las dos conductas de infracción estudiadas, la Corte Consultante deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos y denominativos8. 1.11.

El instrumento procesal que prevé el régimen comunitario para realizar el ius prohibendi en el ámbito marcarlo, es la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, que se encuentran regulada en el Título XV de la Decisión 486. Mediante esta herramienta se investigan las conductas infractoras atrás analizadas. 1.12. El artículo determina claramente lo sujetos pasivos de la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial: 1.12.1.

Cualquier persona que infrinja el derecho de propiedad industrial. Esto quiere decir que el sujeto pasivo es quien efectivamente vulnere el derecho de propiedad industrial, lo que implica demostrar la ocurrencia de la infracción. 1.12.2.Cualquier persona que manifieste la inminencia de la infracción al derecho de propiedad industrial. Esto quiere decir que el sujeto pasivo también es quien amenaza la infracción, esto es, quien realiza actos 8 Se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 20 de marzo de 2015, expedida en el marco del Proceso 211-IP-2014. 15 GACETA OFICIAL 26/10/2016 42 de 49 directamente encaminados a ejecutarla.

Por lo tanto, la inminencia supone que se deben demostrar los actos que racionalmente indiquen que se producirá la infracción. 1.13. En el marco de lo mencionado, la conducta descrita en el literal d) del Articulo 155, no comporta una calificación especial del sujeto que usa en el comercio un signo idéntico o similar. En consecuencia, para incurrir en el supuesto contemplado simplemente se debe califica el "uso" en el comercio, de conformidad con las características arriba anotadas. 1.14.

Por su parte el Articulo 226 párrafo final, señala que constituye de igual manera un uso no autorizado, la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo notorio, respecto de productos, servicios o actividades distintas a las que ampara el signo notorio, o para fines no comerciales, siempre y cuando dicho uso cause los siguientes efectos: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 1.15.

La norma comunitaria determina que, pese a que una persona use una marca notoria sin fines comerciales, y cause los efectos contenidos en los literales a}, b} y c} del Articulo 226, incurre en un uso no autorizado, lo cual se justifica en el sentido de que a pesar de que no esté vendiendo el producto o prestando el servicio identificado con la marca notoria u obteniendo un rédito económico, está creando confusión entre los consumidores, causando un daño económico en razón de la dilución de la fuerza distintiva, valor comercial o publicitario de la marca notoria y por un aprovechamiento injusto del prestigio del signo. 1.16.

El Articulo 227 enuncia que: "Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo dispuesto en el articulo 155, literales e) y f) 9", es decir, dentro del Título de los signos notoriamente conocidos, debe aplicarse el derecho que se confiere al titular de un registro de marca, a impedir que se use en el mercado un 9 e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando elfo pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fue,za distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de fa fue,za distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. 16 GACETA OFICIAL 26/10/2016 43 de 49 signo similar o idéntico a la marca que alcanzó un nivel de reconocimiento distinto al de una marca común en el mercado. 1.17.

De conformidad con lo manifestado, sem deberá analizar si en efecto existe un uso sin autorización del titular de las marcas "HARD ROCK CAFÉ & DESIGN" y "HARD ROCK BEER". 2. La marca notoria, su protección y su prueba 2.1. Afirma la compañia actora que "HARD ROCK CAFÉ & DESIGN" y "HARD ROCK BEER" pueden calificarse como notoriamente conocidas, por lo que se analizará este aspecto. 2.2.

Al respecto, la Decisión 486 en su Articulo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 2.3. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente10 • 2.4.

El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: "La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen"11. 2.5.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se 10 "'t Revisar Proceso 35-IP-2013. 11 Revisar Proceso 09-IP-2008. 17 GACETA OFICIAL 26/10/2016 44 de 49 encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: "( ) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella" 12. 2.7.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: "En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status" 13. 2.8.

Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el Artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) b) c) d) e) f) g) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; 12 Revisar Proceso 32-IP-2008. 13 Revisar Proceso 66-IP-2015. 18 GACETA OFICIAL h) i) j) k) 26/10/2016 45 de 49 el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 2.9.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el Artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: 2.9.1.

Los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a}, así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b}; los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (Artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada 19 GACETA OFICIAL 26/10/2016 46 de 49 económicamente con él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (Artículo 158). 2.10.

Asimismo, este Tribunal considera que, dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y un nombre comercial, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.14 2.11.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 2.12.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 14 Revisar Proceso 17-IP-96, publicado en la G.0.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 20 GACETA OFICIAL 26/10/2016 47 de 49 Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". 2.13.

En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 2.14. La marca notoria será protegida si además de comprobar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados.

Se deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas "HARD ROCK CAFÉ & DESIGN" y "HARD ROCK BEER". 3. La acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en una acción por infracción 3.1. En el presente caso, HARD ROCK CAFÉ S.R.L. contestó la demanda de infracción afirmando que el 23 de marzo de 2007 planteó dos procesos de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca HARD ROCK CAFE, para las Clases 25 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, además, el tribunal consultante solicita la interpretación del Artículo 165 de la Decisión 486, por lo que se analizará este tema. 3.2.

De acuerdo con el Artículo 165 de la Decisión 486, la norma determina que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca podrá solicitarse por dos vías: a) Directamente como acción ante la autoridad nacional competente por cualquier persona que tenga interés siguiendo el trámite contemplado en el Articulo 170 de la Decisión 486; o, b) como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada y que, al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. 3.3.

Dentro del caso en análisis los demandados afirman dentro de los argumentos de su defensa que han solicitado acción de cancelación por falta de uso de la marca HARD ROCK CAFÉ, para las Clases 25 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 21 GACETA OFICIAL 3.4. 3.5. Una marca está en vigencia mientras no hayan ocurrido los siguientes acontecimientos: 3.5.1. 3.5.3. 3.7. 48 de 49 El Artículo 165 no enuncia la posibilidad de que el solicitante utilice como argumento para su defensa la falta de uso dentro de un trámite por infracción de derechos de propiedad industrial que las marcas sobre las cuales se inicia la acción están en trámite de cancelación. 3.5.2. 3.6. 26/10/2016 Que haya caducado de pleno de derecho por el trascurso del tiempo que confiere la ley para su renovación. Que haya sido declarada nula la resolución que concedió el registro por autoridad competente.

Que haya sido declarada la cancelación del registro, sea por falta de uso, por haber sido confundible con una marca notoriamente conocida a la fecha de la solicitud. por divulgación. Para el caso en concreto, mientras la marca no haya sido cancelada por falta de uso, su titular goza de plena facultad para iniciar acciones en contra de terceros que la utilicen sin su autorización. La norma comunitaria establece que la falta de uso debe ser alegada dentro del trámite de oposición, lo cual ocurre precisamente dentro de los treinta días que concede la autoridad para que el solicitante conteste, por lo que resulta evidente que el argumento de la acción de cancelación dentro de una acción por infracción de derechos, no puede ser evaluada por la autoridad administrativa competente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 452-2008, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Tribunal. del Artlcu t atr: r Cecilia Luisa Ayl�eros MAGISTRADA I 22 26/10/2016 GACETA OFICIAL 49 de 49 Hugo R M De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secret io.

Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 23