TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 595-1P-2015 Interpretación Prejudicial Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 10627-2014 Patente: FORMULACIÓN AEROSOL PARA INHALACIÓN, QUE CONTIENE UN AGENTE ANTICOLINÉRGICO Dr. Hernán Romero Zambrano El Oficio 277-2015-SCS-CS, recibido el 6 de noviembre de 2015, mediante el cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 10627-2014; y, El Auto de 19 de mayo de 2016, mediante e! cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. 1.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandado: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH 8. CO. KG. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.6. PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, REPUBLICA DEL PERU. Tercero Interesado: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS DE ORIGEN Y CAPITAL NACIONALES-ADIFAN.
Hechos Relevantes El 12 de agosto de 2003, BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH 8, CO. KG., (en adelante, BOEHRINGER), solicitó! ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) la patente de invención denominada FORMULACIÓN AEROSOL PARA INHALACIÓN, QUE CONTIENE UN AGENTE ANTICOLINÉRGICO.
El 7 de junio de 2004, se efectuó la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano". El 20 de octubre de 2004, la sociedad Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales (en adelante, ADIFAN), formuló oposición con base a las siguientes invenciones previamente registradas: NUEVOS ÉSTERES Bl- Y TRICÍCLICOS DE AMINOALCOHOL, SU PREPARACIÓN Y SU USO EN MEDICAMENTOS, NUEVOS AGENTES ANTICOLÍNERGICOS QUE PUEDEN SER USADOS COMO MEDICAMENTOS Y MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS MISMOS y FORMULACIÓN DE SOLUCIONES FARMACÉUTICAS ESTABLES PARA INHALADORES PRESURIZADOS CON DOSIS MEDIDAS, además que las reivindicaciones de la patente solicitada describen uso; siendo que los usos no son considerados invenciones.
El 3 de enero de 2005, BOEHRINGER presentó un nuevo pliego de 10 reivindicaciones, en el cual han eliminado las reivindicaciones originales 10,12 y 14.. El 16 de enero de 2007, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico PCG 01-2007, manifestando que las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con requerimientos de claridad. El 30 de marzo de 2007, BOEHRINGER dio respuesta al Informe Técnico y presentó un nuevo pliego de reivindicaciones, el Y de mayo del mismo año, la Examinadora de Patentes emitió el Informe Técnico PCG 01-2007/A en el cual tuvieron como respuesta la falta de claridad en las reivindicaciones. l Expediente Administrativo: 803-2003/01N.
(4 2.7. El 10 de septiembre de 2007, BOEHRINGER dio respuesta al Informe Técnico PCG 01-2007/A señalando que adjunta un nuevo pliego de 10 reivindicaciones. 2.8. El 13 de noviembre de 2007, la Examinadora de Patentes, en respuesta, emitió el Informe Técnico PCG 01-2007/B en donde manifestó la falta de claridad y de nivel inventivo por lo que la oposición presentada se consideraba fundada. 2.9.
El 22 de febrero de 2008, la sociedad BOEHRINGER dio respuesta al Informe Técnico, señalando que adjunta un nuevo pliego de 9 reivindicaciones. 2.10.El 12 de mayo de 2008, La Examinadora de Patentes emitió el Informe Técnico PCG 01-2007/C, en el cual establece que la reinvindicación 9 no es patentable de acuerdo al Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con los requisitos de nivel inventivo, 2.11.El 31 de julio de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió la Resolución 826-2008/0IN-INDECOP1 en la cual declaró fundada la oposición y denegó la solicitud de patente de invención denominada FORMULACIÓN AEROSOL PARA INHALACIÓN, QUE CONTIENE UN AGENTE ANTICOLINÉRGICO en base a que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo exigido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.12.
El 26 de agosto de 2008, BOEHRINGER interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 826-2008/0IN-INDECOPI, señalando que adjuntaba nuevo pliego de reivindicaciones, el mismo que fue resuelto el 5 de agosto de 2009, mediante Resolución 1923-2009/TPI-INDECOPI, en sentido de confirmar la resolución inicial. 2.13.El 16 de julio de 2009, la Examinadora de Patentes emitió el Informe Técnico AEF 26-09 (T) en el cual se concluye que la invención no es patentable y carece de nivel inventivo. 2.14.El 5 de agosto de 2009, mediante la Resolución 1923-2009/TPI- INDECOPI, confirma la Resolución 826-2008/0IN-INDECOP! y deniega la solicitud de patente de invención. 2.15.El 5 de noviembre de 2009, BOEHRINGER presentó demanda contencioso administrativa en contra INDECOPI. 2.16.El 12 de noviembre de 2009, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, admitió la demanda contencioso administrativo. 2.17.El 8 de enero de 2010, INDECOPI presentó contestación a la demanda. 2.18.El 23 de agosto de 2011, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución número 15, declaró fundada la demanda. 2.19.
El 5 de octubre de 2011, el INDECOPI presentó Recurso de Apelación a la Sentencia contenciosa administrativa del 23 de agosto de 2011. 2.20. El 27 de octubre de 2011, PHARMA contestó el recurso de apelación a la Sentencia contenciosa administrativa. 2.21. El 15 de julio de 2014, la Sala Civil Transitoria Especializada de la Corte Suprema de Justicia de la República, en Sentencia, confirmó la sentencia de primera instancia. 2.22.
El 31 de julio de 2014, INDECOPI presentó recurso de casación. 2.23.La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitó ta interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda contencioso administrativa BOEHRINGER, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.
No se notificó el Informe Técnico AEF 26-09 (T) realizado por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI “( ) Esto concluye en una clara afectación a nuestros derechos como administrados, pues al no ser notificados con el informe técnico, se nos recortó nuestro derecho a pronunciarnos respecto de los argumentos vertidos por el examinador de patentes en el mencionado informe, lo que motivo que se deniegue una invención novedosa y que beneficia a la sociedad”. 3.2.
Se ha violado el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el cual “( ) señala que la autoridad administrativa deberá notificar al solicitante si encontrará que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos contemplados en las normas legales pertinentes, notificación que podrá realizar dos o más veces == * 3.3. 3,4, 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.1.
Se ha vulnerado el derecho al debido proceso y de la defensa “( ) el administrado se vio impedido de ejercer su derecho de defensa de poder contestar el Informe Técnico AEF 26-09 (T) que fue base para que se confirme la Resolución 826-2008/0IN-INDECOPT”. “( ) La Resolución 1923-2009/TPI-INDECOPI ha señalado de manera incorrecta que la invención solicitada FORMULACIÓN EN AEROSOL PARA INHALACIÓN QUE — CONTIENE UN AGENTE ANTICOLINÉRGICO, tal como fue modificada mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2008, no cumple con el requisito de nivel inventivo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina” “( ) la Apelada ha denegado la invención solicitada por cuanto ha establecido que omitir la expresión “ácido citrico” en el pliego reivindicatorio del 26 de agosto de 2009 destruye el nivel inventivo de la invención solicitada.
En este sentido, respetuosamente, indicamos que no estamos de acuerdo con lo establecido en la apelada, ya que esta se encuentra basada en un argumento que es totalmente incorrecto” “( ) el artículo 30 de la Decisión 486, indica que las reivindicaciones deben estar enteramente sustentadas por la descripción, de manera que sí un normalmente versado en la materia no comprendiera o encontrase que se omite alguno de los términos mencionados en el pliego reivindicatorio, recurriría a la Memoria Descriptiva para resolver sus dudas” El término “( ) “ácido citrico se encuentra tan claramente definido, que en el caso de que cualquier persona (sea un versado en la matería o solo una persona común con conocimientos generales en química), lea la Memoria Descriptiva (más especificamente los ejemplos de realización) y el pliego reivindicatorio, va a poder identificar fácilmente que el término ausente es ácido cítrico y que este se encuentra ausente.” “( ) no existe una razón técnica o legal que indique la invención solicitada deba ceñirse a lo estrictamente divulgado en los ejemplos de realización de la invención solicitada.
Por tanto indicamos que es totalmente infundada la razón dada por el Examinador de Patentes para denegar el Nivel inventivo sobre la base que no se puede generalizar el ácido cítrico de la invención a otros ácidos.” Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa. El INDECOPI, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Los actos administrativos son aquellos que tienen efectos jurídicos sobre los administrados “( ) los informes técnicos no constituyen actos 5 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. administrativos por una razón fundamental: sus efectos jurídicos no son extemos, ni directos.” “( ) que el Informe Técnico materia de autos, fue expedido para que la autoridad pudiese gozar de mayores elementos de juicio para resolver; sin embargo, ni siquiera posee carácter vinculante.” “( ) resulta imposible que la autoridad notifique a los administrados todos y cada uno de los elementos que pueden servirle para decidir, a fin de refutarse todos y cada uno de ellos.
Estos pueden ser innumerables, incluyendo también registración, doctrina O jurisprudencia.” Con respecto a no haber sido notificado por el Informe Técnico AEF 26- 09 (T) ( ) Es obligatorio notificar el primer cuestionamiento técnico a la solicitud de patente para dar oportunidad al solicitante de absolverla o modificar su solicitud: pero es potestad de la administración notificar los sucesivos cuestionamientos de la solicitud, estén estas fundamentadas en opinión técnica o no.” “( ) el solicitante según el artículo 45 de la Decisión 486, puede absolver las observaciones presentadas en los Informes Técnicos, variando a solicitud de la patente y planteando un nuevo pliego de reivindicaciones.
Si ello es así, dado que se trata de otra pretensión, y existiendo un carácter técnico complejo esta nueva solicitud debe ser nuevamente evaluada por el técnico en la materia. Si cada observación sustentada o no en un informe técnico origina que el solicitante pueda variar su solicitud de patente y esta a su vez genere la necesidad de un Informe Técnico que deba ser notificado, el procedimiento, como es obvio podría nunca acabar.
Por eso la Ley impone un límite: Una sola observación siendo las demás potestativas” “( ) la demandante concibe erradamente que el procedimiento de la patente debe continuar abierto hasta que luego e innumerables e indefinidos replanteamientos de la patente, esta sea concedida con posibilidad de que sea denegada.” “( ) era obligatorio para la Oficina de Inversiones notificar la primera inconformidad, como sucedió efectivamente en el procedimiento materia de autos.
Más aun, la Oficina notificó hasta tres sucesivas inconformidades cuando ya no estaba obligada a ello.” “( ) La demandante no ha podido desvirtuar los fundamentos de la resolución, materia de impugnación, los cuales se ajustan al marco legal y jurisprudencial en materia de Propiedad Industrial, no habiendo incurrido en vicio alguno que origine su invalidez o ineficacia.” 6.1. 6.2. 7.1. 7.2.
Argumentos de la Contestación de la Demanda Contencioso Administrativo por el tercero interesado El 18 de enero de 2011, la Primera Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante Resolución número 10, declaró rebelde a la codemandada Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen Capital Nacionales, por no contestar la demanda dentro del tiempo legal establecido en el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo.
Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima (Perú), en Sentencia número Quince expresa, en lo principal, lo siguiente: Declaró fundada la demanda, en consecuencia, nula la Resolución 1923- 2009/TPI-INDECOPI que confirma la Resolución 826-2008/01N- INDECOPI dado que no respetó el principio del debido procedimiento, notificando a PHARMA el Informe Técnico AEF-26-09, en cual no le permitió ejercer su derecho de defensa en relación a dicho informe y sólo después de ello dictar Resolución que ponga final al procedimiento.
Que el administrado haga observación sobre este medio de prueba, no quiere decir que la autoridad administrativa tenga que pronunciarse sobre cualquier inconformidad a través de un nuevo Informe Técnico. El administrado debe conocer la prueba usada por la administración para fundamentar y poder hacer observaciones sobre esta. Luego la administración resolverá teniendo en cuenta los medios probatorios y sus observaciones.
Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación El INDECOPI dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: La Sentencia apelada incurre en error “( ) al haber considerado a los Informes Técnicos que se emite con motivo de un examen de patentabilidad, como un medio probatorio.” Los Informes Técnicos son “( ) fuentes individuales que la Autoridad gestiona para solidificar su posición respecto a determinado tema.
Recoge de ellos lo que considera conveniente para fundamentar su pronunciamiento y, si no coincidiera con lo que señalan, entonces simplemente los ignorará. Por ello tienen un carácter meramente referencial ” mm o 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 8.1. 8.2. Sobre la notificación de Informes Técnicos y la supuesta vulneración del derecho a un debido proceso el INDECOPI dice que “( ) la autoridad administrativa no se encuentra obligada a notificar una segunda y sucesivas inconformidades relacionadas a la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad.” “( ) si estuviera obligada a notificar cada inconformidad que advertirá, podría darse el caso que el procedimiento se prolongue indefinidamente si es que el solicitante insiste en presentar nuevas reivindicaciones cada vez que la Oficina tenga un Informe Técnico desfavorable a su solicitud de patente, modificando una y otra vez la solicitud que precede, lo cual - a su vez- requerirá un nuevo informe técnico para ser analizada.
De manera que el procedimiento de solicitud de patente caería en un círculo vicioso inagotable.” “( ) el artículo 45 de la Decisión 486 es claro al disponer que solo es obligatorio notificar el primer cuestionamiento técnico a la solicitud de patente para dar oportunidad al solicitante de absolverla o modificarla, siendo potestativo de la autoridad administrativa notificar las sucesivas observaciones de la solicitud estén o no fundamentadas en Informes Técnicos.” “( ) la sentencia erradamente señala que todo cuestionamiento técnico a una solicitud o patente sin importar en qué instancia se encuentre el procedimiento debería ser notificado a la parte interesada, criterio éste que altera el procedimiento de patente establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, posibilitando que el mismo se prolongue indefinidamente, si es que, por la complejidad de la materia, resulta necesario analizar las sucesivas modificaciones de la patente, a través de Informes Técnicos, vulnerando con ello no sola la finalidad del procedimiento sino la competencia atribuida al INDECOPT".
Argumentos contenidos en la Contestación del Recurso de Apelación BOEHRINGER, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La parte demandada ha dicho que los informes técnicos no pueden ser considerados un medio probatorio por lo cual no deben ser tomados en cuenta, en este sentido, PHARMA indica que “( ) muy lejos de ser un mero instrumento accesorio, el informe técnico AEF 26-09 (T) (que nunca le fue notificado al solicitante) ha sido un elemento determinante en la denegatoria de la solicitud de la patente del caso” La Decisión 486 en su artículo 18 establece que “( ) la Autoridad Administrativa no puede prescindir de la opinión de peritos técnicos para determinar si una solicitud de patente carece o no de nivel inventivo.” 8 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 10. 10.1.
Que “( ) los Informes Técnicos constituyen una pieza fundamental para evaluar sí una solicitud de patente cumple o no con el requisito de Nivel Inventivo impuesto por la Ley. “( ) La práctica del INDECOPI, el texto de afirmación, la orden del nuevo examen técnico, así como el propio Informe Técnico AEF 26-09 (DM) (a pesar de sus conclusiones erradas) acreditan la importancia y relevancia del informe técnico en la evaluación de la solicitud de patente del caso, y que no es un elemento opcional o innecesario que puede o no ser tomado en cuenta.
Por lo tanto, dicho Informe Técnico AEF 26-09 (T) se constituyó en el elemento primordial que dio sustento a la Resolución impugnada al punto que las conclusiones de la Resolución impugnada son textualmente las mismas que las del informe técnico. Que “( ) es evidente que el solicitante nunca fue notificado (y/o siquiera comunicado) de la errada opinión de la autoridad administrativa, ya que nunca le fue notificado el informe AEF 26-09 (T).
En consecuencia, el solicitante quedo en total estado de indefensión ya que no pudo formular argumentos de defensa que demostraban la verdad técnica de que la invención si contemplaba la altura inventiva requerida por ley.” “( ) El Informe Técnico AEF 26-09 (T) además de no notificarse al administrado es errado en cuento a la evaluación técnica que realiza, lo cual constituye un defecto procedimental que determina la nulidad de la resolución impugnada 1923-2009/TPI-INDECOPI.” Argumentos de la Sentencia de Segunda Instancia La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, expresa, en lo principal, lo siguiente: Confirmó la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda, en consecuencia, nula la Resolución 1923-2009/TPI- INDECOPI que confirma la Resolución 826-2008/0IN-INDECOPI dado que no respetó el principio del debido procedimiento, notificando a PHARMA el Informe Técnico AEF-26-09, en cual no le permitió ejercer su derecho de defensa en relación a dicho informe y sólo después de ello dictar Resolución que ponga final al procedimiento Argumentos contenidos en el Recurso de Casación El INDECOPI, dentro de su recurso de casación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: Se vulneró al debido proceso conforme al artículo 33 del Tratado de Creación de la Comunidad Andina que establece que “( ) la interpretación prejudicial es OBLIGATORIA en los procesos seguidos en última instancia, donde se interprete una norma comunitaria.” DIN 10.2.
Que “( ) Conforme se aprecia en autos la Tercera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió sentencia en segunda instancia (última instancia ordinaria) sin contar previamente con la Interpretación Judicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.” 10.3.
La infracción directa de la norma es “( ) al ser el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el máximo intérprete de la legislación comunitaria, la interpretación auténtica que el Tribunal pudo emitir tenía incidencia directa en el resultado del proceso, por lo que la sentencia de segunda instancia emitida sin la interpretación correspondiente es nula.” 10.4.
Sobre la interpretación errónea del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina argumenta que “( ) la Sala debió tomar en consideración los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de interpretar correctamente el artículo 45, interpretaciones que determinan que la entidad solo está obligada a notificar una única vez si la invención no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente.
La interpretación correcta del artículo 45, hubiera determinado que la sentencia se declare infundada.” NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? el cual se procede a interpretar por ser procedente. De oficio se interpretará el Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? por ser aplicable al caso concreto.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Notificación de informes técnicos dentro del trámite de concesión de patentes en el ordenamiento jurídico comunitario “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Sí el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o sí a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente". “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos cientificos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial”. 10 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
1.5. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Notificación de informes técnicos dentro del trámite de concesión de patentes en el ordenamiento jurídico comunitario La demandante argumentó que la “( ) la Sala debió tomar en consideración los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de interpretar correctamente el artículo 45", interpretaciones que determinan que la entidad solo está obligada a notificar una única vez si la invención no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente.
La interpretación correcta del artículo 45, hubiera determinado que la sentencia se declare infundada”. El tercero interesado ha manifestado que: “( ) nunca le fue notificado el informe AEF 26-09 (T). En consecuencia, el solicitante quedo en total estado de indefensión ya que no pudo formular argumentos de defensa que demostraban la verdad técnica de que la invención si contemplaba la altura inventiva requerida por ley.
( ) lo cual constituye un defecto procedimental que determina la nulidad de la resolución impugnada 1923-2009/TPI-INDECOP!I.” Por lo tanto es necesario interpretarse el Artícuto 45 y el Artículo 46 de la Decisión 486, que se refieren a la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento o denegación de las patentes de invención. La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.
El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto.
De conformidad con el Artículo 48 de la Decisión 486, la Oficina Nacional Competente puede -término de carácter facultativo- requerir informes de 11 y 1.6. 1.7. expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención, de la misma manera podrán requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
Ej Artículo 48 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se soliciten informes en el marco del Articulo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que solicite dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa”.
La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del articulo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrian dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. 4 Procesos 33-1P-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES" y 104-1P-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA". 12 1.8.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”.* 1.9. Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios. 1.10.
En consecuencia, la Corte consultante deberá analizar si en base a las reglas expuestas, la Oficina Nacional Competente actuó de forma adecuada, respecto a la notificación de los informes técnicos teniendo claro si se trata de la notificación a la que hace referencia le Artículo 45 o 46 de la Decisión 486. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 10627-2014, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación de! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatujo del Tribunal. Ñ ' An Cecilia VAR MAGISTRADA feda Merchán JAGISTRADA 5 Proceso 236-1P-2013, emitida de 21 de marzo de 2014. Patente: "FORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIRATO DE ¡VABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENE”. 13 stavo cía Brito Dr. Herná fo Zambrano j SECRETARIO PRESIDENTE Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14