Año XXXIII – Número 2846 Lima, 7 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 594-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda, del Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Expediente interno del Consultante: 83/2015. Referencia: Marcas K-NINO (mixtas) PROCESO 595-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 10627-2014. Referencia: Patente: FORMULACIÓN AEROSOL PARA INHALACIÓN, QUE CONTIENE UN AGENTE ANTICOLINÉRGICO PROCESO 606-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Deseal y Propiedad Industrial, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-140485. Referencia: Marcas involucradas REBELIÓN ORQUESTA (denominativa) y ORQUESTA REBELION DE COLOMBIA. Para nosotros la Patria es América 7/11/2016 GACETA OFICIAL 2 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 594-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda, del Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 83/2015 Referencia: Marcas K-NINO (mixtas) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

VISTOS El Oficio 858/2015, recibido el 6 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda, del Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la interpretación prejudicial de los Artf culos 136 literales d} y e} y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 83/2015.

El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: COMPAÑIA INDUSTRIAL ALTI PLANO S.A. 1 7/11/2016 GACETA OFICIAL 2. 3 de 55 Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI del Estado Plurinacional de Bolivia. Tercero interesado: Miguel Serrano Cronembold Hechos relevantes 2.1. El 1O de mayo de 2013, Miguel Serrano Cronembold solicitó, ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el registro de la marca K-NINO (mixta)1 para distinguir "juguetes para mascotas''. productos comprendidos en la clase 28 de ta "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 22 de julio de 2013, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia 0545. 2.3. El 30 de agosto de 2013, la Compañía Industrial Altiplano S.A. (en adelante, Altiplano S.A.) formuló oposición andina a la solicitud de registro, sobre la base de la titularidad de la marca K-NINO (mixta) en la República del Perú, para amparar "productos insecticidas para la eliminación de roedores dañinos, pulgas, sama, piojos para el agro y el hogar, fungicidas herbicidas" contenidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

Para legitimar su interés en el mercado boliviano, Altiplano S.A. presentó simultáneamente con la oposición una solicitud de registro de la marca K-NINO (mixta)2 para identificar "juegos y juguetes para mascotas y demás". comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.5. El 6 de enero de 2014, mediante Resolución Administrativa 004/2014, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI declaró improcedente la oposición y concedió el registro de la marca solicitada, al considerar que la marca solicitada, para acreditar el interés real en el mercado boliviano, es un signo distinto al registrado para proteger productos en otra clase de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6.

El 28 de febrero de 2014, Altiplano S.A. interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 004/2014. 2.7. El 2 de abril de 2014, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV­ N 79/2014, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó el recurso de revocatoria interpuesto y confirmó la resolución impugnada. Expediente administrativo 161949. 2 Expediente administrativo SM-200363-2013. 2 GACETA OFICIAL 7/11/2016 4 de 55 2.8.

El 24 de abril de 2014, Altiplano S.A. interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N 79/2014. 2.9. El 28 de agosto de 2014, mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-287/2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Altiplano S.A. y confirmó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N 79/2014. 2.1O.

El 9 de abril de 2015, mediante memorial dirigido al Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, Altiplano S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, solicitando se deje sin efecto la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-287/2014 y se declare probada la oposición andina, denegando la solicitud de registro presentada. 2.11.

El 3 de julio de 2015, la Directora General Ejecutiva del SENAPI contestó la demanda contencioso administrativa interpuesta por Altiplano S.A. 2.12. El 29 de julio de 2015, mediante Auto Supremo 26/2015 de 29 de julio de 2015, la Sala Contencioso y Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, suspendió el prcceso y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda Altiplano S.A. formuló demanda contencioso administrativa en los siguientes términos: 3.1. La Autoridad administrativa realizó una interpretación subjetiva y contraria a derecho del Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la oposición andina formulada sobre la base del registro de la marca K-NINO (mixta) para la protección de productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, carecería de interés real, por cuanto, para acreditar el interés real, solo debe interponerse la oposición andina y, simultáneamente, realizar la solicitud de registro de la marca indicada. 3.2.

En relación a la "marca semejante", ya el Director de Propiedad Industrial del SENAPI hizo referencia a la jurisprudencia andina por la que se debe entender que el signo solicitado no necesariamente debe ser idéntico, sino tener las características o elementos esenciales del signo, como ocurre en el presente caso. 3.3. En otro proceso sobre la misma marca K-NINO (mixta) en la que Miguel Serrano Cronembold reclamó ser el titular de un registro en la clase 30 3 GACETA OFICIAL 7/11/2016 5 de 55 de la Clasificación Internacional de Niza y donde Altiplano S.A., solicitó su registro en la clase 5, la Autoridad ahora demandada emitió un pronunciamiento distinto declarando probada la oposición al registro solicitado, arguyendo la existencia de conexión competitiva y riesgo de asociación empresarial. 3.4.

Altiplano S.A., en el caso ahora examinado, ha demostrado que existe riesgo de inducir a error al consumidor puesto la marca en disputa es idéntica a la que tiene registrada en el Perú. Por otra parte, existe el riesgo de confusión porque ambas marcas hacen referencia al término "CANINO", es decir, está relacionado con mascotas o perros en particular. 3.5.

La jurisprudencia concluye que existe conexión competitiva aun cuando las marcas no pertenezcan a la misma clase internacional, si tienen similares medios de publicidad; asimismo, existe un claro uso complementario de sus productos que se traduce en el mercado de bienes para animales domésticos, similares canales de comercialización, y al tener las marcas una idéntica denominación, incluso el consumidor podría asociar el origen empresarial y tener una confusión indirecta. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda El SENAPI, en su escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa, manifestó lo siguiente: 4.1. Para que proceda la oposición andina es necesario que el opositor demuestre contar con un registro o una solicitud previa de su marca en otro país miembro de la Comunidad Andina, con la cual, el signo demandado puede inducir a confusión o error en el público consumidor. 4.2.

En la resolución DGE/OPO/J-No. 287/2014 se hizo mención al proceso 68-1 P-201 O, en el cual se señala: "En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición, que se traduce en la solicitud de registro en éste del signo que se viene tramitando en el País Miembro y que es el fundamento de la oposición." (sic).

Así, el interés real debe considerarse acreditado con el solo acompañamiento de la solicitud de registro de una marca idéntica a la marca que sirvió de base para la oposición andina y para distinguir los mismos productos y servicios. 4.3. De la revisión de los antecedentes se tiene que la firma opositora demostró la titularidad de la marca K-NINO (mixta) relativo a insecticidas y productos para la eliminación de roedores dañinos, pulgas, sama, piojos para el agro y el hogar, con certificado 00117918 en la República del Perú, sin embargo, para legitimar su interés, solicitó el registro del signo K-NINO (mixto) para proteger productos dentro la clase 28 de la 4 GACETA OFICIAL 7/11/2016 6 de 55 Clasificación Internacional de Niza que distingue juguetes para mascotas. 4.4.

En la interpretación prejudicial dentro del Proceso 11 O-IP-2008, se señaló respecto a la autonomía de las oficinas nacionales competentes que "Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones" {sic), no mereciendo entonces otras consideraciones al respecto.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 136 literales d) y e) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3• 2. No procede la interpretación de los citados artículos por no resultar pertinente, pues no fue materia de la controversia discutida ante el Tribunal consultante. 3.

De oficio, se interpretará el Artículo 136 literal a) de la Decisión 4864, por cuanto la controversia discutida en el procese interno versa sobre la 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. •Arliculo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pals Miembro o en e/ extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurldicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorfstico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

( )". "Arlfculo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga Indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro: 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. •Arliculo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( )". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 5 GACETA OFICIAL 7/11/2016 7 de 55 confundibilidad con una marca registrada.

Adicionalmente, se interpretará, de oficio, el Artículo 147 de la citada Decisión, por cuanto la controversia principal radica justamente en la acreditación del interés real y del derecho previamente adquirido en otro País Miembro al presentar la oposición andina5 • C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. La oposición andina. El interés real en el mercado. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. 2. 3. 4. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Se abordará el presente tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca KMNINO (mixta), solicitada por Miguel Serrano Cronembold, y la marca KMNINO (mixta), registrada en Perú a favor de Altiplano S.A., sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda. 1.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entenderá que también tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demás Palses Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de /os Países Miembros.

En ambos casos, e/ opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pafs Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. M La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Palses Miembros de conformidad con /o dispuesto en este articulo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Palses Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente." 6 GACETA OFICIAL 7/11/2016 8 de 55 ''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuya uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( )" 1.3. 1.4.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor6. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto} o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) 6 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 7 GACETA OFICIAL 7/11/2016 9 de 55 determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados7. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia8. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan9• d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante1 º. 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 11 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman e! conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del 7 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP2013, p. 5; y el Proceso 519-lP-2015, p. 6. 8 lbld. 9 Asl, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 10 lbid. 11 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 8 GACETA OFICIAL 7/11/2016 10 de 55 consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6.

En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria12 • Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles13 • Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz14• 1.7.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor15 • 1.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que 12 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP2014, p. 12;

Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 13 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de Julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 14 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Marsw. asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics el LancasterGroup, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por ta Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curalívas". 15 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015. 9 GACETA OFICIAL 7/11/2016 11 de 55 cada uno distingue o pretende distinguir1 6.

De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables 17• 1.9.

De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos mixtos. 2.1.

El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo K­ NINO (mixto), solicitado por Miguel Serrano Cronembold, como la marca opositora K-NINO (mixta), registrada en Perú a favor de Altiplano S.A., son mixtos, signos que deberán ser comparados teniendo en cuenta que se encuentran conformados por un elemento denominativo y otro gráfico. 2.2.

Si b!en el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento preponderante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 18; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 19 16 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 17 Asl, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 18 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 129-IP2015 de 20 de julio de 2015, p. 1 O. 19 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 10 GACETA OFICIAL 7/11/2016 12 de 55 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 20 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo K­ NINO (mixta), solicitado por Miguel Serrano Cronembold, y la marca K­ NlNO (mixta}, registrada en Perú a favor de Altiplano S.A. 3.

La oposición andina. El interés real en el mercado. El derecho previamente adquirido. 20 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1-IP2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y el Proceso 12-lP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 11 GACETA OFICIAL 7/11/2016 10 de 55 3.1. El SENAPI argumentó que la sociedad opositora no ha acreditado su interés real en el mercado boliviano para formular oposición andina, al considerar que la marca solicitada, para acreditar el interés real en el mercado boliviano, es un signo distinto al registrado para proteger productos en otra clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la opositora, ahora demandante, Altiplano S.A., señaló que, para acreditar el interés real, en el marco de una oposición andina, solo debe interponerse la respectiva oposición y, simultáneamente, realizar la correspondiente solicitud de registro de la marca opositora. Por tal motivo, este Tribunal estima necesario desarrollar el tema de la oposición andina y del interés real para presentarla. 3.2.

El Articulo 147 de la Decisión 486 amplía el interés legitimo para presentar oposiciones, matizando así el principio de territorialidad en el derecho de marcas, dado que es igualmente posible presentar oposiciones en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas presentadas o concedidos en los demás Países Miembros.

Dicha figura se conoce con el nombre de "oposición andina". 3.3. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486, se desprende como requisito para ejercer la denominada oposición andina, aquel de la anterioridad del registro o de la solicitud de registro del signo opositor en alguno de los Países Miembros. En otras palabras, para el ejercicio de la oposición andina es preciso acreditar la existencia de un derecho previamente adquirido en otro País Miembro. 3.4.

En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el titular como el solicitante de una marca idéntica o similar a la solicitada, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicha marca pueda inducir al público a error. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo al efecto solicitar la respectiva marca al momento de interponerla21. 3.5.

Según se desprende de la mencionada disposición normativa, para que se encuentre acreditado el interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la respectiva oposición andina, se debe presentar la solicitud de registro de la marca de la cual se es titular o solicitante previo en otro País Miembro al momento de la interposición de la oposición andina. 21 En ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 140-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6; respecto de la diferencia entre la figura Jurldlca de la oposición andina, contenida en el Artículo 147, y la oposición simple, contenida en el Articulo 146. 12 GACETA OFICIAL 7/11/2016 14 de 55 3.6.

Para detenninar los efectos de la oposición fonnulada sobre la base de registros de marca o de solicitudes de registro realizadas en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: 22 a) La oposición interpuesta sobre fa base de una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del Artículo 147), tiene como uno de sus principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición fundada en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del Articulo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta que la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto la respectiva solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se interpuso la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado (párrafo segundo del Artículo 147). Por el contrario, si se deniega el registro previamente solicitado en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se interpuso la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición sobre la base del Artículo 147 de la Decisión 486, sino verificando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad... 3. 7.

De Jo anterior, se puede deducir lo siguiente: J cf, 22 a) El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, dado que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, la conexión competitiva, siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 2-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7, apartado 31.2. 13 GACETA OFICIAL 7/11/2016 15 de 55 oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 3.8.

Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:23 a} El titular de una marca anterior, registrada en cualquiera de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición {i.e., que se solicite el registro de la marca al momento de interponer dicha oposición). b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición. 3.9.

Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a "quien primero solicitó el registro de esa marca", el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde formula la oposición. 3.1 O. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos (2) requisitos que serán desarrollados en los siguientes acápites- para interponer oposición andina: a} Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro de la marca previamente solicitada o registrada en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

En efecto, quien formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el correspondiente mercado del País Miembro de la Comunidad Andina, solicitando al efecto el registro del signo 24• 23 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 152-IP-2012 de 6 de marzo de 2013, p. 13. 24 Así, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 107-IP-2015 de 20 de julio de 2015; 202-IP-2014 de 20 de febrero de 2015, p. 10, apartado 23. 14 GACETA OFICIAL b} 7/11/2016 16 de 55 Contar con un derecho previamente adquirido en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

Quien formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error. 3.11. En relación con el plazo legal, el Artículo 146 de la Decisión 486 establece un plazo de treinta (30} días siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud de registro de marca para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicará este mismo plazo para presentar oposiciones andinas, sobre la base del legítimo interés, fundado en el interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, contemplado en el Articulo 147.

El interés real en el mercado. 3.12. Uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486, es la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado en el País Miembro donde se plantea la oposición. En efecto, la propia norma determina que el interés real en el mercado se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición andina.

Lo anterior, supone que la solicitud de registro es requisito para la presentación de la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición por no haberse acreditado el interés real en el respectivo mercado nacional. 3.13.Cabe destacar que el interés del opositor será legitimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (Artículo 147}.

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición25 • 3.14. La finalidad del interés real en el mercado es evitar que se abuse del derecho de oposición y que se obstaculice o impida el registro de signos que sí actuarían realmente en el mercado nacional, sobre la base de signos que, en principio, no tendrían penetración clara ni real en el mercado relevante.

La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado del País Miembro correspondiente realmente le interesa. Conforme al Articulo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a efectos de 25 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 153-IP-2004 de 13 de enero de 2005. 15 GACETA OFICIAL 7/11/2016 17 de 55 demostrar el interés real requerido para presentar una oposición andina se debe: a) Acreditar que se es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; y, b) Acreditar que se ha solicitado u obtenido primero el registro del signo opositor en cualquiera de los Países Miembros26. c) Solicitar el registro de una marca idéntica - o coincidente en lo sustancial - al momento de presentar la oposición andina. 3.15.

A este respecto, cabe precisar que no necesariamente debe solicitarse, en el País Miembro donde se pretende interponer la oposición andina, el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que se podrá presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, con respecto a la marca que sirve de base para la oposición andina, a efectos de acreditar el interés real. 3.16.

En efecto, el requisito relativo a solicitar el registro de la marca no hace referencia a que el signo solicitado sea idéntico, sino que conserve las características esenciales del signo solicitado o registrado en otro País Miembro y, como efecto, sus elementos prevalentes y distintivos. Si se tiene registrada una marca denominativa y se solicita una marca mixta que contenga el mismo elemento denominativo, y si dicho elemento denominativo es el que le otorga aptitud distintiva al conjunto de la marca, se está demostrando pues el interés real en el mercado, por cuanto se conservan los elementos esenciales del signo registrado27 • 3.17.

Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limita a la descripción de los elementos distintivos que lo conforman, sino también debe tenerse en consideración que los productos y/o servicios que protege la marca registrada en el País Miembro deben ser idénticos o similares con los productos y/o servicios que pretende distinguir el signo solicitado para acreditar el interés real. 3.18.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos esenciales, sustanciales y distintivos del signo previamente solicitado o registrado 26 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 46-IP-2007 de 25 de abril de 2007. 27 En ese sentido, la interpretación prejudiclal expedida dentro del Proceso 168-1 P-2011 de 14 de marzo de 2012. 16 GACETA OFICIAL 7/11/2016 18 de 55 en otro País Miembro, para establecer, de este modo, si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el dicho País Miembro al momento de interponer la oposición. El derecho previamente adquirido. 3.19.

Como se ha explicado precedentemente (Apartado D.3.1 O), el segundo requisito, establecido en el Artículo 147 de la Decisión 486, es aquel de la anterioridad del derecho que se invoca, es decir, el requerimiento de contar con un derecho previamente adquirido en otro País Miembro de la Comunidad Andina. 3.20. Aun en el caso de que la marca opositora haya sido denegada en anteriores ocasiones en un determinado País Miembro, deberá analizarse toda oposición andina, siempre y cuando se acredite el interés real mediante la presentación de una solicitud de registro.

Lo anterior, en virtud de que es posible que, en las solicitudes de registro previas del signo opositor en el País Miembro donde plantea la oposición andina, no se haya tenido en cuenta la anterioridad del signo opositor en el País Miembro de origen, aspecto que deberá ser tenido en consideración en el trámite que se dé a la oposición andina, según se desprende del sentido literal del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486. 3.21.

En el presente caso, se deberá verificar la anterioridad del derecho invocado, la misma que deberá ser tenida en cuenta al momento de decidir respecto de la oposición andina, sin importar si la marca sobre cuya base se presenta la oposición andina ya había sido objeto de solicitudes de registro previas en el País Miembro donde se interpone la oposición andina, en virtud de lo señalado. 4.

Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. 4.1. Respecto a la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. r �- 17 GACETA OFICIAL 7/11/2016 19 de 55 4.2.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones28 • 4.3. En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas29• 4.4.

En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros30 • 4.5.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en uno determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro31 • 4.6. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado32. 28 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 110-IP-2008 de 12 de noviembre de 2008, p. 29; citada, entre otros, dentro Proceso 216-IP-2014 de 24 de marzo de 2015, p. 14, y el Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015, p. 10; 29 Asl, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007, pp. 8-9; citada, entre otros, dentro del Proceso 216-IP-2014 de 24 de marzo de 2015, p. 14, y el Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015, pp. 10-11. 30 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 71-IP2007 de 15 de agosto de 2007, p. 9. 3t lbid. 32 En ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 69-IP-2015 de 21 agosto de 2015, p. 11. 18 GACETA OFICIAL 7/11/2016 20 de 55 4.7.

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.

En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado33 • 4.8. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares34 • 4.9.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos35. 5. Conexión competitiva. 5.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en su escrito de demanda contencioso administrativa, Altiplano S.A. alega la existencia de conexión competitiva entre los productos distinguidos por el signo solicitado a registro, mediante el cual se pretende acreditar el interés real en el mercado boliviano, con los productos amparados por la marca registrada en Perú. f r 33 /bid. 34 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 138-IP-2007 de 4 de diciembre de 2007, p. 9; citada, entre otros, en el Proceso 216-IP-2014 de 24 de marzo de 2015, p. 15; y en el Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015, p. 11. lbfd. 19 GACETA OFICIAL 7/11/2016 21 de 55 5.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 48636• 5.3. Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes37• 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se deben tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios, los cuales no bastarán por sí mismos -sin la concurrencia de otros indicios­ para la determinación de la similitud entre productos o servicios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza38.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante a efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 36 Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina.

"Artfculo 151.- Para clasificar /os productos y los servicios a /os cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o se,vicios indicados expresamente." {Subrayado por fuera del texto). 37 En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156·1P-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21. 38 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 67·1P·2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; y del Proceso 441·1P·2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12· 13. 20 GACETA OFICIAL b) 7/11/2016 22 de 55 Los canales de aprovisionamiento, de distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines39, la tecnología empleada, la finalidad o función40, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios41• Respecto al criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta casi exhaustiva.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros indicios42 • Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, en principio, no existirá conexión competitiva43. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de conexión competitiva44 • c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos o servicios45. o 39 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 40 Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo "know-how" de fabricación y persiguen un mismo propósito general.

Véase, en ese sentido, a modo referencial, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (lnslilut Féderal de la Propriété lntellectuelle), "Directivas en maliére des marques·, Berna, 2014, p. 178. 41 Véase, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C-50/15 P, Kurt Hesse e/ OAMI - Hubert Ampferl Dr. lng. h.c. F. Porsche AG, apartado 23: "un factor entre muchos otros. como fa naturaleza. fa utilización o fos canales de distribución de esos productos. respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos• (Subrayado por fuera del texto). 42 En ese sentido, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. 43 Al respecto. cabe recordar que el riesgo de confusión debe ser siempre apreciado en función al público consumidor pertinente.

En otras palabras, de encontrarse los respectivos productos o servicios dirigidos a diferentes sectores o consumidores, no habrá lugar, en principio. a riesgo de confusión en el público consumidor pertinente, de conformidad con el Principio de Especialidad. 44 Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto particularmente válido para los productos compuestos.

Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto terminado. Sin embargo, podrla darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto terminado que únicamente podrían ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado.

Cf. Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. 45 Esto es, tomando en cuenta las caracterlsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 21 GACETA OFICIAL 7/11/2016 23 de 55 En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro46 • Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro47 • Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

Si bien el análisis de la configuració:-: del indicio o factor relativo a la complementariedad entre productos o servicios, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.}, a diferencia de otros criterios de conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí misma, la existencia de conexión competitiva entre estos48.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Ed. Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: MW. "Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia".

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 47 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robín WELLS. "Introducción a la Economía", traducido al español por Sonia Benito Muela. Ed. Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. 48 ¡­ r Al respecto, cabe citar, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23: ·22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos /os factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen. la comercialización. los canales de 22 GACETA OFICIAL 7/11/2016 24 de 55 En ese sentido, cuando los productos o servicios accesorios son generalmente ofrecidos por el mismo fabricante del producto principal, ello comportará un indicio de similitud o conexión competitiva entre tales productos o servicios.

En otras palabras, un producto o servicio que sea el complemento útil de una oferta principal constituirá un indicio a favor de la conexión competitiva49• 5.5. Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad entre un producto y un servicio. En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto. 5.6.

En estos casos, el consumidor, generalmente, percibirá los correspondientes productos y servicios como una prestación que forma un todo coherente. Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser considerados conexos a estos (servicio postventa), en concurrencia con otros indicios de conexión competitiva señalados precedentemente50• 5.7.

En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios51 • distribución y los puntos de venta de esos productos. procede señalar. en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando -en particular, en el apartado 43 de esa sentencia- que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especlficamente en ese contexto no podían desvirtuar tal apreciación. 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos. respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo. que puede fundamentar. por si mismo. la existencia de dicha similitud." (Subrayado por fuera del texto). 49 Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. 50 /bid., p. 179. 51 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 23 GACETA OFICIAL 7/11/2016 25 de 55 5.8.

Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerado no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva 52 • En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 83/2015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Es o del Tribunal. b I\¡\., - y�nteros del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la icial el Presidente y el Secret io. 52 f lbfd. 24 GACETA OFICIAL 7/11/2016 26 de 55 Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 25 GACETA OFICIAL 7/11/2016 27 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 595-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: 10627-2014 Patente: FORMULACIÓN AEROSOL PARA INHALACIÓN, QUE CONTIENE UN AGENTE ANTICOLINÉRGICO Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 277-2015-SCS-CS, recibido el 6 de noviembre de 2015, mediante el cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del articulo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 10627-2014; y, El Auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. b A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA GACETA OFICIAL 7/11/2016 28 de 55 INTELECTUAL-INDECOPI, PROPIEDAD REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS DE ORIGEN Y CAPITAL NACIONALES-ADIFAN. 2.

Hechos Relevantes 2.1. El 12 de agosto de 2003, BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG., (en adelante, BOEHRINGER), solicitó 1 ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) la patente de invención denominada FORMULACIÓN AEROSOL PARA INHALACIÓN, QUE CONTIENE UN AGENTE ANTJCOLINÉRGICO. 2.2.

El 7 de junio de 2004, se efectuó la correspondiente publicación en el Diario Oficial "El Peruano". 2.3. El 20 de octubre de 2004, la sociedad Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales (en adelante, ADIFAN), formuló oposición con base a las siguientes invenciones previamente registradas: NUEVOS ÉSTERES BI- Y TRICICLICOS DE AMINOALCOHOL, SU PREPARACIÓN Y SU USO EN MEDICAMENTOS, NUEVOS AGENTES ANTICOLiNÉRGICOS QUE PUEDEN SER USADOS COMO MEDICAMENTOS Y MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS MISMOS y FORMULACIÓN DE SOLUCIONES FARMACÉUTICAS ESTABLES PARA INHALADORES PRESURIZADOS CON DOSIS MEDIDAS, además que las reivindicaciones de la patente solicitada describen uso; siendo que los usos no son considerados invenciones. 2.4.

El 3 de enero de 2005, BOEHRINGER presentó un nuevo pliego de 1O reivindicaciones, en el cual han eliminado las reivindicaciones originales 10,12 y 14. 2.5. El 16 de enero de 2007, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico PCG 01-2007, manifestando que las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con requerimientos de claridad. 2.6. El 30 de marzo de 2007, BOEHRINGER dio respuesta al Informe Técnico y presentó un nuevo pliego de reivindicaciones, el 7 de mayo del mismo año, la Examinadora de Patentes emitió el Informe Técnico PCG 01-2007/A en el cual tuvieron como respuesta la falta de claridad en las reivindicaciones. 1 Expediente Administrativo: 803-2003/0/N. 2 GACETA OFICIAL 7/11/2016 29 de 55 2.7.

El 10 de septiembre de 2007, BOEHRINGER dio respuesta al Informe Técnico PCG 01-2007/A señalando que adjunta un nuevo pliego de 10 reivindicaciones. 2.8. El 13 de noviembre de 2007, la Examinadora de Patentes, en respuesta, emitió el Informe Técnico PCG 01-2007/8 en donde manifestó la falta de claridad y de nivel inventivo por lo que la oposición presentada se consideraba fundada. 2.9.

El 22 de febrero de 2008, la sociedad BOEHRINGER dio respuesta al Informe Técnico, señalando que adjunta un nuevo pliego de 9 reivindicaciones. 2.1O. El 12 de mayo de 2008, La Examinadora de Patentes emitió el Informe Técnico PCG 01-2007/C, en el cual establece que la reinvindicación 9 no es patentable de acuerdo al Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con los requisitos de nivel inventivo. 2.11.EI 31 de julio de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió la Resolución 826-2008/0IN-INDECOPI en la cual declaró fundada la oposición y denegó la solicitud de patente de invención denominada FORMULACIÓN AEROSOL PARA INHALACIÓN, QUE CONTIENE UN AGENTE ANTICOLINÉRGICO en base a que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo exigido en el articulo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.12.El 26 de agosto de 2008, BOEHRINGER interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 826-2008/0IN-INDECOPI, señalando que adjuntaba nuevo pliego de reivindicaciones, el mismo que fue resuelto el 5 de agosto de 2009, mediante Resolución 1923-2009/TPI-INDECOPI, en sentido de confirmar la resolución inicial. 2.13.

El 16 de julio de 2009, la Examinadora de Patentes emitió el Informe Técnico AEF 26-09 (T) en el cual se concluye que la invención no es patentable y carece de nivel inventivo. 2.14.EI 5 de agosto de 2009, mediante la Resolución 1923-2009/TPI­ INDECOPI, confirma la Resolución 826-2008/0IN-INDECOPI y deniega la solicitud de patente de invención. 2.15.

El 5 de noviembre de 2009, BOEHRINGER presentó demanda contencioso administrativa en contra INDECOPI. ó 3 GACETA OFICIAL 7/11/2016 30 de 55 2.16. El 12 de noviembre de 2009, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, admitió la demanda contencioso administrativo. 2.17. El 8 de enero de 201 O, INDECOPI presentó contestación a la demanda. 2.18.

El 23 de agosto de 2011, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución número 15, declaró fundada la demanda. 2.19. El 5 de octubre de 2011, el INDECOPI presentó Recurso de Apelación a la Sentencia contenciosa administrativa del 23 de agosto de 2011. 2.20. El 27 de octubre de 2011, PHARMA contestó el recurso de apelación a la Sentencia contenciosa administrativa. 2.21.

El 15 de julio de 2014, la Sala Civil Transitoria Especializada de la Corte Suprema de Justicia de la República, en Sentencia, confirmó la sentencia de primera instancia. 2.22. El 31 de julio de 2014, INDECOPI presentó recurso de casación. 2.23. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda contencioso administrativa BOEHRINGER, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. No se notificó el Informe Técnico AEF 26-09 (T) realizado por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI "(...) Esto concluye en una clara afectación a nuestros derechos como administrados, pues al no ser notificados con el informe técnico, se nos recortó nuestro derecho a pronunciamos respecto de los argumentos vertidos por el examinador de patentes en el mencionado informe, lo que motivo que se deniegue una invención novedosa y que beneficia a la sociedad". 3.2.

Se ha violado el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el cual "(...) señala que la autoridad administrativa deberá notificar al solicitante si encontrará que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de /os requisitos contemplados en las normas legales pertinentes, notificación que podrá realizar dos o más veces 4 GACETA OFICIAL 7/11/2016 31 de 55 3.3.

Se ha vulnerado el derecho al debido proceso y de la defensa "( ) el administrado se vio impedido de ejercer su derecho de defensa de poder contestar el Informe Técnico AEF 26-09 (T) que fue base para que se confirme la Resolución 826-2008/0IN-INDECOPI". 3.4. "( ) La Resolución 1923-2009/TPI-INDECOPI ha señalado de manera incorrecta que la invención solicitada FORMULACIÓN EN AEROSOL PARA INHALACIÓN QUE CONTIENE UN AGENTE ANTICOLINÉRGICO, tal como fue modificada mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2008, no cumple con el requisito de nivel inventivo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina" 3.5.

"( ) la Apelada ha denegado la invención solicitada por cuanto ha establecido que omitir la expresión "ácido cítrico" en el pliego reivindicatorio del 26 de agosto de 2009 destruye el nivel inventivo de la invención solicitada. En este sentido, respetuosamente, indicamos que no estamos de acuerdo con lo establecido en la apelada, ya que esta se encuentra basada en un argumento que es totalmente incorrecto" 3.6.

"( ) el artículo 30 de la Decisión 486, indica que las reivindicaciones deben estar enteramente sustentadas por la descripción, de manera que si un normalmente versado en la materia no comprendiera o encontrase que se omite alguno de los términos mencionados en el pliego reivindicatorio, recurrirla a la Memoria Descriptiva para resolver sus dudas" 3.7.

El término "( ) "ácido cítrico se encuentra tan claramente definido, que en el caso de que cualquier persona (sea un versado en la materia o solo una persona común con conocimientos generales en química), lea la Memoria Descriptiva (más específicamente los ejemplos de realización) y el pliego reivindicatorio, va a poder identificar fácilmente que el término ausente es ácido cítrico y que este se encuentra ausente." 3.8.

"( ) no existe una razón técnica o legal que indique la invención solicitada deba ceñirse a lo estrictamente divulgado en los ejemplos de realización de la invención solicitada. Por tanto indicamos que es totalmente infundada la razón dada por el Examinador de Patentes para denegar el Nivel inventivo sobre la base que no se puede generalizar el ácido cftrico de la invención a otros ácidos." 4.

Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa. El INDECOPI, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: (i 4.1. Los actos administrativos son aquellos que tienen efectos jurídicos sobre los administrados "( ) los informes técnicos no constituyen actos 5 GACETA OFICIAL 7/11/2016 32 de 55 administrativos por una razón fundamental: sus efectos jurídicos no son externos, ni directos." 4.2. ''( ) que el lnfonne Técnico materia de autos, fue expedido para que la autoridad pudiese gozar de mayores elementos de juicio para resolver; sin embargo, ni siquiera posee carácter vinculante." 4.3.

"( ) resulta imposible que la autoridad notifique a los administrados todos y cada uno de los elementos que pueden servirle para decidir, a fin de refutarse todos y cada uno de ellos. Estos pueden ser innumerables, incluyendo también registración, doctrina o jurisprudencia." 4.4. Con respecto a no haber sido notificado por el Informe Técnico AEF 2609 (T) "( ) Es obligatorio notificar el primer cuestionamiento técnico a la solicitud de patente para dar oportunidad al solicitante de absolverla o modificar su solicitud: pero es potestad de la administración notificar los sucesivos cuestionamientos de la solicitud, estén estas fundamentadas en opinión técnica o no." 4.5.

"( ) el solicitante según el articulo 45 de la Decisión 486, puede absolver las observaciones presentadas en los lnfonnes Técnicos, variando a solicitud de la patente y planteando un nuevo pliego de reivindicaciones. Si ello es así, dado que se trata de otra pretensión, y existiendo un carácter técnico complejo esta nueva solicitud debe ser nuevamente evaluada por el técnico en la materia.

Si cada observación sustentada o no en un informe técnico origina que el solicitante pueda variar su solicitud de patente y esta a su vez genere la necesidad de un lnfonne Técnico que deba ser notificado, el procedimiento, como es obvio podrfa nunca acabar. Por eso la Ley impone un límite: Una sola observación siendo las demás potestativas" 4.6.

"( ) la demandante concibe erradamente que el procedimiento de la patente debe continuar abierto hasta que luego e innumerables e indefinidos replanteamientos de la patente, esta sea concedida con posibilidad de que sea denegada." 4.7. "( ) era obligatorio para la Oficina de Inversiones notificar la primera inconfonnidad, como sucedió efectivamente en el procedimiento materia de autos.

Más aun, la Oficina notificó hasta tres sucesivas inconformidades cuando ya no estaba obligada a ello." 4.8. "(...) La demandante no ha podido desvirtuar los fundamentos de la resolución, materia de impugnación, los cuales se ajustan al marco legal y jurisprudencia/ en materia de Propiedad Industrial, no habiendo incurrido en vicio alguno que origine su invalidez o ineficacia." 6 GACETA OFICIAL 5. 7/11/2016 33 de 55 Argumentos de la Contestación de la Demanda Contencioso Administrativo por el tercero interesado El 18 de enero de 2011, la Primera Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante Resolución número 10, declaró rebelde a la codemandada Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen Capital Nacionales, por no contestar la demanda dentro del tiempo legal establecido en el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. 6.

Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima {Perú), en Sentencia número Quince expresa, en lo principal, lo siguiente: 6.1. Declaró fundada la demanda, en consecuencia, nula la Resolución 19232009ffPI-INDECOPI que confirma la Resolución 826-2008/0IN­ INDECOPI dado que no respetó el principio del debido procedimiento, notificando a PHARMA el Informe Técnico AEF-26-09, en cual no le permitió ejercer su derecho de defensa en relación a dicho informe y sólo después de ello dictar Resolución que ponga final al procedimiento. 6.2.

Que el administrado haga observación sobre este medio de prueba, no quiere decir que la autoridad administrativa tenga que pronunciarse sobre cualquier inconformidad a través de un nuevo Informe Técnico. El administrado debe conocer la prueba usada por la administración para fundamentar y poder hacer observaciones sobre esta. Luego la administración resolverá teniendo en cuenta los medios probatorios y sus observaciones. 7.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación El INDECOPI dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: 7.1. La Sentencia apelada incurre en error"( ) al haber considerado a los Informes Técnicos que se emite con motivo de un examen de patentabilidad, como un medio probatorio. n 7.2. Los Informes Técnicos son "(...) fuentes individuales que la Autoridad gestiona para solidificar su posición respecto a determinado tema.

Recoge de ellos /o que considera conveniente para fundamentar su pronunciamiento y, si no coincidiera con lo que señalan, entonces simplemente los ignorará. Por ello tienen un carácter meramente referencial... " 7 GACETA OFICIAL 7/11/2016 34 de 55 7.3. Sobre la notificación de Informes Técnicos y la supuesta vulneración del derecho a un debido proceso el INDECOPI dice que "( ) la autoridad administrativa no se encuentra obligada a notificar una segunda y sucesivas inconformidades relacionadas a la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad." 7.4.

"( ) si estuviera obligada a notificar cada inconformidad que advertirá, podria darse el caso que el procedimiento se prolongue indefinidamente si es que el solicitante insiste en presentar nuevas reivindicaciones cada vez que la Oficina tenga un Informe Técnico desfavorable a su solicitud de patente, modificando una y otra vez la solicitud que precede, lo cual a su vez- requerirá un nuevo informe técnico para ser analizada.

De manera que el procedimiento de solicitud de patente caer/a en un circulo vicioso inagotable." 7.5. "( ) el artículo 45 de la Decisión 486 es claro al disponer que solo es obligatorio notificar el primer cuestionamiento técnico a la solicitud de patente para dar oportunidad al solicitante de absolverla o modificar/a, siendo potestativo de la autoridad administrativa notificar las sucesivas observaciones de la solicitud estén o no fundamentadas en Informes Técnicos." 7.6.

"( ) la sentencia erradamente señala que todo cuestionamiento técnico a una solicitud o patente sin importar en qué instancia se encuentre el procedimiento deberla ser notificado a la parte interesada; criterio éste que altera el procedimiento de patente establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, posibilitando que el mismo se prolongue indefinidamente, si es que, por la complejidad de la materia, resulta necesario analizar las sucesivas modificaciones de la patente, a través de Informes Técnicos, vulnerando con ello no sola la finalidad del procedimiento sino la competencia atribuida al INDECOPI".,- 8.

Argumentos contenidos en la Contestación del Recurso de Apelación BOEHRINGER, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 6 8.1. La parte demandada ha dicho que los informes técnicos no pueden ser considerados un medio probatorio por lo cual no deben ser tomados en cuenta, en este sentido, PHARMA indica que "( ) muy lejos de ser un mero instrumento accesorio, el informe técnico AEF 26-09 (T) (que nunca le fue notificado al solicitante) ha sido un elemento determinante en la denegatoria de la solicitud de la patente del caso" 8.2.

La Decisión 486 en su artículo 18 establece que "( ) la Autoridad Administrativa no puede prescindir de la opinión de peritos técnicos para determinar si una solicitud de patente carece o no de nivel inventivo." 8 GACETA OFICIAL 7/11/2016 35 de 55 8.3. Que "( ) los Informes Técnicos constituyen una pieza fundamental para evaluar si una solicitud de patente cumple o no con el requisito de Nivel Inventivo impuesto por la Ley. 8.4.

"( ) La práctica del INDECOPI, el texto de afirmación, la orden del nuevo examen técnico, así como el propio Informe Técnico AEF 26-09 (T) (a pesar de sus conclusiones erradas) acreditan la importancia y relevancia del informe técnico en la evaluación de la solicitud de patente del caso, y que no es un elemento opcional o innecesario que puede o no ser tomado en cuenta.

Por lo tanto, dicho Informe Técnico AEF 26-09 (T) se constituyó en el elemento primordial que dio sustento a la Resolución impugnada al punto que las conclusiones de la Resolución impugnada son textualmente las mismas que las del informe técnico. 8.5. Que "( ) es evidente que el solicitante nunca fue notificado (y/o siquiera comunicado) de la errada opinión de la autoridad administrativa, ya que nunca le fue notificado el informe AEF 26-09 (T).

En consecuencia, el solicitante quedo en total estado de indefensión ya que no pudo formular argumentos de defensa que demostraban la verdad técnica de que la invención si contemplaba la altura inventiva requerida por ley." 8.6. "(...) El Informe Técnico AEF 26-09 (T) además de no notificarse al administrado es errado en cuento a la evaluación técnica que realiza, lo cual constituye un defecto procedimental que determina la nulidad de la resolución impugnada 1923-2009/TPI-INDECOPI." 9.

Argumentos de la Sentencia de Segunda Instancia La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, expresa, en lo principal, lo siguiente: Confirmó la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda, en consecuencia, nula la Resolución 1923-2009fTPI­ INDECOPI que confirma la Resolución 826-2008/0IN-INDECOPI dado que no respetó el principio del debido procedimiento, notificando a PHARMA el Informe Técnico AEF-26-09, en cual no le permitió ejercer su derecho de defensa en relación a dicho informe y sólo después de ello dictar Resolución que ponga final al procedimiento 1 O. Argumentos contenidos en el Recurso de Casación El INDECOPI, dentro de su recurso de casación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: 10.1.

Se vulneró al debido proceso conforme al artículo 33 del Tratado de Creación de la Comunidad Andina que establece que "( ) la interpretación prejudicial es OBLIGATORIA en los procesos seguidos en última instancia, donde se interprete una norma comunitaria." 9 GACETA OFICIAL 7/11/2016 36 de 55 10.2. Que "( ) Confonne se aprecia en autos la Tercera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió sentencia en segunda instancia (última instancia ordinaria) sin contar previamente con la Interpretación Judicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina." 10.3.

La infracción directa de la norma es "(...) al ser el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el máximo intérprete de la legislación comunitaria, la interpretación auténtica que el Tribunal pudo emitir tenla incidencia directa en el resultado del proceso, por lo que la sentencia de segunda instancia emitida sin la interpretación correspondiente es nula." 10.4.

Sobre la interpretación errónea del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina argumenta que "( ) la Sala debió tomar en consideración los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de interpretar correctamente el articulo 45, interpretaciones que detenninan que la entidad solo está obligada a notificar una única vez si la invención no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente.

La interpretación correcta del artículo 45, hubiera detenninado que la sentencia se declare infundada." B. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2 el cual se procede a interpretar por ser procedente. De oficio se interpretará el Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3 por ser aplicable al caso concreto. c.

1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Notificación de informes técnicos dentro del trámite de concesión de patentes en el ordenamiento juridico comunitario "Artfculo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, /o notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dlas contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sota vez por un periodo de treinta dlas adiciona/es. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o sí a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente". 3 "Artfculo 46. - La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos cíentlflCOS o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la petentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras of,cinas de propiedad industrial". 10 GACETA OFICIAL 7/11/2016 37 de 55 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Notificación de informes técnicos dentro del trámite de concesión de patentes en el ordenamiento jurídico comunitario 1.1. La demandante argumentó que la "( ) la Sala debió tomar en consideración los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de interpretar correctamente el articulo 45 º, interpretaciones que determinan que la entidad solo está obligada a notificar una única vez si la invención no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente.

La interpretación correcta del articulo 45, hubiera determinado que la sentencia se declare infundada". 1.2. El tercero interesado ha manifestado que: "( ) nunca le fue notificado el informe AEF 26-09 (T). En consecuencia, el solicitante quedo en total estado de indefensión ya que no pudo formular argumentos de defensa que demostraban la verdad técnica de que la invención si contemplaba la altura inventiva requerida por ley.

(...) Jo cual constituye un defecto procedimental que determina la nulidad de la resolución impugnada 1923-2009ffPI-INDECOP/." 1.3. Por lo tanto es necesario interpretarse el Artículo 45 y el Artículo 46 de la Decisión 486, que se refieren a la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento o denegación de las patentes de invención. 1.4.

La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del articulo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.

El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que "Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente". Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto.

() 1.5. De conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486, la Oficina Nacional Competente puede -término de carácter facultativo- requerir informes de 11 GACETA OFICIAL 7/11/2016 38 de 55 expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención, de la misma manera podrán requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El Articulo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se soliciten informes en el marco del Articulo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que solicite dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. 1.6. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa".4 1.7.

La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del articulo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad" (segundo párrafo del articulo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

Procesos 33-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES DE ACIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES" y 104-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA". 12 GACETA OFICIAL 7/11/2016 39 de 55 1.8. De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habrla ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o si se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes". 5 1.9. Tampoco serla necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios. 1.1 O. En consecuencia, la Corte consultante deberá analizar si en base a las reglas expuestas, la Oficina Nacional Competente actuó de forma adecuada, respecto a la notificación de los informes técnicos teniendo claro si se trata de la notificación a la que hace referencia le Artículo 45 o 46 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 10627-2014, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatu del Tribunal. Cda�L� MAGISTRADA 5 Proceso 236-IP-2013, emitida de 21 de maao de 2014. Patente: ºFORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENE".. 13 GACETA OFICIAL 7/11/2016 40 de 55 iro Gómez A ac 1""""'�+R.l:ScDO Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 GACETA OFICIAL 7/11/2016 41 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de septiembre de 2016 Proceso 606-IP-2015 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Deseal y Propiedad Industrial, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2015-140485 Referencia Marcas involucradas REBELIÓN ORQUESTA (denominativa) y ORQUESTA REBELION DE COLOMBIA.

Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-313, de fecha 30 de octubre de 2015, recibido el 12 de noviembre de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Literales d) y e) del Artículo 155, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-140485; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 1 tl 7/11/2016 GACETA OFICIAL A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2. Demandante José Luis Pardo Bejarano Demandado Hugo Orlando Hernández Ruiz 42 de 55 Hechos relevantes: 2.1. El 18 de junio de 2015, José Luis Pardo Bejarano (en adelante, el señor Pardo) interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad marcaría en contra de Hugo Orlando Hernández Ruiz (en adelante, el señor Hernández), en base a la marca denominativa de su titularidad REBELIÓN ORQUESTA, inscrita con Certificado 471378, para distinguir servicios musicales correspondientes a la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

El señor Hernández, viene utilizando la marca REBELIÓN ORQUESTA, en eventos artísticos musicales, presentaciones, animaciones, generando confusión entre los interesados consumidores y clientes potenciales, y con ello afectando sus derechos. 2.3. Se han generado confusiones por parte de los interesados en contratar los servicios musicales de la agrupación con la marca REBELIÓN ORQUESTA, generando perjuicios al buen nombre y por consiguiente en detrimento a la actividad y desempeño comercial. 2.4.

Mediante Oficio 1003-313 del 30 de octubre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales d) y e) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto a los siguientes aspectos: (i) ¿Puede configurarse la infracción del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuando el signo presuntamente infractor (no registrado) ha coexistido con la marca registrada durante un periodo de tiempo? (ii) ¿Puede configurarse la infracción del Literal e) del Articulo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuando el signo presuntamente infractor (no registrado) ha coexistido con la marca registrada durante un periodo de tiempo?., 6 ( t '' 2 GACETA OFICIAL 3. 7/11/2016 43 de 55 (iii) En los términos de los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, ¿cuándo y de qué manera se considera que un signo distintivo es notoriamente conocido? (iv) ¿Esta notoriedad, solo puede ser declarada por la oficina nacional de registro competente? ¿puede ser declarada la notoriedad por el juez que conoce de un proceso por infracción a derechos de propiedad industrial? Argumentos de la demanda del señor Pardo: 3.1.

El señor Pardo se dedica desde la década de los setenta a ejercer actividades musicales a través de orquestas y agrupaciones dedicadas a la prestación de servicios musicales. 3.2. En el año 1980, denominó a su agrupación musical con el nombre de REBELIÓN ORQUESTA. Dicha agrupación a la fecha ha venido desarrollando, exhibiendo y desplegando por todo el territorio colombiano su música y logrando el reconocimiento de su denominación. 3.3.

El 17 de setiembre de 2013, adquiere la titularidad de la marca REBELIÓN ORQUESTA que fue de titularidad del señor Alvaro Masmela Cala. 3.4. El señor Hernández viene utilizando la marca REBELIÓN ORQUESTA, en eventos artísticos musicales, presentaciones, animaciones, generando confusión entre los interesados consumidores y clientes potenciales, y con ello afectando sus derechos. 3.5.

Se han generado confusiones por parte de los interesados en contratar los servicios musicales de la agrupación con la marca REBELIÓN ORQUESTA, generando perjuicios al buen nombre y por consiguiente en detrimento a la actividad y desempeño comercial. 3.6. El señor Hernández registró en la Cámara de Comercio de la ciugad de Tunja Boyacá, la marca ORQUESTA REBELIÓN, con el Certificado 29329, además tiene publicado videos, fotos y otros elementos constitutivos con la marca ORQUESTA REBELIÓN de Bogotá de Tunja y demás ciudades. 4.

Argumentos de la contestación del señor Hernández: 4.1. Mediante escrito del 18 de agosto de 2015, señaló que no se demuestra con ninguna prueba el uso anterior que ha realizado el demandante. De igual forma, la razón social ORQUESTA REBELIÓN DE COLOMBIA, es muy diferente a la que describe la parte demandante. 3 I GACETA OFICIAL 7/11/2016 44 de 55 4.2.

Se puede comprobar por medio del certificado expedido por la Cámara de Comercio de Tunja, la fecha de matrícula la cual es de 1 O de octubre de 1994, asi como que el origen de su orquesta data desde el año 1986. 4.3. La razón social de la agrupación es ORQUESTA REBELIÓN DE COLOMBIA y no REBELIÓN ORQUESTA, ya que desde 1986 o desde su matricula, no se ha presentado reclamación o queja que lleven a suscitar el conflicto actual. 4.4.

Es falsa la alegación de la demandante al decir que utilizamos el nombre REBELIÓN ORQUESTA, toda vez que el demandado alega que utilizan el nombre ORQUESTA REBELIÓN DE COLOMBIA. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial de los Literales d) y e) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.

Procede la interpretación de los Literales d) y e) del Artículo 155. 2. Adicionalmente, de oficio se interpretarán el Artlculo 154 y el Artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, referentes Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artículo 155.• El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o se,vicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o se,vicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o se,vicios, cuando ello pudiese causar al litular del registro un da;Jo económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

( )" 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Articu/o 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.• "Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. f Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. 4 GACETA OFICIAL 7/11/2016 45 de 55 al derecho al uso exclusivo de la marca y el derecho que tiene el titular de una marca registrada para interponer una acción por infracción, respectivamente, toda vez que son materia de la controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 4. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el régimen común sobre propiedad industrial.

Preguntas formuladas por el Órgano consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca 2. 3. 1.1. En el presente caso, el demandante interpuso demanda por infracción de derechos de Propiedad Intelectual. 1.2. En ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Articulo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1.3.

La disposición citada establece el principio uregistral" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

Asl, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 3 a) (e Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. En caso de cotítularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los dem{is, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. • 3 De modo referencial, ver Proceso 418-IP-2015, p.8, de fecha 13 de junio de 2016. 5 GACETA OFICIAL b) 7/11/2016 46 de 55 Negativa (ius prohibend1): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado.

(i ) En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar 2.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte del demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: "Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, /os siguientes actos: (...) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto d) de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...)" 2.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracterlsticas: 4 a) Suietos activos.

Dicha condición recae en: (i) 4 El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 6 GACETA OFICIAL (ii) b) 7/11/2016 47 de 55 El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii} Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 2.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca.

Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en los Literales a) y d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente. 2.4.

Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo "usar''. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.5. 7 GACETA OFICIAL 7/11/2016 48 de 55 Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado6 • c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.5.

Los mencionados derechos de exclusión pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.7 2.6.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.8 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria". 9 6 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el •...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el •...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en con"icto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica".

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 200B, recalda en el Proceso 7�1P-2008). 7 De modo referencial, ver Proceso 101-IP-2013, p.7. B De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp.7-B. 9 Ver de modo referencial Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.B. 8 GACETA OFICIAL 7/11/2016 49 de 55 2.7. De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 2.8.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, asi como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 3.

Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el régimen común sobre propiedad industrial 3.1. El Articulo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. 3.2.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la autoridad nacional competente. 3.3. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. 3.4.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. 3.5. Además, para el supuesto de que la legislación interna del país miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. 3.6.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela no podrá ser concedida sino frente al autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. 4. f Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a 9 GACETA OFICIAL 7/11/2016 50 de 55 precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

¿Puede configurarse la infracción del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuando el signo presuntamente infractor (no registrado) ha coexistido con la marca registrada durante un periodo de tiempo? Para dar respuesta a la pregunta formulada, este Tribunal considerará pertinente contemplar los siguientes supuestos: a) Que la coexistencia entre un signo no registrado presuntamente infractor y la marca registrada durante un periodo de tiempo haya sido del conocimiento del titular de la marca. b) Que la coexistencia entre un signo no registrado presuntamente infractor y la marca registrada durante un periodo de tiempo no haya sido del conocimiento del titular de la marca.

En ese sentido, con relación al primer supuesto se deberá acudir a la figura contemplada en el Articulo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que comprende la prescripción de una acción por infracción. Dicha acción, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

De lo anterior, se desprende que si el término de prescripción depende del conocimiento del hecho infractor por parte del titular de la marca, este deberá demostrar que el periodo de conocimiento no ha superado el plazo establecido por la norma comunitaria para acreditar que la acción por infracción no ha prescrito. Con relación al segundo supuesto, se debe considerar que si el tipo de coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configurarla la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. f 4.2.

¿Puede configurarse la infracción del Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuando el signo presuntamente infractor (no registrado) ha coexistido con la marca registrada durante un periodo de tiempo? 10 GACETA OFICIAL 7/11/2016 51 de 55 Para dar respuesta a la pregunta formulada, este Tribunal considerará pertinente contemplar los supuestos referidos en la respuesta anterior, los cuales son los siguientes: a) Que la coexistencia entre un signo no registrado presuntamente infractor y la marca notoria durante un periodo de tiempo haya sido del conocimiento del titular de la marca. b) Que la coexistencia entre un signo no registrado presuntamente infractor y la marca notoria durante un periodo de tiempo no haya sido del conocimiento del titular de la marca.

En ese sentido, con relación al primer supuesto, "/a acción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción"; tal como establece el Artículo 232 de la Decisión 486.

Finalmente, cabe destacar que, al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo notoriamente conocido, la Autoridad consultante deberá tener en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo, según lo dispuesto en el Articulo 234 de la Decisión 486. Con relación al segundo supuesto, se debe considerar que si el tipo de coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configurarla la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configurarla la infracción. 4.3.

En los términos de los Literales e) y f) del Articulo 155 de la Decisión 486 de 2000, ¿ cuándo y de qué manera se considera que un signo distintivo es notoriamente conocido? El Artículo 224 de la Decisión 486 establece que el signo distintivo notoriamente conocido es aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido; es decir, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 230, debe haber adquirido notoriedad en cualquiera de los países miembros.

Por su parte el Articulo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. 11 6 ¡. GACETA OFICIAL 7/11/2016 52 de 55 Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, trascendiendo asi el principio de especialidad.

Asimismo, la protección de la marca notoriamente conocida va más allá del principio de territorialidad toda vez que se protegerá independientemente del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 1°.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. 11 El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado.

El titular de una marca notoria, como ocurre con una marca registrada, ejerce el derecho de uso exclusivo sobre la marca que le otorga la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. El Artículo 231 de la Decisión 486, expresamente señala que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

Asimismo, el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el Articulo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los Artículos 157 y 158. Ahora bien, el Artículo 155 de la referida Decisión enuncia de manera taxativa los actos susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de marcas, que son a su vez los actos realizados por terceros, sin el consentimiento del titular del signo distintivo, que este último puede impedir.

A este respecto, cabe precisar que la facultad de impedir los actos contemplados en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, que en principio tiene como destinatario al titular de una marca ordinaria en general, es extensiva al titular de una marca notoriamente conocida, en virtud de lo establecido en el Articulo 231, en el sentido de que el titular de un signo notoriamente conocido "podrá impedir a f (l 10 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015, p.13. 11 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.. 12 GACETA OFICIAL 7/11/2016 53 de 55 cualquier tercero realizar con respecto al signo /os actos indicados en el articulo 155 (...t, sin excluir ningún acto en particular, al no restringir la hipótesis jurfdica a un literal específico.

El Literal e) del Articulo 155 prevé que el titular de una marca notoriamente conocida podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un dano económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

Por su parte el Literal f) del Artículo 155, otorga al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, incluso para fines no comerciales, siempre y cuando tal uso pueda generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida.

Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, el carácter notorio del signo que es materia de infracción; y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido de esta, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado; aplicando al efecto, las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando. 4.4.

¿Esta notoriedad, solo puede ser declarada por la oficina nacional de registro competente?, ¿puede ser declarada la notoriedad por el juez que conoce de un proceso por infracción a derechos de propiedad industrial? La notoriedad de un signo debe ser reconocida como tal en cualquier pafs miembro por el sector pertinente, ello de conformidad con el Artículo 224 de la Decisión 486.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, en base al Artículo 228 de la Decisión 486. Cabe precisar que el reconocimiento o la declaratoria de notoriedad si puede provenir del Juez nacional que conoce de un proceso de infracción, para tal efecto, este deberá tomar en consideración, en primer lugar, la preeminencia del Ordenamiento Jurldico Comunitario andino sobre las demás normas, en particular, la Decisión 486, de conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia pertinente emanada de este 13 /j <¡.

GACETA OFICIAL 54 de 55 7/11/2016 Tribunal12. En segundo lugar, el juez nacional podrá aplicar su propia legislación nacional, en virtud del Principio del Complemento Indispensable, en tanto complemente y no contravenga lo establecido por la normativa comunitaria andina, es decir, permita colmar vacios normativos causados por la ausencia de regulación de un supuesto concreto por parte de la norma comunitaria andina 13.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-140428, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia LfiJ.i� MAGISTRADA • Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 12 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 2-IP-2011 de 16 de marzo de 2011, pp. 16 y ss., y 108-IP-2014 de 28 de octubre de 2014, p. 19. 13 De conformidad con lo expresado, el juez nacional también podrá tener en cuenta eventuales Tratados aprobados o ratificados por el correspondiente pafs miembro. 14 GACETA OFICIAL 7/11/2016 55 de 55 Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15