TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 23-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuitante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-070525 Referencia: Marcas involucradas: FÁJATE (mixta) y FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-014 del 12 de enero de 2016, recibido el 20 de enero de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2015-070525, en cuanto a los siguientes aspectos: (i) Indicar si las actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el país de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero, puede considerarse como una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Artículo 155.
(ii) Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157. (iii) Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. 1. 2.1.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandado: Manufacturas Especializadas de Confección S.A.S. Hechos relevantes: El 27 de julio de 2015, Inversiones Magen S.A.S. (en adelante, Magen) interpuso ante el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, demanda por infracción de derechos de propiedad marcaria en contra de Manufacturas Especializadas de Confección S.A.S. (en adelante, Manufacturas), en base a los siguientes signos de su titularidad: - La marca mixta “Eya By FÁJATE” inscrita con Certificado 457416, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
(preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, correspondientes a la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4%, - La marca denominativa "FÁJATE” inscrita con Certificado 464563, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
(preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, correspondientes a la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca mixta “FÁJATE” inscrita con Certificado 479175, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar,;
(preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, correspondientes a la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Fajate La marca mixta "F FAJATE DISEÑOS D'PRADA” inscrita con Certificado 294626, para distinguir artículos ortopédicos, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.
Día A ed TFajate 7D Prada La marca mixta “FÁJATE” inscrita con Certificado 365318, para distinguir fajas médicas, fajas para embarazo, fajas materna, fajas post-operatorios, fajas reductoras, fajas hipogástricas, fajas ortopédicas, fajas umbilicales; artículos ortopédicos en general; accesorios quirúrgicos; vendas para hernias elásticas y de soporte para uso quirúrgico, medias para várices, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. >ajate El lema comercial 2FAJATE TU SEGUNDA PIEL” inscrito con Certificado 390354, para distinguir fajas médicas, fajas para embarazo, fajas materna, fajas post-operatorios, fajas reductoras, fajas hipogástricas, fajas ortopédicas, fajas umbilicales; artículos ortopédicos en general; accesorios quirúrgicos; vendas para hernias elásticas y de soporte para uso quirúrgico, medias para várices, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.
La marca mixta "FÁJATE” inscrita con Certificado 457415, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y 3 dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca mixta "FÁJATE” inscrita con Certificado 457412, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.
Lao La marca mixta “FÁJATE” inscrita con Certificado 457413, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.
La marca mixta "FÁJATE” inscrita con Certificado 457414, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, Fijate La marca mixta “F FÁJATE” inscrita con Certificado 337116, para distinguir vestuario, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
P— ¿Fajate. La marca mixta "FÁJATE” inscrita con Certificado 351242, para distinguir vestuario, calzado y sombrereria, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. ajate La marca mixta “FÁJATE"” inscrita con Certificado 457417, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Fijate La marca mixta "FÁJATE” inscrita con Certificado 457419, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, La marca mixta "FÁJATE” inscrita con Certificado 457418, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mae La marca mixta “FÁJATE" inscrita con Certificado 457420, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca mixta "F FÁJATE” inscrita con Certificado 315587, para distinguir publicidad; gestión de negocios financieros, compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de vestuario, calzado y sombrerería; aparatos, instrumentos y prendas quirúrgicas, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos y material de sutura, correspondientes a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, Día Tajate 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Magen alegó que Manufacturas fabrica y exporta desde Colombia fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas el signo FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, el cual constituye un signo similarmente confundible con su marca FÁJATE. Mediante Oficio 1003-014, del 12 de enero de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC solicitó interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto de los siguientes aspectos: (i) Indicar si las actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el país de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero, puede considerarse como una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Artículo 155.
(ii) Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157. (iii) Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos. Argumentos de la demanda de Magen: Es una empresa lider en el mercado nacional de fajas médico quirúrgicas, materna, post-parto y de uso diario en la línea femenina, masculina y adolescente.
La expresión FÁJATE es el elemento común que identifica la familia de marcas de Magen, a través de las cuales se identifican en el mercado sus diferentes tipos de fajas y productos. Por Resolución 2535 del 30 de enero de 2013, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró como marca notoria a la marca FÁJATE, precisando que dicha marca es altamente conocida a nivel nacional y es claramente relacionada con su origen empresarial, para identificar fajas moldeadoras y postquirúrgicas para el periodo comprendido entre el año 2011 y octubre de 2012.
Por Resolución 56982 del 27 de setiembre de 2013 se consideró que el titular de la marca FÁJATE logró posicionar su marca en diferentes ciudades de Colombia y que a la vez es protegible como signo notorio para el periodo comprendido entre el 8 de mayo de 2008 y el 31 de diciembre de 2012, para distinguir fajas de las Clases 10 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.5. 3.6. 4.2. 4.3.
Manufacturas fabrica y exporta desde Colombia fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas el signo FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, EN cual constituye un signo simitarmente confundible con su marca FAJATE. De acuerdo con los registros de exportación que figuran en la página web del Ministerio de Industria y Comercio, se puede evidenciar que Manufacturas realiza exportaciones de grandes cantidades de productos, etiquetados con signos que reproducen sin autorización la marca notoria FÁJATE, situación que los afecta económica y comercialmente.
Argumentos de la contestación de Manufacturas:. Mediante escrito del 21 de septiembre de 2015, Manufacturas señaló que la exportación que realiza hacia los Estados Unidos Mexicanos (en adelante México) y los Estados Unidos de América no la hace para lucro y beneficio propio y mucho menos con el interés de violar el derecho del registro de la marca FÁJATE, ya que dicha actividad se realiza en virtud a un contrato de maquila, lo que se conoce como fabricación y producción por encargo de un tercero que es dueño de derechos de marcas según las leyes de los países mencionados anteriormente.
El territorio de comercialización no es Colombia, ni ningún otro país miembro de la Comunidad Andina, sino México y los Estados Unidos de América, lo cual es de pleno conocimiento de la demandante por los registros de exportación, y por haber sido derrotada en juicio los referidos países. El hecho de etiquetar no se debe tomar como un acto aislado, debe estar concatenado a la comercialización y dicha comercialización debe estar ligada a un mercado específico.
En el territorio colombiano no hay actos de uso comercial, pues no se encuentra en el mercado productos identificados con el signo FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, así como tampoco las etiquetas que se colocan a título de información y que van dirigidas a los consumidores mexicanos y norteamericanos. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Del análisis de lo actuado en la demanda por infracción de marca, así como de lo solicitado, solo procede la interpretación prejudicial del Artículo 154, de los Literales a), e) y f) del Artículo 155, del Literal b) del 8 Artículo 156, del Artículo 157 y del Artículo 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (-.) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
(-.) 6) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca noloriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al litular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.
“Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constiluirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: (..) b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; ( J”. “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u olras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre fa procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta O indicar la existencia O disponibilidad de productos o servicios legltimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que lal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos O servicios respectivos”.
“Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, sí tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. pue ES 1.1. 1.2.
1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de una marca notoria. Uso sin consentimiento del titular de una marca registrada. Preguntas formuladas por el Órgano consultante. () ¿Sillas actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el país de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero constituyen una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Artículo 155 de la Decisión 486? (ii) Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486.
(iii) ¿Si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos? ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca En el presente caso, Magen demandó a Manufacturas ante la SIC por la supuesta infracción de derechos de Propiedad Intelectual.
En ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
En efecto, una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotaria e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:? El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”. De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 10 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederia. b) Negativa (ius prohibendi) esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.
(1 (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. En el mercado, el titutar tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2.1.
Acción por infracción de una marca notoria. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte del demandante, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales a), e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, los cuales establecen lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (-..) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante (..) e, sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; oO sobre los envases, envolturas, embalajes 0 acondicionamientos de tales productos; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 11 2.2. 2.3. 2.4.
Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas:3 a) Sujetos activos. Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.
(ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.
El Artículo 155, por su parte, enuncia de manera taxativa los actos susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de marcas, que son a su vez los actos realizados por terceros, sin el consentimiento del titular del signo distintivo, que este último puede impedir. En otras palabras, la disposición normativa comentada regula, además de los actos de infracción a derechos sobre signos distintivos, el alcance del derecho exclusivo —en su faz negativa— del titular del correspondiente signo distintivo (ius prohibendh.
El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, siendo que sus Literales a), e) y f precisan las siguientes conductas prohibidas: a) Aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (Literal a), b) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos O servicios (Literal e), c) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 12 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (Literal f).
El literal a) del Artículo 155 contempla como un derecho del titular de una marca, impedir que terceros apliquen o coloquen su marca sea ésta idéntica o similar sobre productos para los cuales posee su registro, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está registrada la marca, oO sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
Basta que se incorpore la marca en el producto para que se configure el acto contrario a la normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca. El Literal e) del Artículo 155 requiere que el referido uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular del registro de marca, como consecuencia de una dilución de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. El citado literal prevé que el titular de una marca notoriamente conocida podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
Es preciso destacar que la citada disposición normativa extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad, por lo tanto, se protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.
El Literal f) del Artículo 155, por su parte, otorga al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, incluso para fines no comerciales*, siempre y cuando tal uso pueda De modo referencial ver Proceso 460-IP-2015, en el cual se define la expresión “para fines no comerciales”, cuando un signo no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica. 13 generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida. 2.10.
Relacionado con los Literales e) y f) del Artículo 155 está el Artículo 156 de la Decisión 486, según el cual constituye uso de un signo en el comercio por parte de terceros el que realice los siguientes actos: a) Introduzca en el comercio, venda, ofrezca en venta o distribuya, productos o servicios con el signo registrado. b) Importe, exporte, almacene o transporte productos con el signo prioritario; o c) Utilice el signo registrado en publicidad, sea esto publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u- orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que se apliquen para el caso. 2.11.
Por otro lado, el Artículo 226 de la Decisión 486 señala que constituye de igual manera un uso no autorizado, la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo notorio, respecto de productos, servicios o actividades distintas a las que ampara el signo notorio, o para fines no comerciales, siempre y cuando dicho uso cause los siguientes efectos: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 2.12.
En relación con los diferentes tipos de riesgos que se pueden configurar por el uso no autorizado de una marca notoria; es decir, los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor: (i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, (iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 2.13.Con respecto al riesgo de dilución, este puede definirse como la disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de distinguir los productos o servicios que identifica, mediante usos no autorizados sobre productos o servicios de terceros.
Se trata de acciones que deterioran la imagen publicitaria que derivan del uso no autorizado por | un tercero, lo cual produce un detrimento del valor publicitario de la marca A notoria, y a su vez, de la cualidad distintiva y reputación. 2.14. En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte 14 Y 4 de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.
Lo expuesto está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 2.15. En conclusión, la Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que supone, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por el otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial. 2.16.
Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, si se 3.1. 3.2. mantienen las condiciones que determinaron la declaración de notoriedad de la marca base de denuncia; y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido de esta, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado, aplicando para tal efecto las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando.
Uso sin consentimiento del titular de una marca registrada. En el presente caso, Manufacturas alegó que en el territorio colombiano no hay actos de uso comercial, pues no se encuentra en el mercado productos FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, así como tampoco las etiquetas que se colocan a título de información y que van dirigidas a los consumidores mexicanos y norte americanos. El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiquetan, expendan, usen —entre otros actos— su signo en el mercado, existen limitaciones por las cuales no se requiere de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual enuncia lo siguiente: “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios 15 3.3. 3.4. 3.5.
De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor.
Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros conforme se detalla a continuación?: a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo. Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular registral y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económicoS. b) Un nombre geográfico.
En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa indole, por un lado, el del titular registral y, por otro lado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico”. c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.
Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante?. Cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo 157 de la De modo referencia, ver Proceso 89-1P-2011 de fecha 20 de junio de 2012, p. 11 y Proceso 101- 1P-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, pp. 8-9.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Seminario de la OMPI para los Paises Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial”, Documento OMPIPI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13. Ibidem. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Seminario de la OMPI para los Palses Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial", Documento OMPIP1SEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13. 16 Decisión 486 que establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada:? a) b) Que se haga de buena fe.
Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro previo de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios?0, En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto al interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información!!. Que no constituya uso a título de marca. El uso en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo, es decir, la indicación de la respectiva caracteristica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe generar riesgo de confusión respecto de signos distintivos previamente solicitados o registrados.
En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas caracteristicas de los productos o servicios ofrecidos debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados para distinguir tales productos o servicios. Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse proporcionalmente y con ta diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios!?.
Que se limite a propósitos de identificación o de información. La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio w “1 12 De modo referencial, ver Proceso 415-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8. OMPI, “Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial”, Op. Cit., p. 8.
De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7. De modo referencia, ver Proceso 69-|P-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7, 17 3.6 3.7 correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de la función esencial de la marca, que es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.
En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio; por lo tanto, de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo. Adicionalmente, el uso tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros muchos supuestos.
Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones _deben presentarse de modo concurrente, es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas. En virtud de lo expuesto precedentemente, se deberá verificar que, efectivamente, la excepción estudiada no haya sido aplicable en el caso concreto, es decir, que no se cumplan las condiciones detalladas en el presente acápite (es decir: buena fe, que no se utilice a título de marca, que tenga un propósito de identificación o información y que no cause confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios).
Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las mormas que conforman el 18 4.1. ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Si las actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el país de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero constituye una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Artículo 155 de la Decisión 486? Los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486 señalan que: “Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca _o de su titular;
Y) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. (Resaltado agregado). En concordancia con lo anterior, el Artículo 226 de la Decisión 486 señala que: “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; 19 b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva_o del valor comercial_o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.
(Resaltado agregado). Por su parte, el Artículo 156 de la Decisión 486 señala que: “Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los Literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parle de un tercero, entre otros, los siguientes actos: (..) c) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo;o, (Resaltado agregado).
El Artículo 2 de la Decisión 671, sobre Armonización de Regímenes Aduaneros, define la “exportación” en los siguientes términos: “EXPORTACIÓN.- Es la salida física de las mercancías en libre circulación del territorio aduanero comunitario a un tercer pals o a una zona franca ubicada en el mismo territorio aduanero comunitario. También se considera exportación las demás operaciones expresamente contempladas como tales en la presente Decisión.” La exportación, para los efectos de la aplicación del Literal b) del Artículo 156 de la Decisión 486, se da con la salida de la mercadería del territorio comunitario andino hacia un tercer país o entre países de la Comunidad Andina.
Ello implica que la exportación se perfecciona con la salida de la mercadería de un país miembro de la Comunidad Andina, incluyendo la salida física de las mercancias de un país miembro a una zona franca ubicada en el mismo país miembro. Dado que lo que se busca es determinar si existe o no una infracción por el uso en el comercio de un signo distintivo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, corresponde aplicar los principios de legalidad y tipicidad propios del poder punitivo que ostentan los países miembros de la Comunidad Andina.
Sobre la base de dichos principios, la autoridad nacional competente debe verificar que, en el caso concreto de que se trate, concurran los supuestos contenidos en los tipos infractores previstos en los Literales e) y f) del Artículo 155 y el Artículo 226 de la Decisión 486, concordados con el Literal b) del Artículo 156 de dicha Decisión. 20 4.2. 4.3.
Es más, una aplicación integral y concordada de la normativa andina exige no solo interpretar de modo sistemático los Literales e) y f) del Artículo 155 y el Artículo 226 de la Decisión 486 con el Literal b) del Artículo 156, sino adicionalmente tener en consideración lo establecido en el Artículo 157 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si existe o no infracción, no basta con apreciar la actividad de importar, exportar, almacenar o transportar productos etiquetados con un signo distintivo idéntico o similar a una marca notoria registrada en el país de origen, sino que la autoridad nacional competente debe verificar: a) Que no estemos ante los supuestos previstos en el Artículo 157 de la Decisión 486; y, adicionalmente, b) Que se den las condiciones establecidas en los Literales e) y f) del Artículo 155 y el Artículo 226 de la Decisión 486.
Por lo tanto, para que el acto de exportación de productos etiquetados con un signo distintivo idéntico o similar a una marca notoria registrada en el país de origen sea calificado como una infracción, la autoridad nacional competente tiene que verificar la presencia de los supuestos establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155 y el Artículo 226 de la Decisión 486; es decir, que el uso efectuado pueda causar al titular de la marca notoria un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
¿Cuál es el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157? En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Acápite 3 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial. ¿Para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos? Como se mencionó en el Acápite 3 de la sección D de la presente interpretación prejudicial, sobre la excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, este Tribunal considera que los requisitos de licitud para que se configure la excepción contemplada en el artículo materia de consulta, deben ser concurrentes, por lo que el uso del signo debe ser efectuado tanto (i) de buena fe, (ii) teniendo una finalidad informativa, (iii) que son constituya uso a título de marca, y (iv) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 21 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-070525, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Mm Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros SN MAGISTRADA | S Zambrano ¡[AGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22