Año XXXIII – Número 2852 Lima, 9 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 8-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00580. Referencia: Patente de invención para “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS” PROCESO 22-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-026192. Referencia: Marcas involucradas GOLD´S GYM (denominativa); GOLD GYM (denominativa) y GOLDEN GYM (denominativa).

PROCESO 23-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-070525. Referencia: Marcas involucradas: FÁJATE (mixta) y FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY (mixta) Para nosotros la Patria es América 9/11/2016 GACETA OFICIAL 2 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso 8-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2013-00580 Referencia Patente de invención para "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 032 del 13 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo dia, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00580; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante Monsanto Technology LLC. 1 9/11/2016 GACETA OFICIAL Demandado 2. 3 de 49 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes: 2.1. Mediante escrito presentado el 6 de octubre de 2007 ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC}, Monsanto Technology LLC.

(en adelante, Monsanto} ingresó a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS Y PLANTAS", que corresponde a la Solicitud Internacional PCT/US2005/011816 del 8 de abril de 2005.1 2.2. El 5 de diciembre de 2007, Monsanto presentó modificación voluntaria a la solicitud de patente, adjuntando un nuevo capítulo reivindicatorio. 2.3.

El 11 de junio de 2009, Monsanto, solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la SIC la realización del examen de patentabilidad. 2.4. Mediante Oficio 8918 notificado el 3 de junio de 2011, la División de Nuevas Creaciones de la SIC realizó el examen de patentabilidad formulando objeciones a la solicitud de patente presentada por Monsanto. 2.5.

El 12 de octubre de 2011, Monsanto contestó las objeciones realizadas por la División de Nuevas Creaciones de la SIC. 2.6. Mediante Oficio 4096 notificado el 14 de marzo de 2012, la División de Nuevas Creaciones de la SIC formuló nuevas objeciones a la solicitud de patentes presentada por Monsanto. 2.7. El 16 de julio de 2012, Monsanto respondió las objeciones formuladas mediante Oficio 4096. ' 2.8.

Por Resolución 49987 del 24 de agosto de 2012, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió denegar la patente de invención titulada "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS Y PLANTAS", al considerar que dicha invención no cumple con el requisito de nivel inventivo. 2.9. El 19 de octubre de 2012, Monsanto interpuso recurso de reposición contra la Resolución 49987. 2.1O.

Por Resolución 32219 del 28 de mayo de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 49987. Expediente administrativo PCT/06-101066. GACETA OFICIAL 9/11/2016 4 de 49 2.11. Monsanto presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 49987 y 32219. 2.12.

Mediante Auto del 28 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda. 2.13. Mediante Auto del 11 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial a este Tribunal. 3.

Argumentos de la demanda de Monsanto: 3.1. Los documentos D1 y D2 se relacionan en general con secuencias de lepidópteros nematodos, más que con secuencias de Diabrótica como las que se reivindican en la solicitud de patente. 3.2. Ninguno de los documentos D1 y D2 divulga secuencias de ácidos nucleicos que puedan ser efectivamente usadas para el control de una infestación Diabrótica. 3.3.

Una persona con conocimientos en la materia no hubiera tenido la expectativa que secuencias de especies ampliamente diferentes de diferente orden como los nematodos, las polillas y las mariposas puedan ser utilizadas para controlar de manera efectiva una infestación de una plaga de coleópteros (escarabajo). 3.4. Las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente produjeron resultados inesperados y sorprendentes. 3.5.

Los documentos D3 y D4 identifican genes homólogos de diferentes insectos Diabrótica pero no proveen ninguna enseñanza o sugerencia de que tales genes puedan ser efectivamente blancos del dsRNA para controlar una infestación por Diabrótica. 3.6. Los resultados inesperados, el vector de ADN recombinante, las secuencias de nucleótidos y los métodos son inventivos frente al estado anterior del arte. 3.7.

El estudio hecho por el examinador de la oficina de patentes violó el debido proceso por ser de carácter retrospectivo y estar indebidamente motivado. 3.8. El estado del arte no enseña ni sugiere las consecuencias específicas ni la combinación de proteínas reclamadas en la solicitud de patente. 3 GACETA OFICIAL 9/11/2016 5 de 49 3.9.

El examinador nunca demostró exactamente en qué puntos de los documentos 01 y D4 se sugiere un método como el reclamado. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Al evaluar la solicitud se advirtió que aun cuando la estructura del ADN de cada vector reivindicado era diferente el efecto técnico no era sorprendente ni inesperado toda vez que el estado de la técnica divulgó secuencias y porciones de genes blancos esenciales para la fisiologia de una plaga y su uso para el control de la misma. 4.2.

La solicitud no contiene evidencia de que la invención reivindicada proporcione efectos técnicos superiores o mejorados inesperados para una persona versada en la materia. 4.3. Los conocimientos integrantes del estado de la técnica contenidos en los documentos 01, 02, D3 y 04 conducen de manera obvia a la invención propuesta. 4.4. Monsanto no superó las objeciones relativas al nivel inventivo que le fueron oportunamente trasladadas durante el procedimiento. 4.5.

El documento D1 divulga los vectores que producen dsRNA de al menos un gen esencial de una plaga, sugiere el uso de genes de regiones conservadas para poder afectar un rango amplio de especies plaga y enseña la estructura que debe tener un vector recombinante. 4.6. El documento D2 divulga un método para producir plantas resistentes tanto a nematodos como a insectos plaga. 4.7.

Los documentos D1 y 02 fueron importantes para el análisis de nivel inventivo puesto que divulgan técnicas a las que se hace referencia en la solicitud de patente presentada. 4.8. La solicitud presentada no cumple con el requisito de nivel inventivo exigido por la normativa comunitaria para obtener el privilegio de patente. B. NORMA A SER INTERPRETADA 1.

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Articulo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. Procede la interpretación solicitada dado que la patente de invención sobre la cual 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio nonnalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

" 4 GACETA OFICIAL 9/11/2016 6 de 49 versa la controversia fue denegada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo contemplado en el Articulo 18 de la Decisión 486. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Proscripción del análisis tipo "hindsight'' o "ex post facto". Debida motivación. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial 1.1. El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 1.2. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: "(...) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria. 3 1.3.

Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica4; es decir, que antes de la 3 Proceso N ° 21-lP-2000. Interpretación prejudicial del 21 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 631, del 10 de enero de 2001. 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• ·Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá lodo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comen;ialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la detenninación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional 5 GACETA OFICIAL 9/11/2016 7 de 49 fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 1.4.

Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. 1.5.

Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios5 • Nivel inventivo y estado de la técnica: 1.6. En relación al requisito de nivel inventivo, el Articulo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención na hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

" 1.7. Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 1.8.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40." 5 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17. 6 GACETA OFICIAL 9/11/2016 8 de 49 técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.6 1.9.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios7: - El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. - El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. - El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. - Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. - En la mayoria de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 1.1 O. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la 6 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. p. 13 7 Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina.

Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 7 GACETA OFICIAL 9/11/2016 9 de 49 técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

"(...) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos ( )'6. - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello B Ibídem. 8 GACETA OFICIAL 9/11/2016 10 de 49 implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos." La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ". 9 - " Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo "1º - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: a) ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; b) ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y c) ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 1.11.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en Jo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 2.

Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto" 2.1. En el proceso interno la demandante ha sostenido que el estudio realizado por el examinador de la oficina de patentes violó el debido proceso por ser de carácter retrospectivo y estar indebidamente motivado, por lo que se habría realizado un análisis de nivel inventivo del tipo 61 9 Ibídem. 10 lbldem. 9 GACETA OFICIAL 9/11/2016 11 de 49 hindsight o ex post facto.

En razón a ello, se procederá a desarrollar el tema referido a la proscripción del análisis tipo hindsight o ex post facto. 2.2. El Tribunal, en el Proceso 141-IP-2015 de 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. 2.3. En tal sentido, el análisis de tipo hindsight o ex post facto es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo 1 1, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha de prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo. 2.4.

En correlación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis del 11 Cfr. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, por Zacary Quinlan, publicado en Fordham lntemational Law Joumal (2014) Volume 37, lssue 6, Article 3.

New York, pg. 1794-1795. Disponible en http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=ilj.. Fecha de consulta: 23 de agosto de 2016. 10 GACETA OFICIAL 9/11/2016 12 de 49 nivel inventivo que no resulte a posteriori; esto es, ex post facto o hindsight. 3. Debida motivación 3.1. En el proceso interno se alega que el pronunciamiento emitido por la autoridad administrativa se encuentra indebidamente motivado. 3.2.

Con relación a la motivación de los actos administrativos, este Tribunal estima necesario referirse a las consideraciones que al respecto se hicieran en su Sentencia 04-AN-97, citada en la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98, de fecha 30 de octubre de 1998 12 toda vez que estima que ellas se aplican en lo pertinente al caso en estudio: u La motivación de los actos administrativas reflejan las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que la justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propia acto si una norma expresa así lo impone - y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre las argumentas esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final par él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación." Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en la interpretación prejudicial emitida con motiva del caso No. 05-AN-97 del 8 de junio de 1998.

(G.O. 361 del 7 de agosto de 1998, interpretación prejudicial 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998)". 3.3. Si bien en cierto, la Decisión 486, para el caso de solicitudes de patentes de invención en su Artículo 48 establece que"( ) si el examen definitivo fuera favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas.

Si fuere desfavorable se denegará (...)"; este Tribunal considera que todo acto administrativo a través del cual se pretenda denegar una solicitud de patente de invención, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la toma de la decisión respectiva, lo que permitirá al que se sienta afectado por los efectos del acto, debatirlas una vez que las conozca. 12 De modo referencial ver: Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 56-IP-2013, de fecha 25 de abril de 2013 e Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98, de fecha 30 de octubre de 1998. 11 GACETA OFICIAL 9/11/2016 13 de 49 3.4.

En tal sentido, conforme lo ha expresado el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98 antes citado: "... la motivación tanto jurldica como de hecho, vendrla a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurldicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo".

(Interpretación prejudicial No. 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998) No obstante, "la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mfnimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales de basa el acto." (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9. 7, 1969, Italia e/Comisión, as 1169.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial No. 04-AN-97)" 3.5. En razón de lo expuesto, se deberá determinar si la resolución que se impugna se encuentra debidamente motivada. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00580, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA 12 GACETA OFICIAL 9/11/2016 14 de 49 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De a uerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 9/11/2016 GACETA OFICIAL 15 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso 22-IP-2016 Asunto 1 nterpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2015-026192 Referencia Marcas involucradas GOLD'S GYM (denominativa);

GOLD GYM {denominativa) y GOLDEN GYM (denominativa). Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-002 de fecha 5 de enero de 2016, recibido el 20 de enero de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artfculo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015026192; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 1 GACETA OFICIAL 2. 9/11/2016 Demandante Gold's Gym Licensing LLC. Demandados Inversiones Gallego Tobon Caf S.A.S. Progym. Capf. S.A.S. 16 de 49 Hechos relevantes: 2.1. El 9 de setiembre de 2015, Gold ·s Gym Licensing LLC. (en adelante, Gold's Gym) interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad marcaria en contra de Inversiones Gallego Tobon Caf S.A.S. (en adelante, Gallego Tobon) y Progym.

Capf. S.A.S. (en adelante, Progym), en base a las siguientes marcas registradas: - La marca nominativa de su titularidad GOLD'S GYM, inscrita con Certificado 24011 O, para distinguir serv1c1os de gimnasio, correspondientes a la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. - La marca nominativa de su titularidad GOLD'S GYM, inscrita con Certificado 347950, para distinguir juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad, especialmente, equipo de gimnasio, ejercicio y acondicionamiento físico, correspondientes a la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

La demandante alegó que las empresas demandadas Gallego Tobon y Progym, vienen utilizando los signos GOLD GYM y GOLDEN GYM, en el territorio colombiano para ofrecer servicios de gimnasio. 2.3. Las demandadas manifestaron que al hacer la traducción al español de la marca GOLD'S GYM, se tratarla de dos expresiones genéricas y usuales para los servicios comprendidos en la clase que posee la demandante. 2.4.

Mediante Oficio 1003-002 de fecha 5 de enero de 2016, recibido el 20 de enero de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial del Literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-026192. 3. 9- t� Argumentos de la demanda de Gold's Gym: 3.1.

Las demandadas han venido infringiendo sus derechos sobre la marca GOLD'S GYM creando riesgo de confusión entre el público con respecto a la procedencia empresarial de los mismos. 2 GACETA OFICIAL 9/11/2016 17 de 49 3.2. Las marcas registradas con Certificados 347950 y 24011 O, son reproducidas casi en su totalidad en los signos GOLD GYM y GOLDEN GYM que han identificado los servicios comercializados por las sociedades Gallego Tobon y Progym, generando error o confusión en el consumidor. 3.3.

Reproducen e imitan la marca GOLD'S GYM, habida cuenta que la copian en su totalidad y no tienen elementos adicionales que le otorguen suficiente distintividad. 3.4. Con Resolución 24898 del 16 de abril de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) denegó el registro de la marca GOLDEN GYM solicitada por Progym. 4.

Argumentos de la contestación de Gallego Tobon y Progym: 4.1. Mediante escrito del 19 de octubre de 2015, se argumentó que la marca GOLD'S GYM denota dos expresiones del idioma inglés que son GOLD (dorado) y GYM (gimnasio), las cuales son expresiones genéricas y usuales para los servicios comprendidos en la clase que posee el demandante. 4.2.

La mayor parte de gimnasios de Colombia usan de manera genérica la expresión GYM, por lo tanto es sumamente peligroso que la superintendencia conceda una marca que a la actualidad es genérica y de uso general. 4.3. La marca GYM o GOLD son simplemente expresiones sugestivas que dan al consumidor una idea de lo que se comercializa. Es por ello que dichas expresiones no pueden ser registrables.

B. NORMA A SER INTERPRETADA 1. El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo cual resulta procedente. 2.

Adicionalmente, este Tribunal considera pertinente realizar la 1 nterpretación Prejudicial de oficio de los Literales f) y g) del Artículo 135, y del Articulo 154 de la Decisión 486, relacionados a los temas de nombres genéricos o técnicos del producto y al principio registra! y los derechos que confiere el registro a su titular, así como al derecho de uso exclusivo de una marca, por ser materia de la controversia. 3 GACETA OFICIAL 9/11/2016 18 de 49 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 3. 4.

Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Palabras genéricas y de uso común. Signos en idioma extranjero. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1.

Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca 2. 1.1. En el presente caso, Gold ·s Gym interpuso ante la SIC demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual contra Gallego Tobon y Progym. 1.2. De conformidad con Jo anterior, se procederá a analizar lo establecido en el Articulo 154 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1 1 1.3.

La disposición citada establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

Asi, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibend1): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado.

(i) En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015, p. 6. 4 GACETA OFICIAL (ii) 9/11/2016 19 de 49 En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4.

De conformidad con lo anterior, se debe tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2. Acción por infracción de derechos.

Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar 2.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a las demandadas por parte del demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: "Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto d) de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( )" 2.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 2 a) b) Suietos activos.

Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurfdica. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) 2 Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 5 GACETA OFICIAL (ii) 9/11/2016 20 de 49 Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 2.3. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo 11 usar''. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado4• c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 3 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.5. 4 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el •...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el •...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica� (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recalda en el Proceso 70-IP-2008). 6 9/11/2016 GACETA OFICIAL 21 de 49 2.4.

El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1. Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. 2.

Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. 3. Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Supuesto 1 Supuesto 11 Supuesto 111 - Sujeto activo Sujeto pasivo Es titular de una marca que distingue productos.

Es titular de una marca que distingue servicios. Usa la marca directamente sobre productos. Es titular de una marca que distingue productos o servicios. Usa la marca sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca proteaida. Usa la marca sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Resumen del sunuesto Marca protegida para productos aplicada sobre productos.

Marca protegida para servicios aplicada sobre productos. Marca protegida para productos o servicios aplicada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de oroductos. 2.5. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 5 2.6.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La 5 De modo referencial, ver Proceso 101-IP-2013, p.7. 1 GACETA OFICIAL 9/11/2016 22 de 49 exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Articulas 157, 158 y 159 de dicha norma. 6 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria".7 2.7. De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 2.8.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 3.

Palabras genéricas y de uso común 3.1. En el presente caso la demandada alegó que a pesar de que las expresiones GOLDS y GYM se encuentran en idioma inglés, son términos genéricos y de uso común respecto de los servicios de gimnasio de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. El Literal f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

( )" 3.3. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas 6 De modo referencial, ver Proceso 346-lP-2015, pp.7-8. 7 Ver de modo referencial Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.. 8. 8 GACETA OFICIAL 9/11/2016 23 de 49 o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 8 3.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 9 3.5.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 10 3.6. La palabra técnica constituye toda expresión utilizada en algún área específica conformada por personas de una determinada profesión, oficio o actividad científica, entre otros.

Por tanto, son palabras que están dotadas de un significado propio para determinadas personas dentro de un sector especializado. Así, desde el punto de vista marcaría, un término es técnico cuando es necesario utilizarlo en un ámbito especializado, para señalar o designar el producto o servicio que desea proteger. 3.7. Ahora bien, lo que es genérico o técnico en una clase determinada puede no serlo en otra; por ejemplo, los términos comunes o usuales en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 3.8.

De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o se,vicio de que se trate en el lenguaje comente o en la usanza del pals; � tf 8 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 110-IP-2015 de fecha 5 de septiembre de 2015, p. 8. 9 lbidem. 10 lbidem. 9 GACETA OFICIAL 9/11/2016 24 de 49 (...)" 3.9.

Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.11 3.1 O. En tal sentido, se deberá determinar si las expresiones o signos utilizados son o no genéricos, técnicos o de uso común en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Signos en idioma extranjero 4.1. En atención a que los signos utilizados se encuentran conformados por denominaciones en idioma extranjero, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 12 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 13 4.4.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden peñectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 11 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-lP-2015, de fecha 23 de junio de 2016. 12 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12. 13 De modo referencial. ver Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 10 GACETA OFICIAL 9/11/2016 25 de 49 4.5.

En el presente caso, se deberá determinar si los signos utilizados están conformados por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no de uso común o genéricos de los servicios precitados. 4.6.

Estos criterios han sido aplicados en diversa jurisprudencia por este Tribunal en los últimos años. 14 5. Pregunta formulada por el Órgano consultante Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 5.1.

¿Es posible que una marca constituida por vocablos en idioma extranjero, pueda considerarse evocativa? En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, cuando el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, es posible considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas caracterlsticas, cualidades o efectos del producto o 14 De modo referencial ver Procesos 129-IP-2014; 62-IP-2014; 072-lP-2012; 321-IP-2015; 336-IP2015; 56-IP-2013; 19-IP-2014; 24-IP-2015. 11 GACETA OFICIAL 9/11/2016 26 de 49 servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. Poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, mediante el desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo o genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá determinar si la marca en idioma extranjero es conocida por el consumidor medio destinatario de los productos y/o servicios y a la vez si dicho signo no hace relación directa e inmediata a alguna característica del producto o servicio, sino que tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor medio cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, sino más bien haciendo uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-026192, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con Jo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con Jo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. l/( Ht Cecilia Luisa Ayll�eros MAGISTRADA 12 GACETA OFICIAL 9/11/2016 27 de 49 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 GACETA OFICIAL 9/11/2016 28 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso 23-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2015-070525 Referencia Marcas involucradas: FÁJATE (mixta) y FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-014 del 12 de enero de 2016, recibido el 20 de enero de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-070525, en cuanto a los siguientes aspectos: (i) Indicar si las actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el país de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero, puede considerarse como una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Artfculo 155.

(ii) Precisar el alcance de la excepción contenida en el Articulo 157. 1 (iii) 29 de 49 9/11/2016 GACETA OFICIAL Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2. Demandante Inversiones Magen S.A.S. Demandado Manufacturas S.A.S. Especializadas de Confección Hechos relevantes: 2.1. El 27 de julio de 2015, Inversiones Magen S.A.S. (en adelante, Magen) interpuso ante el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, demanda por infracción de derechos de propiedad marcaria en contra de Manufacturas Especializadas de Confección S.A.S. (en adelante, Manufacturas), en base a los siguientes signos de su titularidad: La marca mixta "Eya By FÁJATE" inscrita con Certificado 457416, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, correspondientes a la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 \ La marca denominativa "FÁJATE" inscrita con Certificado 464563, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones para el cabello; dentlfricos, correspondientes a la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 9/11/2016 GACETA OFICIAL 30 de 49 La marca mixta "FÁJATE" inscrita con Certificado 479175, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, correspondientes a la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. _! '/fajaU La marca mixta "F FAJATE DISEI\JOS O'PRADA" inscrita con Certificado 294626, para distinguir articules ortopédicos, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. om 1iiYat� r,. '/)''Pmda La marca mixta "FÁJATE" inscrita con Certificado 365318, para distinguir fajas médicas, fajas para embarazo, fajas materna, fajas post-operatorios, fajas reductoras, fajas hipogástricas, fajas ortopédicas, fajas umbilicales; artículos ortopédicos en general; accesorios quirúrgicos; vendas para hernias elásticas y de soporte para uso quirúrgico, medias para várices, correspondientes a la Clase 1O de la Clasificación Internacional de Niza. l1FciJate El lema comercial 2FAJATE TU SEGUNDA PIEL" inscrito con Certificado 390354, para distinguir fajas médicas, fajas para embarazo, fajas materna, fajas post-operatorios, fajas reductoras, fajas hipogástricas, fajas ortopédicas, fajas umbilicales; artículos ortopédicos en general; accesorios quirúrgicos; vendas para hernias elásticas y de soporte para uso quirúrgico, medias para várices, correspondientes a la Clase 1O de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca mixta "FÁJATE" inscrita con Certificado 457415, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y 3 GACETA OFICIAL 9/11/2016 31 de 49 dientes artificiales; articules ortopédicos; material de sutura, correspondientes a la Clase 1 O de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca mixta uFAJATE" inscrita con Certificado 457412, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios, asf como miembros, ojos y dientes artificiales; articulas ortopédicos; material de sutura, correspondientes a la Clase 1 O de la Clasificación Internacional de Niza. La marca mixta "FÁJATE" inscrita con Certificado 457413, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios, asi como miembros, ojos y dientes artificiales; artlculos ortopédicos; material de sutura, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca mixta uFAJATE" inscrita con Certificado 457414, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios, asi como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, correspondientes a la Clase 1 O de la Clasificación Internacional de Niza. 4 GACETA OFICIAL 9/11/2016 32 de 49 La marca mixta "F FÁJATE" inscrita con Certificado 337116, para distinguir vestuario, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca mixta "FÁJATE" inscrita con Certificado 351242, para distinguir vestuario, calzado y sombrererla, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca mixta "FÁJATE" inscrita con Certificado 457417, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca mixta "FÁJATE" inscrita con Certificado 457419, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrererla, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 9/11/2016 GACETA OFICIAL 33 de 49 La marca mixta "FAJATE" inscríta con Certificado 457418, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. �· ''..· \.,: La marca mixta "FAJATE" inscrita con Certificado 457420, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrereria, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca mixta "F FAJATE" inscrita con Certificado 315587, para distínguir publicidad; gestión de negocios financieros; compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de vestuario, calzado y sombrerería; aparatos, instrumentos y prendas quirúrgicas, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos y material de sutura, correspondientes a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. \ lri 1Fája� 6 GACETA OFICIAL 9/11/2016 34 de 49 2.2.

Magen alegó que Manufacturas fabrica y exporta desde Colombia fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas el signo FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, el cual constituye un signo similarmente confundible con su marca FÁJATE. 2.3. Mediante Oficio 1003-014, del 12 de enero de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC solicitó interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto de los siguientes aspectos: (i) Indicar si las actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el pafs de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero, puede considerarse como una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Articulo 155.

(ii) Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artlculo 157. (iii) 1 ndicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artf culo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos. 3. Argumentos de la demanda de Magen: 3.1. Es una empresa Hder en el mercado nacional de fajas médico quirúrgicas, materna, post-parto y de uso diario en la línea femenina, masculina y adolescente. 3.2.

La expresión FÁJATE es el elemento común que identifica la familia de marcas de Magen, a través de las cuales se identifican en el mercado sus diferentes tipos de fajas y productos. 3.3. Por Resolución 2535 del 30 de enero de 2013, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró como marca notoria a la marca FÁJATE, precisando que dicha marca es altamente conocida a nivel nacional y es claramente relacionada con su origen empresarial, para identificar fajas moldeadoras y postquirúrgicas para el periodo comprendido entre el año 2011 y octubre de 2012. 3.4.

Por Resolución 56982 del 27 de setiembre de 2013 se consideró que el titular de la marca FÁJATE logró posicionar su marca en diferentes ciudades de Colombia y que a la vez es protegible como signo notorio para el periodo comprendido entre el 8 de mayo de 2008 y el 31 de dicie.mbre de 2012, para distinguir fajas de las Clases 1 O y 25 de la Clasificación lnternaclonal de Niza. 7 GACETA OFICIAL 9/11/2016 35 de 49 3.5.

Manufacturas fabrica y exporta desde Colombia fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas el signo FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, el cual constituye un signo similarmente confundible con su marca FÁJATE. 3.6. De acuerdo con los registros de exportación que figuran en la página web del Ministerio de Industria y Comercio, se puede evidenciar que Manufacturas realiza exportaciones de grandes cantidades de productos, etiquetados con signos que reproducen sin autorización la marca notoria FÁJATE, situación que los afecta económica y comercialmente. 4.

Argumentos de la contestación de Manufacturas: 4.1. Mediante escrito del 21 de septiembre de 2015, Manufacturas señaló que la exportación que realiza hacia los Estados Unidos Mexicanos (en adelante México) y los Estados Unidos de América no la hace para lucro y beneficio propio y mucho menos con el interés de violar el derecho del registro de la marca FÁJATE, ya que dicha actividad se realiza en virtud a un contrato de maquila, lo que se conoce como fabricación y producción por encargo de un tercero que es dueño de derechos de marcas según las leyes de los países mencionados anteriormente. 4.2.

El territorio de comercialización no es Colombia, ni ningún otro país miembro de la Comunidad Andina, sino México y los Estados Unidos de América, lo cual es de pleno conocimiento de la demandante por los registros de exportación, y por haber sido derrotada en juicio los referidos países. 4.3. El hecho de etiquetar no se debe tomar como un acto aislado, debe estar concatenado a la comercialización y dicha comercialización debe estar ligada a un mercado específico.

En el territorio colombiano no hay actos de uso comercial, pues no se encuentra en el mercado productos identificados con el signo FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, así como tampoco las etiquetas que se colocan a título de información y que van dirigidas a los consumidores mexicanos y norteamericanos. I B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la De\egatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

Del análisis de lo actuado en la demanda por infracción de marca, asl como de lo solicitado, solo procede la interpretación prejudicial del Artlculo 154, de los Literales a), e) y f) del Articulo 155, del Literal b) del 8 GACETA OFICIAL 9/11/2016 36 de 49 Artículo 156, del Articulo 157 y del Articulo 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Art/cu/o 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Atticulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cuafquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos: (...) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de fa marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio".

"Atticulo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artfculo anterior, constituirán uso de un signo en ef comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: ( ) b) importar, exportar, almacenar o transportarproductos con ese signo; ( r. ·Articulo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizaren el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracterlsticas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a tltulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la maroa para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legltimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de /os productos o servicios respectivos·.

"Atticulo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totafídad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de /os efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) dallo económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 9 GACETA OFICIAL 9/11/2016 37 de 49 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de una marca notoria. Uso sin consentimiento del titular de una marca registrada. Preguntas formuladas por el Órgano consultante. 2. 3. 4. (i) ¿Si las actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el pafs de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero constituyen una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Artículo 155 de la Decisión 486? (ii) Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486.

(iii) ¿Si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos? D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca 1.1. En el presente caso, Magen demandó a Manufacturas ante la SIC por la supuesta infracción de derechos de Propiedad Intelectual. 1.2.

En ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1.3. La disposición citada establece el principio uregistral" en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

En efecto, una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Asl, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 2 /El uso podrá verificarse a través da cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos-. 2 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 10 GACETA OFICIAL 9/11/2016 38 de 49 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibend1): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a sí se está en el ámbito registra! o en el mercado.

(i) En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2.

Acción por infracción de una marca notoria. 2.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte del demandante, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales a), e) y f) del Articulo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, los cuales establecen lo siguiente: "Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sabre productos vinculadas a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre /os envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; ) (... e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valar comercial o publicitaria de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio." 11 f) GACETA OFICIAL 9/11/2016 39 de 49 2.2.

Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 3 a) b) Suietos activos. Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

(ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 2.3.

El Articulo 155, por su parte, enuncia de manera taxativa los actos susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de marcas, que son a su vez los actos realizados por terceros, sin el consentimiento del titular del signo distintivo, que este último puede impedir. En otras palabras, la disposición normativa comentada regula, además de los actos de infracción a derechos sobre signos distintivos, el alcance del derecho exclusivo -en su faz negativa- del titular del correspondiente signo distintivo (ius prohibendt). 2.4.

El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, siendo que sus Literales a), e) y f) precisan las siguientes conductas prohibidas: 3 a) Aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (Literal a), b) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios (Literal e), c) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 367·1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 12 GACETA OFICIAL 9/11/2016 40 de 49 pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (Literal f). 2.5.

El literal a) del Artículo 155 contempla como un derecho del titular de una marca, impedir que terceros apliquen o coloquen su marca sea ésta idéntica o similar sobre productos para los cuales posee su registro, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Basta que se incorpore la marca en el producto para que se configure el acto contrario a la normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca. 2.6. El Literal e) del Artículo 155 requiere que el referido uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular del registro de marca, como consecuencia de una dilución de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. 2.7. El citado literal prevé que el titular de una marca notoriamente conocida podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. 2.8.

Es preciso destacar que la citada disposición normativa extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad, por lo tanto, se protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada., 2.9.

El Literal f) del Articulo 155, por su parte, otorga al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, incluso para fines no comerciales4, siempre y cuando tal uso pueda 4 De modo referencial ver Proceso 460-IP-2015, en el cual se define la expresíón "para fines no comerciales·, cuando un signo no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica. 13 GACETA OFICIAL 9/11/2016 41 de 49 generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida. 2.10.

Relacionado con los Literales e) y f) del Artículo 155 está el Artículo 156 de la Decisión 486, según el cual constituye uso de un signo en el comercio por parte de terceros el que realice los siguientes actos: a) Introduzca en el comercio, venda, ofrezca en venta o distribuya, productos o servicios con el signo registrado. b) Importe, exporte, almacene o transporte productos con el signo prioritario; o c) Utilice el signo registrado en publicidad, sea esto publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que se apliquen para el caso. 2.11.

Por otro lado, el Artículo 226 de la Decisión 486 señala que constituye de igual manera un uso no autorizado, la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo notorio, respecto de productos, servicios o actividades distintas a las que ampara el signo notorio, o para fines no comerciales, siempre y cuando dicho uso cause los siguientes efectos: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintíva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 2.12.

En relación con los diferentes tipos de riesgos que se pueden configurar por el uso no autorizado de una marca notoria; es decir, los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor: (i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, (iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación... 2.13.

Con respecto al riesgo de dilución, este puede definirse como la disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de distinguir los productos o servicios que identifica, mediante usos no autorizados sobre productos o servicios de terceros. Se trata de acciones que deterioran la imagen publicitaria que derivan del uso no autorizado por un tercero, lo cual produce un detrimento del valor publicitario de la marca notoria, y a su vez, de la cualidad distintiva y reputación. 2.14.

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto" de su prestigio por parte 14 GACETA OFICIAL 9/11/2016 42 de 49 de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 2.15.

En conclusión, la Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que supone, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por el otro, la protección contra los riesgos de confusión. asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial. 2.16.

Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, si se mantienen las condiciones que determinaron la declaración de notoriedad de la marca base de denuncia; y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido de esta, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado, aplicando para tal efecto las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando. 3.

Uso sin consentimiento del titular de una marca registrada. 3.1. En el presente caso, Manufacturas alegó que en el territorio colombiano no hay actos de uso comercial, pues no se encuentra en el mercado productos FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, asl como tampoco las etiquetas que se colocan a titulo de información y que van dirigidas a los consumidores mexicanos y norte americanos. 3.2.

El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiquetan, expendan, usen -entre otros actos- su signo en el mercado, existen limitaciones por las cuales no se requiere de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Articulo 157 de la Decisión 486, el cual enuncia lo siguiente: "Articulo 157. - Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracterlsticas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios ( )" 15 GACETA OFICIAL 9/11/2016 43 de 49 3.3.

De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o caracteristicas de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. 3.4.

Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros conforme se detalla a continuación5: a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo. Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular registra! y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico6. b) Un nombre geográfico.

En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa lndole, por un lado, el del titular registra! y, por otro lado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico7• c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.

Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante8. 3.5. Cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Articulo 157 de la 5 De modo referencia, ver Proceso 89-IP-2011 de fecha 20 de junio de 2012, p. 11 y Proceso 101IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, pp. 8-9. 8 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ·seminaño de la OMPI para los Palses Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial", Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 1 O y 11 de julio de 2002, p. 13. 7 lbldem. 8 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ·seminaño de la OMPI para los Palses Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad lndustñal", Documento OMPIIPI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 1 O y 11 de julio de 2002, p. 13. 16 GACETA OFICIAL 9/11/2016 44 de 49 Decisión 486 que establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada: 9 a) Que se haga de buena fe.

Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro previo de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios 10.

En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legitimas intereses del titular de la marca sino también respecto al interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información11. b) Que no constituya uso a titulo de marca.

El uso en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo, es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe generar riesgo de confusión respecto de signos distintivos previamente solicitados o registrados. En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas caracterlsticas de los productos o servicios ofrecidos debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados para distinguir tales productos o servicios.

Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios12• c) Que se limite a propósitos de identificación o de información. La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio 9 De modo referencial, ver Proceso 415-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8. 10 OMPl, ·seminario de la OMPI para los Palses Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial", Op. Cit., p. 8. 11 De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7. 12 De modo referencia, ver Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7. 17 GACETA OFICIAL 9/11/2016 45 de 49 correspondiente.

En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de la función esencial de la marca, que es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio; por lo tanto, de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podria darse a titulo de signo distintivo. Adicionalmente, el uso tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros muchos supuestos. 3.6 Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente, es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas. 3.7 En virtud de lo expuesto precedentemente, se deberá verificar que, efectivamente, la excepción estudiada no haya sido aplicable en el caso concreto, es decir, que no se cumplan las condiciones detalladas en el presente acápite (es decir: buena fe, que no se utilice a titulo de marca, que tenga un propósito de identificación o información y que no cause confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios). 4.

Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el 18 GACETA OFICIAL 9/11/2016 46 de 49 ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asl como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

¿Si las actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el pals de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero constituye una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Articulo 155 de la Decisión 486? Los Literales e) y f) del Articulo 155 de la Decisión 486 señalan que: "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, /os siguientes actos: (...) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial lniusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento in/usto del prestigio de la marca o de su titular: f) usar púbUcamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comercia/es, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento in/usto de su prestigio".

(Resaltado agregado). En concordancia con lo anterior, el Articulo 226 de la Decisión 486 señala que: "Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos. actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, sí tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios: 19 GACETA OFICIAL b) c) 9/11/2016 47 de 49 daño económico o comercial iniusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo¡ o, aprovechamiento iniusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos".

(Resaltado agregado). Por su parte, el Artículo 156 de la Decisión 486 señala que: "Articulo 156.- A efectos de lo previsto en los Literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parle de un tercero, entre otros, los siguientes actos: ( ) e) importar, exportar. almacenar o transportar productos con ese signo;o, ( )" (Resaltado agregado).

El Artículo 2 de la Decisión 671, sobre Armonización de Regímenes Aduaneros, define la "exportación" en los siguientes términos: "EXPORTACIÓN.- Es la salida ffsica de las mercanclas en libre circulación del territorio aduanero comunitario a un tercer pals o a una zona franca ubicada en el mismo territorio aduanero comunitario. También se considera exportación las demás operaciones expresamente contempladas como tales en la presente Decisión." La exportación, para los efectos de la aplicación del Literal b) del Articulo 156 de la Decisión 486, se da con la salida de ta mercadería del territorio comunitario andino hacia un tercer país o entre palses de la Comunidad Andina.

Ello implica que la exportación se perfecciona con la salida de la mercadería de un pals miembro de la Comunidad Andina, incluyendo la salida flsica de las mercancías de un pals miembro a una zona franca ubicada en el mismo pals miembro. Dado que lo que se busca es determinar si existe o no una infracción por el uso en el comercio de un signo distintivo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, corresponde aplicar los principios de legalidad y tipicidad propios del poder punitivo que ostentan los palses miembros de la Comunidad Andina.

Sobre la base de dichos principios, la autoridad nacional competente debe verificar que, en el caso concreto de que se trate, concurran los supuestos contenidos en los tipos infractores previstos en los Literales e) y f) del Articulo 155 y el Articulo 226 de la Decisión 486, concordados con el Literal b) del Articulo 156 de dicha Decisión. 20 GACETA OFICIAL 9/11/2016 48 de 49 Es más, una aplicación integral y concordada de la normativa andina exige no solo interpretar de modo sistemático los Literales e) y f) del Artículo 155 y el Articulo 226 de la Decisión 486 con el Literal b) del Artículo 156, sino adicionalmente tener en consideración lo establecido en el Articulo 157 de la Decisión 486.

En ese sentido, para determinar si existe o no infracción, no basta con apreciar la actividad de importar, exportar, almacenar o transportar productos etiquetados con un signo distintivo idéntico o similar a una marca notoria registrada en el pals de origen, sino que la autoridad nacional competente debe verificar: a) Que no estemos ante los supuestos previstos en el Artículo 157 de la Decisión 486; y, adicionalmente, b) Que se den las condiciones establecidas en los Literales e) y f} del Articulo 155 y el Artículo 226 de la Decisión 486.

Por lo tanto, para que el acto de exportación de productos etiquetados con un signo distintivo idéntico o similar a una marca notoria registrada en el país de origen sea calificado como una infracción, la autoridad nacional competente tiene que verificar la presencia de los supuestos establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155 y el Artículo 226 de la Decisión 486; es decir, que el uso efectuado pueda causar al titular de la marca notoria un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. 4.2.

¿Cuál es el alcance de la excepción contenida en el Articulo 157? En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Acápite 3 de la Sección O de la presente interpretación prejudicial. 4.3. ¿Para la configuración de la excepción contenida en el Articulo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos? Como se mencionó en el Acápite 3 de la sección D de la presente interpretación prejudicial, sobre la excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, este Tribunal considera que los requisitos de licitud para que se configure la excepción contemplada en el articulo materia de consulta, deben ser concurrentes, por lo que el uso del signo debe ser efectuado tanto (i) de buena fe, (ii) teniendo una finalidad informativa, (iii) que son constituya uso a titulo de marca, y (iv) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 21 9/11/2016 GACETA OFICIAL 49 de 49 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-070525, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifiquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22