TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia 273-1P-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2010-00344 Marcas involucradas DEL VALLE (mixta) y RON DEL VALLE GOLD (mixta), RON DE VALLE SILVER (mixta), LA CASA BLANCO DEL VALLE (denominativa), AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO (mixta), LA CASA BLANCO DEL VALLE (denominativa), MARQUES DEL VALLE (denominativa), RON DEL VALLE PREMIUM (mixta), AGUARDIENTE DEL VALLE (mixta), AGUARDIENTE DEL VALLE ICE (denominativa), AGUARDIENTE DEL VALLE DEL CAUCA (denominativa), AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE (denominativa), MARQUEZ DEL VALLE (denominativa), BLANCO DEL VALLE APERITIVO (denominativa), BLANCO DEL VALLE (mixta), RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE (mixta), I.L V (mixta), TRAPICHE DEL VALLE (mixta), AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO (mixta), RON TRAPICHE DEL VALLE (denominativa), AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO (mixta), RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE DEL CAUCA (denominativa), RON AÑEJO PREMIUM TRAPICE DEL VALLE DEL CAUCA (mixta), 4 APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA (denominativa), INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, HARINERA DEL VALLE (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2367 del 27 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 1 de junio del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2010-00344; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cua! este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante E HARINERA DEL VALLE S.A. Demandado E Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado: JDV MARKCO S.A.P.l. DE C.V. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 05 de junio de 2008, JUGOS DEL VALLE S.A DE C.V. (en adelante, JUGOS DEL VALLE) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca DEL VALLE (mixta)! para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.? 1 Expediente administrativo 08-57413.

E Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 2

2.2. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE (en adelante, LICORES DEL VALLE) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre los siguientes signos distintivos:3 MARCA CLASE CERTIFICADO 33 296750 33 296751 (RON DE VALLE SILVER) LA CASA BLANCO DEL VALLE 35 298873 33 121446 (AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO) LA CASA BLANCO DEL VALLE 43 298874 MARQUES DEL VALLE 33 297910 3 305064 33 315542 (AGUARDIENTE DEL VALLE) AGUARDIENTE DEL VALLE ICE 33 308121 AGUARDIENTE DEL VALLE DEL CAUCA 33 276075 AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE 33 177977 MARQUEZ DEL VALLE 33 267801 BLANCO DEL VALLE APERITIVO (la expresión APERITIVO irá como 33 185662 explicativa) 33 182015 (BLANCO DEL VALLE, la expresión APERITIVO irá como explicativa) e y En la documentación que obra en el expediente no se señala qué productos y/o servicios distinguen los signos distintivos de titularidad de LICORES DEL VALLE, tampoco si el nombre y la enseña comercial constituyen signos mixtos o denominativos ni la clase en la que se encuentran registrados. 3 MARCA CLASE CERTIFICADO Be ES pm Erapich 33 160520 (RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE) DAXESTEA 04 UCDENS.

Bea, 33 184476 (LL V, las demás expresiones irán como explicativas, — 33 218967 pS (TRAPICHE DEL VALLE, lo demás irá como explicativo) a. 33 137320 (AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO) RON TRAPICHE DEL VALLE 33 208964 33 126756 (AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO) RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE DEL CAUCA 33 274716 1 Al LA > 33 297200 (RON AÑEJO PREMIUM TRAPICHE DEL VALLE DEL CAUCA) APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL a CAUCA 33 279675 NOMBRE COMERCIAL CLASE CERTIFICADO INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE - 15906 ENSEÑA COMERCIAL.

CLASE CERTIFICADO INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE - 15945

2.3. HARINERA DEL VALLE S.A. (en adelante, HARINERA DEL VALLE) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre los siguientes signos distintivos:*

2.4. MARCA CLASE CERTIFICADO HARINERA DEL VALLE 29 305428 HARINERA DEL VALLE 30 161184 HARINERA DEL VALLE 31 301998 HARINERA DEL VALLE 35 161183 HARINERA DEL VALLE 42 292578 NOMBRE / ENSEÑA COMERCIAL CLASE CERTIFICADO HARINERA DEL VALLE - 1620 Agregó que su nombre y enseña comercial HARINERA DEL VALLE, previamente registrado con Certificado 1620, es un signo notoriamente conocido.

Por Resolución 24756 del 19 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado DEL VALLE (mixto) a favor de JUGOS DEL VALLE, considerando lo siguiente: a) b) d) El signo solicitado, visto en su conjunto, tiene suficiente capacidad para identificar los productos que pretende distinguir.

Los signos en conflicto comparten la expresión VALLE; sin embargo, dicha expresión se ha convertido en una de uso generalizado en el mercado, por tanto, débil e inapropiable de manera exclusiva. Los signos en conflicto no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión o de asociación, dado que no es posible la desmembración de sus denominaciones para proceder a compararlos.

Asi, es posible establecer que las diferencias gramaticales, fonéticas, conceptuales y visuales de los signos son suficientes para que el consumidor medio pueda diferenciarlos. Resulta irrelevante valorar las pruebas para acreditar el uso del nombre comercial, pues los opositores pretenden reivindicar derechos exclusivos sobre la expresión VALLE, la misma que no es apropiable de manera exclusiva.

Por las mismas razones, no es necesario analizar la notoriedad alegada. Dada la inexistencia de semejanza entre los signos en conflicto, resulta irrelevante pronunciarse sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que éstos distinguen. En la documentación que obra en el expediente no se establece claramente qué productos y/o servicios distinguen los signos distintivos de titularidad de HARINERA DEL VALLE, tampoco si el Certificado 1620 corresponde a un nombre o enseña comercial ni si este ampara un signo mixto o denominativo ni la clase en la que se encuentra registrado. 5 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

El signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los Literales b) y e) del Artículo 135 ni en los Literales a), b) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y HARINERA DEL VALLE interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 24756.

Por Resolución 09822 del 22 de febrero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC (antes División de Signos Distintivos de la SIC) resolvió los recursos de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 24756 y concedió los recursos de apelación planteados por INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y HARINERA DEL VALLE, respectivamente.

Por Resolución 26667 del 26 de mayo de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió los recursos de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 09822. HARINERA DEL VALLE interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 26667, 09822 y 24756.5 Mediante Auto del 26 de octubre de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y a JUGOS DEL VALLE, este último como tercero interesado. 2.10.El 24 de febrero de 2011, la SIC inscribió los cambios de nombre de 2.11.

3.1. JUGOS DEL VALLE, quien pasó a llamarse JUGOS DEL VALLE S.A.B. DE C.V. y luego JUGOS DEL VALLE S.A.P.I. DE C.V. Posteriormente, anotó la transferencia de titularidad de la marca DEL VALLE (mixta), con Certificado 403.077, objeto de la demanda, a favor de JDV MARKCO S.A.P.J. DE C.V. (en adelante, JDV MARKCO). El 16 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda de HARINERA DEL VALLE: No se aplicó el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que el signo solicitado no es apto para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza debido a su similitud con la marca HARINERA DEL VALLE (denominativa). De la documentación que obra en el expediente no se desprende la fecha de interposición de dicha acción, 6 en 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3.

HARINERA es un elemento descriptivo y, por ende, débil respecto de las clases relativas a productos alimenticios; en ese sentido, el elemento que cobra mayor relevancia y que tiene fuerza distintiva es DEL VALLE, el mismo que se encuentra incluido en los signos en conflicto. Existe absoluta coincidencia conceptual entre los signos en conflicto al compartir la expresión DEL VALLE, por tanto éstos son confundibles.

Los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión con los productos y servicios que distingue la marca HARINERA DEL VALLE (denominativa). La marca HARINERA DEL VALLE (denominativa) es renombrada debido a su uso intenso; en ese sentido, debe protegérsele de la reproducción parcial que se configuraria con el registro del signo solicitado, así como contra el aprovechamiento injusto de su prestigio y la dilución de su capacidad distintiva.$ Argumentos de la contestación de la SIC:.

La SIC reiteró los argumentos de la resolución impugnada, resaltando que el análisis de los signos confrontados se efectuó respetando la normativa andina. Añadió que la marca DEL VALLE (mixta) no presenta reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción que genere los riesgos a los que se refiere el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 con relación a la marca HARINERA DEL VALLE (denominativa).

Argumentos de la contestación de JDV MARKCO: HARINERA DEL VALLE fundamenta la supuesta inaplicación del Artículo 134 de la Decisión 486 en una causal relativa de irregistrabilidad que está regulada por el Literal a) del Artículo 136 de la norma citada, por lo que carece de argumento lo señalado por ella. No se ha violado el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, pues la simple coincidencia del término VALLE en los signos cotejados se ve desplazada por la impresión en conjunto que cada marca despierta, por lo que no son susceptibles de inducir al público a confusión. Los productos y servicios amparados por los signos en conflicto no tienen una estrecha conexión competitiva.

En la documentación que obra en el expediente no se advierte que HARINERA DEL VALLE haya alegado que marcas sustento de la oposición ostentan la calidad de renombradas, por lo que este alegato no resulta relevante para el presente análisis. 7 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. Existen diversas marcas registradas a favor de distintos titulares para distinguir productos y/o servicios de las Clases 29, 30, 31, 32, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza que incluyen en su conformación los términos VALLE o DEL VALLE, lo que demuestra que ninguna de las marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas) confiere a su titular un monopolio sobre tales términos. El cotejo entre marcas que coinciden en palabras o partículas evocativas de características o cualidades, descriptivas o de uso común se aprecia con un criterio flexible, pues no puede fundamentarse la confundibilidad en elementos inapropiables.

HARINERA DEL VALLE no formuló oposición ni fundamentó sus recursos en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486; es decir, en la supuesta notoriedad de sus marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas) ni aportó ninguna prueba al respecto.” La marca DEL VALLE (mixta) ha coexistido en el mercado colombiano con las marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas) desde julio de 2008, debido a la presencia efectiva en el mercado de las bebidas con la marca DEL VALLE (mixta), sin que se hayan conocido reclamaciones o demandas por el uso de la marca ni quejas del consumidor.

De esta manera, cualquier alegado riesgo de confusión entre las marcas, si es que hubiese existido, ha quedado eliminado con el transcurrir del tiempo. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.£ Si bien es cierto que HARINERA DEL VALLE no alegó la notoriedad de las marcas materia de oposición, sí lo hizo respecto del nombre o enseña comercial registrado con Certificado 1620, también sustento de la oposición; no obstante, la SIC determinó que no correspondía evaluar los medios probatorios presentados para acreditar el uso del mismo debido a que los opositores pretendían reivindicar derechos exclusivos con relación al término VALLE, el cual es de uso generalizado en el comercio e inapropiable de manera exclusiva.

Este hecho no ha sido discutido en la demanda ni ha sido objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, por lo que no resulta relevante para el presente análisis. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monagramas, retralos, eliquetas, emblemas y escudos; c) tos sonidos y los olores; 8 No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486, por no ser materia de controversia aquello puede constituir una marca.

Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, por ser materia de controversia el presunto riesgo de confusión entre un signo solicitado y marcas anteriormente registradas. De oficio, se interpretarán los Literales e) y g) del Artículo 135 de la norma antes citada?, toda vez que es materia de controversia el carácter descriptivo o de uso común del término VALLE.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre una marca mixta y marcas denominativas compuestas. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas y de uso común. La marca débil.

Conexión competitiva entre productos de la Clase 32 y productos de las Clases 29, 30, 31, y servicios de las Clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Coexistencia de hecho de marcas. d) las letras y los números; 8) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) laforma de los productos, sus envases O envolluras; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anleriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos 0 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo O indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, ta procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características O informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; ( )” 1.1.

1.2. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada DEL VALLE (mixta) y las marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Litera! a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.10 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 10 1.3. 1.4. 4.5.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:*! a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, O las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es 1 12 Ibidem. Ibídem. 11 4.7. 2.1. 2.2. 2.3. procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre una marca mixta y marcas denominativas compuestas La controversia radica en la posible confusión o no entre la marca DEL VALLE (mixta) y las marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas), en razón a ello es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3 En consecuencia, al realizar la comparación entre una marca mixta y marcas denominativas, se deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 13 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 12 a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial!**, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (li) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa ta misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 En este caso, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto!5, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:18 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 14 15 16 Ibidem. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 13 25 3.1. 3.2. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.

Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación o no que pudiera existir entre la marca DEL VALLE (mixta) y las marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o de uso común. La marca débil En el presente caso, se discute si el término VALLE que conforma el signo solicitado es o no descriptiva o de uso común respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

A] respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente 14 A Ax> y 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 17 El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos O servicios;

(..J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.18 De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.19 17 19 De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 setiembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 15 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?0 En tal sentido, se debe determinar si el termino VALLE es o no descriptivo o de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, de ser el caso, en las clases de los signos opositores, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente, la excepción que se ha señalado en el numeral 3.7. precedente.

Conexión competitiva entre productos de la Clase 32 y productos de las Clases 29, 30, 31, y servicios de las Clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza Dado que HARINERA DEL VALLE ha señalado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con aquellos que distinguen sus marcas registradas, corresponde analizar dicho tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.21 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que 20 21 De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 16 de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asÍ como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?2 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. 2 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. y 17 4.5. 5.1. d) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

Coexistencia de hecho de marcas JDV MARKCO señaló que la marca DEL VALLE (mixta) y las marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas) han venido coexistiendo pacíficamente en el mercado desde el año 2008, por lo que los consumidores pueden identificar el origen empresarial de cada una de 18 AÑO 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. ellas. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos".

El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 19 b) d) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.

Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00344, la que deberá adoptarta al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 20 o Hugo Ramiro Gómez Apac ADO MAGISTRADO Hernán De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. nm a SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21