Año XXXIII – Número 2859 Lima, 9 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 273-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00344. Referencia: Marcas involucradas DEL VALLE (mixta) y RON DEL VALLE GOLD (mixta), RON DE VALLE SILVER (mixta), LA CASA BLANCO DEL VALLE (denominativa), AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO (mixta), LA CASA BLANCO DEL VALLE (denominativa), MARQUES DEL VALLE (denominativa), RON DEL VALLE PREMIUM (mixta), AGUARDIENTE DEL VALLE (mixta), AGUARDIENTE DEL VALLE ICE (denominativa), AGUARDIENTE DEL VALLE DEL CAUCA (denominativa), AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE (denominativa), MARQUEZ DEL VALLE (denominativa), BLANCO DEL VALLE APERITIVO (denominativa), BLANCO DEL VALLE (mixta), RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE (mixta), I.L V (mixta), TRAPICHE DEL VALLE (mixta), AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO (mixta), RON TRAPICHE DEL VALLE (denominativa), AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO (mixta), RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE DEL CAUCA (denominativa), RON AÑEJO PREMIUM TRAPICE DEL VALLE DEL CAUCA (mixta), APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA (denominativa), INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, HARINERA DEL VALLE (denominativa) PROCESO 275-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00230. Referencia: Marcas involucradas PROPOLITO (mixta) y PROPOMIELITO (mixta) PROCESO 284-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2012-00223. Referencia: Marcas involucradas 24 WALKS (mixta) y WALS (mixta), y el nombre comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto) Para nosotros la Patria es América 9/11/2016 GACETA OFICIAL 2 de 52 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso 273-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante Referencia 2010-00344 Marcas involucradas DEL VALLE (mixta) y RON DEL VALLE GOLD (mixta), RON DE VALLE SILVER (mixta), LA CASA BLANCO DEL VALLE (denominativa), AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO (mixta), LA CASA BLANCO DEL VALLE (denominativa), MARQUES DEL VALLE (denominativa), RON DEL VALLE PREMIUM (mixta), AGUARDIENTE DEL VALLE (mixta), VALLE DEL ICE AGUARDIENTE (denominativa), AGUARDIENTE DEL VALLE (denominativa), CAUCA DEL AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE (denominativa), MARQUEZ DEL VALLE (denominativa), BLANCO DEL VALLE APERITIVO (denominativa), BLANCO DEL VALLE (mixta), RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE (mixta), I.L V (mixta), TRAPICHE DEL VALLE (mixta), AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO (mixta), RON TRAPICHE DEL VALLE (denominativa), AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO (mixta), RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE DEL CAUCA (denominativa), RON AÑEJO PREMIUM TRAPICE DEL VALLE DEL CAUCA (mixta), 1 9/11/2016 GACETA OFICIAL 3 de 52 APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA (denominativa), INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, HARINERA DEL VALLE (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2367 del 27 de mayo de 2016, recibido vla correo electrónico el 1 de junio del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00344; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. 2. Partes en el Proceso Interno: Demandante HARINERA DEL VALLE S.A. Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado JDV MARKCO S.A.P.I. DE C.V. Hechos relevantes: 2.1. El 05 de junio de 2008, JUGOS DEL VALLE S.A DE C.V. (en adelante, JUGOS DEL VALLE) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca DEL VALLE (mixta) 1 para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Expediente administrativo 08-57413. 2 {;

Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 9/11/2016 GACETA OFICIAL 4 de 52

2.2. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE (en adelante, LICORES DEL VALLE) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre los siguientes signos distintivos: 3 LA CASA BLANCO DEL VALLE (AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO LA CASA BLANCO DEL VALLE 33 296750 33 296751 35 298873 33 121446 33 43 298874 297910 33 305064 33 315542 33 33 33 33 308121 276075 33 185662 33 182015 RON DEL VALLE PREMIUM AGUARDIENTE DEL VALLE AGUARDIENTE DEL VALLE ICE AGUARDIENTE DEL VALLE DEL CAUCA AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE MARQUEZ DEL VALLE BLANCO DEL VALLE APERITIVO (la expresión APERITIVO irá como ex licativa 177977 267801 (BLANCO DEL VALLE, la expresión APERITIVO irá como explicativa) 3 En la documentación que obra en el expediente no se senata qué productos y/o servicios distinguen los signos distintivos de titularidad de LICORES DEL VALLE, tampoco si el nombre y la ensena comercial constituyen signos mixtos o denominativos ni la clase en la que se encuentran registrados. 3 9/11/2016 GACETA OFICIAL,.,. q_�.,.��·· MARCA. - ff:;mptv:hc CLASE CERTIFICADO 33 160520 33 164476 33 218967 33 137320 33 208964 33 126756 33 274716 33 297200 5 de 52 RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE llll!lalllllll IIIN!IIR<IW (TRAPICHE DEL VALLE, lo demás irá como ex licativo AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO {RON AfÍIEJCJ°PREMIUt.ffRAPICHE DEL VALLE DEL CAUCA APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA NOMBRE COMERCIAL INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE ENSE A COMERCIAL INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 33 CLASE CLASE 279675 CERTIFICADO 15906 CERTIFICADO 15945 4 9/11/2016 GACETA OFICIAL 6 de 52

2.3. HARINERA DEL VALLE S.A. (en adelante, HARINERA DEL VALLE) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre los siguientes signos distintivos: 4 MARCA HARINERA DEL VALLE HARINERA DEL VALLE HARINERA DEL VALLE HARINERA DEL VALLE HARINERA DEL VALLE NOMBRE/ ENSENA COMERCIAL HARINERA DEL VALLE CLASE CERTIFICADO 31 35 42 301998 161183 292578 CLASE CERTIFICADO 29 30 - 305428 161184 1620 Agregó que su nombre y enseña comercial HARINERA DEL VALLE, previamente registrado con Certificado 1620, es un signo notoriamente conocido. 2.4.

Por Resolución 24756 del 19 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado DEL VALLE (mixto) a favor de JUGOS DEL VALLE, considerando lo siguiente: a) El signo solicitado, visto en su conjunto, tiene suficiente capacidad para identificar los productos que pretende distinguir. b) Los signos en conflicto comparten la expresión VALLE; sin embargo, dicha expresión se ha convertido en una de uso generalizado en el mercado, por tanto, débil e inapropiable de manera exclusiva. c) Los signos en conflicto no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión o de asociación, dado que no es posible la desmembración de sus denominaciones para proceder a compararlos.

Así, es posible establecer que las diferencias gramaticales, fonéticas, conceptuales y visuales de los signos son suficientes para que el consumidor medio pueda diferenciarlos. d) Resulta irrelevante valorar las pruebas para acreditar el uso del nombre comercial, pues los opositores pretenden reivindicar derechos exclusivos sobre la expresión VALLE, la misma que no es apropiable de manera exclusiva.

Por las mismas razones, no es necesario analizar la notoriedad alegada. e) Dada la inexistencia de semejanza entre los signos en conflicto, resulta irrelevante pronunciarse sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que éstos distinguen. En la documentación que obra en el expediente no se establece claramente qué productos y/o servicios distinguen los signos distintivos de titularidad de HARINERA DEL VALLE, tampoco si el Certificado 1620 corresponde a un nombre o enseria comercial ni si este ampara un signo mixto o denominativo ni la clase en la que se encuentra registrado. 5 GACETA OFICIAL f) 9/11/2016 7 de 52 El signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los Literales b) y e) del Articulo 135 ni en los Literales a), b) y h) del Articulo 136 de la Decisión 486.

2.5. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y HARINERA DEL VALLE interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 24756. 2.6. Por Resolución 09822 del 22 de febrero de 201 O, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC (antes División de Signos Distintivos de la SIC) resolvió los recursos de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 24756 y concedió los recursos de apelación planteados por INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y HARINERA DEL VALLE, respectivamente. 2.7.

Por Resolución 26667 del 26 de mayo de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió los recursos de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 09822.

2.8. HARINERA DEL VALLE interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 26667, 09822 y 24756. 5 2.9. Mediante Auto del 26 de octubre de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y a JUGOS DEL VALLE, este último como tercero interesado. 2.1O.

El 24 de febrero de 2011, la SIC inscribió los cambios de nombre de JUGOS DEL VALLE, quien pasó a llamarse JUGOS DEL VALLE S.A.B. DE C.V. y luego JUGOS DEL VALLE S.A.P.I. DE C.V. Posteriormente, anotó la transferencia de titularidad de la marca DEL VALLE (mixta), con Certificado 403.077, objeto de la demanda, a favor de JDV MARKCO S.A.P.I. DE C.V. (en adelante, JDV MARKCO). 2.11.

El 16 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de HARINERA DEL VALLE: 3.1. No se aplicó el Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que el signo solicitado no es apto para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza debido a su similitud con la marca HARINERA DEL VALLE (denominativa).

J. 6 De la documentación que obra en el expediente no se desprende la fecha de interposición de dicha acción. 6 GACETA OFICIAL 9/11/2016 8 de 52 3.2. HARINERA es un elemento descriptivo y, por ende, débil respecto de las clases relativas a productos alimenticios; en ese sentido, el elemento que cobra mayor relevancia y que tiene fuerza distintiva es DEL VALLE, el mismo que se encuentra incluido en los signos en conflicto. 3.3.

Existe absoluta coincidencia conceptual entre los signos en conflicto al compartir la expresión DEL VALLE, por tanto éstos son confundibles. 3.4. Los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión con los productos y servicios que distingue la marca HARINERA DEL VALLE (denominativa). 3.5. La marca HARINERA DEL VALLE (denominativa) es renombrada debido a su uso intenso; en ese sentido, debe protegérsela de la reproducción parcial que se configurarla con el registro del signo solicitado, asi como contra el aprovechamiento injusto de su prestigio y la dilución de su capacidad distintiva. a 4.

Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. La SIC reiteró los argumentos de la resolución impugnada, resaltando que el análisis de los signos confrontados se efectuó respetando la normativa andina. 4.2. Añadió que la marca DEL VALLE (mixta) no presenta reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción que genere los riesgos a los que se refiere el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 con relación a la marca HARINERA DEL VALLE (denominativa). 5.

Argumentos de la contestación de JDV MARKCO:

5.1. HARINERA DEL VALLE fundamenta la supuesta inaplicación del Articulo 134 de la Decisión 486 en una causal relativa de irregistrabilidad que está regulada por el Literal a) del Articulo 136 de la norma citada, por lo que carece de argumento lo señalado por ella. 5.2. No se ha violado el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486, pues la simple coincidencia del término VALLE en los signos cotejados se ve desplazada por la impresión en conjunto que cada marca despierta, por lo que no son susceptibles de inducir al público a confusión. 5.3.

Los productos y servicios amparados por los signos en conflicto no tienen una estrecha conexión competitiva. En la documentación que obra en el expediente no se advierte que HARINERA DEL VALLE haya alegado que marcas sustento de la oposición ostentan la calidad de renombradas, por lo que este alegato no resulta relevante para el presente análisis. 7 9/11/2016 GACETA OFICIAL 9 de 52 5.4.

Existen diversas marcas registradas a favor de distintos titulares para distinguir productos y/o servicios de las Clases 29, 30, 31, 32, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza que incluyen en su conformación los términos VALLE o DEL VALLE, lo que demuestra que ninguna de las marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas) confiere a su titular un monopolio sobre tales términos. 5.5.

El cotejo entre marcas que coinciden en palabras o partículas evocativas de caracterlsticas o cualidades, descriptivas o de uso común se aprecia con un criterio flexible, pues no puede fundamentarse la confundibilidad en elementos inapropiables.

5.6. HARINERA DEL VALLE no formuló oposición ni fundamentó sus recursos en el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486; es decir, en la supuesta notoriedad de sus marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas) ni aportó ninguna prueba al respecto. 1 5.7. La marca DEL VALLE (mixta) ha coexistido en el mercado colombiano con las marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas) desde julio de 2008, debido a la presencia efectiva en el mercado de las bebidas con la marca DEL VALLE (mixta), sin que se hayan conocido reclamaciones o demandas por el uso de la marca ni quejas del consumidor.

De esta manera, cualquier alegado riesgo de confusión entre las marcas, si es que hubiese existido, ha quedado eliminado con el transcurrir del tiempo. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8 7 Si bien es cierto que HARINERA DEL VALLE no alegó la notoriedad de las marcas materia de oposición, si lo hizo respecto del nombre o enseña comercial registrado con Certificado 1620, también sustento de ta oposición; no obstante, la SIC determinó que no correspondía evaluar los medios probatorios presentados para acreditar el uso del mismo debido a que los opositores pretendlan reivindicar derechos exclusivos con relación al término VALLE, el cual es de uso generalizado en el comercio e inapropiable de manera exclusiva.

Este hecho no ha sido discutido en la demanda ni ha sido objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, por lo que no resulta relevante para el presente análisis. 8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 134.· A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstticulo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a} b} c) las palabras o combinación de palabras; las imtigenes, figuras, sfmbolos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; gráficos, logotipos, monogramas, retratos, 8 GACETA OFICIAL 9/11/2016 10 de 52 2.

No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486, por no ser materia de controversia aquello puede constituir una marca. 3. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, por ser materia de controversia el presunto riesgo de confusión entre un signo solicitado y marcas anteriormente registradas. 4.

De oficio, se interpretarán los Literales e) y g) del Artículo 135 de la norma antes citada 9, toda vez que es materia de controversia el carácter descriptivo o de uso común del término VALLE. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre una marca mixta y marcas denominativas compuestas. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas y de uso común. La marca débil. Conexión competitiva entre productos de la Clase 32 y productos de las Clases 29, 30, 31, y servicios de las Clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Coexistencia de hecho de marcas. 2. 3. 4. 5. d) e) f) g) las letras y los números; un color delimitado por una fonna, o una combinación de colores; la fonna de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.• ·Attlcu{o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ "Arllcu/o 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destina, el valor, la procedencia geográfica, fa época de producción u otros datos, caracterlsticas o informaciones de /os productos o de los servicias para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esas productos o servicios;

( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; ( r 9 ll GACETA OFICIAL 9/11/2016 11 de 52 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada DEL VALLE (mixta) y las marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 10 10 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junío de 2016. 10 ó GACETA OFICIAL 9/11/2016 12 de 52 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4.

Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 1.5. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 11 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las ralees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. e) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 12 fj. I; a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es ti lbldem. 12 Ibídem. 11 GACETA OFICIAL 9/11/2016 13 de 52 procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrla incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre una marca mixta y marcas denominativas compuestas 2.1. La controversia radica en la posible confusión o no entre la marca DEL VALLE (mixta) y las marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas), en razón a ello es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 13 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre una marca mixta y marcas denominativas, se deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 13 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 12 GACETA OFICIAL 2.4 9/11/2016 14 de 52 a} Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrla lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir paclficamente en el ámbito comercial 14, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrlan incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i} Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. En este caso, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto 15, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 16 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 14 lbldem. 15 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 18 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 13 GACETA OFICIAL 9/11/2016 15 de 52 b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.

Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o seivicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o seivicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.5 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación o no que pudiera existir entre la marca DEL VALLE (mixta) y las marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o de uso común. La marca débil 3.1.

En el presente caso, se discute si el término VALLE que conforma el signo solicitado es o no descriptiva o de uso común respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente 14 GACETA OFICIAL 9/11/2016 16 de 52 a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.17 3.3.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir e) en el comercia para describir la calidad, la cantidad, el destino. el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterfsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( )" 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca serla considerada débil.18 3.5.

De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pafs;

( )" 3.6. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que tas partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 19 17 De modo referencial, ver Proceso 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 18 De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 setiembre de 2015. 19 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-lP-2015 del 23 de junio de 2016. 15 GACETA OFICIAL 9/11/2016 17 de 52 3.7.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.20 3.8.

En tal sentido, se debe determinar si el termino VALLE es o no descñptivo o de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, de ser el caso, en las clases de los signos opositores, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente, la excepción que se ha señalado en el numeral 3.7. precedente. 4.

Conexión competitiva entre productos de la Clase 32 y productos de las Clases 29, 30, 31, y servicios de las Clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. Dado que HARINERA DEL VALLE ha señalado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con aquellos que distinguen sus marcas registradas, corresponde analizar dicho tema. 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 21 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que 20 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 21 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articula 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación lnlemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de tos productos o setvicios indicados expresamente.· (Subrayado agregado) 16 GACETA OFICIAL 9/11/2016 18 de 52 de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.22 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.

La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asl, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. 22 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 17 GACETA OFICIAL c) 9/11/2016 19 de 52 La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o seivicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o seivicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o seivicios pertenecientes a categorías o subcategorlas disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de ta Clasificación Internacional de Níza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento. distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnologla empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie ta existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o seivicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 5.

Coexistencia de hecho de marcas

5.1. JDV MARKCO señaló que la marca DEL VALLE (mixta) y las marcas HARINERA DEL VALLE (denominativas) han venido coexistiendo paclficamente en el mercado desde el año 2008, por lo que los consumidores pueden identificar el origen empresarial de cada una de 18 GACETA OFICIAL 9/11/2016 20 de 52 ellas. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacifica de signos". 5.2.

El fenómeno denominado la "coexistencia pacifica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 5.3. Sobre el particular, el Trlbunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 5.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrfan incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 5.5.

La coexistencia pacifica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 5.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. 5.7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacifica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 19 GACETA OFICIAL b) 9/11/2016 21 de 52 La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado flsico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podrla hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00344, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal., Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 20 GACETA OFICIAL e_ Hernán 9/11/2016 22 de 52 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21 GACETA OFICIAL 9/11/2016 23 de 52 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de septiembre de 2016 Proceso 275-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2010-00230 Referencia Marcas involucradas PROPOLITO PROPOMIELITO (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac (mixta) y VISTOS El Oficio 2364 del 27 de mayo de 2016, recibido el 1 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00230; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A. INSTITUTO FARMACOLÓGICO BOTÁNICO S.A. 1 9/11/2016 GACETA OFICIAL 24 de 52 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: LABORATORIOS NATURAL FACTOR LTDA. 2. Hechos relevantes: 2.1.

El 13 de marzo de 2008, LABORATORIOS NATURAL FACTOR LTDA. (en adelante, NATURAL FACTOR) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca PROPOLITO (mixta) 1 para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. 2

2.2. LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A. INSTITUTO FARMACOLÓGICO BOTÁNICO (en adelante, NATURAL FRESHLY) presentó oposición3 contra la solicitud de registro en base a su marca PROPOMIELITO (mixta) registrada previamente en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza4, con Certificado 442749. ro omielito 2.3. Por Resolución 20793 del 29 de abril de 2009, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró Expediente administrativo 08-26819. 2 Clase OS: Productos fitoterapéuticos (medicamentos de origen natural), son medicamentos elaborados con recursos naturales a base de miel de abejas y extractos naturales. 3 No se verifica la fecha de presentación de la referida oposición. 4 Clase JO: Productos a base de miel de abeja. 2 GACETA OFICIAL 9/11/2016 25 de 52 infundada la opos1c1on formulada y concedió el registro de la marca PROPOLITO (mixta), considerando que los signos en conflicto no presentan ni identidad ni semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación.

2.4. NATURAL FRESHLY interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 20793. 2.5. Por Resolución 27829 del 29 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 20793. 2.6. Por Resolución 51573 del 6 de octubre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 20793.

2.7. NATURAL FRESHLY presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. 2.8. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC, a NATURAL FACTOR y al Agente del Ministerio Público. 3.

Argumentos de la demanda de NATURAL FRESHLY: 3.1. Las marcas en conflicto presentan similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que pueden llevar al consumidor, tanto a confusión directa como indirecta. 3.2. Los elementos predominantes a analizar entre las marcas enfrentadas son los gramaticales, fonéticos, conceptuales y visuales. 3.3.

Los signos cotejados traen la misma significación, originados en la idea que protegen productos que están hechos a base de propóleos. 3.4. Considera que la SIC al momento de realizar su análisis no tuvo en cuenta la marca PROPOMIELITO, con la cual existen similitudes gramaticales, visuales, fonéticas y conceptuales. 3.5. Existe similitud en cuanto uso y finalidad entre los productos de la Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida que pueden tener una finalidad nutricional y los productos pueden contener propóleo o miel de abeja. 3 GACETA OFICIAL 9/11/2016 26 de 52 3.6.

La similitud resulta de la conexión competitiva de los productos, de los mismos canales publicitarios y de comercialización y del mismos uso y finalidad. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Se concedió el registro de la marca PROPOLITO (mixta) por no estar comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ni estar incursa en causal alguna que impida su registro. 4.2.

La SIC se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de los interesados. 4.3. Se han verificado los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica que debe reunir un signo para ser registrable. 4.4. Aunque los signos compartan algunas de sus letras, estas pretenden evocar el mismo concepto genérico inapropiable en exclusiva de propóleos. 4.5.

Las diferentes terminaciones utilizadas por cada uno de los signos permiten su diferenciación, teniendo en cuenta la debilidad del signo opositor por su carácter evocativo. 4.6. Los signos confrontados presentan diferencias en cuanto a su composición fonética, gráfica y ortográfica, que permite su coexistencia en el mercado sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación. 5.

Argumentos del tercero interesado, NATURAL FACTOR: No obra en el expediente la contestación de la demanda de NATURAL FACTOR. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en et comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la man;a pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 4 GACETA OFICIAL 9/11/2016 27 de 52 2.

Del presente caso se advierte que procede la interpretación del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca registrada. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociac1on. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Marcas evocativas. Comparación entre marcas mixtas. Conexión competitiva entre los productos de las Clases 05 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. 4. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En el proceso interno se discute si el signo PROPOLITO (mixto) y la marca PROPOMIELITO (mixta) son confundibles o no, por lo que resulta b) c) d) e) f) g) h) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pals Miembro o en el extranjero; consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurldicas con sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocorlstico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector perlinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o. si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un terr:ero, salvo que medie el consentimiento de éste; consistan en el nombre de las comunidades indlgenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que fa solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso;y, constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parr:ial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. n 5 GACETA OFICIAL 9/11/2016 28 de 52 pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 6 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en 6 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 7 lbldem. 6 GACETA OFICIAL 9/11/2016 29 de 52 las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el Jugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar claramente las ideas que evocan los B lbidem. 7 GACETA OFICIAL 9/11/2016 30 de 52 signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. 1.6.

No obstante lo anterior, la confundibilidad no se puede sustentar en este único aspecto, toda vez que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud gráfica y fonética, así como de los factores relativos a los productos amparados con los signos. 2.

Marcas evocativas 2.1. Como en el proceso interno se señaló que las marcas en controversia tienen carácter evocativo, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo9• 2.2.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 10 2.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 11 2.4.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones PROPOLITO y PROPOMIELITO y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 9 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. 10 lbldem. 11 lb[dem. 8 GACETA OFICIAL 3. 9/11/2016 31 de 52 Comparación entre marcas mixtas 3.1.

Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo PROPOLITO (mixto) y la marca PROPOMIELITO (mixta), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico 3.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 12 3.3.

Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente13: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.,, (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 12 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 13 Ibídem. 9 GACETA OFICIAL b) e) 9/11/2016 32 de 52 Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 3.4.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4. Conexión competitiva entre los productos de las Clase 05 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza 4.1.

En la controversia planteada se discute si existe o no conexión competitiva entre productos de las Clase 05 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 05 que distingue la marca registrada PROPOLITO (mixta) y los productos de la Clase 30 que distingue el signo PROPOMIELITO (mixto). 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 14 14 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artfcu/o 151.- Para clasificar /os productos y /os servicios a los cuales se aplican las marcas, /os Pafses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro 10 GACETA OFICIAL 9/11/2016 33 de 52 4.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 15 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio} es competidor de otro producto (o servicio}, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no detenninarán la � similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

(Subrayado agregado) 15 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 GACETA OFICIAL b) 9/11/2016 34 de 52 La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 12 GACETA OFICIAL 9/11/2016 35 de 52 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00230, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia ili { �� Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 13 GACETA OFICIAL 9/11/2016 36 de 52 Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 9/11/2016 GACETA OFICIAL 37 de 52 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso 284-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2012-00223 Referencia Marcas involucradas 24 WALKS (mixta) y WALS (mixta), y el nombre comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2373 del 27 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 1 de junio del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00223; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante CALZADO WALS LTDA. 1 GACETA OFICIAL 2. 9/11/2016 38 de 52 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado ORREGO GOMEZ S. EN C. S. SUCESORES Hechos relevantes:

2.1. CALZADO WALS LTOA. (en adelante, CALZADO WALS) interpuso acción de nulidad contra la Resolución 4490 del 19 de febrero de 20081, que concedió la marca 24 WALKS (mixta) a favor de ORREGO GOMEZ S. EN C. S. SUCESORES (en adelante, ORREGO GOMEZ), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza2, la cual quedó registrada con Certificado 346658. 2.2.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda de nulidad y ordenó notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) y a ORREGO GOMEZ, este último como tercero interesado. 2.3. El 11 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de CALZADO WALS: 3.1. La SIC no debió conceder el registro de la marca 24 WALKS (mixta), por ser similar con sus signos distintivos registrados con anterioridad: - El nombre comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto)3, con Certificado 15199, para distinguir actividades comprendidas en las Clases 18, 25, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 \ El nombre de la sociedad se ha consignado de acuerdo a lo senalado en la presente acción. Cabe agregar que en el expediente no consta la fecha de interposición de dicha acción. 2 Clase 25: vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas. 3 En la documentación remitida no se advierte la reproducción de ningún signo que esté conformado por la denominación CALZADO WALS LTDA. y logotipo; por tal motivo, no se ha reproducido el nombre comercial sustento de la acción de nulidad.

Clases 18, 25, 40 y 42: actividades de compra, venta, importación, exportación, transformación y confección de toda clase de mercaderías comprendidas dentro del ramo o actividad del cuero o de 2 9/11/2016 GACETA OFICIAL 39 de 52 - La marca WALS (mixta), con Certificado 297538, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 ---- �s 3.2.

El número 24 no le otorga ninguna novedad a la marca 24 WALKS (mixta), por lo que su distintividad recae en la expresión WALKS, la cual guarda semejanza ortográfica y fonética con la expresión WALS que conforma sus signos previamente registrados. 3.3. Sí bien la expresión WALKS se traduce del inglés al español como u camina", dicha expresión no ha pasado a formar parte del lenguaje común. 3.4.

El público consumidor de productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza no presta especial atención, por lo que puede pensar que aquellos productos distinguidos con la marca 24 WALKS (mixta) forman parte de una linea alterna de productos que son fabricados, producidos, distribuidos y comercializados por CALZADOS WALS. 3.5.

El registro de la marca 24 WALKS (mixta) ha vulnerado lo establecido en el Literal b) del Artículo 135 y en los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. La marca 24 WALKS no incurre en las causales de prohibición de registro establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina; asimismo, CALZADO WALS no ejerció su derecho a oponerse al registro de la marca señalada. 4.2.

La marca 24 WALKS (mixta) no carece de distintividad intrínseca, pues permite su diferenciación y recordación en el mercado por parte de los consumidores. 4.3. En la marca 24 WALKS es relevante el número 24, el cual aunado a la expresión WALKS le otorga distintividad respecto de WALS; incluso si se cualquíer sustituto para la fabricación de calzado.

La realización de operaciones de comercio exterior y principalmente la promoción y comercialización de toda clase de calzados y afines, asl como de sus materias primas, bien sea de cuero o sustitutos, en los mercados externos, la representación de casas comerciales o industriales, nacionales o extranjeras dedicadas a la misma actividad del cuero o sustituto, prestar servicios de asesoria, consultoria y capacitación en la confección, transíormac16n, manufacturera del cuero o cualquier sustituto para la fabricación de calzado. 5 Clase 25: vestidos, calzados y sombrererla. 3 GACETA OFICIAL 9/11/2016 40 de 52 prescinde del número 24, la consonante K en la expresión WALKS le otorga un acento diferente que permite distinguirla de WALS. 4.4.

Si bien WALKS se presenta en idioma extranjero, su significado es conocido por el consumidor medio como "caminar", mientras que WALS es una locución de fantasfa. 4.5. Se concluye que no existen semejanzas entre los signos confrontados que puedan inducir a que el consumidor se confunda o surja riesgo de asociación. 5. Argumentos de la contestación de ORREGO GOMEZ: 5.1.

El nombre correcto de la accionante es CALZADO WAL S LTDA, conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal que ésta presentó; asimismo, el nombre comercial registrado con Certificado 15199 es CALZADO WAL S LTDA., no CALZADO WALS LTDA.6 5.2. El registro de un nombre comercial solo constituye un indicio insuficiente para demostrar el uso continuo, sustancial e ininterrumpido del mismo. 5.3.

La marca 24 WALKS (mixta) evoca a un caminante durante las 24 horas del día y es distintiva porque puede diferenciar e individualizar los productos que distingue en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza de otros en el mercado. 5.4. Los signos en conflicto son fonética, visual, ortográfica y conceptualmente diferentes, por lo que pueden coexistir en el mercado; en ese sentido, la marca 24 WALKS (mixta) no se encuentra comprendida en las prohibiciones de registro reguladas en el Literal b) del Artículo 135 y Literales a) y b) del Articulo 136 de la Decisión 486.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación prejudicial del Artfculo 135, por no ser materia de controversia alguna de las causales absolutas de irregistrabilidad que se detallan en los literales del citado artículo. 3.

Respecto al Artf culo 136 de la Decisión 486, sólo procede la interpretación prejudicial de los Literales a) y b), puesto que los hechos 6 En los argumentos de contestación, la SIC no hizo ninguna observación respecto del nombre de la accionante o de la conformación de los elementos del nombre comercial sobre el que se basa la nulidad. En ese sentido, para efectos del presente análisis se entenderá que el nombre de la accionante y el nombre comercial referido son los indicados por la opositora y la SIC. 4 { () GACETA OFICIAL 9/11/2016 41 de 52 materia de discusión sólo están referidos a las causales relativas de irregistrabilidad contempladas en los referidos literales. 7 4.

De oficio, procede interpretar los Artfculos 172, 190, 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaª, por ser materia de controversia la nulidad de un registro de marca supuestamente concedido en contravención de lo dispuesto en los Literales a) y b) del Artfculo136 de la Decisión antes indicada. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

La nulidad de registro de marca. 7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Artlculo 136.- No podrán registrarse como marcas aque/fos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) b) ( )" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- #Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los articulas 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad ff. "Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de /as personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.• "Articulo 191.• El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.• "Articulo 193.· Conforme a fa legislación interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declaralívo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artfcu/o 191." 5 GACETA OFICIAL 2. 3. 9/11/2016 42 de 52 4. 5. La protección del nombre comercial. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Palabras en idioma extranjero. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La nulidad de registro de marca

1.1. CALZADO WALS solicitó la nulidad de la marca 24 WALKS (mixta), por la presunta confusión de dicha marca con el nombre comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto) y la marca WALS (mixta), registrados con anterioridad; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema. 1.2. El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento.

Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artfculo 136 de la Decisión 486 o cuando éste hubiera sido efectuado de mala fe.

En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 1.3. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca 24 WALKS (mixta), incurre en las causales de nulidad relativa contempladas en los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma. 2.

La protección del nombre comercial

2.1. CALZADO WALS sostiene ser titular del nombre comercial registrado CALZADO WALS LTDA. (mixto), sobre el cual sustenta la presente acción de nulidad, por Jo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 6 GACETA OFICIAL 9/11/2016 43 de 52 2.2. El Literal b) del Articulo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.9 2.3.

El Articulo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: 10 a) El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. b) Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial; en consecuencia, la norma incurre en una imprecisión. c) Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. d) El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurldica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 2.4.

Los Articulas 191 al 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial, el cual goza de las siguientes caracterlsticas: 11.. f a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso previo. Esto quiere decir que el registro o depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante con relación a la actividad económica que distingue, puesto que el uso permite que su titular mantenga el derecho de exclusiva sobre el mismo 9 De modo referencial, ver Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013, p. 1 O. 10 Ibídem. 11 Ibídem. 7 GACETA OFICIAL 9/11/2016 44 de 52 c) La existencia y el derecho de protección del nombre comercial debe fundamentarse en algún hecho concreto, sin el cual no existiría seguridad jurídica para los competidores. d) El hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. e) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. f) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si este puede causar riesgo de confusión o de asociación. 2.5.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por el registro o deposito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 2.6.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generarla ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial real, efectiva y constantemente usado debe ser aquel que se ha registrado. De lo contario, dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 2.7. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la autoridad nacional competente haga su análisis de registrabilidad de oficio de manera integral, es decir, teniendo en cuenta los nombres comerciales registrados. 2.8.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de los productos o servicios distinguidos mediante la actividad económica identificada con el nombre comercial, entre otros. 2.9. Constituirá uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u 8 GACETA OFICIAL 9/11/2016 45 de 52 orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.1O.

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial registrado, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará que los derechos sobre dicho signo distintivo subsisten, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca 24 WALKS (mixta) y la marca WALS (mixta), asf como el nombre comercial CALZADO WALS LTDA. {mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en las causales de irregistrabilidad previstas en su Literales a) y b), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) b) (...)" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación; 3.2.

Como se desprende de estas disposiciones, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero o a un nombre comercial protegido, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 12 a) 12 fl1} El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el Ver Interpretaciones Prejudiciales recafdas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 9 GACETA OFICIAL 9/11/2016 46 de 52 consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 3.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 3.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 13 13 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las rafees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las rafees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. e) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. lbfdem. 10 GACETA OFICIAL 9/11/2016 47 de 52 3.6.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 14 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 3.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrf a incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 4.

Comparación entre signos mixtos 4.1. En tanto que la acción de nulidad se sustenta en la presunta confusión entre la marca 24 WALKS (mixta) con la marca WALS (mixta) y el nombre comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y gráficos. 4.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras, números, etc.) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 15 14 Ibídem. 15 De modo referencial, ver Proceso 433-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, pp.11 y 12. 11 GACETA OFICIAL 9/11/2016 48 de 52 4.3. De acuerdo con la doctrina especializada, �en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión n general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. 1a 4.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracterfsticas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 17 4.5.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 18 4.6.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 19 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. 16 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.

Fundamentos del Derecho de Marcas, Editorial MontecoNo S.A., Madrid, pp. 239 y 240. 17 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 1 O de junio de 2016. 18 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016. 19 lbldem. 12 GACETA OFICIAL 9/11/2016 49 de 52 (iii) Se debe obseivar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la obseive.

(ii) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 20 En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 21 20 De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10. 21 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016. 13 GACETA OFICIAL 9/11/2016 50 de 52 4.7.

Como el elemento denominativo en algunos de los signos en conflicto está integrado por dos o más palabras22, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2a a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendrla relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 4.8.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 22 Dentro de los signos denominativos estén los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o més palabras.

De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014, p.10. 23 De modo referencial, ver Proceso 178-IP-2015 del 02 de marzo de 2016, p. 12. 14 GACETA OFICIAL 5. 9/11/2016 51 de 52 Palabras en idioma extranjero 5.1. En atención a que la marca 24 WALKS (mixta) se encuentra conformada por una denominación en idioma extranjero, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 5.2.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.24 5.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registra bles. 2s 5.4.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 5.5. Se deberá determinar si la marca cuya nulidad se pretende está conformada por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00223, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 24 De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 25 De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013 del 25 de septiembre de 2013, p. 12. 15 9/11/2016 GACETA OFICIAL 52 de 52 uJ Cecilia Luisa yllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16