TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso E 284-1P-2016 Asunto E Interpretación Prejudicial Consultante B Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00223 Referencia E Marcas involucradas 24 WALKS (mixta) y WALS (mixta) y el nombre comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto) Magistrado Ponente 8 Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2373 del 27 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 1 de junio del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00223; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante B CALZADO WALS LTDA. 2.1. 2.2. 2.3. Demandado E Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado: ORREGO GOMEZ $. EN C. S. SUCESORES Hechos relevantes: CALZADO WALS LTDA. (en adelante, CALZADO WALS) interpuso acción de nulidad contra la Resolución 4490 del 19 de febrero de 2008*, que concedió la marca 24 WALKS (mixta) a favor de ORREGO GOMEZ S. EN C. S. SUCESORES (en adelante, ORREGO GOMEZ), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza?, la cual quedó registrada con Certificado 346658.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda de nulidad y ordenó notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) y a ORREGO GOMEZ, este último como tercero interesado. El 11 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda de CALZADO WALS:. La SIC no debió conceder el registro de la marca 24 WALKS (mixta), por ser similar con sus signos distintivos registrados con anterioridad: - El nombre comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto)?, con Certificado 15199, para distinguir actividades comprendidas en las Clases 18, 25, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. * El nombre de la sociedad se ha consignado de acuerdo a lo señalado en la presente acción. Cabe agregar que en el expediente no consta la fecha de interposición de dicha acción. Clase 25: vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.

En la documentación remitida no se advierte la reproducción de ningún signo que esté conformado por la denominación CALZADO WALS LTDA. y logotipo; por tal motivo, no se ha reproducido el nombre comercial sustento de la acción de nulidad. Clases 18, 25, 40 y 42: actividades de compra, venta, importación, exportación, transformación y confección de toda clase de mercaderias comprendidas dentro del ramo o actividad del cuero o de 2 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. - La marca WALS (mixta), con Certificado 297538, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.5 y WALS El número 24 no le otorga ninguna novedad a la marca 24 WALKS (mixta), por lo que su distintividad recae en la expresión WALKS, la cual guarda semejanza ortográfica y fonética con la expresión WALS que conforma sus signos previamente registrados.

Si bien la expresión WALKS se traduce del inglés al español como “camina”, dicha expresión no ha pasado a formar parte del lenguaje común. El público consumidor de productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza no presta especial atención, por lo que puede pensar que aquellos productos distinguidos con la marca 24 WALKS (mixta) forman parte de una línea alterna de productos que son fabricados, producidos, distribuidos y comercializados por CALZADOS WALS.

El registro de la marca 24 WALKS (mixta) ha vulnerado lo establecido en el Literal b) del Artículo 135 y en los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Argumentos de la contestación de la SIC: La marca 24 WALKS no incurre en las causales de prohibición de registro establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina; asimismo, CALZADO WALS no ejerció su derecho a oponerse al registro de la marca señalada.

La marca 24 WALKS (mixta) no carece de distintividad intrinseca, pues permite su diferenciación y recordación en el mercado por parte de los consumidores. En la marca 24 WALKS es relevante el número 24, el cual aunado a la expresión WALKS le otorga distintividad respecto de WALS; incluso si se cualquier sustituto para la fabricación de calzado.

La realización de operaciones de comercio exterior y principalmente la promoción y comercialización de toda clase de calzados y afines, asl como de sus materias primas, bien sea de cuero o sustitutos, en los mercados externos, la representación de casas comerciales o industriales, nacionales o extranjeras dedicadas a la misma actividad del cuero o sustituto, prestar servicios de asesoría, consultoria y capacitación en la confección, transformación, manufacturera del cuero o cualquier sustituto para la fabricación de calzado.

Clase 25: vestidos, calzados y sombrereria. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. prescinde del número 24, la consonante K en la expresión WALKS le otorga un acento diferente que permite distinguirla de WALS. Si bien WALKS se presenta en idioma extranjero, su significado es conocido por el consumidor medio como “caminar”, mientras que WALS es una locución de fantasía. Se concluye que no existen semejanzas entre los signos confrontados que puedan inducir a que el consumidor se confunda o surja riesgo de asociación. Argumentos de la contestación de ORREGO GOMEZ: El nombre correcto de la accionante es CALZADO WAL S LTDA, conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal que ésta presentó; asimismo, el nombre comercial registrado con Certificado 15199 es CALZADO WAL S LTDA., no CALZADO WALS LTDA.S El registro de un nombre comercial solo constituye un indicio insuficiente para demostrar el uso continuo, sustancial e ininterrumpido del mismo.

La marca 24 WALKS (mixta) evoca a un caminante durante las 24 horas del día y es distintiva porque puede diferenciar e individualizar los productos que distingue en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza de otros en el mercado. Los signos en conflicto son fonética, visual, ortográfica y conceptualmente diferentes, por lo que pueden coexistir en el mercado; en ese sentido, la marca 24 WALKS (mixta) no se encuentra comprendida en las prohibiciones de registro reguladas en el Literal b) del Artículo 135 y Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación prejudicial del Artículo 135, por no ser materia de controversia alguna de las causales absolutas de irregistrabilidad que se detallan en los literales del citado artículo.

Respecto al Artículo 136 de la Decisión 486, sólo procede la interpretación prejudicial de los Literales a) y b), puesto que los hechos En los argumentos de contestación, la SIC no hizo ninguna observación respecto del nombre de la accionante o de la conformación de los elementos del nombre comercial sobre el que se basa la nulidad. En ese sentido, para efectos del presente análisis se entenderá que el nombre de la accionante y el nombre comercial referido son los indicados por la opositora y la SIC. 4 Y materia de discusión sólo están referidos a las causales relativas de irregistrabilidad contempladas en los referidos literales.? De oficio, procede interpretar los Artículos 172, 190, 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, por ser materia de controversia la nulidad de un registro de marca supuestamente concedido en contravención de lo dispuesto en los Literales a) y b) del Artículo136 de la Decisión antes indicada.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asermejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(..J" Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- *Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los arlículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional compelente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para tos cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad”. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el litular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.” 5 1.1. 1.2. 1.3. La protección del nombre comercial. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

Comparación entre signos mixtos. Palabras en idioma extranjero. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca CALZADO WALS solicitó la nulidad de la marca 24 WALKS (mixta), por la presunta confusión de dicha marca con el nombre comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto) y la marca WALS (mixta), registrados con anterioridad; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema.

El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: - La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. - — La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona.

Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca 24 WALKS (mixta), incurre en las causales de nulidad relativa contempladas en los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma. La protección del nombre comercia!. CALZADO WALS sostiene ser titular del nombre comercial registrado CALZADO WALS LTDA. (mixto), sobre el cual sustenta la presente acción de nulidad, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 2.2.

El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.? 2.3. 2.4. El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: 10 a) b) d) El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial; en consecuencia, la norma incurre en una imprecisión. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. Los Artículos 191 al 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial, el cual goza de las siguientes características:11 a) b) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso previo.

Esto quiere decir que el registro o depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante con relación a la actividad económica que distingue, puesto que el uso permite que su titular mantenga el derecho de exclusiva sobre el mismo, 10 “ De modo referencial, ver Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013, p. 10.

Ibidem. Ibidem. 2.5. 2.6. Za 2.8. 2.9. c) La existencia y el derecho de protección del nombre comercial debe fundamentarse en algún hecho concreto, sin el cual no existiría seguridad jurídica para los competidores. d) El hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. e) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. f Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si este puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por el registro o deposito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial real, efectiva y constantemente usado debe ser aquel que se ha registrado.

De lo contario, dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la autoridad nacional competente haga su análisis de registrabilidad de oficio de manera integral, es decir, teniendo en cuenta los nombres comerciales registrados.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de los productos o servicios distinguidos mediante la actividad económica identificada con el nombre comercial, entre otros. Constituirá uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u 8 orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.10.Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un 3.1. 3.2. nombre comercial registrado, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará que los derechos sobre dicho signo distintivo subsisten, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca 24 WALKS (mixta) y la marca WALS (mixta), así como el nombre comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en las causales de irregistrabilidad previstas en su Literales a) y b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación;

Como se desprende de estas disposiciones, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero o a un nombre comercial protegido, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.?*2 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el 12 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 9 Y 3.3. 3.4, 3.5. b) consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:13 a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 13 Ibídem. 10 3.6. 3.7. 4.2. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 1* a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos En tanto que la acción de nulidad se sustenta en la presunta confusión entre la marca 24 WALKS (mixta) con la marca WALS (mixta) y el nombre comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y gráficos.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras, números, etc.) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.15 4 15 Ibídem.

De modo referencial, ver Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, pp.11 y 12. 11 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. ' Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 1? En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos, 18 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:12 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 18 19 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.

Fundamentos del Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, pp. 239 y 240. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016. Ibidem. 12 b) (ii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.20 En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. ?* 21 De modo referencial, ver Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016. 13 4.7. 4.8. Como el elemento denominativo en algunos de los signos en conflicto está integrado por dos o más palabras??, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:23 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Cc) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 23 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

De modo referencial, ver Proceso 12-1P-2014, p.10. De modo referencial, ver Proceso 178-1P-2015 del 02 de marzo de 2016, p. 12. 14 5. Palabras en idioma extranjero 5.1. En atención a que la marca 24 WALKS (mixta) se encuentra conformada por una denominación en idioma extranjero, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 5.2.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.?4 5.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.25 5.4.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 5.5. Se deberá determinar si la marca cuya nulidad se pretende está conformada por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00223, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. E De modo referencial, ver Proceso 57-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 25 De modo referencial, ver Proceso 146-1P-2013 del 25 de septiembre de 2013, p. 12. 15 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16