TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso 8 64-1P-2016 Asunto B Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00218 Referencia 8 Marcas involucradas LICETTE (mixta) y LEONISA (mixta), L LEONISA (mixta) y DLM LEONISA VENTA DIRECTA (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0327 del 2 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el 3 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Artículos 134, del Literal a) del Artículo 136, del Artículo 258 y del Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00218; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Leonisa S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Demandado S Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Confecciones Intimas Ltda. Conint Ltda. Hechos relevantes: El 30 de junio de 2004, Confecciones intimas Ltda. - Conint Ltda. (en adelante, Confecciones Intimas) solicitó a la Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca LICETTE (mixta) para distinguir prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, tales como ropa exterior, interior y calcetería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.! > La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 643 y, dentro del término legal fue objetada por Leonisa S.A. (en adelante, Leonisa) sobre la base de las marcas LEONISA (mixta), L LEONISA (mixta) y DLM LEONISA VENTA DIRECTA (mixta) previamente registradas a su favor en las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante Certificados 51360, 51361 y 263935, respectivamente.? Por Resolución 24505 del 16 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca LICETTE (mixta) a favor de Intimas, al considerar que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión. Leonisa interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 24505.
Por Resolución 30946 del 26 de agosto de 2008, el Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 24505 y concedió el recurso de apelación interpuesto por Leonisa. Expediente administrativo 04-61981. De la documentación obrante en el expediente no se advierte la reproducción de los signos fundamento de la oposición. 2 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Mediante Resolución 54593 del 28 de octubre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 30946. Leonisa presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de anular la Resolución 24505, La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y al tercero interesado Confecciones Intimas Ltda. - Conint Ltda. El 23 de setiembre de 2011, la SIC e Intimas, este último en su calidad de tercero interesado, contestaron la demanda. 2.10.El 8 de julio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Leonisa S.A.:. La expresión LICETTE (mixta) no es suficientemente distinguible por cuanto es muy semejante a las expresiones LEONISA (mixta), L LEONISA (mixta) y DLM LEONISA VENTA DIRECTA (mixta) y, por consiguiente, no cumple con las características definidas en el Artículo 134 de la Decisión 486.
Desde el punto de vista gráfico y conceptual, la expresión LICETTE (mixta) desconoce la función de la marca consistente en ser apta para distinguir productos o servicios en el mercado. Las consecuencias de que Intimas utilice una marca muy similar a la suya, se proyecta tanto en los consumidores como en el oferente del producto LEONISA S.A., puesto que para los consumidores se produce una obstaculización de los canales de información que dará lugar a la adquisición de productos distintos al deseado.
Para su empresa implica un grave peligro para sus rentas, pues la adquisición errónea y posiblemente de calidad inferior, defrauda la expectativa creada en el consumidor y ello se traduce en una pérdida irrecuperable de su clientela. Intimas al utilizar el signo LICETTE (mixto) se está aprovechando de manera ilegítima del esfuerzo económico realizado por LEONISA S.A, pues otra de las funciones de las marcas son las condensadoras de good will y la publicitaria; convirtiéndose la expresión LICETTE (mixta) en una 3 3.6. 4,1 4.2 5.1. 5.2. 5.3. marca parasitaria que vive gracias al esfuerzo económico realizado por su empresa, en relación con su marca.
De admitirse el registro de la marca LICETTE (mixta) se configurarian actos de competencia desleal por riesgo de confusión. Argumentos de la contestación de la SIC: Luego de realizado el examen de las marcas en conflicto, se advierte que no se podría generar riesgo de confusión o inducir a error al público consumidor. Se pudo determinar que era procedente el registro de la marca solicitada LICETTE (mixta) por contar con la distintividad necesaria y porque no obedece a un signo descriptivo.
Argumentos de la contestación de intimas: La marca LICETTE (mixta) sí reúne todos los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486 para ser una marca distintiva porque por sí sola puede diferenciar e individualizar los productos que distingue. La esencia de la marca LICETTE (mixta) está en su naturaleza distintiva la cual significa que es identificadora; es decir, que está destinada a distinguir el producto y a indicar el origen o procedencia empresarial, evitando el riesgo de confusión entre los consumidores al adquirir este tipo de productos.
Las marcas cotejadas no presentan la mínima posibilidad de confusión en lo que se refiere a su aspecto visual, fonético e ideológico, ya que cada marca presenta ideas y conceptos diferentes. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, del Literal a) del Artículo 136, del Artículo 258 y Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486.3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las pelabras o combinación de palabras: b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logolipos, monogramas, retralos, eliquetas, emblemas y escudos; 4 No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no se discute el concepto de marca.
En consecuencia, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, de los Artículos 258 y del Literal a) 259 de la Decisión 486. Adicionalmente, se interpretará de oficio el Artículo 137 de la Decisión 486, referido a la causal de irregistrabilidad cuando un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, por ser materia de controversia.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. e) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; fa forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos a medios indicados en los apartados anteriores;
(.) Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de lercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(y “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, (..J* Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” 1.1. 1.2. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa simple y compuesta Conexión competitiva entre productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado LICETTE (mixto) es confundible o no con las marcas LEONISA (mixta), L LEONISA (mixta) y DLM LEONISA VENTA DIRECTA (mixta), es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.5 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 5 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 6 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:S a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibidem O 1.7. 2.1. 2.2. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa simple y compuesta Como la controversia radica en la posible confusión entre el signo LICETTE (mixto) y las marcas LEONISA (mixta), L LEONISA (mixta) y DLM LEONISA VENTA DIRECTA (mixta) es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, se deberá determinar si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.8 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 8 2.3.
Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por un elemento gráfico o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el 2.4. concepto.? Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente10: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (li) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que esta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras.
En este caso, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:*! (i) Ubicación de las palabras en el signo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 10 4“ Ibidem.
Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. (iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. (vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con O sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.? Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 13-1P-2001, publicado en la Gaceta oficial N* 677, del 13 de junio de 2001. 10 2.5. 3.1. 3.2, 3.3. (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. d) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial*3, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Conexión competitiva entre productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza Considerando lo expuesto por las partes, dado que una de las marcas de la demandante —DLM LEONISA (mixta)— pertenece a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar el tema referido a la posible conexión competitiva entre los productos de la Clase 25 que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue la referida marca registrada.
Se debe tomar en cuenta que ta inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.14 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de Ibidem.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de tos productos o servicios indicados expresamente ” (Subrayado agregado) 11 los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor: es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 15 3.4.
Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y Un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. 1 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 12 3.5 4.2. d) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial La demandante ha sostenido que de admitirse el registro de la marca LICETTE (mixta) estaríamos en presencia de actos de competencia desleal por riesgo de confusión. Al respecto, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. 13 4.3. 44. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.
El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los SOS y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.!6 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.?? El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.*? La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).”% Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:?0 - Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.
De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. Ibídem. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. GACHARNÁ, María Consuelo. La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. 14 Que el acto o la actividad sea indebido.
Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo. 4.9. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.?1 4.10.En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa.
Éstos son: a) b) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Actos de competencia desleal por confusión 4.11. Respecto de la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. 4.12.La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.?22 El] Ibidem. 2 De modo referencial, ver Proceso 6-1P-2015 del 29 de abril de 2015, pp. 23 y 24 15 4.13.La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar.
El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca.
Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.?3 4.14.
Considerando lo alegado por la demandante, es pertinente analizar los actos de competencia desleal por confusión. 4.15.Los “actos de competencia desleal por confusión”, gozan de las siguientes caracteristicas?!: (i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
(ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. (iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no 23 24 Ibidem. Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, 16 hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( ).(FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115y,2 4.16. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.25 4.17.La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 4.18.La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo 25 Ver a modo referencia la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 116-1P-2004, sentencia del 13 de enero de 2005, G.0.A.C. N” 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”.
Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010 17 4.19.Para establecer la posible conducta desleal en el marco del Artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente:?? - Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca. - indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 4.20.
Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00218, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA MAGISTRADA ci Ibidem. 18 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario. | | '/ Ll e Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA (E) Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19