r (AÑ, (sa! TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2015 Proceso: 191-1P-2015 Asunto: Informe de Admisión Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consuitante: 2013-00079-00 Referencia: Abandono de la solicitud de la Patente de Invención titulada MEZCLAS DE TINTE REACTIVOS Y SU USO EN EL METODO PARA TINCIÓN E IMPRESIÓN — TRICROMÁTICA Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1159, recibido el 21 de abril de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 39, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00079-00; y, El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Gmbh Demandada: — Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Hechos Relevantes. El 21 de mayo de 2008, Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Gmbh (en adelante, Huntsman) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) la solicitud de patente titulada “MEZCLAS DE TINTES REACTIVOS Y SU USO EN EL MÉTODO PARA TINCIÓN E IMPRESIÓN TRICROMÁTICA”.
El 29 de agosto de 2008, fue notificado el oficio 10869 en el cual la SIC le solicitó el documento de cesión del inventor al solicitante, el mismo que fue incorporado el 19 de noviembre de 2008. El 30 de noviembre de 2008, la SIC publicó la solicitud en la Gaceta 610 bajo el número de publicación 422. El 24 de mayo de 2010, la Doctora Dilia María Rodríguez D'Alemán presentó la solicitud de examen de patentabilidad y pagó la tasa correspondiente.
El 23 de septiembre de 2010, mediante memorial radicado ante esa entidad la Dra. Jimena Escobar presentó la correspondiente sustitución de poder ratificando todo lo que se había actuado por la Doctora Dilia María Rodríguez D'Alemán. El 28 de junio de 2012, mediante Resolución 40608 la SIC declaró abandonada la solicitud de patente, considerando que la petición presentada por la Doctora Dilia María Rodriguez D'Alemán el 24 de mayo del 2010 no surte ningún efecto, teniendo en cuenta que la Doctora Jimena Escobar es quien se encontraba válidamente reconocida para actuar en calidad de apoderada del solicitante.
El 3 de agosto de 2012, Huntsman presentó el Recurso de Reposición contra la Resolución 40608 de 28 de junio de 2012, junto al recurso de reposición se anexó nuevamente la sustitución de poder de la Abogada Jimena Escobar a nombre de Dilia María Rodríguez D'Alemán representante legal de la solicitante. El 19 de octubre de 2012, mediante Resolución 61310 la SIC confirmó lo dispuesto en la Resolución 40608 de 28 de junio de 2012.
Mediante providencia del 19 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial de los artículos 39, 44 y 45 de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda de Acción de Nulidad Huntsman en su escrito de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2.
La solicitud y pago del examen de patentabilidad fue presentada dentro del término legal dispuesto para ello. Con posterioridad se presentó la debida sustitución del poder de Jimena Escobar a favor de Dilia María Rodríguez D'Alemán. Nunca se llevó a cabo, por parte de la administración, el desglose y la devolución del pago del examen de patentabilidad realizado por Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Gmbh, lo que evidencia que el examen de patentabilidad fue aceptado por la SIC.
Si bien no se presentó la sustitución del poder al momento de efectuar la solicitud y el pago del examen de patentabilidad, el pago realizado por un tercero si está permitido por lo que no debió declararse el abandono de la solicitud. Argumentos de la Contestación a la Acción Nulidad La SIC en su contestación a la nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: El demandante expresamente reconoce en su escrito el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley, cuando manifiesta que la sustitución del poder de Jimena Escobar a Dilia Rodríguez D'Alemán no fue presentada al momento de solicitar y pagar el examen de patentabilidad, pero sí con posterioridad una vez advertidos del error.
El solicitante no dio cumplimiento de manera cabal con las exigencias del Régimen Legal Andino vigente para obtener una patente, al no presentar la apoderada reconocida para actuar dentro del trámite administrativo, la solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa establecida, generando con esto el abandono de la solicitud en trámite.
Manifiesta que el proceso se encuentra ajustado a las normas que regulan la materia donde el solicitante tiene la oportunidad de interponer los recursos de ley, presentar pruebas, respetando el debido proceso que debe imperar en la actuación administrativa. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 39, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, de los cuales se interpretará únicamente el Art. 44 de la referida “Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un perfodo igual, sin que pierda su prioridad.
Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. Decisión por ser pertinente su análisis en la resolución de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta, no así el Articulo 39 pues no se discute la falta de los requisitos de patentabilidad establecidos en los Artículos 26 y 27, ni el trámite de notificación o el derecho de prelación. Tampoco se interpretará el Artículo 45 de la referida Decisión puesto que se discute la patentabilidad de la invención en sí y más bien se trata de una declaratoria de abandono de la respectiva solicitud por el supuesto incumplimiento de un requisito de trámite.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud de patente. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud de patente. 1.1. En el proceso interno, la SIC en su contestación a la demanda de nulidad afirma que el solicitante no dio cumplimiento de manera cabal con las exigencias del Régimen Legal Andino vigente para obtener una patente, al no presentar la apoderada reconocida para actuar dentro del trámite administrativo, la solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa establecida, generando con esto el abandono de la solicitud en trámite.
En consecuencia, es pertinente abordar el tema del trámite de la solicitud para la obtención de una patente de invención y el abandono de la misma. 1.2. En el Artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la materia de la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones.
Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud? do. (.) Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.
Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcuriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono, Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un perlodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. A modo de referencia se sugiere revisar la Interpretación Prejudiciat dictada en el marco del Proceso 229-tP-2014, de fecha 22 de octubre de 2014, Patente: “UNA MUTEÍNA RECOMBINANTE DEL INTERFERÓN ALFA HUMANO GLICOSILADO, UN GEN QUE CODIFICA PARA DICHA MUTEÍNA, UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE DICHO 4 IN % 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Además del requisito de la petición expresa, se prescribe el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada del pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1.3.1.
La petición expresa; y, 1.3.2. El pago de las respectivas tasas si están previstas. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad.
En este evento, la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud. De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes”: 1.6.1.
Publicación de la solicitud de patente. 1.6.2. Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. 1.6.3. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.
Sobre la base de este pronunciamiento para resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho deberá verificar si la declaratoria de abandono de la solicitud de patente se funda en algún defecto en su presentación o en la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la normativa del régimen común sobre propiedad industrial.
GEN, UN MÉTODO PARA OBTENER UNA CÉLULA EUCARIÓTICA PRODUCTORA DE DICHA MUTEÍNA, UN MÉTODO PARA PRODUCIR DICHA MUTEÍNA, UN PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR DICHA MUTEÍNA, UNA COMPOSICIÓN FARMACEUTICA DE DICHA MUTEÍNA, EL USO DE DICHA MUTEÍNA PARA ELABORAR UN MEDICAMENTO”. 3 Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-1P-2005. 5 41.8.
Es importante que, al resolver la acción propuesta, se tenga en cuenta que la norma comunitaria no regula la sustitución de poderes en el trámite de concesión del privilegio de una patente, por lo que en este extremo si en la normativa colombiana se consagra dicha figura deberá atenderse la normativa nacional en virtud del principio de complemento indispensable. 1.9.
Este principio se encuentra sustentado en el Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Palses Miembros". De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente Interpretación Prejudicial al emitir el fallo en el Proceso interno 2013-00079-00.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicia! los Magistrados que participaron en su adopción. / ) uo a Es a Hernán Rogfitd Romero Zambrano Cecilia Luisa Ayltóñ Quinteros M pISTRADO MAGISTRADA Mm 1 | Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Dr. HernánFodrigo-Róméro Zambrano PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.