Año XXXIV – Número 2899 Lima, 26 de enero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 131-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 067402010-01801-JR-CA-07.

Referencia: Marcas involucradas: FRESCO MATIC (denominativa) y AIRWICK FRESHMATIC (denominativa) PROCESO 144-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00240-00. Referencia: Signos involucrados: TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) y SPEEDY MOVIL (mixta).

PROCESO 191-IP-2015 Informe de Admisión. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00079-00. Referencia: Abandono de la solicitud de la Patente de Invención titulada MEZCLAS DE TINTE REACTIVOS Y SU USO EN EL MÉTODO PARA TINCIÓN E IMPRESIÓN TRICROMÁTICA Para nosotros la Patria es América 26/01/2017 GACETA OFICIAL 2 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de septiembre de 2016 Proceso: 131-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: Referencia: 06740-2010-01801-JR-CA-07 Marcas involucradas: FRESCO MATIC (denominativa) y AIRWICK FRESHMATIC (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 06740-2010-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 19 de marzo de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Articules 134 Literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 06740-2010-01801-JR-CA-07; y, L-_ El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: lntradevco Industrial S. A. 1 26/01/2017 GACETA OFICIAL Demandada: 3 de 42 f nstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) de la República del Perú Tercero interesado: Reckitt & Colman (Overseas) Limited 2.

Hechos Relevantes 2.1. El 2 de diciembre de 2008, lntradevco Industrial S. A. (en adelante, lntradevco) solicitó el registro del signo FRESCO MATIC (denominativo) 1 para distinguir "( ) productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos; material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas", de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

El 25 de enero de 2009, se publicó el extracto de la solicitud de registro de la marca FRESCO MATIC (denominativa)2 en el Diario Oficial "El Peruano". 2.3. El 2 de marzo de 2009, Reckitt & Colman (Overseas) Limited, formuló oposición por ser titular de la marca AIRWICK FRESHMATIC (denominativa) en Colombia, para distinguir productos incluidos en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

El 18 de noviembre de 2009, mediante Resolución 003209-2009/CSD­ INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la oposición formulada por Reckitt & Colman (Overseas) Limitad, y se denegó el registro de marca de producto solicitada por lntradevco. 2.5. El 26 de noviembre de 2009, lntradevco interpuso recurso de apelación. 2.6.

El 1 de septiembre de 2010, mediante Resolución 1967-2010/TPI­ INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 3209-2009/CSD­ INDECOPI. Expedienle Administrativo 375095-2008. 2 Marca registrada para distinguir "(...) productos fannacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para fa medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos; material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción da animales da/linos; fungicidas; herbicidas� incluidos en la clase 5 de la Clasmcación Internacional� 2 26/01/2017 GACETA OFICIAL 4 de 42 2.7.

El 13 de octubre de 2010, lntradevco interpuso demanda contenciosa administrativa en la que solicitó la nulidad de la Resolución 19672010/TPJ-INDECOPI. 2.8. El 12 de abril de 2011 el lndecopi contestó la demanda. 2.9. El 24 de julio de 2014, a través de Sentencia Quince el Juzgado Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda, al considerar que se configura el supuesto de confusión y riesgo de asociación; las diferencias son insuficientes para neutralizar la semejanza producida por la inclusión en la marca registrada de un componente casi idéntico al signo solicitado. 2.10.

El 7 de agosto de 2014, lntradevco interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Quince. 2.11. Mediante Auto de 9 de marzo del 2015, la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa INTRADEVCO en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

La Sala ha señalado de manera absurda que los signos confrontados (FRESCO MATIC y AIRWICK FRESHMATIC) en el aspecto conceptual, (haciéndose sólo un análisis entre FRESCO MATIC y la denominación FRESHMATIC, cuando debió tener en cuenta todo el signo registrado de la opositora) pues resultan ser semejantes ya que aluden al mismo concepto, debido a que el término "FRESH" es conocido por el público dado su uso extendido en el mercado. 3.2.

La Sala no ha tenido en cuenta los demás elementos que acompañan a los signos confrontados (si bien señaló que el consumidor podría percibir diferencias entre los signos), ya que luego de efectuar un examen comparativo de los signos, se debe tener en cuenta a éstos de manera conjunta y sin desmembrarlos. 3.3. Si bien los signos en controversia comparten algunos caracteres, se debe tener en consideración que los consumidores identificarán a las marcas de Reckitt & Colman (Overseas) Limited por la primera denominación, es decir, por el término AIRWICK, por lo que los signos son diferentes, motivo por el cual se evidencia una clara discordancia desde el aspecto visual y sonoro. 3 26/01/2017 GACETA OFICIAL 5 de 42 3.4.

Afirma poseer derechos sobre el signo MATIC. el cual alude a su origen empresarial, denominación que se encuentra incluida en marcas registradas a su favor sin que hubiera existido oposición. 4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa (lndecopi) El lndecopi en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

El riesgo de confusión no se limita a las semejanzas en el aspecto visual y sonoro, sino que puede generar una confusión directa cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares. 4.2. El análisis comparativo entre ambas marcas se ha efectuado respecto de los signos en su integridad incluyendo a la denominación "AIRWICK" al analizar el signo registrado. 4.3.

La ubicación al inicio del signo registrado de la denominación AIRWICK no implica que los consumidores identificarían los productos únicamente por esa denominación sino por todos sus elementos. Lo relevante de este punto es que, toda vez que aun presentando diferencias pueden ser capaces de inducir a error al consumidor por la presencia de una confusión indirecta. 4.4.

Al no tener un significado la palabra AISWICK se coteja FRESHMATIC y FRESCO MATIC, siendo FRESCO el significado de FRESH, concepto conocido por el consumidor, el cual genera la misma impresión conceptual. 4.5. Respecto a los registros alegados por la actora sobre el signo MATIC, esta particula no es de uso exclusivo ya que se lo encuentra en otras marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por el Tercero Interesado Reckitt & Colman (Overseas) Limited en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: ó 5.1. La semejanza fonética y gráfica es concluyente por cuanto el signo solicitado reproduce en su totalidad uno de los elementos denominativos de la marca registrada, esto es, la denominación FRESHMATIC, teniendo en consideración que la traducción al español de la denominación FRESH es justamente FRESCO, algo que por cierto es conocido y reconocido por la gran mayoría del público consumidor. 4 26/01/2017 GACETA OFICIAL 6 de 42 5.2. lntradevco se ha limitado a repetir uno de los elementos denominativos de la marca registrada, para de esta manera generar una impresión gráfico-fonética cuasi idéntica y, con ello un beneficio a costa del público y de la empresa Reckitt & Colman (Overseas) Limited. 5.3.

Es más que evidente que la posible coexistencia de la marca registrada con el signo solicitado va a generar problemas de confusión en el público consumidor al obtener referencias de los productos que ofrece Reckitt & Colman (Overseas) Limited bajo la marca AIRWICK FRESHMATIC o de los productos de la solicitante ya sea oralmente o a través de algún medio escrito. 5.4.

Para legitimar su interés en el mercado peruano, solicitó el registro de la marca AIRWICK FRESHMATIC, para las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo los expedientes 383207 de 2009 y 383208 de 2009, los que fueron concedidos sin que se hayan presentado oposiciones en su contra. 6. Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia 6.1.

El Decimosexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda seguida por lntradevco contra el lndecopi y confirmó la Resolución 19672010/TPI-INDECOPI, al considerar entre otros argumentos, que si bien es cierto que desde los planos gráfico y fonético, los signos confrontados suscitan impresiones de conjunto diferente, para lo cual, ha inteivenido la denominación AIRWICK; también lo es que dichas diferencias son insuficientes para neutralizar la semejanza producida por la inclusión en la marca registrada de un componente casi idéntico al signo solicitado (FRESHMATIC/FRESCO MATIC), e impedir que al advertir un signo contenido en otro, los consumidores sean confundidos respecto al origen empresarial de los productos o vinculen las empresas titulares de los signos en cuestión. 7.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación 7.1. lntradevco en su recurso de apelación, en lo principal, manifestó lo siguiente: 7.2. El consumidor peruano es plenamente consciente que la denominación MATIC, alude indefectiblemente a su origen empresarial, pues ella se encuentra incluida en marcas registradas a su favor, las cuales fueron otorgadas sin que exista oposición alguna.

Ello implica que el consumidor medio asociará la denominación MATIC, con la empresa que los produce, es decir, lntradevco. 6 5 26/01/2017 GACETA OFICIAL 7 de 42 7.3. El signo solicitado constituye simplemente una derivación de su derecho sobre la denominación "MATIC", la misma que como puede apreciarse, pertenece a lntradevco Industrial S.A. de modo exclusivo. 7.4.

La resolución impugnada no ha tenido en cuenta los demás elementos que acompañan a los signos y aunque luego de efectuar un examen comparativo de los signos se debe tener en cuenta a éstos de manera conjunta y sin desmembrarlos. 8. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación Después de la correspondiente rev1s1on del expediente no se desprende ninguna contestación al recurso de apelación. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artfculos 136 Literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, los cuales se interpretarán por ser aplicables al caso concreto.

La Sala consultante adicionalmente ha solicitado que el Tribunal se pronuncie expresamente sobre: Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos que distinguen los mismos productos y otros vinculados. La oposición Andina, y la legitimidad para obrar del titular de la marca registrada "( ) Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( } Articulo 147.· A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entenderá que también tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demás Palses Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Palses Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pals Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Palses Miembros de conformidad con fo dispuesto en este articulo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en et párrafo precedente". b 6 26/01/2017 GACETA OFICIAL 8 de 42 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre Signos Denominativos Compuestos. La Oposición Andina. Las Palabras en Idioma Extranjero. Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una partícula de uso común. Conexión competitiva entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. 4. 5. 6.

O. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. 1.1. En el proceso interno se discute si los signos denominativos FRESCO MATIC y AIRWICK FRESHMATIC son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(... )". 1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la 7 26/01/2017 GACETA OFICIAL 9 de 42 marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.4 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente evidente.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.4.1.

La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.4.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5 4 5 Ver a modo de referencia el Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN". Ver a modo de referencia el Proceso 89-lp-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 8 26/01/2017 GACETA OFICIAL 10 de 42 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1. 7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 6 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 9 26/01/2017 GACETA OFICIAL 11 de 42 1. 7.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.8. Orientados por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.9.

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas denominativas FRESCO MATIC y AIRWICK FRESHMATIC, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. 2.

Comparación entre Signos Denominativos Compuestos 2.1. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos FRESCO MATIC y AIRWICK FRESHMATIC, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas6: 2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, silabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado. 6 A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias Interpretaciones prejudiciales emlUdas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoplado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-IP-2015, 200-IP-2013 y 438-IP-2015. 10 26/01/2017 GACETA OFICIAL 12 de 42 2.2.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.2.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.2.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.2.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.2.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.2.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.2.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. b 2.3.

Al aplicar la presente interpretación en el caso concreto, se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos FRESCO MATIC y AIRWICK FRESHMATIC. 11 26/01/2017 GACETA OFICIAL 3. 13 de 42 La Oposición Andina 3.1.

Consta en el expediente del proceso interno, que el 3 de marzo de 2009, RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, formuló oposición por ser titular de la marca AIRWICK FRESHMATIC (denominativa) en Colombia, para distinguir productos incluidos en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y legitimó su interés solicitando la marca AIRWICK FRESHMATIC en la República del Perú para las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente abordar el tema de la oposición andina. 3.2.

La Sala consultante ha solicitado expresamente que este Tribunal se pronuncie sobre la "( ) oposición Andina, y la legitimidad para obrar del titular de la marca registrada", por lo que resulta pertinente abordar el tema propuesto. 3.3. Por su parte, el Artículo 147 de la Decisión 486 dispone que tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien solicitó primero el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

Precisamente, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponerla7. 3.4. El interés legítimo para presentar oposiciones conforme al Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina surge de la concurrencia de dos requisitos: a) Acreditar la titularidad de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; y, b) Acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. Se advierte que el Artículo 147 de la Decisión 486 amplia el interés legítimo para presentar oposiciones.

En efecto, matiza el principio de territorialidad del derecho de marcas, permitiendo presentar oposiciones en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o a partir de registros concedidos en los demás Países Miembros. (; 7 Proceso 140-IP-2014, de fecha 20 de noviembre del 2014, nombre comercial "Agua Bendita" (mixto). 12 26/01/2017 GACETA OFICIAL 14 de 42 3.5.

Para responder de manera precisa la consulta realizada, el Tribunal considera que "El interés del opositor será legitimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Pafses Miembros. o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos. ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (articulo 147).

En todo caso, agrega fa norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del Pals Miembro donde haya formulado la oposición". 8 (el subrayado es nuestro) 3.6. De acuerdo al caso, se debe tener en cuenta que los requisitos para que proceda una oposición andina son: - Que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o seivicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, - Que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo. 4.

Las Palabras en Idioma Extranjero 4.1. En atención a que el signo denominativo compuesto base de la oposición se encuentra conformado por una expresión y una partlcula perteneciente al idioma inglés (AIRWICK y FRESH), resulta pertinente ahondar en el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas. 4.2. En tal sentido, es importante tener presente que anteriores interpretaciones se ha dicho que los signos formados por una o más palabras y/o partlculas en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 9 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto de conocimiento de la mayorla del público consumidor o usuario y se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, en relación con los productos o seivicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 10 8 9 Proceso 153-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta.

Revisar a modo de referencia el Proceso 57-IP-2015, marca "BABYLACJ F1 F2 FJ CALCIO HIERRO COLINA" (mlxta), de fecha 13 de mayo del 2015, Pág. 12. 10 Ibídem. 13 26/01/2017 GACETA OFICIAL 15 de 42 4.4. Para resolver el recurso de apelación interpuesto por INTRADEVCO INDUSTRIAL S. A., se deberá verificar si se tuvo en cuenta que es pertinente establecer si las palabras y/o partículas en idioma extranjero (AIRWICK y FRESH) que conforman la marca registrada, cuya traducciones serlan MECHA y FRESCO, son de conocimiento generalizado o común en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos distinguidos, debiéndose además determinar si dichas palabras o partículas son de uso común o no en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una partícula de uso común (MATIC) 5.1. En el proceso interno, el lndecopi al contestar la demanda ha manifestado que respecto a los registros alegados por la actora sobre el signo MATIC, esta partícula no es de uso exclusivo ya que se encuentra en otras marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

En el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso con el fin de evitar al máximo posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias dicho riesgo puede estar latente y por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir uno para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas. 5.3.

Sobre todo en aquellos casos en que se adquieren directamente por el consumidor sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayorla de los medicamentos, lo cual suele suceder en los países de la región por variadas circunstancias, entre ellas principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse apremiados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan en las droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas. 5.4.

En los productos farmacéuticos de libre venta al público lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, por lo tanto, las fallas en la selección de los productos que habrán de ingerirse o de conservarse en el hogar no está exenta de causar daños irreparables a la salud humana. 5.5. Este criterio del Tribunal en la valoración de marcas farmacéuticas, está cimentado como aquí se precisa, en los derechos fundamentales a 14 26/01/2017 GACETA OFICIAL 16 de 42 la preservación de la vida y la salud del hombre por las razones expuestas y, por consiguiente, al estar de por medio estos bienes superiores que gozan de plena protección jurídica, considera que el estudio de registrabilidad de estas marcas debe ser mucho más esmerado y diligente con el fin de evitar eventuales riesgos de confusión en el público consumidor al adquirirlos.

Este discernimiento del Tribunal debe ser entendido en su real contexto, pues el mismo no conlleva ni equivale a exigirle a las autoridades de registro o a las autoridades jurisdiccionales a quienes les corresponda conocer de los conflictos marcarios, que deban tener especiales conocimientos científicos o técnicos en el área de la medicina, química o farmacia. 5.6.

Por lo tanto, si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal con apego al Ordenamiento Jurídico en la materia, previene al respectivo análisis de manera integral, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas reitera que debe ser más exhaustivo, aplicadas por supuesto las reglas generales para el cotejo de marcas y teniendo en cuenta todas las particularidades y especificidades del caso concreto vertidos en la controversia, para ser a la vez analizados con su nivel de incidencia en el conflicto a resolver. 5.7.

Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien por regla general se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información apenas de referencia genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico para aliviar determinada afección en su salud, no obstante carece de conocimientos especializados en temas quimicos o farmacéuticos y, por lo tanto, esta población puede ser mayormente expuesta a incurrir en riesgo de confusión al momento de adquirir productos medicinales o farmacéuticos, o al utilizarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia, con probable aptitud de causar daños irreparables a la salud humana. 5.8.

De otra parte, las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, entre otros y, por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de la partícula de uso común. 6 5.9.

Por lo mismo, el titular de la marca no puede impedir que las partículas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, ya que pueden coexistir con otras que contengan partículas similares, sólo que en estos casos debe convenirse en que se presenta una debilidad marcaria, porque el signo en estas condiciones tiene una 15 26/01/2017 GACETA OFICIAL 17 de 42 fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas de uso común, en principio, se deben excluir del cotejo de marcas. 5.1O.

No obstante, si la exclusión de las partículas o palabras de uso común, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 5.11.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos respecto de los signos en conflicto en el presente asunto FRESCO MATIC y AIRWICK FRESHMATIC. 6. Conexión competitiva entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza 6.1.

En la controversia planteada se advierte que el signo denominativo cuyo registro se ha solicitado FRESCO MATIC pretende distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca denominativa registrada y base de la oposición AIRWICK FRESHMATIC distingue productos incluidos en las Clases 3 y 5 de la precitada Clasificación Internacional. 6.2.

En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 5 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos/servicios de las Clases 3 y 5 que distingue la marca registrada. 6.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 11 L_ __. 11 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artfculo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a tos cuales se aplican fas marcas, los Pafses Miembros utilizarán fa Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Mercas, establecida par el Arregla de Niza del 15 de Junio de 1957, can sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior na determinarán la similitud ni la disimilitud de fas productos o servicios indicados expresamente.· (Subrayado agregado) 16 26/01/2017 GACETA OFICIAL 18 de 42 6.4. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 12 6.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza13 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines 1 4. la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independiente o diferente indican la existencia 12 13 14 ó Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;

Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12 13. 17 26/01/2017 GACETA OFICIAL 19 de 42 de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos 15 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 16 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 17.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracterlsticas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 6.6. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que 15 Esto es, tomando en cuenta las caracterlstlcas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 16 17 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: MW. Testimonio Comunitario. Doctrina· Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quilo, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robln Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela) Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247). en el senlido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto més caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos·.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente més barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<hnps://books.google.com.ec/books7id=ld8168bWJeoC&pg=PA247&dg=microeconomia+efecto+sustitucion&h1= es&sa=X&ved"()ahUKEwjOmbyUuslMAhXJHR4KHRXZAXc06AEUTAC#v=onepage&q=microeconomja%2Qefecto% 2osus1i1ucjon&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 18 26/01/2017 GACETA OFICIAL 20 de 42 son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 18 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el proceso interno 06740-2010-01801-JR-CA07, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. �tJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ra iro G.Q!!! Apac MAGISTRADO 18 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473·1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 19 26/01/2017 GACETA OFICIAL 21 de 42 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20 26/01/2017 GACETA OFICIAL 22 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de septiembre del 2016 Proceso: 144-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2008-00240-00 Signos involucrados: TELEFÓNICA (denominativa) y SPEEDY MOVIL (mixta).

SPEEDY Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0995, recibido el 7 de abril del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 Literal a), 148, 150 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00240-00; y, El Auto del 8 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. f;

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: TELEFÓNICA S. A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1 26/01/2017 GACETA OFICIAL 2. 23 de 42 Hechos Relevantes 2.1. El 30 de agosto del 2006, TELEFÓNICA S. A. solicitó el registro del signo TELEFÓNICA SPEEDY (denominativo) 1, para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza2. 2.2.

El 28 de febrero del 2007. fue publicado el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 573, sin que se hayan presentado oposiciones. 2.3. El 29 de noviembre del 2007, mediante Resolución 39826 la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) denegó de oficio el registro de la marca solicitada TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa), por la existencia previa de la marca SPEEDY MOVIL (mixta)3 registrada a favor de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza4 • -/.."sp �il e - VEADEUUON

2.4. TELEF ÓNICA S. A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos mediante resoluciones 42681 del Expedienle Administrativo 06 086043. 2 3 4 Clase 9: "( ) Aparatos e instrumentos cientfficos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, da señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de ensellanza; aparatos e instrumentos para fa conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de fa electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes: soportes de registro magnéticos, discos acústicos y ópticos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para ef tratamiento de Is información y ordenadores, programas de ordenador grabados y registrados, pantalla (de ordenador y de televisión), teclados (informática), ratones (informática), cd-rom, aparatos de telefonfa, transmisores y receptores de imagen y sonido, centrales telefónicas; teléfonos; repetidores tefefónicos; contestadores automáticos; tefefónicas; teléfonos; extintores: pubficsciones efectrónicas (descargsbles electrónicamente)".

Expedienle Administrativo 06 007538. Certificado 321433. Clase 9: "( ) Aparatos e instrumentos cientlficos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de ensei1anza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de ca/cufsr, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores". 2 26/01/2017 GACETA OFICIAL 24 de 42 18 de diciembre del 2007 y 7387 de 6 de marzo del 2008, ambas confirmando la decisión inicial de la Resolución 39826. 2.5.

Inconforme con lo resuelto, TELEFÓNICA S. A. planteó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones 39826, 42681 y 7387. 2.6. El 10 de diciembre del 2010, la SIC contestó la acción de nulidad.

2.7. ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. dentro del término también contestó la acción de nulidad. 2.8. Mediante Auto de 28 de enero del 2014, la Sección Primera de la Sala de Jo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Acción de Nulidad TELEFÓNICA S. A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Con las decisiones impugnadas que negaron el registro de la marca TELEFÓNICA SPEEDY {denominativa) se violó el Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la marca solicitada cumple con los requisitos alU solicitados de caprichosa y novedosa, con fuerza distintiva suficiente empleada para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, sin encontrarse afectado por la existencia previa del signo SPEEDY MOVIL {mixto), pues se trata de dos signos realmente diferentes. 3.2.

La marca base de la negativa SPEEDY MOVIL (mixta) a pesar de tener una fracción similar al signo solicitado, resulta totalmente diferente a la marca solicitada, al cotejar los signos como un todo y sin fraccionamientos resultan abiertamente diferentes; y este procedimiento fue omitido por la Oficina de Marcas. 3.3. La SIC no hizo un examen minucioso del signo, lo fracciona limitando la comparación de los signos a las expresiones SPEEDY/SPEEDY, omitiendo la expresión TELEFÓNICA que indica el origen empresarial e imprime la novedad requerida y que en su conjunto forman un todo indivisible. 3.4.

La diferencia entre los signos también es producida desde el aspecto ortográfico y conceptual, debido a que la actual solicitud de registro TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) está compuesta por 3 /j 26/01/2017 GACETA OFICIAL 25 de 42 expresiones de inmediata familiarización entre los consumidores, donde el origen empresarial sin lugar a dudas lo imprime la expresión TELEFÓNICA, y que ortográficamente resulta plenamente disímil respecto al signo base de la negativa SPEEDY MOVIL (mixto). 3.5.

El signo TELEFÓNICA ya se encuentra registrado en varios países del Pacto Andino y del mundo. 3.6. Alega la notoriedad (denominativa). 4. de la marca TELEFÓNICA SPEEDY Argumentos de la Contestación a la Demanda por parte de la SIC La SIC, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. La solicitud del registro del signo TELEFÓNICA SPEEDY (denominativo) para amparar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, crearía confusión en el público consumidor, pues al ser cotejado con la marca SPEEDY MOVIL (mixta) no resulta ser suficientemente distintivo por adolecer de similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas. 4.2.

Al realizar el examen de registrabilidad actuó de manera razonada y motivada. 4.3. Consideró que al conceder el registro del signo solicitado se vulnerarían los derechos de ADMINISTRADORA RO, S. DE R.L. DE C.V. B. ( NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 Literal a), 148,150 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretarán los Artículos 134, 135 y 148 y 150 de la antes referida Decisión, pues en el proceso interno no se discute qué constituye marca a efectos del régimen común sobre propiedad industrial, ni se ha trata de un caso de irregistrabilidad absoluta, así como tampoco es necesario analizar la última de las citadas normas pues no se hace referencia directa a la posibilidad de realizar el examen de registrabilidad de oficio luego de vencido el plazo establecido en el Artículo 148 de la referida Decisión. Se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 y de oficio se interpretará el Artículo 224 de la Decisión 4865, por tratarse de un s "Artlcufo 136.- No podrán registrarse como marcas aquelfos signos cuyo uso en ef comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 () 26/01/2017 GACETA OFICIAL 26 de 42 caso de irregistrabilidad relativa en la que una de las partes ha alegado la notoriedad del signo. r C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud fonética, gráfica o figurativa, ortográfica y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas de cotejo de marcas. 2. Comparación de signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta. 3. La marca notoriamente conocida solicitada a registro. 4. Palabras en idioma extranjero (SPEEDY).

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, gráfica o figurativa, ortográfica y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas de cotejo de marcas. 1.1. En el proceso interno, la sociedad TELEFÓNICA S.A. solicitó el registro de la marca TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Siendo del caso, que la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó de oficio el registro de la marca solicitada amparando su decisión en la existencia previa de la marca SPEEDY MOVIL (mixta) registrada a favor de ADMINISTRADORA DE MARCAS RO, S. DE R.L. DE C.V. para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: ''Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para mgistro o mgistrada por un tercero, pera tos mismos productos o servicios, o para productos o servicios mspecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (...) Articulo 224. - Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 5 !) 26/01/2017 GACETA OFICIAL 27 de 42 (... ) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 1.2.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Se advierte de la prolijidad que debe tenerse al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir.6 1.5.

Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente evidente. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio 8 (J Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN". 6 26/01/2017 GACETA OFICIAL 28 de 42 que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. 1.6. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.6.1. La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.6.2.

La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.7 1.7. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.8.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. c) 7 Gráfico o figurativo: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Proceso 89-lp-2005.. de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 7 26/01/2017 GACETA OFICIAL 29 de 42 d) Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.9. Igualmente, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

I 1.1 O. Es importante que al analizar el caso concreto se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación de signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta 2.1.

Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo denominativo TELEFÓNICA SPEEDY y la marca previamente registrada SPEEDY MOVIL (mixta). Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuestaª. 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el 8 Proceso 15-IP·2013, marca: "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficíal 2194 de 15 de mayo de 2013. 8 26/01/2017 GACETA OFICIAL 30 de 42 signo; y, arbitrarios que no manifiestan conex1on alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico9• 2.3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado, en nuestra jurisprudencia se ha definido al signo mixto como "( ) una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo coma el gráfico, como una so/o. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos par separado". 10 2.4.

Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.5.

Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas 11 para el cotejo de signos denominativos: 2.5.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a 9 10 11 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.0.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones, entre las que se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e, Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 9 b 26/01/2017 GACETA OFICIAL 31 de 42 que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.5.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.5.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.5.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.6.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.6.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.6.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.6.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.6.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.6.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá tJ 10 26/01/2017 GACETA OFICIAL 32 de 42 mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.7.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se verificará la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo TELEFÓNICA SPEEDY y la marca previamente registrada SPEEDY MOVIL (mixta). 3.

La marca notoriamente conocida solicitada a registro 3.1. En el proceso interno, TELEFÓNICA S. A. en su escrito de demanda alega la notoriedad de la marca TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional, por lo que resulta pertinente abordar el tema de la marca notoriamente conocida solicitada a registro. 3.2.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente12• 3.3.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. 3.4.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta13 lo siguiente: "En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca 12 13 o Ver a modo de referencía la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 241-IP-2013 de 20 de febrero de 2014. Ibídem. 11 26/01/2017 GACETA OFICIAL 33 de 42 solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión". 3.5.

Se deberá tener presente que la Oficina Nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 3.6. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la oficina nacional, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente sobre la base de las pruebas presentadas. 3.7. En este sentido, se deberá tener en consideración que en caso de solicitarse el registro de un signo notorio, el análisis de registrabilidad es independiente, según lo expuesto en la presente interpretación prejudicial. 4.

Palabras en idioma extranjero (SPEEDY) 4.1. TELEFÓNICA S. A. solicitó el registro del signo TELEFÓNICA SPEEDY (denominativo), por lo que, tratándose de un signo denominativo compuesto por una expresión en idioma inglés (SPEEDY) cuya traducción a la lengua española seria RAPIDO, resulta pertinente abordar el tema propuesto 4.2. Al respecto reiteramos 14 que se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. 4.3.

Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasia gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta. 14 Revisar a modo de referencia las Interpretaciones Prejudiciales dictadas en los Procesos 59-IP-2013, de fecha 10 de abril de 2013, marca MUJER LATINA (mixta); y, 262-IP-2015, de fecha 8 de octubre de 2015, marca GEM FRESH (denominaliva). 12 26/01/2017 GACETA OFICIAL 34 de 42 4.4.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros 15• 4.5.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar 16• 4.6. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serian los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un pais dado17• 4.7.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle.farovisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente 8. 4.8. Deberá determinarse si la palabra "SPEEDY" que comparten en su conformación los signos en conflicto seria o no un elemento en idioma inglés conocido por el público consumidor y si, además, resulta un vocablo genérico, descriptivo o de uso común en relación con los productos que pretende identificar en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 15 º Ver a modo de referencia el Proceso 16·1P-98, publicado en la G.0.A.C. N · 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta. 16 Ver a modo de referencia el Proceso 70-IP-2012, de fecha 12 de septiembre de 2012, marca MC KEBAB (mixta). 17 Proceso 116-IP-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015, marca: RICHSTONE (denominativa). 18 Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1 89, de 1 0 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI. 13 (J 35 de 42 26/01/2017 GACETA OFICIAL En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2008-00240-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. �Jj � e ' erchán TRACA Cecilia Luisa Ay1tfuteros MAGISTRADA � Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnter r ci Prejudicial el Presidente y el Secretario.

SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 GACETA OFICIAL 26/01/2017 36 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2015 Proceso: 191-IP-2015 Asunto: Informe de Admisión Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00079-00 Referencia: Abandono de la solicitud de la Patente de Invención titulada MEZCLAS DE TINTE REACTIVOS Y SU USO EN EL MÉTODO PARA TINCIÓN E IMPRESIÓN TRICROMÁTICA Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1159, recibido el 21 de abril de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 39, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00079-00; y, El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Gmbh Demandada: Superintendencia de Industria República de Colombia y Comercio de la GACETA OFICIAL 2. 26/01/2017 37 de 42 Hechos Relevantes 2.1. El 21 de mayo de 2008, Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Gmbh (en adelante, Huntsman) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) la solicitud de patente titulada uMEZCLAS DE TINTES REACTIVOS Y SU USO EN EL MÉTODO PARA TINCIÓN E IMPRESIÓN TRICROMÁTICA". 2.2.

El 29 de agosto de 2008, fue notificado el oficio 10869 en el cual la SIC le solicitó el documento de cesión del inventor al solicitante, el mismo que fue incorporado el 19 de noviembre de 2008. 2.3. El 30 de noviembre de 2008, la SIC publicó la solicitud en la Gaceta 61 O bajo el número de publicación 422. 2.4. El 24 de mayo de 201 O, la Doctora Dilia Marra Rodríguez D'Alemán presentó la solicitud de examen de patentabilidad y pagó la tasa correspondiente. 2.5.

El 23 de septiembre de 2010, mediante memorial radicado ante esa entidad la Dra. Jimena Escobar presentó la correspondiente sustitución de poder ratificando todo lo que se había actuado por la Doctora Dilia Maria Rodríguez D'Alemán. 2.6. El 28 de junio de 2012, mediante Resolución 40608 la SIC declaró abandonada la solicitud de patente, considerando que la petición presentada por la Doctora Dilia Maria Rodrlguez D'Alemán el 24 de mayo del 2010 no surte ningún efecto, teniendo en cuenta que la Doctora Jimena Escobar es quien se encontraba válidamente reconocida para actuar en calidad de apoderada del solicitante. 2.7.

El 3 de agosto de 2012, Huntsman presentó el Recurso de Reposición contra la Resolución 40608 de 28 de junio de 2012, junto al recurso de reposición se anexó nuevamente la sustitución de poder de la Abogada Jimena Escobar a nombre de Dilia Maria Rodríguez D'Alemán representante legal de la solicitante. 2.8. El 19 de octubre de 2012, mediante Resolución 61310 la SIC confirmó lo dispuesto en la Resolución 40608 de 28 de junio de 2012. 2.9.

Mediante providencia del 19 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial de los articulas 39, 44 y 45 de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Demanda de Acción de Nulidad Huntsman en su escrito de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 2 GACETA OFICIAL 26/01/2017 38 de 42 3.1.

La solicitud y pago del examen de patentabilidad fue presentada dentro del término legal dispuesto para ello. 3.2. Con posterioridad se presentó la debida sustitución del poder de Jimena Escobar a favor de Dilia María Rodríguez D'Alemán. 3.3. Nunca se llevó a cabo, por parte de la administración, el desglose y la devolución del pago del examen de patentabilidad realizado por Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Gmbh, lo que evidencia que el examen de patentabilidad fue aceptado por la SIC. 3.4.

Si bien no se presentó la sustitución del poder al momento de efectuar la solicitud y el pago del examen de patentabilidad, el pago realizado por un tercero si está permitido por lo que no debió declararse el abandono de la solicitud. 4. Argumentos de la Contestación a la Acción Nulidad La SIC en su contestación a la nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

El demandante expresamente reconoce en su escrito el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley, cuando manifiesta que la sustitución del poder de Jimena Escobar a Dilia Rodríguez D'Alemán no fue presentada al momento de solicitar y pagar el examen de patentabilidad, pero si con posterioridad una vez advertidos del error. 4.2. El solicitante no dio cumplimiento de manera cabal con las exigencias del Régimen Legal Andino vigente para obtener una patente, al no presentar la apoderada reconocida para actuar dentro del trámite administrativo, la solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa establecida, generando con esto el abandono de la solicitud en trámite. 4.3.

Manifiesta que el proceso se encuentra ajustado a las normas que regulan la materia donde el solicitante tiene la oportunidad de interponer los recursos de ley, presentar pruebas, respetando el debido proceso que debe imperar en la actuación administrativa. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 39, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1, de los cuales se interpretará únicamente el Art. 44 de la referida f "Articulo 39. - Si del e,camen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artfculos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. 3 GACETA OFICIAL 26/01/2017 39 de 42 Decisión por ser pertinente su análisis en la resolución de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta, no así el Articulo 39 pues no se discute la falta de los requisitos de patentabilidad establecidos en los Artículos 26 y 27, ni el trámite de notificación o el derecho de prelación. Tampoco se interpretará el Articulo 45 de la referida Decisión puesto que se discute la patentabilidad de la invención en si y más bien se trata de una declaratoria de abandono de la respectiva solicitud por el supuesto incumplimiento de un requisito de trámite.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud de patente. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud de patente. 1.1. En el proceso interno, la SIC en su contestación a la demanda de nulidad afirma que el solicitante no dio cumplimiento de manera cabal con las exigencias del Régimen Legal Andino vigente para obtener una patente, al no presentar la apoderada reconocida para actuar dentro del trámite administrativo, la solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa establecida, generando con esto el abandono de la solicitud en trámite.

En consecuencia, es pertinente abordar el tema del trámite de la solicitud para la obtención de una patente de invención y el abandono de la misma. 1.2. En el Artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la materia de la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones.

Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud2. ( ) Artfculo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentabfe.

Los Pafses Miembros podrán cobrar una tasa para fa realización de este examen. Si transcuniera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que fa invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dfas contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dfas adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces confoffne al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente". 2 A modo de referencia se sugiere revisar la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 229-IP-2014, de fecha 22 de octubre de 2014, Palente: "UNA MUTE[NA RECOMBINANTE DEL INTERFERÓN ALFA HUMANO GL1C0SILADO, UN GEN QUE CODIFICA PARA DICHA MUTEINA, UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE DICHO 4 GACETA OFICIAL 26/01/2017 40 de 42 1.3.

Además del requisito de la petición expresa, se prescribe el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Paises Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada del pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1.3.1.

La petición expresa; y, 1.3.2. El pago de las respectivas tasas si están previstas. 1.4. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. 1.5.

En este evento, la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud. 1.6. De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes3: 1.6.1.

Publicación de la solicitud de patente. 1.6.2. Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. 1.6.3. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna. 1.7.

Sobre la base de este pronunciamiento para resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho deberá verificar si la declaratoria de abandono de la solicitud de patente se funda en algún defecto en su presentación o en la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la normativa del régimen común sobre propiedad industrial.

GEN, UN MÉTODO PARA OBTENER UNA CÉLULA EU CARIÓTICA PRODUCTORA DE DICHA MUTEINA, UN MÉTODO PARA PRODUCIR DICHA MUTEINA, UN PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR DICHA MUTEINA, UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE DICHA MUTEINA, EL USO DE DICHA MUTE[NA PARA ELABORAR UN MEDICAMENTO". 3 Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005. ó 5 GACETA OFICIAL 26/01/2017 41 de 42 1.8.

Es importante que, al resolver la acción propuesta, se tenga en cuenta que la norma comunitaria no regula la sustitución de poderes en el trámite de concesión del privilegio de una patente, por lo que en este extremo si en la normativa colombiana se consagra dicha figura deberá atenderse la normativa nacional en virtud del principio de complemento indispensable. 1.9.

Este principio se encuentra sustentado en el Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Articulo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de /os Países Miembros". De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente Interpretación Prejudicial al emitir el fallo en el Proceso Interno 2013-00079-00.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del Articulo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. MAGISTRADA Hugo Ramiro G m Apac MAGISTRADO 6 26/01/2017 GACETA OFICIAL 42 de 42 De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.,..---4J:;:_ �ero Zambrano Dr.::án ���IDENTE Dr. Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 7