(AÑ (sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre del 2016 Proceso: 238-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuitante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 2010-00093-00 Referencia: Signos Involucrados: MEDITERRÁNEO (mixto) y BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativo).
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1503, recibido el 19 de mayo el 2015, vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 83 y 209 de la Constitución Nacional, Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 3 del Código Contencioso Administrativo, 1 y 3 de la Ley 489 de 1998, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00093-00; y, El Auto del 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno Demandante: Sodimac Colombia $. A. q Parte contraria: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia 2. Hechos relevantes 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. El 25 de julio de 2007, la sociedad Sodimac Colombia $. A. (en adelante, Sodimac) solicitó el registro de la marca MEDITERRÁNEO (mixta) para identificar productos en la Clase 11 del Arreglo de Niza' relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 579, de fecha 31 de agosto de 2007, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 31 de marzo de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) mediante Resolución 15439 denegó de oficio el registro de la marca MEDITERRÁNEO (mixta) al considerar que era semejante fonética y ortográficamente con la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativa) para la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza inscrita a nombre de CERÁMICAS INDUSTRIALES S.A. El 5 de mayo de 2009, Sodimac interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de apelación. El 21 de mayo de 2009, la SIC emitió la Resolución 25125 mediante la cual resolvió el Recurso de Reposición formulado que confirmó la Resolución 15439 de 31 de marzo de 2009.
El 30 de julio de 2009, la SIC mediante Resolución 38820 resolvió el recurso de Apelación formulado y confirmó la Resolución 15439 de 31 de marzo de 2009. Sodimac presentó Acción de Nulidad y restablecimiento de derecho ante la SIC. Mediante providencia de 20 de mayo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la $ Expediente Administrativo 07 075942. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. 4.1.
República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad Sodimac en su escrito de acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Es titular de la marca registrada MEDITERRÁNEO para distinguir productos de las Clases 19 y 27, con vigencia hasta el 15 de mayo del 2015.
La SIC dentro del trámite de registro del signo BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativo) que sirvió de base para la denegatoria de oficio, en la resolución que resolvió la oposición que planteó la empresa COLCERÁMICA S. A. en su contra sobre la base de sus marcas MEDITERRÁNEO (mixta) para las Clases 19 y 27, consideró que la expresión BRIGGS es el que constituye el elemento distintivo.
Las resoluciones que han sido emitidas evidencian que la administración se contradice frente a situaciones jurídicas consolidadas y sobre las cuales debería tener un criterio unificado para que los administrados encuentren una garantía de protección de sus derechos basado en el principio de buena fe. La SIC violó el principio de confianza legítima, puesto que existen los cuatro elementos que determinan la existencia de la confianza en la cadena de sucesos y pronunciamientos Quienes tenían los derechos eran SODIMAC COLOMBIA S.A. y COLCERÁMICA S.A. como titulares de las marcas MEDITERRÁNEO (mixtas), derechos que fueron abiertamente desprotegidos por la SIC cuando decidió declarar infundada la oposición que presentaron en contra de BRIGGS MEDITERRRÁNEO.
La contradicción no puede ser más evidente y en esa medida, SODIMAC COLOMBIA S.A. se ha visto perjudicada en los dos escenarios por cuanto tuvo que soportar coexistir con la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO, sino que aún peor, le ha sido negado el derecho de registrar la marca MEDITERRÁNEO (mixta) en las Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando ya era titular de la misma en las Clases 19 y 27, las cuales están todas intimamente relacionadas.
Argumentos de la contestación en la Acción de Nulidad La SIC de la República de Colombia en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Para determinar el riesgo de confusión realizó un análisis de los signos y de los productos a distinguir por ellos, para lo cual ejecutó una 3 comparación en conjunto, sin dividir sus elementos y observó que predominó el elemento denominativo y desde una perspectiva fonética, gráfica y conceptual se concluye la existencia de similitud de los signos confrontados, toda vez que presentan similitud de signos, que generan riesgo de confusión. 4.2.
Existe conexión competitiva entre los productos que identifican el signo MEDITERRÁNEO (mixto) y BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativo) ya que ambos identifican productos que se encuentran en la misma Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo necesario partir del principio de especialidad que abarca el alcance de los productos en conflicto. 4.3.
La marca solicitada MEDITERRÁNEO (mixta) pretende la protección de productos distinguidos por la marca registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativa), configurándose además de la semejanza de los signos confrontados la también llamada conexión competitiva que no deja que estos productos coexistan en el mercado. 4.4. En cuanto a la alegación de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento y verse afectado el poder discrecional de la administración y lo actos administrativos demandados cumplen con la norma supranacional y se ajustan a derecho, respetando el pronunciamiento establecido en la vía gubernativa.
NORMA A SER INTERPRETADA La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 83 y 209 de la Constitución Nacional, 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 3 del Código Contencioso Administrativo, 1 y 3 de la Ley 489 de 1998.
Se interpretará solamente el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? por ser pertinente. El resto de normas cuya interpretación se pide no forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina por lo que no procede lo solicitado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en concordancia con lo establecido en el Artículo 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y demás normas conexas.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando. 8) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” DO OPSON 1.1. 1.2. 1.3.
Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre signos mixtos y denominativos Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones. Conexión competitiva. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. En el proceso interno se discute si el signo MEDITERRÁNEO (mixto) y la marca denominativa previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. x 6 b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.
Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión seria manifiestamente evidente. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.4.1. La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.4.2.
La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.* 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.
Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ver a modo de referencia el Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso: “LOCKHEED MARTIN” Ver a modo de referencia el Proceso 89-Ip-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR”, 6 1.7. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor, Orientados por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente por el signo MEDITERRÁNEO (mixto) y la marca denominativa previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. 2.2. 2.3. 2.4.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo MEDITERRÁNEO (mixto) y la marca denominativa previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO, resulta necesario que al compararlos se proceda teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico.
El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas” para el cotejo de signos denominativos: 2.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen 4 Estas reglas han sido adoptadas par el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones, entre las que se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e, Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014 8 3.1. y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto..
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se verificará la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo MEDITERRÁNEO (mixto) y la marca denominativa previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO.
Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones. Sodimac en su escrito de demanda ha argumentado que las resoluciones que han sido emitidas evidencian que la administración se contradice frente a situaciones jurídicas consolidadas y sobre las cuales debería tener un criterio unificado para que los administrados encuentren una garantía de protección de sus derechos basado en el principio de buena fe, mientras que por su parte la SIC, al contestar la demanda, señala que 9 cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento y verse afectado el poder discrecional de la administración y los actos administrativos demandados cumplen con la norma supranacional y se ajustan a derecho, respectando el pronunciamiento establecido en la vía gubernativa.
Por lo cual resulta pertinente abordar el tema propuesto. 3.2. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 3.3. En el Título Il de la Decisión 486 se encuentra regulado el procedimiento de registro de marcas, conforme al cual se instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento de y el respectivo examen de registrabilidad.
Del análisis de las normas pertinentes se ha determinado que los requisitos de dicho examen? son tos siguientes: 3.3.1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad asi no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 3.3.2.
El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los articulos 135 y 136 de la misma norma. 3.3.3.
El examen de registrabilidad debe ser debidamente motivado. Además de los requisitos referidos en los numerales precedentes, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.
Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 3.3.4. El examen de registrabilidad debe ser autónomo. Resulta necesario agregar, además de los requisitos anotados en líneas precedentes, v.gr., el examen de registrabilidad aparte de ser de oficio, integral y motivado, también debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina. 5 Proceso 180-1P-2006.
Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”, 10 Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente? del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 3.4.
Por lo tanto, se deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el Artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial. Conexión competitiva 4.1. En la controversia planteada se advierte que el signo denominativo cuyo registro se ha solicitado MEDITERRÁNEO pretende distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue negada de oficio por la SIC al considerar que era semejante fonética y ortográficamente con la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativa) para la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza inscrita a nombre de CERAMICAS INDUSTRIALES S. A., siendo además que Sodimac en su demanda ha manifestado que “( ) Es titular de la marca registrada MEDITERRÁNEO para distinguir productos de las Clases 19 y 27, con vigencia hasta el 15 de mayo del 2015”.
En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la misma Clase 11 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la misma clase sobre la base de la cual se denegó de oficio la solicitud de registro de marca, y de las Clases 19 y 27 que conforme consta en la demanda habría sido la base de la oposición presentada por la empresa COLCERÁMICA S. A. 4.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. Sobre esto el Tribunal en Interpretaciones Prejudiciales anteriores ha manifestado que el “( ) principio de Independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”. (Revisar a manera de referencia Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-1P-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2069, de 05 de julio de 2012) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente” (Subrayado agregado) 11 4.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.! 4.4.
Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza? Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines*”, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. 2016.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 10 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. 12 c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos”! Para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.*? Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro!*.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.5. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de 141 12 13 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cila a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.
Citado a su vez en: AAVV, Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books google.com.ec/books?id=Id816890W3c0C£pg=PA2478:dg=microcconomiatefecto+sustitucionéhi=esés 2=Xg ved=0ahUKEwjQOmbyUus3MAhXIHR4KHRxZA XcO6AENTACHv=onepages:g=microcconomia%20efecto%2Osustituc ¡ong.f=fatse> (visitado el 9 de mayo de 2016). 13 otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. ** En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2010-00093-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuésto en el Último párrafo del Artículo 90 del Estafuto del Tribunal. / yA bl me Cecilia Lúísa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gó MAGISTRADO pac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Dr. Hernán PA Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14