Año XXXIV – Número 2900 Lima, 26 de enero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 228-IP-2015 Interpretación prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00247-00. Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca JURISCOL (denominativa) PROCESO 238-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno del Consultante: 2010-00093-00. Referencia: Signos Involucrados: MEDITERRÁNEO (mixto) y BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativo).. PROCESO 253-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente Interno del Consultante: 004892013-0-1801-JR-CA-17.

Referencia: Signos involucrados: ASSA AHEAD SOLUTIONS y logotipo (mixto) y ASSA ABLOY (denominativo) Para nosotros la Patria es América 26/01/2017 GACETA OFICIAL 2 de 41 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 228-IP-2015 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de Jo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00247-00 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca JURISCOL (denominativa} Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1420, recibido el 11 de mayo de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00247-00; y, El Auto del 15 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC} de la República de Colombia 1 26/01/2017 GACETA OFICIAL 2. 3 de 41 Hechos Relevantes 2.1. El 5 de septiembre de 1980, Luis Alberto Zorro Sánchez solicitó el registro de la marca JURISCOL {denominativa) para distinguir "( ) publicidad y negocios; u organizaciones cuya finalidad es la ayuda a la dirección de negocios o de funciones comercia/es de empresas industriales o comercia/es; los servicios prestados por personas, organizaciones o establecimientos de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o anuncios por todos /os medios de difusión y en relación con toda clase de mercancfas o de servicios; los servicios que entrañan el registro, la transcripción, la compilación, la transmisión o la sistematización de comunicaciones escritas o de grabaciones, lo mismo que la explotación o la compilación de datos matemáticos o estadlsticos; los servicios de las agencias de publicidad, as/ como servicios tales como la distribución de proyectos, directamente o por correo, o /a distribución de muestras as/ como publicidad relativa a otros servicios tales como los que se refieren a /os empréstitos bancarios o a la publicidad por radio", servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Mediante Resolución de 18 de junio de 1984, se concedió el registro de la marca JURISCOL {denominativa) con vigencia hasta el 18 de junio de 2014. 2.3. El 4 de junio de 2004, el Banco de la República solicitó la cancelación de registro de la marca JURISCOL {denominativa), aduciendo el no uso. D 2.4. El 27 de agosto de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), mediante Resolución 20980, canceló por falta de uso el registro de la marca en mención. Dicha resolución fue objeto de los recursos de reposición y apelación 2.5.

El 14 de abril de 2005, mediante Resolución 7675, se revocó la decisión tomada en la Resolución 20980, por tanto, no se canceló el registro de la marca. 2.6. Inconforme con tal decisión, el Banco de la República, presentó recurso de apelación, solicitando la nulidad de la Resolución 7675. I 2.7. El 27 de enero de 2011, mediante Resolución 1919, se resolvió el recurso de apelación y se revocó la anterior decisión, confirmando la Resolución 20980 que canceló por falta de uso el registro de la marca JURISCOL (denominativa). 2 26/01/2017 GACETA OFICIAL 4 de 41 2.8.

El 2 de junio de 2011, Luis Alberto Zorro Sánchez presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 2.9. Mediante providencia de 21 de marzo del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad Luis Alberto Zorro Sánchez en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Que si probó el uso de su marca JURISCOL (denominativa) para servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. Debe recordarse que el Derecho Comunitario Andino parte de la observancia a los derechos fundamentales consagrados en las Constituciones de los países que han dado origen a su creación y que, por consiguiente, las normas comunitarias no pueden interpretarse en forma que carecen o vulneren derechos fundamentales de los asociados. 3.3.

El Artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no puede interpretarse de manera que se vulnere el debido proceso que ampara la constitución. 3.4. El principio de inmediación de la prueba hace que existan momentos fácticos en los que el tallador, autoridad administrativa o jurisdiccional que conoce del caso, deba estar presente para apreciar la prueba y poderla valorar, posteriormente, en su conjunto.

Por ello, mal puede interpretarse el Articulo 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, con el criterio que plantea la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha llegado a afirmar que, en los procedimientos de cancelación por falta de uso, no existe etapa probatoria, cuando, por ejemplo, la presentación, estudio y valoración de pruebas forma ese universo. 3.5.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone, en su Artículo 276, que los asuntos de propiedad industrial que en ella no se comprendan han de regularse por las normas internas de los paises miembros 3.6. Fue vulnerado el Artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; cumpliendo con el precepto comunitario y con respaldo en la Constitución se solicitó la inspección administrativa que fue negada. 3 26/01/2017 GACETA OFICIAL 5 de 41 3.7.

El juzgador acogió la tesis del actor al afirmar que el uso no lo hizo Luis Alberto Zorro Sánchez sino la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez olvidando que su nombre y firma están vinculados al signo JURISCOL (denominativo). 4. Argumentos de la Contestación a la Acción de Nulidad La SIC en su escrito de contestación a la acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

Los actos administrativos acusados fueron expedidos con fundamento en la normativa supranacional contenida en la Decisión 486 vigente en los Artículos 165 a 167 y 170 que tratan sobre la cancelación del registro de una marca por no uso. 4.2. Fue legalmente inadmitida como prueba la solicitud presentada por la parte demandante en la vía gubernamental respecto a que la oficina nacional competente realizará una visita de inspección para demostrar el presunto uso de la marca JURISCOL (denominativa) para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como lo reiteró el Honorable Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia dictada el 4 de febrero de 2010 dentro del Proceso 2004-00329-01, actora: Sheraton lnternational lnc. 4.3.

Resulta acertado lo firmado por la Oficina Nacional competente al inadmitir como prueba los memoriales presentados ante el INVIMA en los años 1995 a 1999 dado que se encuentran fuera del período relevante del 4 de junio de 2000 hasta el 4 de junio de 2003. 4.4. La cuenta de correo electrónico juriscol@latino.net.co incluida en la papelería de la firma Zorro Huerta & Zorro Sánchez se incluye con finalidades informativas para los clientes, pero no le permite que la marca se constituya en un elemento identificador de servicios de publicidad y negocios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.5.

Los avisos publicitarios que aparecen en los directorios telefónicos de los años 2000-2003 presentan a la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez como prestadora de servicios legales y la utilización del signo JURISCOL (denominativo) se limita a la indicación que la comunicación por cable es JURISCOL. Igualmente se incluye el signo JURISCOL (denominativo) como denominación por cable usado en las listas de asociaciones de profesionales aportadas incluyen a la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez, sin que exista prueba alguna de la comercialización de ningún servicio de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza bajo la marca JURISCOL (denominativa) pues solamente demuestran la prestación de servicios jurídicos por parte de 4 26/01/2017 GACETA OFICIAL 6 de 41 la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez en cuya papelería proceden a utilizar la expresión JURISCOL (denominativa), sin que se demuestre en forma fehaciente el mencionado uso de la marca JURISCOL (denominativa). 5.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad (Tercero Interesado) El Banco de la República, en su escrito de contestación a la acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. Según lo establecido en el Artículo 167 de la Decisión 486 es al titular del registro a quien corresponde aportar las pruebas del uso de la marca, constituyendo medios de prueba de uso, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Está perfectamente claro, en contra de lo afirmado por el demandante, que la expresión "entre otros" contenida en la norma se refiere a otros documentos que en el término establecido decida aportar el titular para aprobar el uso de la marca. 5.2. Se puede evidenciar que sucede en el caso de la marca JURISCOL (denominativa), cuyo uso está limitado a su inclusión en una dirección electrónica y un correo electrónico que figuran en los membretes de la papelería del demandante, sin que esto signifique que se comercialicen servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional.

Más claro aún es el caso de los servicios de gestión de negocios y publicidad, toda vez que el hecho de que el demandante plasme sus escritos en un papel membretado con la denominación JURISCOL, no significa que en él comercialice este tipo de servicios en el mercado bajo esa marca, de ser así, fácil le quedaría presentar las facturas por la venta de esos servicios, las cuales por obvias razones no posee o no han sido presentadas ni en el trámite gubernamental ni en esta instancia contenciosa. 5.3.

No obra en el expediente ni un solo documento o prueba que dé cuenta de la concurrencia de algún tipo de acto de comercio, en relación con la marca JURISCOL (denominativa) para identificar servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales incluidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4. No se ha aportado ni una sola factura, orden de compra, orden de entrega, pedido, etc., en el que el objeto de la operación comercial realizada sea la prestación de servicios publicitarios o de gestión de negocios identificados bajo la marca JURISCOL (denominativa).

Todas las pruebas documentales aportadas, dan cuenta de que JURISCOL (denominativa) se incluye en una dirección electrónica o en un correo ó 5 26/01/2017 GACETA OFICIAL 7 de 41 electrónico dentro de una papelería que ofrece servicios jurídicos bajo la marca Zorro Huertas y Zorro Sánchez Abogados, lo cual evidencia con mucha claridad que nunca se ha comercializado ningún servicio bajo la marca JURISCOL (denominativa) en el mercado.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del Artículo 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, los cuales se interpretarán por ser pertinente su análisis para resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

La cancelación por falta de uso de una marca. Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación. Falta de uso de la marca. Causales de justificación para el no uso de la marca. Efectos de "Attlculo 165.· La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la man::a no se hubiese utilizado en af menos uno de los Palses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para elfo durante los tres ailos consecutivos precedentes a fa fecha en que se inicie fa acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la man::a también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse fa acción de cancelación antes de transcurridos tres silos contados a pattir de ta fecha de notificación de fa resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vis administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de fos productos o servicios para fos cuales estuviese registrada fa marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéttos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fottuito. Attlculo 166.· Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son expottados desde cualquiera de los Palses Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de fa forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará fa cancelación del registro por falta de uso. ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Attlculo 167.· La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o cettificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercanclas identificadas con ta marca, entre otros...

(.) Attlculo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la of,cina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta dlas hábiles contados a pattir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este attlculo, la of,cina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notif,cará a fas panes, mediante resolución". 6 IJ 8 de 41 26/01/2017 GACETA OFICIAL la cancelación de la marca por no uso.

De la prueba del uso de una marca. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La cancelación por falta de uso de una marca. Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación. Falta de uso de la marca. Causales de justificación para el no uso de la marca. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. De la prueba del uso de una marca. 1.1 En el proceso interno, la SIC mediante Resolución número 1919 del 27 de enero de 2011 confirmó lo decidido en la Resolución 20980, esto es, ratificó la cancelación por no uso del registro de la marca JURISCOL (denominativa) perteneciente a Luis Alberto Zorro Sánchez.

En consecuencia, resulta pertinente referirnos a lo dispuesto en el primer inciso del Articulo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el Articulo 167 de la misma Decisión. Legitimación cancelación. y oportunidad para adelantar un trámite de 1.2 La Oficina Nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación2 • Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo.

Lo anterior quiere decir que, para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente. 1.3 Al respecto es importante tener presente que en los Artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 4863,· establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. 2 3 f; Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no Ver a modo de referencia la lnlerprelación Prejudicial dictada en el Proceso 27-IP-2016, de fecha 21 de agosto de 2015, marca EXSOFRE (denominativa).

El Articulo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distinlividad del signo que se ha tomado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. 7 26/01/2017 GACETA OFICIAL 9 de 41 puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite.

Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del Articulo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Articulo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. El titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma.

El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 8 26/01/2017 GACETA OFICIAL 10 de 41 c.1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. c.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es Jo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

Los articulas de la Decisión comunitaria que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maiz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del ¡rano con la denominación de la marca que pretende probar su uso El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.

Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de � Revisar a modo de referencia el Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 199. de 26 de enero de 1996. 9 26/01/2017 GACETA OFICIAL 11 de 41 los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda. si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 1.4 Por lo tanto, se deberá determinar lo siguiente: 1.4.1.

Si el signo mantiene en el mercado los elementos esenciales de la marca registrada; y, 1.4.2. Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. 1.5 Una vez realizado lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. 1.6 Por otro lado, se debe tener en cuenta que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.7 El Artículo 167 de la Decisión 486 enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercanclas identificadas con la marca, entre otros".

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la o 10 26/01/2017 GACETA OFICIAL 12 de 41 legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

Causales de justificación para el no uso de la marca 1.8 El Articulo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 1.8.1. Fuerza mayor. 1.8.2. Caso fortuito.

Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el juez, en su caso. Efectos de la cancelación de la marca por no uso 1.9 En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.

Al respecto la oficina nacional competente de cada Pais Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. De la prueba del uso de una marca 1.1O Como se ha dejado consignado en líneas precedentes, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros.

De conformidad con el articulo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se 1t f 26/01/2017 GACETA OFICIAL 13 de 41 hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 1.11 En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el Artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. El ordenamiento comunitario no establece el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas5• 1.12 El incumplimiento de la exigencia del uso sin motivo justificado puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, con objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el proceso interno 2011-00247-00.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De conformidad con el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Hernán � ºF.J'°�ª.

A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros �"'"'ºº 5 f MAGISTRADA Ver a modo de referencía el Proceso 2-Al-96, publicada en la G.O.A.C. 291, del 3 de septiembre de 1997. 12 26/01/2017 GACETA OFICIAL Hugo a · MAGISTRADO 14 de 41 pac De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiflquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 GACETA OFICIAL 26/01/2017 15 de 41 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre del 2016 Proceso: 238-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 2010-00093-00 Referencia: Signos Involucrados: MEDITERRÁNEO (mixto) y BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativo).

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1503, recibido el 19 de mayo el 2015, vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial de los Articules 83 y 209 de la Constitución Nacional, Articulo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 3 del Código Contencioso Administrativo, 1 y 3 de la Ley 489 de 1998, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00093-00; y, El Auto del 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite ta presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Sodimac Colombia S. A. GACETA OFICIAL Parte contraria: 26/01/2017 16 de 41 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia 2. Hechos relevantes 2.1. El 25 de julio de 2007, la sociedad Sodimac Colombia S. A. (en adelante, Sodimac) solicitó el registro de la marca MEDITERRÁNEO (mixta) para identificar productos en la Clase 11 del Arreglo de Niza1 relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). � ·..Mecli. · r.ráneo) 2.2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 579, de fecha 31 de agosto de 2007, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 31 de marzo de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) mediante Resolución 15439 denegó de oficio el registro de la marca MEDITERRÁNEO (mixta) al considerar que era semejante fonética y ortográficamente con la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativa) para la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza inscrita a nombre de CERÁMICAS INDUSTRIALES S.A. 2.4.

El 5 de mayo de 2009, Sodimac interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de apelación. 2.5. El 21 de mayo de 2009, la SIC emitió la Resolución 25125 mediante la cual resolvió el Recurso de Reposición formulado que confirmó la Resolución 15439 de 31 de marzo de 2009. 2.6. El 30 de julio de 2009, la SIC mediante Resolución 38820 resolvió el recurso de Apelación formulado y confirmó la Resolución 15439 de 31 de marzo de 2009. 2. 7.

Sodimac presentó Acción de Nulidad y restablecimiento de derecho ante la SIC. 2.8. Mediante providencia de 20 de mayo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Expediente Admlnlstraüvo 07 075942. 2 GACETA OFICIAL 26/01/2017 17 de 41 República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad Sodimac en su escrito de acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Es titular de la marca registrada MEDITERRÁNEO para distinguir productos de las Clases 19 y 27, con vigencia hasta el 15 de mayo del 2015. 3.2. La SIC dentro del trámite de registro del signo BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativo) que sirvió de base para la denegatoria de oficio, en ta resolución que resolvió la oposición que planteó la empresa COLCERÁMICA S. A. en su contra sobre la base de sus marcas MEDITERRÁNEO (mixta) para las Clases 19 y 27, consideró que la expresión BRIGGS es el que constituye el elemento distintivo. 3.3.

Las resoluciones que han sido emitidas evidencian que la administración se contradice frente a situaciones jurldicas consolidadas y sobre las cuales deber!a tener un criterio unificado para que los administrados encuentren una garantia de protección de sus derechos basado en el principio de buena fe. 3.4. La SIC violó el principio de confianza legítima, puesto que existen los cuatro elementos que determinan la existencia de la confianza en la cadena de sucesos y pronunciamientos 3.5.

Quienes tenían los derechos eran SODIMAC COLOMBIA S.A. y COLCERÁMICA S.A. como titulares de las marcas MEDITERRÁNEO (mixtas), derechos que fueron abiertamente desprotegidos por la SIC cuando decidió declarar infundada la oposición que presentaron en contra de BRIGGS MEDITERRRÁNEO. 3.6. La contradicción no puede ser más evidente y en esa medida, SODIMAC COLOMBIA S.A. se ha visto perjudicada en tos dos escenarios por cuanto tuvo que soportar coexistir con la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO, sino que aún peor, le ha sido negado el derecho de registrar la marca MEDITERRÁNEO (mixta) en tas Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando ya era titular de la misma en las Clases 19 y 27, las cuales están todas lntimamente relacionadas. 4.

Argumentos de la contestación en la Acción de Nulidad La SIC de la República de Colombia en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Para determinar el riesgo de confusión realizó un análisis de los signos y de los productos a distinguir por ellos, para lo cual ejecutó una 3 /j GACETA OFICIAL 26/01/2017 18 de 41 comparación en conjunto, sin dividir sus elementos y observó que predominó el elemento denominativo y desde una perspectiva fonética, gráfica y conceptual se concluye la existencia de similitud de los signos confrontados, toda vez que presentan similitud de signos, que generan riesgo de confusión. 4.2.

Existe conexión competitiva entre los productos que identifican el signo MEDITERRÁNEO (mixto) y BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativo) ya que ambos identifican productos que se encuentran en la misma Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo necesario partir del principio de especialidad que abarca el alcance de los productos en conflicto. 4.3.

La marca solicitada MEDITERRÁNEO (mixta) pretende la protección de productos distinguidos por la marca registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativa), configurándose además de la semejanza de los signos confrontados la también llamada conexión competitiva que no deja que estos productos coexistan en el mercado. 4.4. En cuanto a la alegación de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento y verse afectado el poder discrecional de la administración y lo actos administrativos demandados cumplen con la norma supranacional y se ajustan a derecho, respetando el pronunciamiento establecido en la via gubernativa.

B. NORMA A SER INTERPRETADA La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los Articulas 83 y 209 de la Constitución Nacional, 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 3 del Código Contencioso Administrativo, 1 y 3 de la Ley 489 de 1998.

Se interpretará solamente el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2 por ser pertinente. El resto de normas cuya interpretación se pide no forman parte del ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina por lo que no procede lo solicitado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en concordancia con lo establecido en el Artículo 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y demás normas conexas.

C. 2 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando: a) sean idénticos o se aseme1en, a una marca antenormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servJCJos respecto de los cuales el uso de ta marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación" 4 o GACETA OFICIAL 1. 26/01/2017 19 de 41 2. 3. 4. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre signos mixtos y denominativos Autonomla de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones. Conexión competitiva. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. 1.1. En el proceso interno se discute si el signo MEDITERRANEO (mixto) y la marca denominativa previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(... )". 1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. 5 (J GACETA OFICIAL 26/01/2017 20 de 41 b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 3 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión seria manifiestamente evidente.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.4.1.

La confusión directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.4.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4 1.5.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 3 4 Ver a modo de rererencla el Proceso 512·1P-2014, de 15 de Julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN". Ver a modo de rererencla el Proceso 89-lp-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 6 ó GACETA OFICIAL 26/01/2017 21 de 41 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.8. Orientados por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podria caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. t b 1.9.

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente por el signo MEDITERRÁNEO (mixto) y la marca denominativa previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. 7 GACETA OFICIAL 2. 26/01/2017 22 de 41 Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1.

Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo MEDITERRÁNEO (mixto) y la marca denominativa previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO, resulta necesario que al compararlos se proceda teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.

El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. 2.2. Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas4 para el cotejo de signos denominativos: 2.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen • 6 Estas reglas han sído adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones, entre las que se destacan;

Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e, Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 201 4 dentro del Proceso 26-IP-2014. 8 GACETA OFICIAL 26/01/2017 23 de 41 y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se verificará la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo MEDITERRÁNEO (mixto) y la marca denominativa previamente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEO. 3.

J f} Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones. 3.1. Sodimac en su escrito de demanda ha argumentado que las resoluciones que han sido emitidas evidencian que la administración se contradice frente a situaciones jurídicas consolidadas y sobre las cuales debería tener un criterio unificado para que los administrados encuentren una garantía de protección de sus derechos basado en el principio de buena fe, mientras que por su parte la SIC, al contestar la demanda, señala que 9 GACETA OFICIAL 26/01/2017 24 de 41 cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento y verse afectado el poder discrecional de la administración y los actos administrativos demandados cumplen con la norma supranacional y se ajustan a derecho, respectando el pronunciamiento establecido en la vía gubernativa.

Por lo cual resulta pertinente abordar el tema propuesto. 3.2. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada Pais Miembro. 3.3. En el Titulo II de la Decisión 486 se encuentra regulado el procedimiento de registro de marcas, conforme al cual se instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento de y el respectivo examen de registrabilidad.

Del análisis de las normas pertinentes se ha determinado que los requisitos de dicho examen5 son los siguientes: 3.3.1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 3.3.2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de articulo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.3.3.

El examen de registrabilidad debe ser debidamente motivado. Además de los requisitos referidos en los numerales precedentes, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 3.3.4. El examen de registrabilidad debe ser autónomo. Resulta necesario agregar, además de los requisitos anotados en lineas precedentes, v.gr., el examen de registrabilidad aparte de ser de oficio, integral y motivado, también debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina. s Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N· 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONN. 10 GACETA OFICIAL 26/01/2017 25 de 41 Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente6 del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 3.4.

Por lo tanto, se deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el Artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial. 4. Conexión competitiva 4.1. En la controversia planteada se advierte que el signo denominativo cuyo registro se ha solicitado MEDITERRÁNEO pretende distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue negada de oficio por la SIC al considerar que era semejante fonética y ortográficamente con la marca BRIGGS MEDITERRÁNEO (denominativa) para la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza inscrita a nombre de CERAMICAS INDUSTRIALES S. A., siendo además que Sodimac en su demanda ha manifestado que "(...) Es titular de la marca registrada MEDITERRANEO para distinguir productos de las Clases 19 y 27, con vigencia hasta el 15 de mayo del 2015".

En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la misma Clase 11 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la misma clase sobre la base de la cual se denegó de oficio la solicitud de registro de marca, y de las Clases 19 y 27 que conforme consta en la demanda habría sido la base de la oposición presentada por la empresa COLCER ÁMICA S. A. 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.7 6 7 Sobre esto el Tribunal en lnlerpretaciones Prejudiciales anleriores ha manifestado que el '(••.) principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suf,ciente y razonable el criterio adelantado·. (Revisar a manera de referencia lnlerprelación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012). Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.· "Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Pafses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Cfasif,cación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios índicados expresamente.� (Subrayado agregado) (l 11 GACETA OFICIAL 26/01/2017 26 de 41 4.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.ª 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza9 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines10, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

B 9 10 () Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase. por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 12 27 de 41 GACETA OFICIAL 26/01/2017 c) El grado de sustitución (o complementariedad de los productos11 intercambiabilidad) o Para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 12 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro13• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracterlsticas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.5.

Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de 11 12 13 Eslo es. tomando en cuenta las caraderlslicas, finalidad, slmllltudes de género y el precio de los productos o servicios.

De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Cartos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrtd, Editortal Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Jusllcia de la Comunidad Andina, Quilo, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo seftalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA.

MICROECONOMIA". (Versi6n española traducida por Sonia Benito Muela) Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en et sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad ronsumida de dicho bien como resultado de que et consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustiluirá el consumo de este por otro que sea relativamenle más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<httos://books.google.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microcconomia+crecto+iustitucion&hl=es&s a=X&ved=OahUKEwj0mbyUus3MAhXIHR4KHR."<ZAXc06AEUTAC#v=oncpage&g=microcconomía%20cfectoo/a20sustítuc jon&[=folse> (visitado el 9 de mayo de 2016). 13 26/01/2017 GACETA OFICIAL 28 de 41 otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 14 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2010-00093-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo �dispcrestoeñerb1tim párrafo to del Tribunal. del Articulo 90 del Es l Cecilia L��y�eros MAGISTRADA I Hugo Ramiro Go pac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Dr. Notifíquese a la Sala Consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 26/01/2017 GACETA OFICIAL 29 de 41 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre del 2015 Proceso: 253-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente Interno del Consultante: 00489-2013-0-1801-JR-CA-17 Referencia: Signos involucrados: ASSA AHEAD SOLUTIONS y logotipo (mixto) y ASSA ABLOY (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 489-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido vía correo electrónico el 27 de mayo de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 004892013-0-1801-JR-CA-17; y, El Auto del 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: AHEAD SOLUTIONS S.A.C. 1 26/01/2017 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 30 de 41 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual­ (INDECOPI) de la República Del Perú Hechos relevantes 2.1. El 28 de enero de 2011, Ahead Solutions S.A.C., (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación ASSA AHEAD SOLUTIONS y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 2.2.

El 24 de febrero de 2011, se efectuó la publicación correspondiente en el Diario Oficial "El Peruano". 2.3. El 29 de septiembre de 2011, mediante Resolución 15555-2011/DSD­ INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado al advertir que "(...) se encuentra registrada la marca ASSA ABLOYD (Certificado Nº 96248) para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficiar.

(...) realizado el examen comparativo se advierte que ambos signos son semejantes dado que incluyen en su conformación la denominación ASSA ·: por lo que una vez realizado el examen de registrabilidad se determinó que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el Articulo 136 Literal a) de la Decisión 486. 2.4.

El 17 de octubre de 2011, Ahead Solutions S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 15555-2011/DSD-INDECOPI. 2.5. El 14 de noviembre de 2012, mediante Resolución 2231-2012fTPI­ INDECOPI el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 155552011/DSD-INDECOPI que denegó el registro de la marca ASSA AHEAD SOLUTIONS y logotipo (mixta). 2.6.

El 18 de enero de 2013, Ahead Solutions S.A.C., interpuso demanda contencioso administrativa. 2.7. El 19 de diciembre de 2014, mediante Sentencia contenida en la Resolución número Nueve, el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Clase 20: "( ) Muebles, espejos, marcos; productos de medera. con:ho, calla, junco. mimbre. cuemo. hueso, madi/, ballena, concha, {lmbsr. nécar. espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases·. 2 Clase 20: "( ) Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, calla, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, émbar. nácar. espuma de mar. sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases·. 2 26/01/2017 GACETA OFICIAL 31 de 41 Contencioso Administrativo de Lima falló declarando infundada la demanda. 2.8.

El 8 de enero de 2015, Ahead Solutions S.A.C, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia emitida por el juzgado. 2.9. Mediante providencia de 20 de abril de 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando expresamente que se pronuncie sobre si: ¿Existe riesgo de confusión entre el signo mixto solicitado y la marca denominativa registrada, advirtiéndose que sus denominaciones comparten el término de fantasía ASSA? Antes de proceder a la interpretación solicitada, es necesario advertir que no se dará respuesta a la pregunta formulada por la Consultante pues con ella se resolvería el caso concreto, lo cual es ajeno al objeto y finalidad de una interpretación prejudicial que debe limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa AHEAD SOLUTIONS S.A.C. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Al compararse el signo denominativo registrado ASSA ABLOY y el signo mixto solicitado a registro ASSA AHEAD SOLUTIONS y logotipo deben tomarse en consideración aquellas características que pueden ser recordadas por el público consumidor. 3.2.

Ambas marcas tienen caracterlsticas que ayudan a distinguirse la una de la otra ya que notablemente existe una diferencia gráfica. 3.3. Las denominaciones de la marca mixta solicitada y la registrada no puede generar riesgo de confusión puesto que dichas marcas al ser tratadas en forma conjunta resultan imposibles de confundirlas entre sí. 3.4.

Existen suficientes diferencias que ayudarán al consumidor a distinguir la una de la otra, pues existen criterios para la diferenciación entre ambas. 4. a Argumentos de Administrativa la contestación 3 a la Demanda Contencioso 26/01/2017 GACETA OFICIAL 32 de 41 El lndecopi de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

Ambos signos son confundibles toda vez que al analizarlos se aprecia que comparten el término ASSA cuya presencia determinará que el consumidor considere que la marca solicitada constituye una variación de la marca registrada o una nueva línea de productos del mismo titular presentándose un riesgo de confusión indirecta. 4.2. Se aprecia que los signos ASSA ABLOY y ASSA AHEAD SOLUTIONS distinguen productos idénticos y vinculados por lo que se incrementa el riesgo de confusión. 4.3.

La legislación de la materia y la propia doctrina refieren que al momento de evaluar el riesgo de confusión de dos marcas, debe también tomarse en consideración los productos y servicios que distinguen. 5. Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió declarar infundada la demanda, y concluye determinando que no es posible la coexistencia pacifica entre los signos enfrentados en el mercado sin causar riesgo de confusión al público consumidor, y al haber encontrado elementos semejantes que pueden inducir al consumidor medio a una confusión. La marca solicitada se encuentra incursa en la prohibición de registro comtemplada por el Articulo 136 Literal a} de la Decisión 486, el cual establece que la semejanza entre dos marcas será impedimento de registro únicamente cuando se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error a los consumidores. 6.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación AHEAD SOLUTIONS S.A.C. en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: 6.1. Los productos que pretende distinguir la marca mixta ASSA AHEAD SOLUTIONS pertenecen a un rubro distinto al de los productos ofrecidos por la empresa ASSA ABLOY, pues estos últimos son utilizados en equipos de seguridad como puertas inteligentes, mientras que los de la marca mixta pertenecen al rubro operativo comercial de registro de ventas _ __. 6.2.

La marca que se está solicitando registrar es bajo la modalidad mixta y no denominativa lo cual ayuda a no crear confusión en el público consumidor. 4 6 26/01/2017 GACETA OFICIAL 33 de 41 6.3. Se debe tener presente que para poder determinar la existencia o no de vinculación entre los productos y servicios se debe atender a criterios tales como: naturaleza y finalidad de productos o servicios de que se trata.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, norma que será interpretada por ser pertinente su análisis a fin de resolver el recurso interpuesto en el proceso interno. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Signos de fantasía (ASSA). Palabras en idioma extranjero (AHEAD / SOLUTIONS). D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. 1.1. En el proceso interno se discute si el signo ASSA AHEAD SOLUTIONS y logotipo (mixto) y la marca denominativa previamente registrada ASSA ABLOY son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 3 "( } Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a} sean idénticos o se asemejen, a una maroa anterionnenle solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios. o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 5 tJ 26/01/2017 GACETA OFICIAL 34 de 41 (...) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )". 1.2.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo · solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.4 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión seria manifiestamente evidente.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, 4 Ver a modo de referencia el Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN". 6 26/01/2017 GACETA OFICIAL 35 de 41 pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.4.1. La confusión directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.4.2.

La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.5 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 5 Ver a modo de referencia el Proceso 89-lp-2005, de 20 de julio de 2005.

Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 7 b 26/01/2017 GACETA OFICIAL 36 de 41 1.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1. 7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1. 7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.8. Es importante que al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.9.

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente por los signos ASSA AHEAD SOLUTIONS y logotipo (mixto) y ASSA ABLOY (denominativo), sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo ASSA AHEAD SOLUTIONS y logotipo (mixto) y la marca previamente registrada ASSA ABLOY (denominativa), resulta necesario que al compararlos se proceda teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado 8 6 26/01/2017 GACETA OFICIAL 37 de 41 conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. 2.2. Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño. color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas6 para el cotejo de signos denominativos: 2.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 6 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones, enlre las que se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e, lnlerprelación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 9 26/01/2017 GACETA OFICIAL 38 de 41 2.4.2.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendrla relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.4.6.

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5.

Se deberá verificar la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo ASSA AHEAD SOLUTIONS y logotipo (mixto) y la marca previamente registrada ASSA ABLOY (denominativa). 3. Signos de fantasía (ASSA) 3.1.

Se abordará el análisis de este tema en virtud de que la Sala consultante ha solicitado expresamente que el tribunal se pronuncie sobre si: ¿Existe riesgo de confusión entre el signo mixto solicitado y la marca denominativa registrada, advirtiéndose que sus denominaciones comparten el término de fantasla ASSA?, por lo que resulta pertinente abordar el tema de los signos de fantasía a fin de responder la pregunta formulada. 3.2.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado 10 26/01/2017 GACETA OFICIAL 39 de 41 propio no evocan los productos que distinguen. Así"( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de �a/abras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas". 7 3.3.

La doctrina ha considerado que la marca de fantasía es "( ) toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasia puede consistir hasta en la defonnación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria". 8 3.4. Los signos de fantasía al ser creaciones originales poseen un alto grado de distintividad lo cual permite oponerse de forma indefectible a futuras solicitudes de marcas que puedan ser idénticas o semejantes. 3.5.

Por lo expuesto y en respuesta a la pregunta formulada, se concluye que deberá analizarse si el signo mixto ASSA es de fantasía, para posteriormente hacer un adecuado análisis de confundibilidad entre los signos ASSA AHEAD SOLUTIONS y logotipo (mixto) y ASSA ABLOYD (denominativo). 4. Palabras en idioma extranjero (AHEAD / SOLUTIONS) 4.1.

En atención a que el signo mixto solicitado y cuyo registro ha sido denegado de oficio por la Dirección de Signos Distintivos del lndecopi se encuentra conformado por dos expresiones pertenecientes al idioma inglés, resulta pertinente ahondar en el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas, en este caso las expresiones AHEAD SOLUTIONS. 4.2.

En tal sentido, es importante tener presente que en anteriores interpretaciones se ha señalado que los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.9 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, en relación con los productos o �--1 8 9 Proceso 72-IP-2003.

Interpretación Prejudicial del 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 989 de 29 de septiembre de 2003. Pedro C. Breuer Moreno, 'Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio'. Ed. Robis, 1946. p.84. Proceso 57·1P-2015. 11 26/01/2017 GACETA OFICIAL servicios que registrables. 10 se pretende identificar, dichos signos 40 de 41 no serán 4.4.

Para resolver la demanda contenciosa administrativa incoada por Ahead Solutions S.A.C. contra las Resoluciones 15555-2011/DSD-INDECOPI y 2231-2012/TPI-INDECOPI, deberá verificarse si se tuvo en cuenta si es pertinente establecer si las palabras en idioma extranjero que conforman el signo cuyo registro se ha solicitado son de conocimiento generalizado o común en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos distinguidos, debiéndose además determinar si dichas palabras son de uso común o no en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 00489-2013-0-1801-JR-CA-17, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con Jo dispuesto en el último párrafo del Artfculo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 10 Proceso 146-lp·2013. 12 26/01/2017 GACETA OFICIAL 41 de 41 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secret Dr. Notiffquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13