TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 45-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00646 Referencia: Marcas involucradas: SYNCHRONEYES (mixta) y SYNCHRONY (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 0213, recibido el 27 de enero de 2016, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00646, y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Us. 1. Partes en el proceso interno 4 2.1. 2.2. 2.3. Demandante: ESSILOR — INTERNATIONAL — (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Hechos relevantes El 27 de julio de 2012, ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) (en adelante, ESSILOR) solicitó el registro de la marca SYNCHRONEYES (mixta)! para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 9? y 443 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). [SYNCHRONEYES Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 656 no se presentaron oposiciones.

El 12 de febrero de 2013, mediante Resolución 4521, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió negar de oficio el registro del signo SYNCHRONEYES (mixto) debido a la existencia previa de la marca SYNCHRONY? registrada a nombre de CARL ZEISS VISION COLOMBIA LTDA. para amparar productos de la Clase 9% de la Clasificación Internacional de Niza.

Expediente interno 12-126188. Lentes para gafas, incluyendo lentes orgánicos, lentes minerales; lentes correctivos; lentes, progresivos, gafas de sol, lentes polarizados, lentes oscuros, lentes de colores, lentes fotosensibles, lentes fotocromados, lentes tratados, lentes revestidos, lentes anti*reflejo, lentes semiterminados; espacios en blanco de lente para gafas, espacios en blanco semiacabados de lente para gafas; lentes de contacto; lentes oflálmicos; recubrimientos para lentes oftálmicos; recubrimientos para lentes de gafas; estuches para lentes oftálmicos; estuches para lentes de gafas; anteojos; marcos para anteojos.

Servicios de optómetras; información y asesoría en el campo de la óptica. Certificado 450007. Lentes, lentes de contacto, lentes para anteojos; articulos, objetos y accesorios para óptica; articulos ópticos, oftalmológicos; articulos ópticos, oftalmológicos y accesorios relacionados con la optometria, oftalmología y en general todos aquellos que tengan relación con la visión. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

ESSILOR presentó recurso de apelación en contra la Resolución 4521. El 30 de abril de 2014, mediante Resolución 29727, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 4521. ESSILOR presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 4521 y 29727. El 23 de julio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda planteada por ESSILOR:. A la fecha coexisten en el mercado nueve registros a nombre de diferentes titulares que comparten la expresión SYNCHRON. Las marcas previamente registradas, coexisten en el mercado por lo que la marca solicitada también puede hacerlo. El signo solicitado es mixto y posee un diseño determinado y completamente diferente a la marca fundamento de la negación, en la cual, sobresale de manera significativa el elemento gráfico de la misma.

Al momento de realizar el análisis, la SIC debió haber analizado la totalidad de los elementos que componen al signo solicitado, hecho que no sucedió. La marca registada SYNCHRONY (denominativa) materia de la negativa es un signo débil. Falta de similitud entre los signos en conflicto. Al realizar el análisis comparativo la marca solicitada posee un diseño determinado y completamente diferente a la marca fundamento de la negación, ya que sobresale de manera significativa el elemento gráfico de la misma.

Al comparar se debió tener en cuenta la totalidad de los elementos que componen las marcas en conflicto, es decir SYNCHRONEYES + GRÁFICO y SYNCHRONY, y no fragmentarla. La marca registada SYNCHRONY traducida del inglés al español significa sincronía, mientras que la marca solicitada carece de significado. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC: Dentro del análisis de la marca mixta SYNCHRONEYES resulta determinante el elemento denominativo el cual comparado con el signo prioritario SYNCHRONY guarda semejanza. La marca SYNCHRONY (denominativa) previamente registrada, no es un signo débil por cuanto el término no obedece a una expresión genérica o de uso común, así como tampoco evoca una cualidad de los productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Desde el punto de vista ortográfico existe identidad de nueve letras entre cada uno de los signos, de las cuales las ocho letras de cada uno se encuentran exactamente en la misma posición de la palabra en conjunto. Ambos signos comparten la composición SYNCHRON como raíz, por lo que el signo solicitado reproduce parcialmente la marca previamente registrada y por tanto no hay duda de la similitud.

Pese a que el signo SYNCHRONEYES carece de significado, el consumidor capta las marcas en el mercado teniendo en cuenta la raíz que el signo solicitado reproduce del signo previamente registrado, esto es SYNCHRON como elemento que genera impacto en la recordación del consumidor. La expresión EYES que corresponde a un anglicismo se traduce al español como OJOS, que tiene relación directa con los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es una expresión de uso común. Además de la similitud de los signos, existe identidad de los productos que pretende amparar en el mercado ya que ambos están destinados a proteger productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y servicios relacionados, respecto de la Clase 44.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión 5 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

D. 1. >3on a 1.1. de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literal a) por tratarse de un caso de irregistrabilidad por similitud de un signo y no por carencia de distintividad directa del signo. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 486”, para analizar el tema de las palabras de uso común. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Signos en idioma extranjero. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común. Conexión competitiva entre productos de la clase 9 y servicios de la clase

44. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Como en el proceso interno se discute si los signos SYNCHRONEYES (mixto) es confundible con la marca registada SYNCHRONY (denominativa) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o 7 CJ" “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

( )" 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudicialesí. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.

El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee?, En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica??.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 9 10 Se destacan tas siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. Proceso 397-1P-2015, Ibidem. 1.6. 1.7. 1.5.3. 1.5.4. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante!?. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos??2: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendria el público consumidor de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos ”m Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 7 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo solicitado —SYNCHRONEYES (mixto) y la marca registrada SYNCHRONY (denominativa), es necesario que se analice los parámetros de comparación. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.*? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial!*, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.** 13 14 15 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibidem. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión”. Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercia”.

Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine 8 S 2.4 Como el b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: ** (1) (ii) (iii) (iv) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras””, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:!8 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 16 y en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 > 2.5 3.1. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo SYNCHRONEYES (mixto) y la marca registrada SYNCHRONY (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor, Signos en idioma extranjero Afirma la compañía actora que la expresión SYNCHRONY significa “sincronía” por lo que no es susceptible de confundirse con el signo solicitado SYNCHRONEYES (mixta), en razón de lo cual se analizará este tema. 10 3.2. 3.3. 3.4. 4.1.

Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrian considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca!*, Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raiz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Paises Miembros??, En el presente caso se deberá determinar si la expresión SYNCHRONY es conocida por los consumidores y adicionalmente deberá compararse la pronunciación de ambos signos en conflicto para verificar si en efecto hay confusión para el público consumidor.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común Como la SIC argumentó en el proceso interno que la palabra EYE es de uso común respecto de productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará este tema siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal??. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que 19 20 21 Proceso 146-1P-2013.

Proceso N* 69-1P-2004, Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 759, de 6 de febrero de 2002. El Tribunal ha reiterado su posición en una linea jurisprudencia nutrida, dentro de la cual se destacan las siguientes providencias: Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-1P-2013;

Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del Proceso 112-1P-2015, 11 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos??.

De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

Sin embargo, es posible que palabras o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas?. No obstante lo anterior, si la exclusión de las partículas de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos de uso común, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberán analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto”, Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra.

Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad 23 24 Proceso 56-1P-2005. Proceso 397-IP-2015. Proceso 320-1P-2015. 12 y 4.7. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. con esto, analizando dicha situación se podria establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la palabra EYE es de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, como en el presente caso en particular para la Clase 44 y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente la previsión del punto 4.5.

Conexión competitiva entre productos de la clase 9 y servicios de la clase 44 En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado SYNCHROEYES (mixto) ampara servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza y de oficio la SIC denegó su registro por la existencia previa de la marca SY/NCHRONY (denominativa) que ampara productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre servicios de la Clase 44 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la Clase 9 que distingue la marca registrada. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.25 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de tos productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 13 5.5. clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.2 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?” Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines?, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. 27 28 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;

Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. 14 c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.3 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?*!.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.6. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que mM Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=Id8168bW3eoC8pa=PA2478d: =microeconomia +efectorsustilucionáhi=esésa=Xéved=0ahUKEwjOmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOGAEIJTA Cifu=onepagega=microeconomia%20efecto%20sustituciongt=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 15 son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.32 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00646, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrato tercero de su Estatuto. participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuestp en el últim párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. np | | la Cecilia A MAGISTRADA La presente interpretación prejudicial se firma por los lap que De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ro Zambrano IDENTE SECRETARIO Hernán P ES Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17