Año XXXIV – Número 2912 Lima, 31 de enero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 45-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00646. Referencia: Marcas involucradas: SYNCHRONEYES (mixta) y SYNCHRONY (denominativa) PROCESO 46-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00106. Referencia: Marcas involucradas: PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixta) y CARIBE (mixta y denominativa) PROCESO 57-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 069392012-0-1801-JR-CA-02.

Referencia: Patente: SISTEMA DE VOLADURA ELECTRÓNICA Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 31/01/2017 2 de 62 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 45-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00646 Referencia: Marcas involucradas: SYNCHRONEYES (mixta) y SYNCHRONY (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 0213, recibido el 27 de enero de 2016, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00646; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 31/01/2017 GACETA OFICIAL 2. 3 de 62 Demandante: ESSILOR INTERNATIONAL GENERALE D'OPTIQUE) Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. (COMPAGNIE Hechos relevantes 2.1. El 27 de julio de 2012, ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) (en adelante, ESSILOR) solicitó el registro de la marca SYNCHRONEYES (mixta) 1 para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 92 y 44 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

C) 5:oYNC:HRONE;YE:!::a 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 656 no se presentaron oposiciones. 2.3. El 12 de febrero de 2013, mediante Resolución 4521, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió negar de oficio el registro del signo SYNCHRONEYES (mixto) debido a la existencia previa de la marca SYNCHRONY4 registrada a nombre de CARL ZEISS VJSION COLOMBIA LTDA. para amparar productos de la Clase 9 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expediente interno 12-126188. 2 Lentes para gafas, incluyendo lentes orgánicos, lentes minerales; lentes correclivos; lenles, progresivos, gafas de sol, lentes polarizados, lentes oscuros, lentes de colores, lentes fotosensibles, lentes fotocromados, lentes tratados, lentes revestidos, lentes anti*reflejo, lentes semiterrninados; espacios en blanco de lente para gafas, espacios en blanco semiacabados de lente para gafas; lentes de contacto; lentes oftálmicos; recubrimientos para lentes oftálmicos; recubrimientos para lentes de gafas; estuches para lentes oftalmicos; estuches para lentes de gafas; anteojos; marcos para anteojos. 3 Servicios de optómetras; información y asesoría en el campo de la óptica. 4 Certificado 450007. 5 Lentes, lentes de contacto, lentes para anteojos; artículos, objetos y accesorios para óptica; articulas ópticos, oftalmológicos; articulas óplicos, oftalmológicos y accesorios relacionados con la optometria, oftalmología y en general todos aquellos que tengan relación con la visión. 2 GACETA OFICIAL 31/01/2017 4 de 62 2.4.

ESSILOR presentó recurso de apelación en contra la Resolución 4521. 2.5. El 30 de abril de 2014, mediante Resolución 29727, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 4521. 2.6. ESSILOR presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 4521 y 29727. 2.7. El 23 de julio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda planteada por ESSILOR: 3.1. A la fecha coexisten en el mercado nueve registros a nombre de diferentes titulares que comparten la expresión SYNCHRON. 3.2. Las marcas previamente registradas, coexisten en el mercado por lo que la marca solicitada también puede hacerlo. 3.3. El signo solicitado es mixto y posee un diseño determinado y completamente diferente a la marca fundamento de la negación, en la cual, sobresale de manera significativa el elemento gráfico de la misma. 3.4.

Al momento de realizar el análisis, la SIC debió haber analizado la totalidad de los elementos que componen al signo solicitado, hecho que no sucedió. 3.5. La marca registrada SYNCHRONY (denominativa) materia de la negativa es un signo débil. 3.6. Falta de similitud entre los signos en conflicto. 3. 7. Al realizar el análisis comparativo la marca solicitada posee un diseño determinado y completamente diferente a la marca fundamento de la negación, ya que sobresale de manera significativa el elemento gráfico de la misma. 3.8.

Al comparar se debió tener en cuenta la totalidad de los elementos que componen las marcas en conflicto, es decir SYNCHRONEYES + GRÁFICO y SYNCHRONY, y no fragmentarla. 3.9. La marca registrada SYNCHRONY traducida del inglés al español significa sincronía, mientras que la marca solicitada carece de significado. 3 GACETA OFICIAL 4. 31/01/2017 5 de 62 Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC: 4.1.

Dentro del análisis de la marca mixta SYNCHRONEYES resulta determinante el elemento denominativo el cual comparado con el signo prioritario SYNCHRONY guarda semejanza. 4.2. La marca SYNCHRONY (denominativa) previamente registrada, no es un signo débil por cuanto el término no obedece a una expresión genérica o de uso común, así como tampoco evoca una cualidad de los productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

Desde el punto de vista ortográfico existe identidad de nueve letras entre cada uno de los signos, de las cuales las ocho letras de cada uno se encuentran exactamente en la misma posición de la palabra en conjunto. 4.4. Ambos signos comparten la composición SYNCHRON como raíz, por lo que el signo solicitado reproduce parcialmente la marca previamente registrada y por tanto no hay duda de la similitud. 4.5.

Pese a que el signo SYNCHRONEYES carece de significado, el consumidor capta las marcas en el mercado teniendo en cuenta la raíz que el signo solicitado reproduce del signo previamente registrado, esto es SYNCHRON como elemento que genera impacto en la recordación del consumidor. 4.6. La expresión EYES que corresponde a un anglicismo se traduce al español como OJOS, que tiene relación directa con los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es una expresión de uso común. 4. 7.

Además de la similitud de los signos, existe identidad de los productos que pretende amparar en el mercado ya que ambos están destinados a proteger productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y servicios relacionados, respecto de la Clase 44. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 4866 de la Comisión 6 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 4 GACETA OFICIAL 31/01/2017 6 de 62 de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada únicamente del Articulo 136 literal a) por tratarse de un caso de irregistrabilidad por similitud de un signo y no por carencia de distintividad directa del signo. 2. De oficio se interpretará el Articulo 135 literal g) de la Decisión 4867, para analizar el tema de las palabras de uso común. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3. Signos en idioma extranjero. 4. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común. 5. Conexión competitiva entre productos de la clase 9 y servicios de la clase 44.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos SYNCHRONEYES (mixto) es confundible con la marca registrada SYNCHRONY (denominativa) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o ( )" 7 "Articulo 135.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país�( )" 5 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 7 de 62 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudicialesª. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee9• 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica 10. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 8 Se destacan fas siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en ef marco del Proceso 60-IP-2007: e Interpretación de 28 de mayo de 2009. expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 9 Proceso 397-IP-2015. 1.0 Ibídem. 6 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 8 de 62 1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 11. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos12: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos 11 Ibídem. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 9 de 62 en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo solicitado SYNCHRONEYES (mixto) y la marca registrada ·svNCHRONY (denominativa), es necesario que se analice los parámetros de comparación. 2.2.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 13 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparac1on entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial14, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 15 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-lP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 lbldem. 15 En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal e), la siguiente precisión;

"salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión". Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si a/ realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrla lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir paclficamente en el ámbito comerciar.

Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine 8 b GACETA OFICIAL b) 31/01/2017 10 de 62 Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 16 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras 17, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 18 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea, to que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca. 16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 17 Dentro de los signos denominativos están tos signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 18 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 GACETA OFICIAL 31/01/2017 11 de 62 b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.

Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.5 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo SYNCHRONEYES (mixto) y la marca registrada SYNCHRONY (denominativa).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Signos en idioma extranjero 3.1. Afirma la compañía actora que la expresión SYNCHRONY significa "sincronía" por lo que no es susceptible de confundirse con el signo solicitado SYNCHRONEYES (mixta), en razón de lo cual se analizará este tema. 10 GACETA OFICIAL 31/01/2017 12 de 62 3.2.

Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca19. 3.3.

Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros20. 3.4.

En el presente caso se deberá determinar si la expresión SYNCHRONY es conocida por los consumidores y adicionalmente deberá compararse la pronunciación de ambos signos en conflicto para verificar si en efecto hay confusión para el público consumidor. 4. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común 4.1. Como la SIC argumentó en el proceso interno que la palabra EYE es de uso común respecto de productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará este tema siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal21. 4.2.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que 19 Proceso 146-IP-2013. 20 Proceso N ° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002. 21 El Tribunal ha reiterado su posición en una linea jurisprudencia nutrida, dentro de la cual se destacan las siguientes providencias: lnlerpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-IP-2013;

Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del Proceso 112-IP-2015. 11 b GACETA OFICIAL 31/01/2017 13 de 62 las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos22. 4.3.

De ahí que el literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 4.4.

Sin embargo, es posible que palabras o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas23. 4.5. No obstante lo anterior, si la exclusión de las partículas de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos de uso común, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberán analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto24. 4.6.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad 22 Proceso 56-IP-2005. 23 Proceso 397-IP-2015. 24 Proceso 320-IP-2015. 12 GACETA OFICIAL 31/01/2017 14 de 62 con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. 4.7.

De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la palabra EYE es de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, como en el presente caso en particular para la Clase 44 y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente la previsión del punto 4.5. 5.

Conexión competitiva entre productos de la clase 9 y servicios de la clase 44 5.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado SYNCHROEYES (mixto) ampara servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza y de oficio la SIC denegó su registro por la existencia previa de la marca SYNCHRONY (denominativa) que ampara productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre servicios de la Clase 44 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la Clase 9 que distingue la marca registrada. 5.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 25 5.4.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma 25 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicias a las cuales se aplican las marcas, las Pafses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicias para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no detenninarán la similitud ni la disimilitud de las productos o setvícíos índícados expresamente." (Subrayado agregado) 13 GACETA OFICIAL 31/01/2017 15 de 62 clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.26 5.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza27 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines28, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. 26 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 27 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 28 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 14 GACETA OFICIAL c) 31/01/2017 16 de 62 El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. 29 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 30 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podrla decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro31.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.6. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que \ 29 Esto es, tomando en cuenta las caracterlsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 30 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo. 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito. 2004, p. 400. 31 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo seftalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM{A. MICROECONOMfA•. [Versión espaftola traducida por Sonia Benito Muela) Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos·.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato. ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.qoogle.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pq=PA247&dq=microeconomia +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTA C#v=onepage&g=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 15 (} GACETA OFICIAL 31/01/2017 17 de 62 son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 32 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00646, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. _.;---- 32 ) SECRETARIO Ver Interpretaciones prejudiciales recakfas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 16 GACETA OFICIAL 31/01/2017 18 de 62 Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 GACETA OFICIAL 31/01/2017 19 de 62 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 46-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00106 Referencia: Marcas involucradas: PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixta) y CARIBE (mixta y denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 0217, recibido el 27 de enero de 2016, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00106; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 31/01/2017 GACETA OFICIAL 2. 20 de 62 Demandante: BOCADILLOS EL CARIBE S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. Hechos relevantes 2.1. El 21 de noviembre de 2011, BOCADILLOS EL CARIBE S.A. (en adelante, BOCADILLOS EL CARIBE) solicitó el registro de la marca PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixta)1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 352 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). �.:,"R'"' PRODUCTOS �·:-- l#RtlDi El de todi'J /a vida 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. (en adelante, ARROZ CARIBE), presentó oposición fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas: MARCA GRAFICA CARIBE ��,¿So � Denominativa CARIBE ' CLASE 30 1 30 PRODUCTOS CERTIFICADO pudo ¡ 203816 No se esta obtener información de la página web de la SIC.

Arroz, pastelería, pan 294959 i ] Expediente interno 11-158815. 2 Servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización, distribución y representación de productos tales como carne, pescado, aves y caza: extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas: huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles: miel. jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar. sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 2 31/01/2017 GACETA OFICIAL 21 de 62 harinas y preparaciones CARIBE hechas cereales.

Arroz y derivados. con sus 96165 2.3. El 31 de agosto de 2012, mediante Resolución 52867, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro de la marca PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixta).

2.4. ARROZ CARIBE presentó recurso de apelación en contra la Resolución 52867. 2.5. El 6 de septiembre de 2013, mediante Resolución 53654, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución 52867, aceptando la oposición presentada y negando el registro del signo PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA {mixto).

2.6. BOCADILLOS EL CARIBE presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 53654. 2.7. El 25 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda planteada por BOCADILLOS EL CARIBE: 3.1. Afirma ser titular de los siguientes signos: 3 31/01/2017 GACETA OFICIAL Marca Gráfica BOCADILLOS EL CARIBE � --·- 22 de 62 Clase(s) Certificado Estado 35 384194 Concesión PRODUCTOS EL CARIBE El de toda la vida "-·@iímÍ!J 30 525267 Concesión BOCADILLOS EL CARIBE..,,,.. 29 393178 Concesión 30 386254 Concesión 29 121263 Concesión 30 297363 Concesión 30,1()4933 Concesión 29 338702 Concesión BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA EL CARIBE... t�J�i!Jlj�J BOCADILLOS - - �-ª ct.Ga:-i:i GRÁFICA -�� � BOCADILLOS EL CARIBE ·- •tra-•1 101 111:1•.ll!I - EL DE TODA LA VIDA Nominativa 4 31/01/2017 23 de 62 Clase(s) Certificado Estado 35 384194 Concesión 29 394967 Concesión 29 358248 Concesión GACETA OFICIAL Marca Gráfica BOCADILLOS EL CARIBE � ai!m EL CARIBE BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA:@URJJl,11 -· -· - =-e�=-- 3.2.

Que se reconozcan los derechos adquiridos de la demandante en cuanto al primer uso de las expresiones BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA. 3.3. Sus marcas fueron registradas desde antes de ser solicitada la marca que fue denegada. 3.4. Si bien los signos en conflicto comparten la expresión CARIBE, esto no resulta ser suficiente para establecer la confundibilidad de los signos en el mercado, puesto que fonéticamente tiene una pronunciación disímil, dada la extensión y la entonación en los signos PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA 3.5.

CARIBE identifica a un individuo de un pueblo que en otro tiempo dominó un aparte de las Antillas y se extendió por el norte de América del Sur. 3.6. Existe una infinidad de marcas que utilizan el término CARIBE dentro de sus marcas. 4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC: 4.1. Al analizar los signos en conflicto el elemento denominativo de cada signo es el preponderante en su conjunto, por cuanto son palabras que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos o servicios protegidos con las mismas. 4.2.

Existe riesgo de confusión ya que el signo solicitado intenta identificar servicios relacionados con producto de la Clase 30 de la Clasificación 5 GACETA OFICIAL 31/01/2017 24 de 62 Internacional de Niza, y la marca registrada está destinada a proteger productos de la misma clase. 4.3. Los actos emitidos por la SIC no son nulos, se ajustan en pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre macas y no violentas normas de carácter supranacional. 4.4.

No acepta las pretensiones de la actora. Argumentos del tercero interesado: 5. 5.1. Conforme se desprende de la revisión del expediente, ARROZ CARIBE no presentó memorial de intervención en el proceso. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identídad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos. 3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. 4.

La marca derivada. 5. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y productos de la 30. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1.

Como en el proceso interno se discute si el signo PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (denominativo) es confundible con 3 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 25 de 62 las marcas CARIBE (denominativa y mixta) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) 1.2. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )" Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales4 • 1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee5 • 1.4.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica6. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. / 5 6 Proceso 397-IP-2015. Ibídem. 7 GACETA OFICIAL 31/01/2017 26 de 62 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante7. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivosª: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas 7 lbidem. 8 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 GACETA OFICIAL 31/01/2017 27 de 62 de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiría confusión entre el signo solicitado PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto), y la marca registrada CARIBE (mixta). En ese sentido, es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.9 2.3.

Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente 10: 9 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 10 Ibídem. 9 GACETA OFICIAL 31/01/2017 28 de 62 a} Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. b} Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i} Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 11.

(iv) En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) 11 Si al realizar la comparación se determina que en una de las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Sobre esto se puede consultar la lnlerprcl!lción Prcjudícíul \6 I-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 10 31/01/2017 GACETA OFICIAL 29 de 62 2.4.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixta) y la marca CARIBE (mixta).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Comparación entre signos compuesta y denominativos mixtos con parte denominativa 3.1.

Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo mixto con parte denominativa compuesta PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA y la marca denominativa opositora CARIBE se abordará en este acápite este tema. 3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo 12 entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007: e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 11 GACETA OFICIAL 31/01/2017 30 de 62 3.3.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros13: 3.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 13 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 12 GACETA OFICIAL 31/01/2017 31 de 62 3.4.5.

Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo mixto PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA y la marca denominativa CARIBE, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 4.

La marca derivada 4.1. Como la solicitante manifiesta que ya es titular de varias marcas que contienen la palabra CARIBE, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencia! del Tribunal 14 • 4.2. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios15. 14 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de rebrero de 2002, en et marco del Proceso 97-IP-2002;

Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en et marco del Proceso 9-IP-2005; Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Proceso 140-IP-2007. 15 Proceso 12-IP-2014. 13 GACETA OFICIAL 31/01/2017 32 de 62 4.3.

El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo 16. 4.4.

En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común 17. 4.5.

Sin embargo, se deberá correlativamente establecer con los elementos de prueba reunidos en el proceso, si la marca opositora, a la vez tenia previamente registrado el signo denominativo de su marca mixta según los datos que aparecen consignados en los hechos de la controversia llevada a su conocimiento, y realizar el examen que en derecho corresponda de acuerdo con las reglas, pautas y fundamentos ofrecidos por este Tribunal en el desarrollo de la presente interpretación18. 4.6.

Así mismo, es de tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer en el proceso interno que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, para analizar si el signo solicitado es apto para registro como marca. 5.

Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y productos de la 30 5.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto) está destinado a amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, relacionados con la venta de productos de la Clase 30, mientras que las marcas opositoras CARIBE protegen productos de la Clase 30.

En ese sentido, resulta necesario que se 16 Proceso 156-IP-2015. 17 Proceso 109-IP-2013. 16 Proceso 327-IP-2015. 14 GACETA OFICIAL 31/01/2017 33 de 62 realice el análisis comparativo de la conexión competitiva que puede existir. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 19 5.3.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 20 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza21 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 19 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Artículo 151.- Para clasificar los productos y los se,vicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Se,vicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o selVicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 20 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 4 73-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 21 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se debera tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 15 GACETA OFICIAL b) 31/01/2017 34 de 62 Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines22, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. 23 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 24 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina 22 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 23 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 24 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editoñal Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 16 GACETA OFICIAL 31/01/2017 35 de 62 una mayor demanda en el otro25. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.5.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o se"rvicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 26 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00106, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 25 En lo que concierne a la sustitución de produclos o servicios, se debe lener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA.

MICROECONOMIA H. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos·.

Es decir, al aumenlar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books google.com.ec/books?id=ld8166bW3eoC&pq=PA247&dg=microeconomia +eíecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXc06AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomia%20efeclo%20sustrtucion&f=íalse> (visitado el 9 de mayo de 2016). 26 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 17 ll GACETA OFICIAL ' 31/01/2017 36 de 62 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18 31/01/2017 GACETA OFICIAL 37 de 62 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 57-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 06939-2012-0-1801-JR-CA-02 Referencia: SISTEMA Patente: ELECTRÓNICA Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros DE VOLADURA VISTOS: El Oficio 6939-2012-0/Sta SECA-CSJLI-PJ, recibido el 2 de febrero de 2016, mediante el cual Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú solicita interpretación prejudicial de los artículos 14, 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 06939-2012-0-1801JR-CA-02; y, El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 GACETA OFICIAL 2. 31/01/2017 38 de 62 Demandante: ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (en adelante, INDECOPI) Hechos relevantes 2.1. El 8 de marzo de 2006, ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTO.

(en adelante, ORICA) reivindicando prioridad extranjera de la Solicitud 60/659.407 presentada el 9 de marzo de 2005 en Estados Unidos de América solicitó la patente de invención titulada: "SISTEMA DE VOLADURA ELECTRÓNICA" 1. 2.2. El 16 de diciembre de 2006 se publicó el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano". 2.3. El 13 de marzo de 2007, FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. (en adelante, FAMESA), formuló oposición argumentando que la solicitud no cumple los requisitos de novedad y nivel inventivo. 2.4.

El 7 de noviembre de 2008, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC 17-2008 en el que enunció que las reivindicaciones 1 a 14 no cumplen con el requisito de novedad y las reivindicaciones 15 a 19 no cumplen con el requisito de claridad. 2.5. El 6 de mayo de 2009, ORICA dio respuesta al Informe Técnico LPC 172008 adjuntando un pliego de 14 reivindicaciones. 2.6.

El 10 de junio de 2009, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC 17-2008/A en el cual analizó el pliego de reivindicaciones presentado el 6 de mayo de 2009, en el cual enunció que las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de novedad y las reivindicaciones 16 y 17 no cumplen con el requisito de claridad. 2.7. El 4 de agosto de 2009, mediante Resolución 43-2009/CIN-INDECOPI, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, declaró infundada la oposición formulada por FAMESA y denegó de oficio la patente solicitada, al considerar que las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de novedad y las reivindicaciones 16 y 17 no son claras. 2.8.

El 28 de agosto de 2009, ORICA interpuso recurso de apelación. Expediente interno 267-2006/0IN. 2 GACETA OFICIAL 31/01/2017 39 de 62 2.9. El 13 de mayo de 2010, ORICA amplió su recurso de apelación, argumentando que se limitó su derecho a la defensa, al no habérse\e notificado en forma oportuna el Informe Técnico LPC 17/2008/A, impidiendo que pueda pronunciarse sobre el mismo. 2.1O.

El 22 de junio de 2012, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC 44-2012, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de claridad y las reivindicaciones 16 y 17 no cumplen con el requisito de claridad. 2.11. El 6 de julio de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPJ, mediante Resolución 11542012/TPI-INDECOPI, decidió confirmar la Resolución 43-2009/CIN­ INDECOPI de 4 de agosto de 2009. 2.12.

El 12 de octubre de 2012, ORJCA presentó demanda contencioso administrativa ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en contra de la Resolución 1154-2012/TPI-INDECOPI. 2.13. El 19 de noviembre de 2012 el I NDECOPI contestó a la demanda planteada en su contra. 2.14. El 24 de julio de 2015, mediante Resolución signada como Sentencia número Dieciséis, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima decidió declarar infundada la demanda. 2.15.

El 12 de agosto de 2015, ORICA presentó recurso de apelación en contra de la Resolución signada como Sentencia número Dieciséis. 2.16. El 18 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, mediante Auto signado como Resolución número Cinco, decidió suspender el proceso y solicitar a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 16, 30, 45 y 46 de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda planteada por ORICA 3.1. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías basó su Resolución 43-2009/CIN-INDECOPI en el informe del examinador externo de patentes, LPC 17-2008/A, el cual no les fue notificado oportunamente. 3.2. La Decisión 486 claramente establece que cuando la Oficina Nacional competente encontrara que, de acuerdo al examen denominado práctica informe técnico, la invención no es patentable o no cumple con alguno 3 GACETA OFICIAL 31/01/2017 40 de 62 de los requisitos, debe notificar al solicitante para que, en un plazo de 60 días, ejerza su derecho a la defensa. 3.3.

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías notificó a ORICA con la Resolución 43-2009/CIN-INDECOPI, que denegó la patente solicitada, sin permitirle previamente ejercer su derecho a la defensa en contra del Informe Técnico LPC 17-2008/A. 3.4. De igual manera, el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución 11542012/TPI-INDECOPI, denegó las reivindicaciones 1 a 17 sobre la base del Informe Técnico LPC 44-2012 que nunca fue notificado. 3.5.

Contrariamente a lo que sostiene la autoridad, las reivindicaciones 16 y 17 son claras y las reivindicaciones 1 a 15 son novedosas. 3.6. La memoria descriptiva de la solicitud de patente, está dirigida a una persona de habilidad en la técnica y dicha persona no tendría ninguna dificultad en entender la intención de las características de las reivindicaciones 16 y 17. 3.7.

Es convencional que los detonadores incluyan un circuito de disparo que provoque el encendido de una carga base asociada por alguna forma de descarga eléctrica a través de la carga base, por ejemplo, mediante el paso de corriente eléctrica a través de un alambre fusible que está en contacto con la carga base. 3.8. Como las reivindicaciones independientes son diferentes a la técnica anterior, las reivindicaciones dependientes son novedosas, por lo que la patente solicitada es apropiadamente diferente al documento D4, la cual presenta nivel inventivo respecto a dicho documento y presenta aplicación industrial en el área de la química. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del INDECOPI 4.1. El Articulo 45 de la Decisión 486 regula el trámite relativo al cumplimiento de los requisitos de fondo de las solicitudes de patente, señala que, de no ser cumplidos, dará lugar a una primera y obligatoria notificación por parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, a efectos de que el solicitante subsane las omisiones incurridas en un plazo de 60 días, prorrogable por una sola vez. 4.2.

Es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera. 4.3. En el caso en análisis la autoridad no se encontraba obligada a notificar una segunda ni sucesivas inconformidades respecto de la rectificación o 4 GACETA OFICIAL 31/01/2017 41 de 62 aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad, pese a lo cual se notificó con el segundo Informe Técnico. 4.4.

Si el solicitante no absuelve la inconformidad notificada, o si pese a la absolución subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina competente denegará la patente. 4.5. Si estuviera obligada a notificar cada inconformidad, podría darse el caso que el procedimiento no acabe nunca si es que el solicitante insiste en presentar cada vez que la autoridad tenga un nuevo informe técnico desfavorable a la solicitud de patente. 5.

Argumentos de la sentencia de primera instancia del Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 5.1. De la revisión del expediente, no se desprende copia de la sentencia. 6. Argumentos del Recurso de Apelación planteado por ORICA 6.1. El tercero experto no es parte del procedimiento administrativo y por tanto no puede suponerse que entre éste y el solicitante se produzca un conflicto trilateral, con réplicas y/o dúplicas. 6.2.

Tanto en el supuesto del Artículo 45 como el del Articulo 46 de la Decisión 486, existe la obligación de notificar todas y cada una de estas actuaciones procesales al administrado, para que pueda ejercer su derecho de defensa con relación a ellas. 6.3. La autoridad administrativa violó el derecho al debido procedimiento y a la defensa de ORICA en primera instancia al dictar la Resolución 432009/CIN-INDECOPI denegando la patente solicitada sin permitirle refutar el Informe Técnico LPC 17-2008/A. 6.4.

La segunda instancia administrativa también lo hizo al dictar la Resolución 1154-2012/TPI-INDECOPI que denegó las reivindicaciones 1 a 17 por la patente sustentando su fallo en el Informe Técnico LPC 442012 que nunca fue notificado a ORICA. 6.5. La claridad no es un requisito de patentabilidad sino un deber o condición. El solicitante debe divulgar su invención de manera suficientemente clara es lo que especifica la Decisión 486. 6.6.

El examinador objetó las reivindicaciones 16 y 17 por falta de claridad, objeción que con respecto considera fuera de lugar. 5 GACETA OFICIAL 31/01/2017 42 de 62 6. 7. Reproduce los argumentos enunciados en la demanda contencioso administrativa previamente citados. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos artículos 14, 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 4862 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. 2 "Articulo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". ( ) "Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

( ) "Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proleger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.

Una reivindicación sera dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple·. ( ) "Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este debera responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o mas veces conforme al parrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para 1a concesión, la oficina nacional competente denegará la patente". "Articulo 46.- La oficina nacional competente podra requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionara, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de ta solicilud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; e) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa soticilud extranjera: d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado ta solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro titulo de protección concedido con base en la solicilud extranjera. 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 43 de 62 2.

De oficio se interpretarán los artículos 16 y 19 de la Decisión 4863, para analizar los requisitos de novedad y aplicación industrial de una patente. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 4. Los requisitos de la patentabilidad. Concepto de Estado de la técnica e implicancias del análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo de la patente.

Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. De la notificación de los informes técnicos. De la obligación de notificar los informes técnicos emitidos por examinadores externos. Preguntas del consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Los requisitos de la patentabilidad. Concepto de Estado de la técnica e implicancias del análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo de la patente 2. 3. 1.1.

En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada por falta de novedad. Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse a los requisitos de patentabilidad, y especialmente al de novedad. 1.2. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Artículo 14 de la Decisión 486.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente articulo la oficina nacional competente denegará la patente." 3 "Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40".

( ) "Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios·. 7 GACETA OFICIAL 1.3. 31/01/2017 44 de 62 Según lo dispuesto por el Articulo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial4.

De la novedad de la invención: 1.4. El Artículo 16 de la Decisión 486 enuncia que: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. 1.5.

A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, este Tribunal enuncia que el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria5• 1.6.

Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento6• 1.7.

Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido7: "Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el 4 lbidem. 5 Proceso N º 21-IP-2000. 6 Proceso 157-IP-2014. 7 Proceso 07-IP-2004. 8 GACETA OFICIAL 31/01/2017 45 de 62 pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad.

( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. e) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con /os conocimientos existentes en el país o en el extranjero. ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad.

( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente". 8 (. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1057, de 21 de abril de 2004). 1.8. 8 El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales "la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: '(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica'. E11 cuanto al principio relativo a las 'combinaciones en un documento anterior', las Cámaras han precisado que 'cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una 'manera habitual' de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida' (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo CABANELLAS, Guillenno. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN".

Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. 9 GACETA OFICIAL 31/01/2017 46 de 62 "Special Edition - Espace Legal", DG 3 (Recours), 4 ª edición, 2001)''9. (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT­ BUTOXJCARBONILAMIN0-2-HIDROXl-3-FENILPROPIONATO DE 4ACETOXl-2-BEZOILOXl-58, 20-EPOXl-1, 78, 108-TRIHIDROXl-90XO-TAX-11-EN-13-1 LO) IO. 1.9.

A fin de determinar la novedad del invento se deben seguir las siguientes reglas11: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica. 1.1 O. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: "Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro 9 Proceso 13-IP-2004. 10 Esto ha sido considerado en la Interpretación Prejudicial de 2 de diciembre de 2009, expedida en el proceso 85-IP-2009. 11 Proceso 12-IP-1998. 10 GACETA OFICIAL 31/01/2017 47 de 62 documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Arl. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parle del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parle del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a parlir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función, pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. 11 GACETA OFICIAL 31/01/2017 48 de 62 Así, por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad"12. Del nivel inventivo 1.11.

De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 1.12.

Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica. En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención. 13 1.13.

Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. 1.14. Lo obvio es "que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar" 14• Como se deduce, algo que 12 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina.

Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en !!!m:/lwww.comunidadandina,ctrg/publíe./p_atentes.pdf. 13 Proceso N '" 12-IP-98. \4 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid- España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y osv10·.

Págs. 686 y 1089. 12 GACETA OFICIAL 31/01/2017 49 de 62 resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio 15. 1.15. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica 16. 1.16.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica. 15 Proceso 153-IP-2015. 16 Ibídem. 13 GACETA OFICIAL 31/01/2017 50 de 62 Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. 14 GACETA OFICIAL 31/01/2017 51 de 62 Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿ estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿ de prever el resultado? 15 GACETA OFICIAL 31/01/2017 52 de 62 Sí la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel ínventívo.

( )"17. 1.17. El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo 18: - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. 1.18. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia.

De la susceptibilidad de aplicación industrial 1.19. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de 17 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propledad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Pags. 76 a 78. Disponible enhttp://wwwcomunidadandina.org/public/patentes.pdf. 18 Proceso 407-IP-2015. 16 GACETA OFICIAL 31/01/2017 53 de 62 servicios, como Jo manifiesta el Artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta19. 1.20.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica20. 2. Las reivindicaciones.

El requisito de claridad y concisión 2.1. Dentro del proceso interno, en el Informe Técnico LPC 44-2012 que sirvió de elemento para que se denegara la solicitud de patente, se llegó a la conclusión de que las reivindicaciones 16 y 17 no eran claras, por lo que se abordará este tema y además el requisito de concisión ligado al de claridad. 2.2.

Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el Artículo 29 de la Decisión 486.

Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática 21. 2.3. Las reivindicaciones son las características técnicas de una invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Estas a su vez, permiten definir el alcance de la protección que comporta la solicitud de patente. 2.4.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. 19 Proceso 46-IP-2012. 20 lbidem. 21 Revisar Proceso 243-IP-2013. 17 GACETA OFICIAL 31/01/2017 54 de 62 2.5.

La normativa comunitaria contempla, as1m1smo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener "una o más reivindicaciones22. 2.6. La doctrina sostiene al respecto que "( ) en princ1p10, las reivindicaciones deben especificar el invento por si solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada". 23 2.7.

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). 2.8. La diferencia está, según Carmen Salvador en que "Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ( )", en cambio, "( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente".24 22 Revisar Proceso 165-IP-2013. 23 ÁLVAREZ, Alicia. "Derecho de Patentes".

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. 24 SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. 18 I GACETA OFICIAL 2.9. 31/01/2017 55 de 62 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección25. 2.10. La observancia de los requisitos permitirá determinar el "objeto", características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable2s. 2.11. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia27. 2.12.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo 28 • 2.13. Según la normativa andina. Artículo 26 de la Decisión 486, "la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) b) La descripción". El Artículo 28 añade que "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su 2s Revisar Proceso 10-IP-2014. 26 Revisar Proceso 243-IP-2013. 27 Revisar Proceso 9-lP-2014. 2s Revisar Proceso 257-lP-2013. 19 � ó f GACETA OFICIAL 31/01/2017 56 de 62 comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla"29. 2.14.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación30• 2.15. Se ha dicho que "definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término"31. 2.16.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas32• 2.17. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas r�ivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad33. 2.18.

Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de 29 Revisar Proceso 47-IP-2014. JO Revisar Proceso 190-IP-2015. )1 Guia de Procedimientos y estrategias para la solicilud de patentes en biolecnologia. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004.

P. 48. }J Revisar Proceso 104-IP-2013. 33 Revisar Proceso 243-IP-2013, ya citado. 20 GACETA OFICIAL 31/01/2017 57 de 62 Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, que en su parte pertinente enuncia que: "Las reivindicaciones son la parle más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Arl. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Arl. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas." 2.19.

Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, corno un análisis sistemático y en conjunto.

El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: "El requisito de concisión del Arl. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas." 2.20.

Por lo antes expuesto, se deberá analizar si las reivindicaciones incorporadas en la solicitud de registro, cumplen con el requisito de claridad y concisión. 3. De la notificación de los informes técnicos. De la obligación de notificar los informes técnicos de emitidos por examinadores externos 3.1. Dentro del proceso interno el tema controvertido es la falta de notificación del Informe Técnico LPC 44-2012 a la compañía solicitante ORICA, la cual argumenta que la falta de conocimiento del documento, acarreó que no haya podido pronunciarse respecto a los argumentos determinados por el técnico respecto de su patente.

Por esto se analizará este tema. 21 GACETA OFICIAL 31/01/2017 58 de 62 3.2. La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial34• 3.3.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente35. 3.4.

El Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente36. 3.5.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes37. 3.6. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa38 34 Proceso 169-IP-2013. 35 Ibídem. 36 Procesos 33-lP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES" y 104-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA. 37 lb[dem. 38 Ibídem. 22 GACETA OFICIAL 31/01/2017 59 de 62 3.7.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad" (segundo párrafo del articulo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último39. 3.8.

Este Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace, pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes40. 3.9. Tampoco seria necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios. 3.1 O. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes41. 39 Revisar Proceso 80-IP-2015. 40 Revisar Proceso 53-IP-2014. 41 Revisar Proceso 28-IP-2015. 23 GACETA OFICIAL 31/01/2017 60 de 62 3.11.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico42. 3.12. Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el Artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente43 • 3.13. En consecuencia, en el caso en análisis se debe verificar que se cumplió con que cada vez que la Oficina de Patentes pida informes a expertos externos, estos hayan sido trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos. 4.

Preguntas del consultante ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el requisito de novedad contemplado en el Artículo 16 de la Decisión 486? Tal como se desarrolla en el punto 1 de esta interpretación, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 42 Revisar Proceso 239-IP-2013. 43 Proceso 127-JP-2013. 24 GACETA OFICIAL 31/01/2017 61 de 62 ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el requisito de claridad contemplado en el Artículo 30 de la Decisión 486? En el punto número 2 de esta interpretación se desarrolla el tema de la claridad de las reivindicaciones que en específico se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Por su parte, el requisito de concisión va de la mano con el de claridad.

Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. ¿Cómo debe interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los informes técnicos que sirven de sustento a las decisiones de la oficina nacional competente? Conforme se desarrolló en el punto 3, si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que, si el segundo o posteriores informes técnicos reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o si se hace, pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 06939-2012-0-1801-JR-CA02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de 25 GACETA OFICIAL 31/01/2017 62 de 62 Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnterpretaeió rejudicial el Presidente y el Secretario. (____ __ I Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26