TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 46-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00106 Referencia: Marcas involucradas: PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixta) y CARIBE (mixta y denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 0217, recibido el 27 de enero de 2016, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00106; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno é 2.1. 2.2. Demandante: BOCADILLOS EL CARIBE S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. Hechos relevantes El 21 de noviembre de 2011, BOCADILLOS EL CARIBE S.A. (en adelante, BOCADILLOS EL CARIBE) solicitó el registro de la marca PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixta)! para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
CTT Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. (en adelante, ARROZ CARIBE), presentó oposición fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas: MARCA _| GRÁFICA CLASE | PRODUCTOS CERTIFICADO CARIBE 30 No se pudo | 203816 AS obtener esta SN 5 información de la página web de la EXSERS SIC.
NA CARIBE Denominativa 30 Arroz, pan | 294959 pasteleria, Expediente interno 11-158815. Servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización, distribución y representación de productos tales como carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos). especias, hielo. 2 ES 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. harinas y preparaciones hechas con cereales.
CARIBE 30 Arroz y sus | 96165 derivados. El 31 de agosto de 2012, mediante Resolución 52867, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro de la marca PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixta). ARROZ CARIBE presentó recurso de apelación en contra la Resolución 52867.
El 6 de septiembre de 2013, mediante Resolución 53654, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución 52867, aceptando la oposición presentada y negando el registro del signo PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto). BOCADILLOS EL CARIBE presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 53654.
El 25 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda planteada por BOCADILLOS EL CARIBE: Afirma ser titular de los siguientes signos: Marca Gráfica Clase(s) | Certificado | Estado BOCADILLOS EL CARIBE O 35 384194 Concesión [e cams] PRODUCTOS EL CARIBE El de toda la Qs, 30 525267 Concesión vida RES BOCADILLOS EL CARIBE a 29 393178 Concesión ES BOCADILLOS EL CARIBE EL DE BocAonLos 30 386254 Concesión TODA LA VIDA [EL CARIBE! EL CARIBE 29 121263 Concesión €L Carita GRÁFICA 30 297363 Concesión BOCADILLOS EL CARIBE ope 30 404933 Concesión Les camas] EL DE TODA LA VIDA Nominativa | 29 338702 Concesión Marca Gráfica Clase(s) | Certificado | Estado BOCADILLOS EL CARIBE O 35 304194 Concesión cra EL CARIBE 29 394967 Concesión CEL CARIBE BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA mos 29 358248 Concesión LA VIDA = CEA. 3.2.
Que se reconozcan los derechos adquiridos de la demandante en cuanto 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. al primer uso de las expresiones BOCADILLOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA. Sus marcas fueron registradas desde antes de ser solicitada la marca que fue denegada. Si bien los signos en conflicto comparten la expresión CARIBE, esto no resulta ser suficiente para establecer la confundibilidad de los signos en el mercado, puesto que fonéticamente tiene una pronunciación disimil, dada la extensión y la entonación en los signos PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA.
CARIBE identifica a un individuo de un pueblo que en otro tiempo dominó un aparte de las Antillas y se extendió por el norte de América del Sur. Existe una infinidad de marcas que utilizan el término CARIBE dentro de sus marcas. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC: Al analizar los signos en conflicto el elemento denominativo de cada signo es el preponderante en su conjunto, por cuanto son palabras que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos o servicios protegidos con las mismas.
Existe riesgo de confusión ya que el signo solicitado intenta identificar servicios relacionados con producto de la Clase 30 de la Clasificación 5 L Y) 4.3. 4.4. 5.1. 1.1. Internacional de Niza, y la marca registrada está destinada a proteger productos de la misma clase. Los actos emitidos por la SIC no son nulos, se ajustan en pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre macas y no violentas normas de carácter supranacional.
No acepta las pretensiones de la actora. Argumentos del tercero interesado: Conforme se desprende de la revisión del expediente, ARROZ CARIBE no presentó memorial de intervención en el proceso. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. trregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos.
La marca derivada. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y productos de la 30. pN n- ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (denominativo) es confundible con “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación: (y 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. las marcas CARIBE (denominativa y mixta) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) seanidénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) ” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales*.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee*. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económicaf.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 6 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. Proceso 397-IP-2015. Ibidem. 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas U Ibidem.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de L. 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 8 x> 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
Comparación entre signos mixtos De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiría confusión entre el signo solicitado PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto), y la marca registrada CARIBE (mixta). En ese sentido, es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.? Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente?”: 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016.
Ibidem. Ts a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (ii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro??.
(iv) En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Sial realizar la comparación se determina que en una de las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 00 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015, 10 2.4. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3.
A Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixta) y la marca CARIBE (mixta).
Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo mixto con parte denominativa compuesta PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA y la marca denominativa opositora CARIBE se abordará en este acápite este tema.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo!? entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2, Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: ES 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 11 3.4. 3.3.2.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.2.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En el presente asunto, como el elemento denominativo en ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!*: 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 12 3.4.5.
Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en 3.5. 4.1. 4.2. cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.6.1. Sila palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.2. Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo mixto PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA y la marca denominativa CARIBE, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. La marca derivada Como la solicitante manifiesta que ya es titular de varias marcas que contienen la palabra CARIBE, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunal.
Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios!5, 14 15 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-1P-2002;
Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-1P-2005; Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55-1P-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Proceso 140-IP-2007. Proceso 12-1P-2014. 13 4.3. 44. 4.5. 4.6. 5.1. El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo*S, En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común?”.
Sin embargo, se deberá correlativamente establecer con los elementos de prueba reunidos en el proceso, si la marca opositora, a la vez tenía previamente registrado el signo denominativo de su marca mixta según los datos que aparecen consignados en los hechos de la controversia llevada a su conocimiento, y realizar el examen que en derecho corresponda de acuerdo con las reglas, pautas y fundamentos ofrecidos por este Tribunal en el desarrollo de la presente interpretación?3, Así mismo, es de tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer en el proceso interno que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, para analizar si el signo solicitado es apto para registro como marca.
Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y productos de la 30 En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto) está destinado a amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, relacionados con la venta de productos de la Clase 30, mientras que las marcas opositoras CARIBE protegen productos de la Clase 30.
En ese sentido, resulta necesario que se 16 Y 18 Proceso 156-IP-2015. Proceso 109-1P-2013. Proceso 327-1P-2015, 14 5.2. 5.3. 5.4. realice el análisis comparativo de la conexión competitiva que puede existir. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.1? Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.? Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?! Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 19 21 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de tos productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13 15 b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines??, la tecnologia empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.
El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.?? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.?4 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.
Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario.
Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 16 una mayor demanda en el otro?. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.5.
Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.?8 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00106, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 25 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books google.com.ec/books?id=Id8l68bW3eoC8pg=PA2478dg=microeconomia +efecto+sustitucionghi=esfsa=X8wed=0ahUKEw¡QmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCQ6AEIJTA Citv=onepage8.q=microeconomia%20efecto%20Osustitucione.f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 17 A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán ero Z; rano ustaVo-Ga ito P SIDENTE. SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18