TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 593-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 81/2015 Referencia: Marcas K-NINO (mixtas) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 857/2015, recibido el 6 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales d) y e) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 81/2015; y El auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A. Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -SENAPI, Tercero Interesado: MIGUEL SERRANO CRONEMBOLD. a 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Hechos relevantes: El 10 de mayo de 2013, el señor MIGUEL SERRANO CRONEMBOLOD (en adelante MIGUEL SERRANO), solicitó el registro del signo K-NINO (mixto) para distinguir los siguientes productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: "Jabones y shampoos para mascotas" (Expediente administrativo 161947).

El 30 de agosto de 2013, una vez publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia 0545, COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A. (en adelante ALTIPLANO), presentó oposición andina argumentando titularidad, riesgo de confusión y conexión competitiva con su marca K-NINO (mixta), registrada en Perú para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “insecticidas para la eliminación de roedores dañinos, pulgas, sama, piojos para el agro y el hogar, fungicidas herbicidas” (Certificado No. 00117918).

El 30 de agosto de 2013, ALTIPLANO solicitó en Bolivia el registro de la marca K-NINO (mixta), para amparar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, con la finalidad de demostrar el interés real para presentar oposición andina (Solicitud N% SM-S 200365-2013). El 6 de enero de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolución 006/2014, declaró improcedente la oposición andina y concedió el registro de la marca solicitada.

Indicó que, realizada una revisión de antecedentes, el 30 de agosto de 2013 la sociedad opositora 2 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. solicitó el registro de la marca mixta K-NINO, para amparar productos de las clases 3, 5, 18, 21 y 28 (fl. 23). El 28 de febrero de 2014, ALTIPLANO interpuso recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo.

El 2 de abril de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolución DPIOP/REV 80/2014, confirmó el acto impugnado. El 24 de abril de 2014, ALTIPLANO presentó Recurso Jerárquico contra la anterior resolución administrativa. El 28 de agosto de 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución No. DGE/OPO/J No. 285/2014, rechazó el Recurso Jerárquico y confirmó el anterior acto administrativo.

El 9 de abril de 2015, ALTIPLANO presentó demanda contencioso administrativa contra la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del SENAPI, solicitando como pretensión principal la nulidad del anterior acto administrativo. 2.10.El 6 de noviembre de 2015, la Sala Contenciosa y Contenciosa 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Oficio 857/2015 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda presentada por ALTIPLANO: Señaló que la administración no realizó una interpretación correcta del artículo 147, ya que acudió a elementos que no encajan dentro de los parámetros establecidos en el artículo 147 de la Decisión 486.

Indicó que el interés real se acredita únicamente con la interposición de la oposición y la solicitud simultánea del registro de la marca. Además, que ALTIPLANO acreditó el interés real al presentar la solicitud de registro de la marca mixta K-NINO (SM-S 200365-2013). Adujo que no es necesario que el signo solicitado sea idéntico a la marca soporte de la oposición, sino que es suficiente que conserve sus caracteristicas esenciales.

Expresó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual. Arguyó que existe asociación empresarial y conexión competitiva, pues ambas marcas cuentan con similares medios de publicidad, la misma finalidad y un uso complementario de sus productos y que la administración en un caso análogo actuó diferente. 4.1. 4.2. 4.3.

Argumentos de la Contestación presentada por SENAP!I: Señaló que el opositor no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 147 de la Decisión 486, ya que el interés real se acredita con la solicitud de un signo idéntico a la marca soporte de la oposición, lo que no sucedió en el presente asunto. Sostuvo que los productos del signo solicitado y el usado como soporte de la oposición son diferentes.

Expresó que las oficinas nacionales competentes son independientes y autónomas en relación con sus decisiones, por lo que no están obligadas a adoptar criterios anteriores. Participación del Tercero Interesado Miguel Serrano: No fue remitida la contestación del Tercero Interesado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales d) y e) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se realizará la interpretación de los referidos artículos, por lo siguiente: (i) no se trata de un registro solicitado de mala fe por un representante o distribuidor; (ii) no se está discutiendo si el signo solicitado afecta el prestigio o la identidad de un tercero; y (iii) No se está discutiendo si la solicitud de registro se presentó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Se interpretará, de oficio, los artículos 136 literal a), nos referiremos a una de las causales por irregistrabilidad y el riesgo de confusión y o de asociación y 147 de la Decisión 486*, puesto que se refiere a los temas de oposición andina. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación,:) “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Paises Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Paises Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, 4 HAN 1.1.

1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Conexión competitiva. La oposición andina. El interés real en el mercado. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas.

Autónomo, integral, motivado y de oficio. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos K-NINO son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela juridica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.

En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.” Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. 5 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante* a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conílicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad 1.8. únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada Uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos K-NINO, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP- 2009. 7 No lS 2.2.

Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas? de comparación: 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: 2.2.2.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.2.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 2.2.2.3.Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: 2.2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.2.3.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, o e] Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P- 2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014.

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 8 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.2.3.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos, De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos K-NINO, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos especificos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. La conexión competitiva Como el signo mixto K-NINO se solicitó para amparar “Jabones y shampoos para mascotas", de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca mixta K-NINO (opositora), se encuentra registrada para amparar "insecticidas para la eliminación de roedores dañinos, pulgas, sarna, piojos para el agro y el hogar, fungicidas herbicidas”, de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto.

Se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales ha tratado el temaf, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.

La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014, El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a 9 3.4, 3.5. 3.6. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 48610).

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 3.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registtados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 3.6.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 3.6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor.

Por el contrario, si 10 las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005.

Artículo 151 Los clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”. 10 la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podriamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 3.6.4.

Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 3.6.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativoal hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro!!.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.7. De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=Id8/68bW3eoC8pg=PA2478dg=microeconomia+ef ecto+sustitucionghl=esé.sa=Xg8ved=0ahUKEwj¡QmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOGAEITACHv=on epagegq=microeconomia%20efecto%20Osustituciongf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 11 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva!?.

La oposición andina. El interés real en el mercado Como en el proceso interno se discute sobre los requisitos para acreditar el interés real en el mercado, se abordará el tema planteado, reiterando los precedentes jurisprudenciales vigentes sobre la materia.*3 Conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.

En adición a ello, el artículo 147 de la misma norma amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. En consecuencia, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros.

Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Requisitos para formular la oposición andina Legitimidad activa. Puede presentar oposición andina quien cuente con un derecho previamente adquirido o la expectativa de adquirir un derecho en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.

Interés real. Se debe acreditar interés real en el País Miembro donde se presente la oposición. Para esto es necesario presentar la solicitud de registro del signo opositor en dicho país, bajo la condición de que realice en el mismo momento, es decir, de manera simultánea, ya que de lo contrario se procedería al rechazo de la mencionada oposición.'* Es 14 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 196-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006; 663-IP-2015 de 26 de agosto de 2016; y 188-1P-2011 de 14 de marzo de 2012. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 188-IP-2011 de 14 de marzo de 2012. 12 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. importante aclarar que la simultaneidad significa que los dos actos se hagan en una misma fecha.

La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos bajo la justificación de la defensa de otros que no tendrian penetración clara en el mercado nacional. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.

En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro.

Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen. 4.10. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar 4.11. el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.

Efectos de la oposición andina Oposición andina con una marca previamente registrada. Tiene como efecto obstaculizar el registro de la marca solicitada y, como consecuencia, que la oficina competente siga el trámite previsto en los articulos 148 a 150 de la Decisión 486. 4.12. Oposición andina con una solicitud previamente presentada. Además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud (párrafo tercero del artículo 147), teniendo en cuenta lo siguiente: 4.12.1.

El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba 13 MON rechazar la marca observada, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. 4.12.2. El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 4.13.

Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para 5.1. 5.2. registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas.

Autónomo, integral, motivado y de oficio Como el demandante argumentó que la administración en un caso análogo actuó diferente, y el SENAPI sostuvo que es independiente y autónomo, el Tribunal se referirá al tema reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos**. El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad.

Dicho examen tiene las siguientes caracteristicas: 5.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-1P-2004;

Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-1P-2005, Interpretación Prejudicial de! 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-1P-2013 14 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus caracteristicas y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el limite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantias procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. Es de oficio: se debe realizar, aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los articulos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Consultante al resolver el proceso interno 81/2015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto def Tribunal. Cecilia Lu Ayllóñ Quinteros a 3 erchán MAGISTRADA MAGISTRA Herná -Zarhbraño * Hugo Ramiro Sé pac ISTRADO MAGISTRADO 15 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernán Notifíquese al Tribunal Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 593-1P-2015 | 16