Año XXXIV – Número 2907 Lima, 31 de enero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 592-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 099962013-0-1801-JR-CA-26.

Referencia: Signos FERRAND / F CRISTAL FERRAND PROCESO 593-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 81/2015. Referencia: Marcas K-NINO (mixtas)..

PROCESO 601-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00458-01. Referencia: Patente de invención “NUEVO PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE IVABRADINA Y SALES DE ADICIÓN DE ÉSTA CON UN ÁCIDO FARMACEUTICAMENTE ACEPTABLE”.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 31/01/2017 2 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 592-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 09996-2013-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signos FERRAND / F CRISTAL FERRAND Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 9996-2013-0/StaSECA-CSJLI-PJ recibido el 5 de noviembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 inciso b), 165, 166 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 09996-2013-0-1801-JR-CA-26; y, El auto de 9 de septiembre de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INVERSIONES DEL CARMEN S.A.C. GACETA OFICIAL Demandados: 31/01/2017 3 de 55 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA LA DE PROTECCIÓN Y COMPETENCIA INDECOPI, INTELECTUAL PROPIEDAD REPÚBLICA DEL PERÚ. OSCAR FERRAND PROEBSTER. 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 15 de noviembre de 2007, OSCAR FERRAND PROEBSTER (en adelante OSCAR FERRAND), solicitó el registro como marca del signo mixto FERRAND para amparar los siguientes productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: "utensilios, recipientes, envases y artículos en general para el uso en el hogar e industria (que no sean de metales preciosos ni chapados) comprendidos en el rubro de mensajería para cocinas, dormitorios, lavanderías, patios, baños y aseos en general entre otros, tales como: tarros, frascos, cantimploras, loncheras, fiambreras, tapers, copas, vasos, tazas, platos, jarras con o sin tapa, portavasos posavasos, portaviandas, porta cubiertos ( ) (Expediente administrativo 335516-2007DSD). �FERRAND 2.2.

El 26 de junio de 2008, INVERSIONES DEL CARMEN S.A.C. (en adelante INVERSIONES DEL CARMEN), formuló oposición sobre la base de su marca mixta F CRISTAL FERRAND, para amparar los siguientes productos de la Clase 21 de la Nomenclatura Oficial: "utensilios, recipientes, envases y artículos en general para el uso en el hogar e industria( )" (Certificado 5293). ccRisrA1D rEBBAN 2.3.

Mediante proveído de 27 de junio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos corrió traslado de la oposición al solicitante por el plazo de 30 días hábiles. 2.4. El 21 de julio de 2008, INVERSIONES DEL CARMEN agregó que: i).el signo solicitado es idéntico a su nombre comercial CRISTALERIA FERRAND, que ha sido usado desde hace varios años; ii) su marca F 2 GACETA OFICIAL 31/01/2017 4 de 55 CRSITAL FERRAND es notoria; iii) en el presente caso existen indicios razonables para pensar que el registro se solicitó de mala fe; y iv) es titular de los nombres de dominio "ferrand.com.pe y ferrand.pe". 2.5.

El 15 de agosto de 2008, OSCAR FERRAND PROEBSTER (en adelante OSCAR FERRAND), absolvió el traslado de la oposición solicitando como medio de defensa la cancelación por no uso de la marca opositora. 2.6. El 25 de febrero de 2009, la Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución 481-2009/CSD-INDECOPI, declaró fundada la acción de cancelación interpuesta, declaró improcedente la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado.

Afirmó que, de conformidad con el principio de preclusión, no se tendrán en cuenta los argumentos presentados con posterioridad al término para presentar oposición. 2.7. El 23 de marzo de 2009, INVERSIONES DEL CARMEN interpuso recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo. 2.8. El 30 de octubre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos mediante la Resolución 3036-2009/CSD-INDECOPI, declaró infundado el recurso de reconsideración. Sostuvo que no se tomarán en cuenta los argumentos esgrimidos por fuera de la etapa procesal pertinente. 2.9.

El 19 de noviembre de 2009, INVERSIONES EL CARMEN interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.1O. El 13 de septiembre de 201O, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 20782010/TPI-INDECOPI, declaró nulo el acto administrativo impugnado y, en consecuencia, devolvió los actuados a la primera instancia a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta todas las cuestiones relativas a la procedencia de la cancelación de una marca notoriamente conocida. 2.11.

El 11 de junio de 2012, la Oficina de Signos Distíntivos mediante Resolución 1965-2012/CSD-INDECOPI, declaró infundado el recurso de reconsideración. 2.12. El 1O de julio de 2012 INVERSIONES EL CARMEN interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.13. El 2 de septiembre de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante la Resolución 2945-2013-TPI­ INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 3 GACETA OFICIAL 31/01/2017 5 de 55

2.14. INVERSIONES DEL CARMEN presentó demanda de impugnación a la resolución administrativa contra el INDECOPI, cuya pretensión principal es que se declare la nulidad de la Resolución 2945-2013-TPI­ INDECOPI. 2.15. El 24 de junio de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve, declaró fundada la demanda. 2.16.

El 9 de julio de 2015, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.17. El 10 de julio de 2015, OSCAR FERRAND presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.18. El 5 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante Oficio 9996-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentados por INVERSIONES DEL CARMEN: 3.1. Señaló que la marca mixta F CRISTAL FERRAND es notoriamente conocida en relación con los productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. Argumentó que las marcas notorias no son susceptibles de cancelación por falta de uso. 3.3. Agregó que se ha demostrado el uso de la marca F CRISTAL FERRAND con variaciones no sustanciales, por lo que corresponde declarar fundada la demanda, y, por lo tanto, declarar infundada la cancelación por falta de uso. 4.

Argumentos de la Contestación presentados por INDECOPI: 4.1. Indicó que la marca usada en el mercado tiene variaciones significativas en relación con la marca registrada. En consecuencia, la distinta ubicación física de sus elementos, la diferente estructura, los lagos distintos, el tipo de letra diferente y en general un conjunto de elementos visuales y gráficos sumamente disimiles, permiten a simple vista deshacer la endeble posición de la demandante. 4 GACETA OFICIAL 31/01/2017 6 de 55 4.2.

Sostuvo que INVERSIONES EL CARMEN no invocó notoriedad alguna como fundamento de la oposición al registro, sino como fundamento para que la marca mixta F CRISTAL FERRAND no fuera cancelada por no uso. 5. Por parte de OSCAR FERRAND: 5.1. Indicó que el asunto de la imposibilidad de cancelar una marca notoria no era la materia controvertida, ya que no fue un argumento expuesto por INVERSIONES DEL CARMEN al momento de contestar el traslado de la acción de cancelación. 5.2.

Manifiesta que la notoriedad se advirtió en el recurso de reconsideración, etapa en la cual procesalmente no podía ser argumentado. 6. Sentencia de Primera Instancia: 6.1. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 24 de junio de 2015, declaró fundada la demanda argumentando que: "( ) vemos que en la marca registrada se advierte que el elemento relevante es el denominativo (constituido por las denominaciones F CRISTAL FERRAND, con lo cual cabe evaluar qué tan relevantes son sus elementos constitutivos ( ) en tal sentido apreciamos que la letra F será entendida por los consumidores como la inicial de la palabra FERRAND, mientras que la palabra CRISTAL es genérica en relación a los productos que distingue (...) en consecuencia la palabra de mayor distintividad es FERRAND; por tanto para los consumidores esta es la que determina el origen empresarial de los productos identificados, (...) de lo anterior se aprecia que todos los signos usados mantienen el vocablo más relevante y esencial de la marca registrada, que es el termino FERRAND(...) en cuanto al riesgo de confusión(...) se advierte que hay identidad entre los productos que distingue la marca registrada, ( )que en ambos signos el elemento denominativo es el relevante, ( ) que en atención a lo anterior, los signos suscitan ideas impresiones grafico-fonéticas, que existe identidad de los productos; se concluye de la interrelación de todos estos factores mencionados, que existe riesgo de confusión entre la marca previamente registrada y la marca solicitada (...) por lo que el signo solicitado F FERRAND Y LOGOTIPO incurre en causal de prohibición de registro,(...) hay que señalar que las diferencias aludidas por los codemandados pertenecen al elemento grafico de la marca registrada y del signo utilizado; sin embargo deben tener presente la dimensión característica de la marca registrada a efectos de establecer si el signo usado es una variación sustancial de ella.

En este sentido habiendo establecido que el elemento denominativo es relevante de dicha marca registrada, se tiene que las diferencias graficas aludidas no 5 GACETA OFICIAL 31/01/2017 7 de 55 forman parle de elemento sustancial de la marca registrada o del signo utilízado ( ) respecto a los fonotipos o denominaciones diferentes, cabe reiterar que la única diferencia en cuanto a las denominaciones, en el caso de la marca notoria, seria las palabras CRISTALERIAS y CRISTAL, las cuales son muy similares y genéricas, por lo cual, no resulta una diferencia imporlante( ) en consecuencia al haberse acreditado el uso de la marca CRISTAL FERRAND para distinguir productos de la clase 21, se concluye que se debió mantener vigente el registro de dicha marca.

( ) por consiguiente, corresponde amparar la demanda, declarándola fundada en todos sus extremos". 7. Recurso de Apelación presentado por el INDECOPI: Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 8. Recurso de Apelación presentado por OSCAR FERRAND: 8.1. Manifestó que el articulo 166 permite cancelar el uso de una marca que se use de un modo diferente al signo registrado, que fue lo que sucedió en el caso particular.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 165, 166 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se realizará la interpretación solicitada, salvo la del artículo 136 literal b} puesto que el asunto a resolver no tiene que ver con la protección del nombre comercial.

De oficio, se interpretará el articulo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que éste establece la irregistrabilidad por incurrir en riesgo de confusión o asociación con una marca anteriormente registrada 1. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.MArtlculo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( ) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vla administrativa. 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 8 de 55 La Corte Consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie respecto: "- Al análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos mixtos, con denominaciones compuestas por más de un término, que distinguen productos de la misma clase de la Nomenclatura Oficial. - Si las variaciones de la marca registrada, constituyen alteración en el carácter distintivo de la marca, al punto que no se acredite el uso de la misma y se concluya su cancelación. - Medios probatorios idóneos para acreditar la notoriedad de la marca." C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

La Cancelación por no uso como medio de defensa en un procedimiento de oposición adelantado con base en la marca no usada. La marca usada de una manera diferente en el mercado. 2. Viabilidad de la cancelación por no uso de una marca notoriamente conocida. 3. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de Confusión. Riesgo de asociación. Las reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. 4.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. Cuando la falla de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limilación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuer.za mayor o caso fortuito. Articulo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falla de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

( ) Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." ( r. 7 GACETA OFICIAL 31/01/2017 9 de 55 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

La cancelación por no uso como medio de defensa en un procedimiento de oposición adelantado con base en la marca no usada. La marca usada de una manera diferente en el mercado 1.1. Como en el proceso interno se discute la procedencia de la cancelación por no uso del signo mixto opositor F CRISTAL FERRAND, ya que se afirma que fue usado de una manera diferente en el mercado, se abordará el tema propuesto. 1.2.

El articulo 165 de la Decisión 486 prevé que la cancelación por no uso podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición sustentado en una marca no usada. El trámite de dicha oposición se adelantará teniendo en cuenta lo siguiente: 1.2.1. Momento de la solicitud: La cancelación por no uso como defensa se debe solicitar en el traslado de la oposición, de conformidad con lo previsto en el articulo 148 de la Decisión 486. 2 1.2.2.

Procedimiento: como la normativa comunitaria no consagra un procedimiento especial para dicho trámite, se aplicarán las normas procesales plasmadas en el artículo 170 de la misma normativa3. En consecuencia, recibida la solicitud se notificará al titular de la marca opositora para que, dentro de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. 1.2.3.

Resolución: En un mismo acto administrativo se resolverá la solicitud de cancelación y, si esta no prospera, todos los demás puntos en los que se basó la oposición. 1.3. Los parámetros para que opere la cancelación por no uso son los siguientes: 1.3.1. Oportunidad: La solicitud de cancelación por no uso sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la 2 3 Articulo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional compelente notificará al solicitante para que dentro de los treinta dias siguientes haga valer sus argumentaciones Y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta dlas para presentar las pruebas que sustenten la contestación... Articulo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificara al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta dias hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. 8 GACETA OFICIAL 31/01/2017 10 de 55 notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca (segundo párrafo del artículo 165 de la Decisión 486). 1.3.2.

Falta de uso: Para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el articulo 165 de la Decisión 486 es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1 El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.

El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma4 • 1.3.3. El uso real y efectivo de la marca como parámetro de la cancelación: El titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma de conformidad con las previsiones del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es 4 Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capitulo IV del lílulo VI de la Decisión 486 de la Comisión de fa Comunidad Andina.

El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si impone una limitación del mismo.

El articulo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restriclivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momenlo en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vinculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. 9 GACETA OFICIAL 31/01/2017 11 de 55 efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización5.

En consecuencia con el fin de establecer si la marca mixta F CRISTAL FERRAND es usada real y efectivamente en el mercado o si por el contrario no lo ha sido, se debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en la precitada disposición, empezando por determinar si los productos que ampara la misma marca son de consumo masivo y de uso permanente, o de uso masivo y estacional, o suntuarios y de alto valor económico, para seguidamente analizar de acuerdo con los pruebas obrantes en el proceso, los factores relativos a la cantidad y el periodo de comercialización, lo cual permitirá concluir si está probado o no el uso real y efectivo, teniendo en cuenta además lo siguiente: 1.3.3.1 5 6 Bienes de consumo masivo y uso permanente.

Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, el uso de la marca en el mercado debe ser de manera ininterrumpida durante los tres años del periodo de evaluación, ya que el público consumidor permanentemente está comprando dichos productos para satisfacer sus necesidadesª.

Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del articulo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para detenninar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamentar para determinar el uso real. ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá detenninar si las cantidades vendidas de confonnidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para detenninar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente: "En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el periodo completo de los tres años precedentes.

Con mayar razón cuando el artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación" (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-lp-2014) w GACETA OFICIAL 31/01/2017 12 de 55 unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. 1.3.3.2 Bienes de uso masivo y estacional.

Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos la evaluación del uso debe ser muy diferente. La Corte consultante deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y efectivo de la marca.

Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de una marca que ampara árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si en el periodo de los tres años se usó ampliamente en dicho espacio de tiempo, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. 1.3.3.3.

Bienes suntuarios y de alto valor económico. Son aquellos que compra la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían su uso.

O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo. 1.3.4 La marca usada de una manera diferente en el mercado: El párrafo tercero del articulo 166 de la Decisión 486, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. La Corte Consultante solicitó al Tribunal que se pronuncie en relación con los siguiente: ] 1 GACETA OFICIAL 31/01/2017 13 de 55 Si las variaciones de la marca registrada, constituyen alteración en el carácter distintivo de la marca, al punto que no se acredite el uso de la misma y se concluya su cancelación. Para determinar si la vanac1on del signo mixto utilizado es sustancial, es decir, aquella que impida demostrar su uso en el mercado, se deberá determinar cuál es el elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad.

Por ejemplo, si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serían irrelevantes para el análisis del uso en el mercado, y si por el contrario el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serian sustanciales. Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: 1.3.4.1 Si el elemento relevante es el gráfico.

Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto.7 Si es el trazado, las variaciones en este aspecto no probarían el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado. Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, no podría probarse el uso en el mercado.

Esto debe ser evaluado con gran cuidado por el Juez Consultante. 1.3.4.2 Si el elemento relevante es el denominativo. se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: 7 6 1.3.4.2.1 Variación en la sílaba tónica: una variación en la sílaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. 1.3.4.2.2 Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancia que afectaría el uso en el mercado.

El trazado: son los trazos del dibujo que fonnan el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 12 GACETA OFICIAL 31/01/2017 14 de 55 1.3.4.2.3 Variación en el orden de las vocales. Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. 1.3.4.2.4 Si la parte denominativa es compuesta.

Se debe determinar la palabra o palabras relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que afectaría en uso en el mercado. Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: 1.3.4.2.4.1 Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. 1.3.4.2.4.2 Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.

Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 1.3.4.2.4.3 Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 1.3.4.2.4.4 Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario. 1.3.4.2.4.5 Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario. 1.3.4.2.4.6 Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra 13 GACETA OFICIAL 31/01/2017 15 de 55 situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario. 2 Viabilidad de la cancelación por no uso de una marca notoriamente conocida 2.1.

Teniendo en cuenta que en el proceso interno se alega la presunta condición de una marca notoriamente conocida respecto de uno de los signos en conflicto el Tribunal desarrollará el tema reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia8• 2.2. La figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, y por lo tanto en el contexto de un análisis integral y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, el Tribunal considera: 2.1.1.

La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal. 2.1.2. Aunque una marca notoria cayera en desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. 2.1.3.

La normativa comunitaria protege a la marca notoria más allá de los principios de uso real y efectivo de la marca, del registra!, del territorialidad y especialidad, siempre y cuando se configuren algunos de los siguientes riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En consecuencia, se deberán analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registra! o en el mercado como tal.

En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, se deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que 8 Ver la Interpretación Prejudicial 105-IP-2013 del 16 de octubre de 2013. 14 GACETA OFICIAL 31/01/2017 16 de 55 promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 2.1.4.

Ahora bien, la figura de la cancelación de la marca por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro marcario y realizar el derecho preferente. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser cuidadosamente analizado, ya que en muchos escenarios el derecho preferente sería inoperante por configurarse alguno de los cuatro riesgos en el mercado.

Para lograr un examen como el planteado, se deberá determinar el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente establecer, bajo la hipótesis de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar, bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado. 2.1.5.

En efecto, se deben analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina de registro marcaría debería negar la solicitud. 2.1.6.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria tolera conductas parasitarias, de afectación del desarrollo empresarial, o de provocación de error en el público consumidor. 2.1.7. Por lo tanto, no seria procedente que se permitiera el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria, de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal 15 GACETA OFICIAL 31/01/2017 17 de 55 nivel, ya que en este caso estaría en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien podría relacionar de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de otros competidores, con quienes no habría lealtad si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos9. 2.1.8.

Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial.

En efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 de la Decisión 486), entre otras. 2.1.9.

En relación con este tema, la Corte Consultante solicitó que el Tribunal se refiriera sobre lo siguiente: Medios probatorios idóneos para acreditar la notoriedad de la marca. 2.1.1 O. Para probar la notoriedad de una marca se pueden utilizar todos los medios de prueba que sean admitidos por la normativa procesal nacional, teniendo en cuenta la lista no taxativa de los parámetros de prueba plasmados en el artículo 228 de la Decisión 486. 1 º 9 10 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 125-IP-2007 de 2 de octubre de 2007.

Articulo 228 "Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros. los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente denlro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o f uera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias. exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; f) g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 16 GACETA OFICIAL 3. 31/01/2017 18 de 55 La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de Confusión. Riesgo de asociación. Las reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 3.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos FERRAND y F CRISTAL FERRAND son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina11, del siguiente tenor literal: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )". 3.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 3.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico 12 o semejante13 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además i) 11 12 13 I la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, j) k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.

Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.

Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. GACETA OFICIAL 31/01/2017 19 de 55 aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 3.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 3.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre los signos puede ser: 3.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 3.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 3.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 3.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 3.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o 18 GACETA OFICIAL 31/01/2017 20 de 55 servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 3.8.

En efecto, al proceder a cotejar los signos en conflicto deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 14: 4. 3.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 3.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 3.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categorla de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta 4.1. La Corte Consultante solicitó que el Tribunal se refiera al siguiente asunto: Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos mixtos, con denominaciones compuestas por más de un término, 14 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: lnterprelación Prejudicial del 19 de oclubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005: e lnlerpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 19 GACETA OFICIAL 31/01/2017 21 de 55 que distinguen productos de la misma clase de Nomenclatura Oficial 4.2.

Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos FERRAND y F CRISTAL FERRAND, y con el ánimo de abordar el asunto pedido por el consultante, es necesario, de no prosperar la cancelación por no uso presentada, que se proceda a comparar los signos en conflicto teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 4.3. Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas 15 de comparación: 4.3.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 4.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 16 • En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 15 16 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 20 GACETA OFICIAL 4.3.3. 31/01/2017 22 de 55 Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: 4.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 4.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 4.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 4.4.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 17: 17 4.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 4.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 4.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 21 GACETA OFICIAL 31/01/2017 23 de 55 la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 4.4.4.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 4.4.5. Analizar si la palabra es gener1ca, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 4.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 4.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 4.4.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 4.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 4.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, de no prosperar la cancelación por no uso planteada, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos FERRAND y F CRISTAL FERRAND, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad del acto demandado en cuyo proceso se solicita esta interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 09996-2013-0-1801-JR­ CA-26, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. �- 22 GACETA OFICIAL 31/01/2017 24 de 55 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Tribunal. del articulo 90 del Est l Cecilia LMA¿�ros MAGISTRADA Hugo Ramiro omez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 592-IP-2015 23 GACETA OFICIAL 31/01/2017 25 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 593-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: Referencia: 81/2015 Marcas K-NINO (mixtas) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 857/2015, recibido el 6 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales d) y e) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 81/2015; y El auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: COMPAf:JIA INDUSTRIAL ALTI PLANO S.A. Demandado: SERVICIO NACIONAL INTELECTUAL -SENAPI. DE PROPIEDAD Tercero Interesado: MIGUEL SERRANO CRONEMBOLD. 1 GACETA OFICIAL 2. 31/01/2017 26 de 55 Hechos relevantes: 2.1. El 10 de mayo de 2013, el señor MIGUEL SERRANO CRONEMBOLD (en adelante MIGUEL SERRANO), solicitó el registro del signo K-NINO (mixto) para distinguir los siguientes productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: "Jabones y shampoos para mascotas" (Expediente administrativo 161947). 2.2.

El 30 de agosto de 2013, una vez publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia 0545, COMPAÑiA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A. (en adelante ALTI PLANO), presentó oposición andina argumentando titularidad, riesgo de confusión y conexión competitiva con su marca K-NINO (mixta). registrada en Perú para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "insecticidas para la eliminación de roedores dañinos, pulgas, sama, piojos para el agro y el hogar, fungicidas herbicidas" (Certificado No. 00117918). 2.3.

El 30 de agosto de 2013, ALTIPLANO solicitó en Bolivia el registro de la marca K-NINO (mixta), para amparar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, con la finalidad de demostrar el interés real para presentar oposición andina (Solicitud Nº SM-S 200365-2013). p 2.4. El 6 de enero de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolución 006/2014, declaró improcedente la oposición andina y concedió el registro de la marca solicitada.

Indicó que, realizada una revisión de antecedentes, el 30 de agosto de 2013 la sociedad opositora 2 GACETA OFICIAL 31/01/2017 27 de 55 solicitó el registro de la marca mixta K-NINO, para amparar productos de las clases 3, 5, 18, 21 y 28 (fl. 23). 2.5. El 28 de febrero de 2014, ALTIPLANO interpuso recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo. 2.6.

El 2 de abril de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolución DPI/OP/REV 80/2014, confirmó el acto impugnado. 2.7. El 24 de abril de 2014, ALTIPLANO presentó Recurso Jerárquico contra la anterior resolución administrativa. 2.8. El 28 de agosto de 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución No. DGE/OPO/J No. 285/2014, rechazó el Recurso Jerárquico y confirmó el anterior acto administrativo. 2.9.

El 9 de abril de 2015, ALTIPLANO presentó demanda contencioso administrativa contra la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del SENAPI, solicitando como pretensión principal la nulidad del anterior acto administrativo. 2.1O. El 6 de noviembre de 2015, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Oficio 857/2015 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentada por ALTIPLANO: 3.1. Señaló que la administración no realizó una interpretación correcta del artículo 147, ya que acudió a elementos que no encajan dentro de los parámetros establecidos en el articulo 147 de la Decisión 486. 3.2. Indicó que el interés real se acredita únicamente con la interposición de la oposición y la solicitud simultánea del registro de la marca.

Además, que ALTIPLANO acreditó el interés real al presentar la solicitud de registro de la marca mixta K-NINO (SM-S 200365-2013). 3.3. Adujo que no es necesario que el signo solicitado sea idéntico a la marca soporte de la oposición, sino que es suficiente que conserve sus características esenciales. 3.4. Expresó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual. 3.5.

Arguyó que existe asociación empresarial y conexión competitiva, pues ambas marcas cuentan con similares medios de publicidad, la misma finalidad y un uso complementario de sus productos y que la administración en un caso análogo actuó diferente. 3 GACETA OFICIAL 4. 31/01/2017 28 de 55 Argumentos de la Contestación presentada por SENAPI: 4.1.

Señaló que el opositor no cumplió con los requisitos previstos en el articulo 147 de la Decisión 486, ya que el interés real se acredita con la solicitud de un signo idéntico a la marca soporte de la oposición, lo que no sucedió en el presente asunto. 4.2. Sostuvo que los productos del signo solicitado y el usado como soporte de la oposición son diferentes. 4.3.

Expresó que las oficinas nacionales competentes son independientes y autónomas en relación con sus decisiones, por lo que no están obligadas a adoptar criterios anteriores. 5. Participación del Tercero Interesado Miguel Serrano: No fue remitida la contestación del Tercero Interesado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales d) y e) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se realizará la interpretación de los referidos artículos, por lo siguiente: (i) no se trata de un registro solicitado de mala fe por un representante o distribuidor; (ii) no se está discutiendo si el signo solicitado afecta el prestigio o la identidad de un tercero; y (iii) No se está discutiendo si la solicitud de registro se presentó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Se interpretará, de oficio, los articulas 136 literal a), nos referiremos a una de las causales por irregistrabilidad y el riesgo de confusión y o de asociación y 147 de la Decisión 486 1, puesto que se refiere a los temas de oposición andina. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • -Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( ) -Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entenderá que también tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demás Paises Miembros, tanto el titular de una marca Idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Paises Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposíción, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo. facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, 4 GACETA OFICIAL 31/01/2017 29 de 55 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.

Comparación entre signos mixtos. Conexión competitiva. la oposición andina. El interés real en el mercado. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio. 2. 3. 4. 5. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos K-NINO son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, del siguiente tenor literal: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.

En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente." 2 ( )". Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013. del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-lP-2013, del 29 de agosto de 2013. 5 / GACETA OFICIAL 31/01/2017 30 de 55 1.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico3 o semejante4 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 3 4 tl / 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten r��gos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desaperc1b1das a los ojos de un consumidor. 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 31 de 55 1. 7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos5: 2. 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos K-NINO, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 5 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP· 2009. 7 GACETA OFICIAL 31/01/2017 32 de 55 2.2.

Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas6 de comparación: 2.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 2.2.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: 2.2.2.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.2.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 2.2.2.3.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro1. En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.2.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: 2.2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.2.3.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, 6 7 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de oclubre de 2015. 8 GACETA OFICIAL 31/01/2017 33 de 55 es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.2.3.4.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.2.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.3. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos K-NINO, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 3.

La conexión competitiva 3.1. Como el signo mixto K-NINO se solicitó para amparar "Jabones y shampoos para mascotas", de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca mixta K-NINO (opositora), se encuentra registrada para amparar "insecticidas para la eliminación de roedores dañinos, pulgas, sama, piojos para el agro y el hogar, fungicidas herbicidas", de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto. 3.2.

Se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales ha tratado el tema8, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. 3.3. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.

La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos9. 6 9 b Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014.

El pñncipio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se clrcunscñbe a los productos y servicios detem1inados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a 9 GACETA OFICIAL 31/01/2017 34 de 55 3.4.

Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 3.5.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 486 1º). 3.6.

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 10 3.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 3.6.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 3.6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor.

Por el contrario, si las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Sobre el principio de especialídad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005.

Articulo 151 M( ••• ) Las clases de la Clasificación Internacional refeñda en el parrafo anterior no delerrninaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente". 10 GACETA OFICIAL 31/01/2017 35 de 55 la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podriamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 3.6.4. Mismo género de los productos.

Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 3.6.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativoal hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 11 • Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.7.

De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para 11 p. I En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA.

MICROECONOM/A". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en ténninos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en ténninos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconom1a+ef ecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjOmbvUus3MAhXIHR4KHRxZAXc06AEIJTAC#v=on epage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 11 GACETA OFICIAL 31/01/2017 36 de 55 establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o seNicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o seNicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva 12. 4.

La oposición andina. El interés real en el mercado 4.1. Como en el proceso interno se discute sobre los requisitos para acreditar el interés real en el mercado, se abordará el tema planteado, reiterando los precedentes jurisprudenciales vigentes sobre la materia. 13 4.2. Conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legitimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. 4.3.

En adición a ello, el articulo 147 de la misma norma amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. En consecuencia, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros.

Esta figura se conoce con el nombre de "oposición andina". Requisitos para formular la oposición andina 4.4. Legitimidad activa. Puede presentar oposición andina quien cuente con un derecho previamente adquirido o la expectativa de adquirir un derecho en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o seNicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. 4.5.

Interés real. Se debe acreditar interés real en el País Miembro donde se presente la oposición. Para esto es necesario presentar la solicitud de registro del signo opositor en dicho país, bajo la condición de que realice en el mismo momento, es decir, de manera simultánea, ya que de lo contrario se procedería al rechazo de la mencionada oposición. 14 Es 12 13 14 Ver Interpretaciones prejudiciales reca[das en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 196-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006; 663-IP-2015 de 26 de agosto de 2016; y 188-IP-2011 de 14 de marzo de 2012. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 188-IP-2011 de 14 de marzo de 2012. 12 GACETA OFICIAL 31/01/2017 37 de 55 importante aclarar que la simultaneidad significa que los dos actos se hagan en una misma fecha. 4.6.

La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos bajo la justificación de la defensa de otros que no tendrían penetración clara en el mercado nacional. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés. 4.7.

Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 4.8.

En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro. 4.9.

Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen. 4.1 O. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.

Efectos de la oposición andina 4.11. Oposición andina con una marca previamente registrada. Tiene como efecto obstaculizar el registro de la marca solicitada y, como consecuencia, que la oficina competente siga el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. 4.12. Oposición andina con una solicitud previamente presentada.

Además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud (párrafo tercero del artículo 147), teniendo en cuenta lo siguiente: I 4.12.1.

El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba 13 GACETA OFICIAL 31/01/2017 38 de 55 rechazar la marca observada, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. 4.12.2.

El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 4.13. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.

Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. 5. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas.

Autónomo, integral, motivado y de oficio 5.1. Como el demandante argumentó que la administración en un caso análogo actuó diferente, y el SENAPI sostuvo que es independiente y autónomo, el Tribunal se referirá al tema reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos15 • 5.2. El articulo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad.

Dicho examen tiene las siguientes características: 5.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17�1P-2013. 14 GACETA OFICIAL 31/01/2017 39 de 55 funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 5.2.2.

Es de oficio: se debe realizar, aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 5.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Consultante al resolver el proceso interno 81/2015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

J pac Hugo Ramiro MAGISTRADO 15 GACETA OFICIAL 31/01/2017 40 de 55 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifiquese al Tribunal Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 593-IP-2015 16 31/01/2017 GACETA OFICIAL 41 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de septiembre de 2016 Proceso: 601-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00458-01 Referencia: Patente de invención uNUEVO PROCESO PARA LA SINTESIS DE IVABRADINA Y SALES DE ADICIÓN DE ÉSTA CON UN ÁCIDO FARMACEUTICAMENTE ACEPTABLE".

Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3722, recibido el 11 de noviembre de 2015, mediante el cual, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 18 y 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00458-01; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: LES LABORATOIRES SERVIER GACETA OFICIAL Demandada: 2. 31/01/2017 42 de 55 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Hechos relevantes: 2.1. El 15 de febrero de 2005 la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER (en adelante, SERVIER) presentó solicitud de patente para la invención denominada "NUEVO PROCESO PARA LA SINTESIS DE IVABRADINA Y SALES DE ADICIÓN DE ÉSTA CON UN ÁCIDO FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.2.

El 19 de diciembre de 2010, SERVIER solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC) de la República de Colombia la realización del examen de patentabilidad de la solicitud a fin de determinar si la invención es patentable, pagando las correspondientes tasas oficiales. 2.3.

El 31 de agosto de 2009, mediante Resolución 44900, la SIC denegó la patente de invención denominada "NUEVO PROCESO PARA LA SINTESIS DE IVABRADINA Y SALES DE ADICIÓN DE ÉSTA CON UN ÁCIDO FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE" aduciendo que carece de nivel inventivo. 2.4. El 29 de septiembre de 2009, SERVIER interpuso Recurso de Reposición contra la Resolución 44900, el cual fue resuelto mediante la Resolución 024123, de 30 de abril de 2010, confirmando la decisión inicial. 2.5.

El 24 de septiembre de 2010, SERVIER presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contra las Resoluciones 44900 de 31 de agosto de 2009 y 024123 de 30 de abril de 2010, expedidas por la SIC y el 26 de enero de 2012 dentro del término legal procedió a corregir la demanda. 2.6. El 25 de enero de 2012, la SIC, dio contestación a la Demanda presentada por la sociedad SERVIER. 2.7.

Mediante Auto de 15 de julio del 2014, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. f 2 GACETA OFICIAL 3. 31/01/2017 43 de 55 Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad LES LABORATOIRES SERVIER, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

"( ) las resoluciones acusadas fueron expedidas en contravención de la Ley, toda vez que se interpretó erróneamente el articulo 18 de la Decisión 486. ( ) al concluir que a partir del documento D1 1 era evidente para un experto medio obtener la invención reivindicada." 3.2. "(...) la presente solicitud revela un proceso para la sfntesis de clorhidrato de ivabradina basado en una reacción de aminacion reductiva (reacción de acoplamiento y paso critico del proceso de la presente solicitud), entre una sal clohidrato de una amina y un aceta/, el cual es un aldehldo protegido.

Esta reacción no tiene ninguna relación con la reacción de a/qui/ación que es la relacionada con el documento D1 e igualmente la reacción de la solicitud de patente se lleva a cabo bajo condiciones completamente diferentes." 3.3. "(...) En relación con la apreciación de la Administración según la cual las enseñanzas del documento D22 haclan evidente para un experto medio obtener la invención reivindicada.

(...) la forma polimórfica reivindicada es el resultado de un estudio cuidadoso y amplio de una serie de factores y condiciones que en primer lugar, no pueden ser obviamente derivados del documento D2 y que en segundo Jugar, permiten la obtención de la forma polimorfica, que es bien definida y perfectamente reproducible y que especialmente tiene caracterfsticas en términos de filtración, secado, estabilidad y facilidad de formulación." La Administración "( ) no pudo haber concluido de manera a priori sin hacer un análisis detenido de la invención, que /os conocimientos generales de polimorfismos y cristales obtenidos en el libro Remington Farmacia eran suficientes para considerar obvia la creación de las reivindicaciones 15 y 16". 3.4.

La"( ) declaración de la Administracion es una consideración subjetiva frente a la realización de la invención, por cuanto en /os documentos de la solicitud de patente, especialmente en la descripción y en el pliego reivindicatorio,· están claramente descritas fas condiciones de temperatura, presión, solvencia y el catalizador de los pasos del proceso para que una persona capacitada en la materia logre /os resultados revelados en la invención." ' D1: PATENTE EUROPEA EP Número 0534859 titulada: Benzazépin-zones substituyes par n groupe benzocuclobutykJu indanyl-alkyl-amíno-alkyle, útiles dans le traitement des affeclions cardovascu/aires.

Fecha de publicadón: 1993-03-31. 2 D2: LIBRO FARMACIA REMINGTON. Fecha de Publicación: 1995. 3 GACETA OFICIAL 4. 31/01/2017 44 de 55 Argumentos de la contestación a la Acción de nulidad La SIC, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "(... ) la solicitud de patente no cumple con el requisito de nivel inventivo toda vez que a los ojos de un experto medio y, de conformidad con el estado de la técnica que existfa en ese momento, esta es una consecuencia clara y directa de dicho estado.

" 4.2. "(...) se aclaró que la invención deriva de D1 porque, aunque en D1 el rendimiento es de 17% y en esta solicitud es de 85%, en esta solicitud no se explicó la forma en que se hicieron /os cálculos para obtener el resultado de 85% (en moles, gramos, y los rendimientos paso a paso), por lo cual se considera que esto no es un efecto inesperado.

Y no tiene nivel inventivo." 4.3. "(...) aunque la solicitud estudiada era impredecible, es obvio que el experto en la materia realice pruebas de ensayo-error para reconocer las diversas formas cristalinas, por lo cual se consideró que no tenla nivel inventivo, aunque su patentabilidad haya sido reconocida en otras Oficinas de Patentes, no es razón para que en esta oficina sea también reconocido, dado que aquf se consultaron los documentos D1 y D2." 4.4.

"(... ) el experto en la materia no podrfa realizar la sfntesis reclamada por que no se mencionan los datos y que la reivindicación 1 es muy general." B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 18 y 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará el Artículo 18 de la Decisión 486 3 por ser aplicable al caso concreto.

No se interpreta el Artículo 28 de la Decisión 486 por no estar relacionado con la controversia. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Requisitos de patentabilidad: Análisis de nivel inventivo. Patentabilidad de Polimorfos. 3 Articulo 18,• Se considerará que una invención tiene nivel inventivo. si para una persona del oficio no,malmente versada en la materia técnfca correspondiente, esa invención no hubiese resunado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 4 GACETA OFICIAL 31/01/2017 3.

Principio de independencia de las oficinas de patentes. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad: Análisis de nivel inventivo 45 de 55 1.1. El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 1.2. Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para disenar el invento.4 1.3.

En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Articulo 18.• Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. n 1.4.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 5 1.5.

Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. ' Proceso 1S7-IP·2014 de fecha 13 de mayo de 2015. 5 lbldem. 5 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 46 de 55 1.6. Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad.

Mientras que lo evidente es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudar6. 1.7. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.7 1.8.

Por su parte, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo8: "Se considera el nivel inventivo como un procesa creativa cuyas resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnica en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no san un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estada de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica. 1 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid- Espafla. 2001. ·DEFINICIONES DE EVIDENTE. EVIDENCIA Y oev10· Págs. 686 y 1089. 7 Proceso 141-IP•2015 de fecha 20 de julio de 2015. • Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Pafses de la Comunidad Andina. Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Afio 2004. Págs. 76 e 78. Disponible en http:/Avww.comunidadandina.orqlpublic/pa/entes.pdf 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 47 de 55 Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo. dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante." 1.9.

Asimismo, el Manual citado en el punto anterior establece al "análisis problema-solución como un método para la evaluación del nivel inventivo, el cual indica que para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema­ solución, debiéndose cumplir las siguientes etapas: 9..

( ). - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las caracterlsticas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y, - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de caracterlsticas técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución serla evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud ya veces tiene que ser replanteado en función de /os resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. 'Jbldem. 7 fJ GACETA OFICIAL 31/01/2017 48 de 55 La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracterlstica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas caracterlsticas. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse fas siguientes preguntas: ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; ¿de resolverlo en fa forma en que se reivindica; y ¿ de prever el resultado? 8 GACETA OFICIAL 31/01/2017 49 de 55 Si la respuesta es afirmatíva en los tres casos, no hay nivel inventivo". 1.10.

En relación a la susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 19 de la Decisión 486. 1 º 1.11. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 2. Patentabilidad de Polimoños 2.1.

En el proceso interno, la SIC determina que la solicitud estudiada era impredecible, es obvio que el experto en la materia realice pruebas de ensayo-error para reconocer las diversas formas cristalinas, por lo cual se consideró que no tenla nivel inventivo. 2.2. El demandante establece que la forma polimórfica reivindicada es el resultado de un estudio cuidadoso y amplio de una serie de factores y condiciones que en primer lugar, no pueden ser obviamente derivados del documento D2 y que en segundo lugar, permiten la obtención de la forma polimórfica, que es bien definida y perfectamente reproducible y que especialmente tiene caracteristicas en términos de filtración, secado, estabilidad y facilidad de formulación. 2.3.

Al respecto, un compuesto polimórfico es aquél que por sus propiedades puede sufrir transformaciones y revestir formas alternativas a pesar de estar constituido por el mismo tipo de moléculas 11. La acepción en bioquimica quiere decir "propiedad de los ácidos nucleicos y las proteínas que pueden presentarse bajo varias formas moleculares.

Es un fenómeno importante en genética y en la patología molecular", mientras que en el ámbito de la química se le considera como una "propiedad de los elementos y sus compuestos, que pueden cambiar de forma sin variar su naturaleza". El polimorfismo puede ser definido como la capacidad de una sustancia para existir en dos o más fases cristalinas 10 Proceso 182•/P..2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 11 Segrín el diccionario de la Real Academia Espailota el polimorfismo es definido como la ·cualidad de lo que tiene o puede tener distintas formas� Ver diCCJonano en linea en el siguiente enlace: http:/Aeme.rae. esldrael?val=polimorfismo 9 GACETA OFICIAL 31/01/2017 50 de 55 que presentan diferentes arreglos y/o conformación de las moléculas en el cristal. 12 2.4.

Siguiendo con las acepciones se denomina "polimorfismo" (del griego poly = muchas, morph = formas) a una propiedad que presenta la materia en estado sólido. Desde el siglo XVII los científicos conocían compuestos sólidos que presentaban distintas formas cristalinas. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX cientificos alemanes, dedicados a la cristalografía, coincidieron en enunciar que el polimorfismo era una propiedad inherente a la materia en estado sólido.

Es así como Buerger y B1oom13 expresaban en 1937 que "El polimorfismo es una propiedad inherente del estado sólido que presenta la gran mayoría de las drogas utilizadas en la industria farmacéutica (principios activos y excipientes)". En otras palabras, no es una invención realizada por el hombre síno una propiedad de la sustancia 2.5. Dentro de este contexto, existe un debate de dos criterios vertidos por las oficinas de patentes a nivel mundial y sustentados por la doctrina, aquellos que afirman que los polimorfos son un descubrimiento por tanto no son patentables y los otros que afirman lo contrario. 2.6.

Por un lado, la patentabilidad de un polimorfo ha sido aceptada por distintas oficinas nacionales, regionales o internacionales. Así, en el ámbito de la OMPI, el ejemplo más marcado se encuentra en las diversas generaciones del polimorfo Ritonavir (compuesto que combate el VIH) que han sido patentadas por Abott Laboratories en los tres primeros casos 14 y por Transform Pharm y Ranbaxy Laboratoires posteriormente15.

Esta posición indica que el proceso por el cual se encuentra un polimorfo no es siempre predecible ni evidente. Es imprescindible pues que el solicitante revele claramente los pasos procedimentales por los que se obtuvo el polimorfo asi como la especificación del lugar y la orientación de las moléculas del polimorfo. 2.7. Por otro lado, según el jurista Carlos Correa, el polimorfismo es una propiedad natural, por lo que los polimorfos no se "crean" o "inventan"; se descubren normalmente como parte de la experimentación de rutina en la formulación de drogas.

Son el resultado de las condiciones bajo las cuales se obtiene un compuesto 1a. Cualquier compuesto que presenta n ' Procesos 92•IP•2013 de fecha 16 de julio de 2013, 066-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013 y 096-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015. 13 BuergerM. J. andBloom, M.C. 'CryslalpolymCJqJh1sm"Z. Kristallogr. 96, p. 182-200 (1, 3, 9, 26, 240, 307)(1937).

" La primera generación ha sido patentada con la aplicac1ón W01994014436, ta segunda mediante los documentos W01996039398 y WO 1995009614 y la tercera mediante W0200004016, de Abbot Laboratories. Ver el informe "Patent Landscape Report on Rilonavir" preparado en octubre del 2011 por la OMPI. Ver en: hffp:IA\-ww. wipo.intleJCportlsltes/wwwtfreepublicationslen,batenls/946/wipo pub 946.pdf 18 El procedimiento habitual para descubnr nuevos polimorfos es recristalizar el principio activo da diferentes solventes, o bajo diferentes condieiones de recristalizacíón como temperatura o velocidad de agitación. 10 GACETA OFICIAL 31/01/2017 51 de 55 polimoñismo tenderá naturalmente a su forma más estab1e11, aun sin ningún tipo de intervención humana 1e.

Las solicitudes de patentes independientes sobre polimorfos se han tomado cada vez más frecuentes y controvertidas, dado que sus patentes se pueden utilizar para obstruir o demorar la entrada de la competencia genérica. Se puede considerar que los polimorfos pertenecen al arte previo -y, por lo tanto, no son patentables- si se obtienen inevitablemente siguiendo el proceso descrito en la patente original del principio activo.

Además, cuando se descubre polimoñismo, la posibilidad de descubrir nuevas formas cristalinas diferentes es obvia19• En consecuencia, según esta posición, el polimorfismo es una propiedad inherente a la materia en su estado sólido. Los polimorfos no se crean, sino que se descubren. Las oficinas de patentes deben tomar conciencia de la posible ampliación injustificada del periodo de protección, que surge del patentamiento sucesivo del principio activo y sus polimorfos, incluyendo hidratos/solvatos. 20 Entre las excepciones de patentamiento se encuentran los descubrimientos.

La historia de Ritonavir Forma II es un ejemplo sumamente interesante, que pone de manifiesto la aparición espontánea de las formas polimóñicas, sin que medie la presencia de la mano del hombre21. 2.8. El debate sobre la patentabilidad de estos compuestos gira en torno a la demostración de las condiciones de Mnovedad" y de Mnivel inventivo· (Artfculos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).

La dificultad para reunir estos requisitos reside en que la obtención de un polimorfo se da a partir de un compuesto ya conocido pero que ha sufrido transformaciones, 22 por lo tanto, es imprescindible pues que el solicitante describa claramente los pasos procedimentales '1 Muchos polimorfos son metaestables, es decir, que eventualmente pueden evolucionar hacia folmes mlis estables, de manera espontimea o intencional (por reclistalización}-, lo cual reduce su utilidad desde el punto de vista de la producción y el almacenamiento.

Un qulmico de conocimientos medíos que desanolta una nueva sustancia pera uso farmacéutico procurara, -habitualmente, identificar el polimorfo más estable. Sobre algunos aspectos tknicos vinculados con el polimorfismo, verDunitz (1995), p. 193-200: Bemstein (1999). p. 344().3461. 11 Ver el Documento de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, "Pautes pera el examen de patentes fannacéuticas·, elaborado por Canos Correa, marzo 200B, p. 10.

" lbfdem, pp. 1CJ.11. � fbldem, p. 11. /J 2' Patentes y Salud Pública. La dimensión técnica de las polflicas de petentabilidad: El ceso de las patentes fannacéuticas en Atpentina. Este documento fue una tesis de la Maeslrla en propieded inteleclual en la Unive,sidad FLACSO, sede Argentina. Autora: Susana Elida Piatti Director: Cartas Correa, p. 110. 12 Cfr. lbldem 11 GACETA OFICIAL 31/01/2017 52 de 55 por los que se obtuvo el polimorfo asl como la especificación del lugar y la orientación de las moléculas del polimorfo. 2.9.

La Decisión 486, norma comunitaria andina, no establece impedimentos para la patentabilidad de los polimorfos, por lo que las autoridades administrativas tienen libertad para resolver esta cuestión. 2.1 O. En este sentido, este Tribunal ha considerado que la oficina nacional de patentes debe realizar un análisis muy especifico a fin de determinar si un polimorfo tiene nivel inventivo o no, ya que no puede validar que los derechos de patentes de invención se extiendan más allá del tiempo determinado en la normativa andina.

Por tanto, en aras de cautelar el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos, es responsabilidad de las oficinas nacionales la tarea de determinar técnica y cientlficamente cada uno de los requisitos de patentabilidad de los polimorfos23• 2.11. Por lo expuesto, los polimorfos pueden o no ser objeto de protección, pero sólo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones y su análisis será caso por caso. 3. Principio de independencia de las oficinas de patentes 3.1. En el presente caso la SIC ha manifestado que aunque la invención en cuestión haya sido reconocida en otras Oficinas de Patentes, no es una razón para que en esta oficina la proteja. 3.2.

El principio de uindependencia" establece que el otorgamiento de una patente de invención en un país no obliga a ningún otro pals a conceder una patente para la misma invención. Deberá entenderse también que una patente de invención no puede ser denegada, invalidada ni cancelada en ninguna otra forma por razón de que se haya denegado, invalidado, caducado para la misma invención en cualquier otro paf s. 3.3.

El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actívidad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capitulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas 23 lbldem. 12 GACETA OFICIAL 31/01/2017 53 de 55 Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad. 24 3.4.

Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras las ponen en contacto, sin que ello signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas25. En este sentido, el princ1p10 de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro.

Este principio también es aplicado a nivel mundial al estar contenido en el Artículo 4bis del Convenio de Paris26, la razón principal es que las leyes nacionales y las prácticas administrativas suelen ser muy diferentes de un país a otro. La decisión de no conceder una patente de invención en determinado país, sobre la base de sus leyes, muchas veces carece de todo significado en el contexto jurldico diferente de otros palses. 3.5.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria es imperativa al determinar que las oficinas nacionales competentes deben realizar el examen de patentabilidad, así no se hubiesen presentado observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o denegatoria de la solicitud de patente.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto 27 • 2' Proceso 110-IP-2010 de 5 de mayo de 2010.

Patente: "COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ACIDOS DIFOSFÓNICOS� 25 Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuetdo de Csrtagens N º 1553, de 15 de octubre de 2007. 211 Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad Industria. (1979). Articulo 4bis, (Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes palses). 1) Las patentes solicitadas en los diferentes palses de la Unión por los nacionales de pafses de la Unión serán independientes de las patentes. obtenidas para la misma invención en los otros palses adhendos o no a la Unión. 2) Esta disposición deberé ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante ef plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal. 27 Proceso 113-IP-2014, 23 de septiembre de 2014. 13 b GACETA OFICIAL 31/01/2017 54 de 55 3.6.

El hecho de que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, asf como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se tiene que negar igualmente en otro. 2s 3. 7. Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un pafs externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar automáticamente dicha patente.

Siempre, se debe realizar el trámite correspondiente ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad. 29 3.8. Se deberá tener en cuenta que la oficina competente cuenta con plena autonomía para analizar las solicitudes de patentes, teniendo la obligación en cada caso de hacer un análisis objetivo a la luz de los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2010-00458-01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA 21 I lbldem. 19 Proceso 47-JP-2014 de fecha 26 de agosto de 2014. 14 GACETA OFICIAL 31/01/2017 55 de 55 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15