TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 111-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Ia Republica del Pertl Expediente interno del Consultante: 9209-2014 Referencia: Marcas involucradas JCB y logotipo (mixta) y JVC y logotipo (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros VISTOS: El Oficio No. 325-2015-SCS-CS, recibido el 7 de marzo de 2016, mediante el cual Ia Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Ia RepOblica del Peru, solicita Interpretacion Prejudicial del Articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso lnterno N° 9209-2014.

El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente Interpretacion Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED 1 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPUBLICA DEL PERU 2. Hechos relevantes: 2.1. El 19 de marzo de 2008, J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED (en adelante, BAMFORD)1 solicito el registro de Ia marca JCB y logo (mixta), para distinguir servicios de Ia Clase 37 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, ClasificaciOn Internacional de Niza>2 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 30 de septiembre de 2008, mediante Resolucion 20362-2008/DSDINDECOPI, Ia Dirección de Signos Distintivos del Institute Nacional de Defensa de Ia Competencia y de Ia ProtecciOn de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) denego de oficio el registro solicitado, debido a la existencia previa de Ia marca JVC y logotipo (mixta)3 para amparar servicios de la Clase 374 de Ia Clasificacion Internacional de Niza registrada a nombre de VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED (en adelante, VICTOR COMPANY).

Expediente 348145-2008. 2 Servicios de reparacion y mantenimiento; servicios de reparaci6n y mantenimiento de maquinas y aparatos de gruas, transporte y carga de tierra, minerales, tierra para cultivo y materiales a fines para vehiculos y para vehiculos de agricultura incluidos tractores; alquiler de maquinas de poder y de vehiculos y vehiculos de agricultura y tractores y de equipo de construcci6n incluyendo bombas y gruas; provision de informacion concerniente a la reparacion y mantenimiento de maquinas de poder y vehiculos incluyendo la provision de dichos servicios a traves de redes mundiales informaticas de comunicaciones (internet). 3 Certificado 32719. 4 Servicios de reparacion y mantenimiento, servicios de reparacion y mantenimiento de maquinas y aparatos de grOas, transporte y carga de tierra, minerales, tierra para cultivo y materiales afines para vehiculos y para vehiculos de agricultura incluidos tractores; alquiles de maquinas de poder y de vehiculos y vehiculos de agricultura y tractores y de equipo de construccion incluyendo bombas y gruas; provision de informacion concerniente a la reparaci6n y mantenimiento de maquinas de poder y vehiculos incluyendo la provision de dichos servicios a traves de redes mundiales informaticas de comunicacion (Internet). 2 VC 2.4.

El 28 de octubre de 2008, BAMFORD interpuso recurso de apelaciOn contra la ResoluciOn 20362-2008/DSD-INDECOPI. 2.5. El 27 de mayo de 2009 mediante Resolucion 1322-2009/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de Ia Competencia y de Ia Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmo la Resolucion 20362-2008/DSD-INDECOPI. 2.6. El 22 de diciembre de 2009, BAMFORD interpuso demanda contencioso administrativa en contra de las Resoluciones 0848-2013/CSDINDECOPI y 0258-2014/TPI-INDECOPI. 2.7.

El 14 de septiembre de 2010, BAMFORD present6 acuerdo de coexistencia. 2.8. El 5 de septiembre de 2012, mediante Sentencia signada como Resolucion Nurnero Trece, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declar6 fundada la demanda. 2.9. El 5 de noviembre de 2012, el INDECOPI present6 recurso de apelaciOn contra la Sentencia signada como Resolucion numero Trece de 5 de septiembre de 2012. 2.10.

El 4 de diciembre de 2013, mediante Sentencia la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Ia Republica de Peru, confirm6 la sentencia apelada contenida en la Resolucion NOmero Trece. 2.11. El 23 de abril de 2014, el INDECOPI presento recurso de casacion en contra de Ia Sentencia de 4 de diciembre de 2013. 2.12. El 1 de junio de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de Ia Corte Suprema de Justicia de Ia RepOblica del PerO, suspendio el proceso y solicito a este Tribunal interpretacion prejudicial del Articulo 136 literal a) de la Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina. 3.

Argumentos de Ia demanda contencioso administrativa presentada por BAMFORD 3.1. Coexistencia en el mercado peruano de los signos JCB y logo (mixto) y JVC y logo (mixto) para las Clases 7 y 9 de la Clasificacion Internacional de Niza. 3 3.2. Coexistencia en otros paises de los signos en conflicto tales como son China, Brasil, Australia, Rusia, Singapur y Turquia. 3.3.

La autoridad no tom6 en cuenta la relaciOn que existe entre los productos de Ia Clase 7 de la ClasificaciOn Internacional de Niza en donde coexisten las marcas JCB y JCB y logo con las marcas JVC y JCV y logo de VICTOR COMPANY respecto de los servicios de la Clase 37 que protege Ia marca solicitada JCB y logo (mixta) 3.4. Los productos de Ia Clase 7 de la ClasificaciOn Internacional de Niza, tienen gran relaciOn con los servicios de la Clase 37, por lo que es injusto que se permita la coexistencia de las marcas JVC y JCB en Ia Clase 7 y no en la 37. 3.5.

El signo JCB y logotipo (mixto) termina en la letra "B", mientras que la marca de VICTOR COMPANY en Ia letra "C", por lo que es inexplicable que se enuncie que el sonido de las ultimas letras de los signos en conflicto son identicas. 4. Argumentos de Ia contestacion a Ia demanda por parte de INDECOPI 4.1. Los certificados de registro referidos por la demandante no poseen relevancia más alla del caso en concreto. 4.2.

El analisis de registrabilidad de un signo es Ia facultad discrecional de la administracion, toda vez que la Autoridad administrativa tiene la obligaciOn de evaluar integramente cada nueva solicitud, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinaci6n de cada caso concreto. 4.3. La protecci6n que se otorgue a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado se encuentra limitada al territorio en el que se concede. 5.

Fundamentos de Ia sentencia de primera instancia dictada por Ia Tercera Sala Contenciosa Administrativa de Ia Corte Superior de Justicia de Lima 5.1. Si bien existe una aparente similitud entre el signo solicitado JCB y logotipo y Ia marca registrada JVC y logotipo, sin embargo, se aprecia una diferencia en el grafico, en el orden de la escritura de las letras y en Ia fonetica, ademas, debe tenerse en cuenta que ambos signos cuentan con registros en otros paises, por lo que se constata que se tratan de marcas notorias, por lo que se hace mas dificil el riesgo de confusion. 5.2.

Si los signos marcarios consisten en Ia combinacion de letras, ello no impide el registro de un orden distinto de letras, que son de use general, salvo que Ia Cmica finalidad sea apropiarse del prestigio de la otra marca. 5.3. El signo solicitado y Ia marca registrada muestran diferencias suficientes, por lo que se concluye que el riesgo de confusion en el pUblico consumidor es muy bajo, siendo posible su coexistencia pacifica en el mercado. 5.4.

No se toma en cuenta el acuerdo de coexistencia, pues se trata de circunstancias que no han sido materia de la controversia y ha quedado excluido de Ia litis contestatio. 6. Argumentos del recurso de apelacion de sentencia expuestos por el INDECOPI 6.1. La Sala incurre en contradiccion al comparar los signos en conflicto, toda vez que reconoce que estos resultan semejantes, sin embargo, concluye que poseen diferencias suficientes. 6.2.

De igual manera, admite el riesgo de confusi6n entre los signos, sin embargo, afirma que es muy bajo y por tanto se permite Ia coexistencia pacifica entre los signos. 6.3. Se introduce un argumento que nada tiene que ver al comparar los signos en controversia, y que es Ia supuesta notoriedad de las marcas en Litis. 7. Argumentos de Ia Sentencia de apelacion dictada por Ia Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica de Peru Los fundamentos juridicos enunciados por el INDECOPI no pueden ser amparados y deben desestimarse por insostenibles, por lo que Ia sentencia venida en grado merece ser confirmada. 8.

Argumentos del recurso de casacion planteado por el INDECOPI: 8.1. Afectacian al derecho al debido proceso, al no haber cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretacion prejudicial de Ia norma aplicable al caso. 8.2. Incorrecta interpretaci6n de una norma de derecho material, en particular del Articulo 136 literal a) de Ia Decision 486. 5 8.3.

La Sala Civil Permanente ha orientado su fallo, al interpretar que no existiria riesgo de confusion por la presentaci6n de las letras, el grafico y su fonetica, lo cual no es cierto. 8.4. Se evidencia contradiccion en su criterio, pues si bien reconoce que existe semejanzas entre los signos omite efectuar el analisis de ellos. 8.5. No se puede sustentar que se reduciria el riesgo de confusion solo en base el elemento fonetico si estamos ante un conflicto entre signos mixtos.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita Ia interpretaciOn prejudicial del Articulo 136 literal a) de Ia Decisi6n 4865. de la Comision de la Comunidad Andina. Procede Ia interpretaciOn solicitada. 2. De oficio se interpretaran los articulos 32 y 33 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justica de Ia Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina6, para referirse el tema relacionado a la interpretaci6n prejudicial obligatoria. 5 Decisi6n 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina.

"Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a), sean idOnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro 0 registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusiOn o de asociaciOn;

(0..)" 6 Tratado de creaci6n del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina. "Articulo 32.- Correspondera al Tribunal interpretar por via prejudicial las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicacion uniforme en el territorio de los Paises Miembros. Articulo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, podran solicitar, directamente, la interpretacion del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho inferno. Si //egare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretaciOn del Tribunal, el juez debera decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenders el procedimiento y solicitara directamente de oficio o a peticiOn de parte la interpretaciOn del Tribunal". ( ) Estatuto del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina. 6 C. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACION 1. 2. 3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonetica ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparacion entre signos mixtos. La coexistencia pacifica de signos. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica.

Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordara el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusion o asociacion entre el signo solicitado JCB y logotipo (mixto), y la marca registrada JVC y logotipo (mixta). 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decision 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina, concretamente en Ia causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: C..) "Articulo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpreter las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicaciOn uniforme en el terntorio de los Paises Miembros.

Articulo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, podran solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretaciOn del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho intemo.

Si Ilegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretaciOn del Tribunal, el juez debera decidir el proceso. Articulo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a peticiOn de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de Unica o Ultima instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho intemo, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman e/ ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, debera suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretaciOn del Tribunal".

( ••) 7 "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusiOn o de asociacion;

( )". 1.3. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea identico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusi6n (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el publico consumidor7. a) El riesgo de confusion, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusi6n directo, caracterizado por Ia posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusiOn indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de Ia realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociacion, que consiste en Ia posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econornica. 1.4.

Al resolver Ia controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el pOblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonetica: Se refiere a Ia semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinaci6n de tal similitud depende, entre otros elementos, de Ia identidad en Ia silaba tonica o de Ia coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambien en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de Vease, a modo referencial, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 8 determinar si existe la posibilidad real de confusiOn entre los signos confrontados8. 1.6. b) Ortografica (gramatical): Se refiere a Ia semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, Ia longitud de la o las palabras, el nOmero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusi6n sea más palpable u obvia9. c) Grafica (figurativa): Se refiere a Ia semejanza de los elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan10. d) Conceptual (ideologica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejantel 1 lgualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:12 a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, grafica y conceptual. b) En Ia comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.

No es procedente realizar un analisis simultaneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o asociaci6n. 8 Vease, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. 9 Ibid. 10 Asi, la interpretaciOn prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 11 Ibid. 12 Vease, por ejemplo, la interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 9 d) Al realizar la comparaci6n es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir comp el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la poblacion en general. 1.7. En relacion con esta ultima regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiara en la imagen imperfecta que conserva en la memoria13.

Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles14. Adicionalmente, su nivel de atenci6n puede variar en fund& de la categoria de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento15. 1.8. Finalmente, cabe precisar que un signo es identico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo sera semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor16. 13 Vease, por ejemplo, as interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6; y el Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 14 Vease, en ese sentido, la interpretaci6n prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektar Termekgyarto és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 15 Vease, en ese sentido, la interpretacion prejudicial recaida en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (Blue), asunto T-803/14, apartado 18.

Vease tambien la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estee Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C220/98, apartado 27. Vease asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, ComisiOn de las Comunidades Europeas c/ Repitlica Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretaci6n de los Articulos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimo el recurso interpuesto por la Comisi6n, apartado 11: "El Gobierno aleman considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentaci6n debido a la siguiente razOn: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventives o curatives". 16 Vease, en ese sentido, la interpretaci6n prejudicial dictada dentro del Proceso 316-IP-2015. 10 1.9.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar Ia confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, yen un segundo momento Ia correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir17. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos identicos en su composici6n pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podran ser perfectamente registrables18. 1.10. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusion y/o de asociacion. 2.

Comparacion entre signos mixtos 2.1. El Tribunal analizara el presente tema en virtud de que los signos JCB y logotipo y Ia marca JVC y logotipo son mixtos. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamario, color, disefio y otras caracteristicas que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cual es el elemento caracteristico del signo mixto, se debera tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento grafico es el preponderante en un signo yen el otro no, en principio no habria riesgo de confusion19; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparacion de los 17 En ese sentido, la interpretaci6n prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 18 Asi, la interpretaci6n prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citada. 19 Vease, a modo referencial, la interpretaci6n prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. 11 signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:2° a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es Ia idea o concepto que el dibujo suscita en Ia mente de quien Ia observa. c) En el cotejo de dos signos figurativos debera atender a Ia distincion de los elementos mencionados, pues Ia confusion bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asi como en la disposicion de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que Ia parte conceptual o ideologico suele prevalecer.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos debera atender a Ia distincion de los elementos mencionados, pues Ia confusion bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que Ia parte conceptual o ideologica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo debera realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos21. 2.4. Al momento de realizar Ia comparaci6n entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.4.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender cam° el signo es percibido en el mercado. 2.4.2.

Se debe tener en cuenta, Ia silaba tonica de los signos a comparar, ya que, si ocupa Ia misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, Ia semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.4.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica Ia sonoridad de Ia denominacion. 20 Vease, en ese sentido, la interpretacion prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 21 Vease, a modo referencia!, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 12 2.4.4.

Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, ya que esto mostraria como es captada Ia marca en el mercado. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretaci6n prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociaci6n que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3.

La coexistencia pacifica de signos 3.1. BAMFORD setiala que los signos JCB y logotipo (mixto) y JVC y logotipo han coexistido pacificamente en el mercado por varios atios para Ia Clase 7, por lo que no es pertinente que se niegue su registro para la Clase 37 que es relacionada. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de Ia "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacifica de signos". 3.2.

El fenOmeno denominado Ia "coexistencia pacifica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser identicos o similares e identificar productos tambien identicos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusi6n entre ellos. 3.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que Ia coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permits el registro de signos identicos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar Ia posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 3.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar Ia registrabilidad de un signo, realizan un analisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusion entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este analisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habra o no confusi6n para los consumidores. 3.5.

La coexistencia pacifica de los signos por varios anos, si bien no es concluyente por si misma para establecer Ia inexistencia de riesgo de confusion o asociaciOn en el pUblico consumidor, podria tomarse como indicio desde un analisis retrospectivo (mirar el pasado). 3.6. En ese sentido, Ia coexistencia pacifica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total conviccian de 13 que el ptablico consumidor no incurrira en error at adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podra aportar otros elementos como analisis estadisticos de diferenciacion en el ptblico consumidor y en las personas que participan en los canales de distribucion, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusion. 3.7.

En conclusion, para que una coexistencia como Ia planteada pudiera tener efectos en el analisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 3.7.1 Debe ser pacifica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusion y/o asociacion. 3.7.2 La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado fisico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geografico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser asi no podria hablarse de coexistencia pacifica. 3.7.3 Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepcion del publico consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relaciOn a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el analisis en relacion con productos basicos que con productos suntuarios. 3.7.4 La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de cornpetencia desleal. 3.7.5 La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total conviccion de Ia inexistencia de riesgo de confusion o asociacion en el pUblico consumidor.

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina deja consignada Ia presente interpretaci6n prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante at resolver el proceso interno 9209-2014, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto. 14 La presente InterpretaciOn Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Lisa Ay11 Quinteros _MAG1STRADA Hernán rapa, RA 0 e a erc an GISTRADA Hugo R miro G6mez Apa` AGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. Hernan rano SIDENTE tr-s-- a re 1 SECRETA 10 Notifiquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15