Año XXXIV – Número 2939 Lima, 6 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 111-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 9209-2014. Referencia: Marcas involucradas JCB y logotipo (mixta) y JVC y logotipo (mixta) PROCESO 129-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00101. Referencia: Marcas involucradas RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) y SERVIRED (denominativas). PROCESO 137-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 052572012-0-1801-JR-CA-10.

Referencia: Marcas involucradas: CAESARS (denominativa) y LITTLE CAESARS (denominativa) y otras Para nosotros la Patria es América 06/03/20177 GACETA OFICIAL 2 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 111-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 9209-2014 Referencia: Marcas involucradas JCB y logotipo (mixta) y JVC y logotipo (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio No. 325-2015-SCS-CS, recibido el 7 de marzo de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 9209-2014.

El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. \ A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED 1 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 06/03/20177 3 de 50 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD LA INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ Hechos relevantes: 2.1. El 19 de marzo de 2008, J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED (en adelante, BAMFORD) 1 solicitó el registro de la marca JCB y logo (mixta), para distinguir servicios de la Clase 37 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Nizal 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 30 de septiembre de 2008, mediante Resolución 20362-2008/DSD­ INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) denegó de oficio el registro solicitado, debido a la existencia previa de la marca JVC y logotipo (mixta)3 para amparar servicios de la Clase 374 de la Clasificación Internacional de Niza registrada a nombre de VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED (en adelante, VICTOR COMPANY).

Expediente 348145-2008. Servicios de reparación y mantenimiento; servicios de reparación y mantenimiento de máquinas y aparatos de grúas, transporte y carga de tierra, minerales, tierra para cultivo y materiales a fines para vehículos y para vehículos de agricultura incluidos tractores; alquiler de máquinas de poder y de vehículos y vehículos de agricultura y tractores y de equipo de construcción incluyendo bombas y grúas; provisión de información concerniente a la reparación y mantenimiento de máquinas de poder y vehículos incluyendo la provisión de dichos servicios a través de redes mundiales informáticas de comunicaciones (internet).

Certificado 32719. 4 Servicios de reparación y mantenimiento, servicios de reparación y mantenimiento de máquinas y aparatos de grúas, transporte y carga de tierra, minerales, tierra para cultivo y materiales afines para vehículos y para vehículos de agricultura incluidos tractores; alquiles de máquinas de poder y de vehículos y vehículos de agricultura y tractores y de equipo de construcción incluyendo bombas y grúas; provisión de información concerniente a la reparación y mantenimiento de máquinas de poder y vehículos incluyendo la provisión de dichos servicios a través de redes mundiales informáticas de comunicación (Internet). 2 GACETA OFICIAL JVC 06/03/20177 4 de 50 2.4.

El 28 de octubre de 2008, BAMFORD interpuso recurso de apelación contra la Resolución 20362-2008/DSD-INDECOPI. 2.5. El 27 de mayo de 2009 mediante Resolución 1322-2009/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 20362-2008/DSD-INDECOPI. 2.6. El 22 de diciembre de 2009, BAMFORD interpuso demanda contencioso administrativa en contra de las Resoluciones 0848-2013/CSD­ INDECOPI y 0258-2014/TPI-INDECOPI. 2.7.

El 14 de septiembre de 2010, BAMFORD presentó acuerdo de coexistencia. 2.8. El 5 de septiembre de 2012, mediante Sentencia signada como Resolución Número Trece, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda. 2.9. El 5 de noviembre de 2012, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la Sentencia signada como Resolución número Trece de 5 de septiembre de 2012. 2.1O.

El 4 de diciembre de 2013, mediante Sentencia la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, confirmó la sentencia apelada contenida en la Resolución Número Trece. 2.11. El 23 de abril de 2014, el INDECOPI presentó recurso de casación en contra de la Sentencia de 4 de diciembre de 2013. 2.12. El 1 de junio de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, suspendió el proceso y solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.,, 3.

Argumentos de la demanda contencioso administrativa presentada por BAMFORD 3.1. Coexistencia en el mercado peruano de los signos JCB y lago (mixto) y JVC y lago (mixto) para las Clases 7 y 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 GACETA OFICIAL 06/03/20177 5 de 50 3.2. Coexistencia en otros países de los signos en conflicto tales como son China, Brasil, Australia, Rusia, Singapur y Turquía. 3.3.

La autoridad no tomó en cuenta la relación que existe entre los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza en donde coexisten las marcas JCB y JCB y logo con las marcas JVC y JCV y logo de VICTOR COMPANY respecto de los servicios de la Clase 37 que protege la marca solicitada JCB y logo (mixta) 3.4. Los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen gran relación con los servicios de la Clase 37, por lo que es injusto que se permita la coexistencia de las marcas JVC y JCB en la Clase 7 y no en la 37. 3.5.

El signo JCB y logotipo (mixto) termina en la letra "B", mientras que la marca de VICTOR COMPANY en la letra "C", por lo que es inexplicable que se enuncie que el sonido de las últimas letras de los signos en conflicto son idénticas. 4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de INDECOPI 4.1. Los certificados de registro referidos por la demandante no poseen relevancia más allá del caso en concreto. 4.2.

El análisis de registrabilidad de un signo es la facultad discrecional de la administración, toda vez que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. 4.3. La protección que se otorgue a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado se encuentra limitada al territorio en el que se concede. 5.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia dictada por la Tercera Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima 5.1. Si bien existe una aparente similitud entre el signo solicitado JCB y logotipo y la marca registrada JVC y logotipo, sin embargo, se aprecia una diferencia en el gráfico, en el orden de la escritura de las letras y en la fonética, además, debe tenerse en cuenta que ambos signos cuentan con registros en otros países, por lo que se constata que se tratan de marcas notorias, por lo que se hace más difícil el riesgo de confusión. 4 f GACETA OFICIAL 06/03/20177 6 de 50 5.2.

Si los signos marcarios consisten en la combinación de letras, ello no impide el registro de un orden distinto de letras, que son de uso general, salvo que la única finalidad sea apropiarse del prestigio de la otra marca. 5.3. El signo solicitado y la marca registrada muestran diferencias suficientes, por lo que se concluye que el riesgo de confusión en el público consumidor es muy bajo, siendo posible su coexistencia pacífica en el mercado. 5.4.

No se toma en cuenta el acuerdo de coexistencia, pues se trata de circunstancias que no han sido materia de la controversia y ha quedado excluido de la litis contestatio. 6. Argumentos del recurso de apelación de sentencia expuestos por el INDECOPI 6.1. La Sala incurre en contradicción al comparar los signos en conflicto, toda vez que reconoce que éstos resultan semejantes, sin embargo, concluye que poseen diferencias suficientes. 6.2.

De igual manera, admite el riesgo de confusión entre los signos, sin embargo, afirma que es muy bajo y por tanto se permite la coexistencia pacífica entre los signos. 6.3. Se introduce un argumento que nada tiene que ver al comparar los signos en controversia, y que es la supuesta notoriedad de las marcas en Litis. 7. Argumentos de la Sentencia de apelación dictada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú Los fundamentos jurídicos enunciados por el INDECOPI no pueden ser amparados y deben desestimarse por insostenibles, por lo que la sentencia venida en grado merece ser confirmada. 8.

Argumentos del recurso de casación planteado por el INDECOPI: 8.1. Afectación al derecho al debido proceso, al no haber cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial de la norma aplicable al caso. '\ 8.2. Incorrecta interpretación de una norma de derecho material, en particular del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 5 GACETA OFICIAL 06/03/20177 7 de 50 8.3.

La Sala Civil Permanente ha orientado su fallo, al interpretar que no existiría riesgo de confusión por la presentación de las letras, el gráfico y su fonética, lo cual no es cierto. 8.4. Se evidencia contradicción en su criterio, pues si bien reconoce que existe semejanzas entre los signos omite efectuar el análisis de ellos. 8.5. No se puede sustentar que se reduciría el riesgo de confusión solo en base el elemento fonético si estamos ante un conflicto entre signos mixtos.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 4865. de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio se interpretarán los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina6, para referirse el tema relacionado a la interpretación prejudicial obligatoria. 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)". 6 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (...) "Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunaf'. ( ) Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. /J v 6 GACETA OFICIAL 06/03/20177 8 de 50 C. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. La coexistencia pacífica de signos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica.

Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado JCB y logotipo (mixto), y la marca registrada JVC y logotipo (mixta). 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: ( ) "Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria \ \ De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal".

( ) 7 GACETA OFICIAL 06/03/20177 9 de 50 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...) ". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor7. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 8 GACETA OFICIAL 06/03/20177 10 de 50 determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados8. 1.6. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia9. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan10. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 11.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 12 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 8 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. 9 lbíd. 10 Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 11 lbíd. 12 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 9 GACETA OFICIAL d) 06/03/20177 11 de 50 Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 13.

Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles 14. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento 15. 1.8.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor 16. 13 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6; y el Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 14 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 15 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla c/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 16 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 316-IP-2015. r\ \ \ 10 GACETA OFICIAL 06/03/20177 12 de 50 1.9.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir 17. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables 18. 1.1O. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que los signos JCB y logotipo y la marca JVC y logotipo son mixtos. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 19; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los 17 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 18 Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citada. 19 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 1 O. 11 GACETA OFICIAL 06/03/20177 13 de 50 signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 20 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológico suele prevalecer.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. 2.4. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos21. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.4.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.2.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 20 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 21 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 12 GACETA OFICIAL 06/03/20177 14 de 50 2.4.4.

Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3.

La coexistencia pacífica de signos 3.1. BAMFORD señaló que los signos JCB y logotipo (mixto) y JVC y logotipo han coexistido pacíficamente en el mercado por varios años para la Clase 7, por lo que no es pertinente que se niegue su registro para la Clase 37 que es relacionada. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos". 3.2.

El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 3.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 3.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. l'\ ---- ------ 3.5.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 3.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de 6 /4 13 GACETA OFICIAL 06/03/20177 15 de 50 que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. 3.7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 3.7.1 Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 3.7.2 La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 3.7.3 Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. 3.7.4 La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 3.7.5 La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 9209-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 14 06/03/20177 GACETA OFICIAL 16 de 50 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del E \uto del Tribunal. ? 1 l( M,g Cecilia L�a Ayl1cÍr{ Quinteros _MAG1STRADA ( ! Hugo e miro Gómez Apa� AGISTRADO -·----�\� De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnte_p_r,�t9ción Prejudicial el Presidente y el Secretario.,,�- ----·.,.., Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15 GACETA OFICIAL 06/03/20177 17 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre de 2016 Proceso 129-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2013-00101 Referencia Marcas involucradas RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) y SERVIRED (denominativas) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0697 del 1 de marzo de 2016, recibido vla correo electrónico el 11 de marzo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00101; y, El Auto del 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudiclal.

A.

ANTECEDENTES 1. b Partes en el Proceso Interno: Proceso 129-IP-2016 06/03/20177 GACETA OFICIAL 18 de 50 Demandante GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT INC. & Demandado SUPERINTENDENCIA COMERCIO INDUSTRIA Y Terceros interesados INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. MARKETING & DE AMERICAN EXPRESS DEVELOPMENT CORP. TRADING SERVIBANCA S.A. LUZ ANGELA LUCICH ANGARITA BANCO DE BOGOTÁ 2.

Hechos relevantes: 2.1. El 30 de diciembre de 2010, INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. (en adelante, INVERLUNA) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) 1 para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 2

2.2. AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP. (en adelante, AMERICAN EXPRESS), formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas: 3 MARCA SERVE �\ �erve CERTIFICADO CLASE 9 9 414895 1 1 419348 Expediente administrativo 10-165022. 2 Clase 38: telecomunícaciones. 3 De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de la oposición ni se detallan los productos o servicios que distinguen las marcas sustento de la oposición. 2 Proceso 129-IP-2016 06/03/20177 GACETA OFICIAL CLASE CERTIFICADO �erve 36 419349 SERVE SERVE NElWORK SERVE NElWORK SERVE NElWORK 38 414900 36 38 414886 MARCA SERVE 36 � 9 L, 38 serve 19 de 50 414899 414888 414891 428614 NETWORK 2.3.

SERVIBANCA S.A. (en adelante, SERVIBANCA), formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas: 4 CLASE CERTIFICADO 36 165623 SERVIBANCA 42 319013;��i e -· - 391149 35 391148 36 391150 MARCA �sen'lhanca -. ·= 1 �sen;.� l - J. � J 1 �.,;gr.1..,����-- � O T

2.4. LUZ ÁNGELA LUCICH ANGARITA (en adelante, LUZ LUCICH), formuló oposición contra el registro del signo solicitado5, basándose en la solicitud de registro de la marca SERVI (denominativa) presentada con anterioridad para distinguir productos de las Clases 9 y 16 de la Clasificación lnternacíonal de Niza6, asi como en el nombre y enseña De la documentacíón obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de la oposición ni se detallan los productos o servicios que distinguen las marcas sustento de la oposición. De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de la oposición. 8 Clase 16: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelerla; adhesivos (pegamentos) para la papelerla o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artlculos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materías plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés. 3 tJ f Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 20 de 50 comercial RED SERVI, depositado con Certificado 20171, para distinguir actividades de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 2.5.

Por Resolución 53294 del 29 de septiembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas por AMERICAN EXPRESS, SERVIBANCA y LUZ LUCICH; en consecuencia, concedió el registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) a favor de INVERLUNA, considerando lo siguiente: a) El signo solicitado y las marcas SERVE y SERVE NETWORK resultan fonética y ortográficamente diferentes.

Si bien una de las expresiones del signo solicitado reproduce parcialmente la expresión SERVE de las marcas registradas, no puede establecerse que exista una semejanza relevante que pueda inducir a confusión al consumidor. Ideológicamente, los referidos signos evocan la idea de "servicio" de manera diferente, por lo que el consumidor retendrá cada signo sin que exista riesgo de confusión o asociación en el mercado. b) El signo solicitado y las marcas SERVIBANCA y CAJEROS ASISTIDOS son fonética y ortográficamente diferentes.

Si bien el signo solicitado reproduce el término SERVI, correspondiente a las primeras dos sílabas de la expresión SERVIBANCA, no existe una semejanza relevante que pueda inducir a error al consumidor, siendo que dicha partícula es evocativa de "servicio". Ideológicamente, se evidencia que los signos en conflicto tienen un diferente significado para el consumidor, por lo que este retendrá cada signo sin que exista riesgo de confusión o asociación en el mercado. c) El signo solicitado evoca la idea de un "servicio en red" y las marcas SERVIBANCA y CAJEROS ASISTIDOS evocan la idea de prestar un "servicio de banca (bancario)".

El signo solicitado es un conjunto que no debe ser fraccionado para llevar a cabo la comparación. Los signos en conflicto no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión o de asociación, dado que no es posible la desmembración de sus denominaciones para poder compararlos. d) Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada RED SERVI (denominativa) no guardan conexión competitiva 8; en consecuencia, Es pertinente seftalar que del expediente no se verifican los productos que pretendla distinguir la marca solicitada en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 e Clase 39: Actividades de transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Del contenido de la Resolución 53294 se advierte que la marca RED SERVI (denominativa), de LUZ LUCICH, habrla sido registrada únicamente para distinguir productos de la Clase 16 de la 4 Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 21 de 50 los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación. Asimismo, no se ha probado el uso del nombre comercial RED SERVI. e) No necesita referirse a la conexión competitiva entre las marcas registradas señaladas en los anteriores literales, ya que los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan ta existencia de riesgo de confusión. f) El signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad estipuladas en los Literales a) y b) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.6.

SERVIBANCA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 53294.9 2.7. Por Resolución 69843 del 30 de noviembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 53294. 2.8. Mediante Resolución 20431 del 30 de marzo de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando to decidido en la Resolución 53294. 2.9.

El 5 de marzo de 2013, GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC. (en adelante, GLOBAL) demandó la nulidad de las Resoluciones 53294, 69843 y 20431, a fin de que se declare nulo el registro de la marca SERVIRED SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta). inscrita con Certificado 447.773. 2.1 O. El 9 de mayo de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda de nulidad y dispuso notificar a la SIC y a AMERICAN EXPRESS, SERVIBANCA, LUZ LUCICH, INVERLUNA y BANCO DE BOGOT A, estos últimos como terceros interesados. 2.11.

El 1 de agosto de 2013, la SIC contestó la demanda. 2.12. Posteriormente 10, INVERLUNA presentó escrito de contestación a la demanda. Clasificación Internacional de Niza, en tanto que solo respecto de tales productos se evalúa la conexión compeliliva. ó 9 De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de este recurso. 10 De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de presentación del escrito de contestación. 5 Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 22 de 50 2.13.

Mediante Auto del 12 de mayo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de GLOBAL: 3.1. Mediante Resolución 26301 del 21 de agosto de 2002, la SIC concedió el registro de la marca SERVIRED (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del BANCO DE BOGOTÁ, asignándosele el Certificado 275.832.

Asimismo, mediante Resolución 27072 del 28 de agosto de 2002, la SIC concedió el registro de la misma marca para distinguir servicios de la Clase 35 de la clasificación en comentario, asignándosele el Certificado 269.405. 3.2. Con posterioridad al registro de las marcas señaladas en el párrafo anterior, INVERLUNA solicitó registro de la marca RED SERV1 SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que fue objeto de oposiciones, las cuales fueron declaradas infundadas, mediante Resolución 53294 del 29 de septiembre de 2011. 3.3.

El 18 de septiembre de 2012, GLOBAL solicitó a la SIC la cancelación por no uso de las marcas SERVIRED (denominativas) del BANCO DE BOGOTA. solicitudes que se encuentran en trámite. Adicionalmente, el 19 de septiembre de 2012, GLOBAL solicitó el registro de las marcas objeto de cancelación, respecto de las cuales reivindicará el derecho preferente que derive de la resolución a su favor de la cancelación. 3.4.

El 29 de noviembre de 2012, INVERLUNA formuló oposición a la solicitud de registro de la marca SERVIRED (denominativa) que GLOBAL tramita para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que dicha marca es confundible con su marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) de la Clase 38 de la clasificación mencionada, en tanto que SERVIRED es una transliteración de la marca REDSERVI y los servicios a los que se refieren los signos se encuentran vinculados competitivamente, siendo que la coexistencia de tales signos en el mercado generará confusión en el público consumidor. 3.5.

INVERLUNA confiesa que su marca es confundible con el signo que GLOBAL ha solicitado a registro. Siguiendo esta línea, se advierte que los servicios que distingue INVERLUNA también serf an conexos competitivamente con los servicios que pretende distinguir SERVIRED (denominativa) en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.6.

Por lo señalado, los actos demandados habrlan sido emitidos en contravención del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486, toda vez que permitieron el registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS b f 6 Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 23 de 50 PAGOS (mixta} a favor de INVERLUNA mientras se encontraba vi9ente la marca SERVIRED (denominativa} a favor del BANCO DE BOGOTA. 3.7.

La SIC al momento de evaluar el registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) debió haber advertido de oficio la existencia de las marcas SERVIRED (denominativas}, en las Clases 35 y 36, y realizar el examen de registrabilidad teniendo como antecedentes a tales marcas; por tanto, la SIC quebrantó su obligación, violando, como consecuencia, el Articulo 150 de la Decisión 486. 4.

Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1 El simple dicho de INVERLUNA respecto de la confundibilidad de su marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) con SERVIRED (denominativa) en nada compromete el estudio y posterior decisión de la SIC, autoridad competente. Tanto asf que la SIC mediante Resolución 28744 decidió declarar infundada la oposición presentada por INVERLUNA. 4.2 No obstante, precisa que la Resolución 28744 aún no ha cobrado ejecutoriedad, por encontrarse pendiente de resolver el recurso de apelación presentado por lNVERLUNA y BIGGINSS INVESTING CORP. 4.3 No ha incurrido en ninguna de las violaciones a la Decisión 486 que alega GLOBAL, habiéndose concedido válidamente las resoluciones que se impugnan.

Los actos administrativos de los que se deriva la inconformidad de GLOBAL obedecieron a un análisis serio e imparcial de registrabilidad. 4.4 Desde el aspecto visual, no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto. pues pese a compartir silabas. estas se encuentran ubicadas en posiciones totalmente diferentes y están compuestas por un diferente número de palabras, siendo su extensión dispar, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado.

Asimismo, presentan diferencias ortográficas y fonéticas. 4.5 No existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, descartándose así cualquier riesgo de confusión. 4.6 Teniendo en cuenta lo anterior, la SIC no tenía la obligación de incluir las marcas SERVIRED (denominativas) en su estudio de registrabilidad de la marca solicitada por INVERLUNA. 4.7 Es improcedente la acción para controvertir la legalidad de los actos demandados en virtud del Artículo 150 de la Decisión 486.

El Artículo 172 de la Decisión 486 no contempla una regla especial de caducidad en los eventos en que se pretenda la nulidad de un registro marcaría alegando como fundamento una infracción al Articulo 150 de la misma norma. GLOBAL debió ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento (J 7 Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 24 de 50 dentro de los 4 meses contados a partir del día siguiente a la notificación del acto con el que se agotó la vía gubernativa para discutir la legalidad de los actos administrativos con fundamento en lo establecido en el mencionado Artículo 150. 5.

Argumentos de la contestación de INVERLUNA: 5.1. La nulidad interpuesta es inviable, pues no se cumplen los requisitos previstos por el Artf culo 137 de la Decisión 486 para obtener la nulidad de un acto administrativo. 5.2. Aun obviándose lo anterior, GLOBAL no está legitimada para ejercer la acción pues no es titular de algún derecho que se vea lesionado con la concesión de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta).

Apenas tiene una expectativa de obtener la titularidad de la marca SERVIRED (denominativa) y si la obtuviera el registro sería posterior al de su marca, por lo que no tendrla derecho de solicitar la nulidad de un signo registrado con anterioridad al suyo. 5.3. Como lo establece el Articulo 146 de la Decisión 486, solo tiene legitimidad para oponerse o atacar el registro de una marca quien previamente ha solicitado u obtenido el registro de un signo similar y que consecuentemente se vea afectado con el nuevo registro.

Así, no existe ninguna violación al Literal a) del Artículo 136 ni al Articulo 150 de la decisión referida. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 11. Procede la interpretación solicitada, por ser materia controvertida lo regulado en los artículos antes citados.,, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Art/cufo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;, r "Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones. la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. w b 8 Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 25 de 50 2. De oficio, procede interpretar el Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 12, toda vez que se discute sobre la validez de un registro de marca.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. Nulidad de registro de una marca. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

Comparación entre una marca mixta y una denominativa. Conexión competitiva entre servicios de las Clases 35, 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. 5. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 1.1. En el proceso interno, GLOBAL ha manifestado que al evaluar el registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) la SIC omitió advertir de oficio la existencia de las marcas SERVIRED (denominativas), registradas con anterioridad; en ese sentido, corresponde analizar lo establecido en el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará 12 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Artfcu/o 172.- La autoridad nacional competente decrntará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un rngistro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de fo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prnscribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a fa legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de /os productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca." 9 b r� Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 26 de 50 sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución". 1.2.

A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración, las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 13 1.3.

El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 14 1.4.

La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto. independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. 15 1.5. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podria quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados. 16 13 De modo referencial, ver Proceso 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, p.20-22. 14 Ibídem. 15 Ibídem. 16 Ibídem. 10 Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 27 de 50 1.6.

En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

No obstante, la oficina tiene la obligación de llevar a cabo el referido examen con aquellos signos que considere relevantes para tal efecto, mas no respecto de aquellos que, a su criterio, considere que son incapaces de producir riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 2. Nulidad de registro de una marca 2.1. GLOBAL solicitó la nulidad de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta), alegando que la misma fue supuestamente concedida en contravención de lo dispuesto en el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486.

Por su parte, INVERLUNA refutó tal argumento manifestando que el Articulo 146 de la Decisión 486 establece que solo tiene legitimidad para oponerse o atacar el registro de una marca quien previamente ha solicitado u obtenido el registro de un signo similar y que consecuentemente se vea afectado con el nuevo registro, lo cual no ocurre con GLOBAL.

En consecuencia, resulta pertinente analizar este tema. 2.2. El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento juridico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento.

Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Articulo 135 de la Decisión 486. La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Articulo 136 de la Decisión 486 o cuando éste hubiera sido efectuado de mala fe.

En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 2.3. Cabe agregar que en este caso, además, se advierte que existen cuestionamientos con relación al trámite interno que habría seguido GLOBAL a efectos de interponer la presente acción de nulidad. Al respecto, es importante recalcar que este Tribunal no es competente para o 11 Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 28 de 50 interpretar el sentido de las normas internas de cada pals miembro; en ese sentido, se limitará a interpretar la norma comunitaria que resulte relevante para resolver el caso concreto, debiendo la Corte consultante verificar el cumplimiento de la legislación interna que corresponda para la procedencia o no de la acción. 2.4.

Considerando lo expuesto, de ser pertinente, se deberá analizar si el registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) incurre en la causal de nulidad relativa contemplada en el Literal a) del Artículo 136, conforme a lo dispuesto por el Articulo 172 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que cualquier persona puede ejercer dicha acción. Además, debe tenerse presente que la figura de oposición, regulada en el Articulo 146 de la decisión antes señalada, constituye la forma de objetar el acceso de un signo distintivo a su registro; es decir, se da en la etapa pre registra!; mientras tanto, la acción de nulidad, abordada en este Apartado, constituye la manera de cuestionar el registro de una marca; es decir, se da en la etapa post registra!. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) y la marca SERVIRED (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a).. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solícitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicíos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( _)" 3.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar 12 (J Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 29 de 50 riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 17 a) El riesgo de confusión, puede ser dírecto e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 3.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 3.5.

Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 18 o a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 17 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. \8 lbidem. 13 Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 30 de 50 c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 3.6.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflícto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 19 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 3.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 4.

Comparación entre una marca mixta y una denominativa 4.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) y la marca SERVIRED (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 19 lbldem. 14 Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 31 de 50 4.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza. cualidades y funciones del producto que van a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 20 4.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el siano que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 21 4.4.

De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más caracterlstica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores n. 22 4.5.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 23 4.6.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: 24 a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría 20 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016. 21 De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014 del 14 de marzo del 2014, p. 10. 22 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos.

Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. 23 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 24 Ibídem. 15 Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 32 de 50 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistlr pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 25 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícll de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que sí se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominaclón. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.7.

Como el elemento denominativo de la marca cuya nulidad se solicita es compuesto26, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 27 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 25 Ibídem. 26 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 27 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-lP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 16 /) Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 33 de 50 c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de ta palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocatíva y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas. descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera. determinar la relevancia en el conjunto. 4.8.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado et cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas. con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas RED SERVI SUS PAGOS, SUS GIROS (mixta) y SERVIRED (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 5. Conexión competitiva entre servicios de las Clases 35, 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. Tomando en cuenta que se discute la validez del registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) que distingue servicios de la Clase 38, toda vez que, conforme se alega en el proceso, al conceder dicho registro se habría omitido evaluar en el examen de registrabilidad respectivo a las marcas SERVIRED (denominativas) que distinguen servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar dicho tema. 5.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe /J I 17 Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 34 de 50 similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 28 5.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas. ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asl como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 29 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sr. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. 28 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Artlcu/o 151.- Para c/asiftear los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, lo$ Paises Miembros utilizarán la Clasificación lntemacionaf de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasilicac16n Internacional referida en el párrafo antenor no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.� (Subrayado agregado) 29 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 18 ó Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 35 de 50 A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asl, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorlas o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse 19 /J f 1- Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 36 de 50 conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00101, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luu�eros MAGISTRADA Hugo Ramiro ómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 20 Proceso 129-IP-2016 GACETA OFICIAL 06/03/20177 37 de 50 Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21 GACETA OFICIAL 06/03/20177 38 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 137-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05257-2012-0-1801-JR-CA-1O Referencia: Marcas involucradas: CAESARS (denominativa) y LITTLE CAESARS (denominativa) y otras.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 5257-2012-0 / 5ta. SECA-CSJLI-PJ, recibido el 30 de marzo de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05257-2012-0-1801-JR-CA-10; y, El Auto de13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 GACETA OFICIAL 2. 06/03/20177 39 de 50 Demandante: CAESARS WORLD INC. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) Hechos relevantes: 2.1. El 11 de diciembre de 2009, CAESARS WORLD INC., (en adelante CAESARS), solicitó el registro del signo CAESARS (denominativo)1 para proteger servicios comprendidos en la Clase 432 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3 2.3. El 7 de septiembre de 2010, mediante Resolución 013846-2010/DSD­ INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos negó de oficio el registro como marca del signo solicitado, por la existencia previa de las marcas registradas CAESAR 8US1NESS4 y CAESAR PARK5 de propiedad de CAESARS WORLD, INC., y la solicitud del signo LITTLE CAESARS6 de propiedad de POSADAS VENTURE 8.8.; y LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

El 1 de octubre de 2010, CAESARS WORLD INC., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 013846-2010/DSD-INDECOPI. 2.5. El 2 de mayo de 2012 la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 0700-2012/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 13846-2012/DSD-INDECOPI y, en Expediente No. 407848-2009. 2 Servicios de hotel, motel y casas de huéspedes, servicios de alojamiento en centros turísticos o vacacionales (resorts); servicios de alojamiento temporal, servicio de restaurantes, bares y cafés: servicios de bebidas y comidas preparadas; suministro de instalaciones para reuniones, convenciones, conferencias, seminarios y banquetes; servicios de información, consultoria y asesoría relacionado a todo lo antes mencionado.

J No se pudo tener acceso a la fecha de publicación en el Diario Oficial. Certificado. 42156. Certificado. 42157. Certificado. 71021. 2 GACETA OFICIAL 06/03/20177 40 de 50 consecuencia, negar el registro del signo CAESARS para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6. El 8 de agosto de 2012, CAESARS WORLD, INC., presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 0700-2012fTPI-INDECOPI y que se conceda el registro como marca del signo CAESARS Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.7.

El 18 de septiembre de 2012 el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa. 2.8. El 26 de marzo de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Dieciséis, resolvió declarar infundada la demanda contencioso administrativa. 2.9.

El 1O de abril de 2015 CAESARS WORLD INC., presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Dieciséis. 2.1 O. El 4 de marzo de 2016 mediante Auto signado con Resolución No. 5, la, Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa CAESARS WORLD, INC., en su demanda manifestó que: 3.1. El registro de las marcas CAESAR BUSINESS y CAESAR PARK de propiedad de Caesars World, lnc., se encontrarían cancelados, por lo que la comparación debe ser entre CAESARS (denominativa) y LITTLE CAESARS (denominativa). 3.2. Debió concederse el registro del signo solicitado, toda vez que existe un acuerdo de coexistencia de marcas entre Caesars World lnc., y Little Caesars lnc., en el cual las partes convienen en que los signos en conflicto no son confundibles y no tienen impedimento para su coexistencia. 3.3.

No existe prueba alguna que demuestre que entre el signo solicitado CAESARS (denominativa) y la marca registrada LITTLE CAESARS (denominativa) pueda existir riesgo de confusión. El signo CAESARS de su propiedad es una marca muy prestigiosa y famosa a nivel internacional, que identifica servicios hoteleros vinculados siempre a casinos y actividades relacionadas, mientras que la marca 3 06/03/20177 GACETA OFICIAL 41 de 50 LIITLE CAESARS identifica serv1c1os relacionados a restaurantes y cafeterías en donde se venden pizzas al ser una popular cadena de restaurantes en los Estados Unidos. 3.5. --r��·�".'.

Es titular de las siguientes marcas CAESARS en el Perú, por lo que le asiste un mejor derecho: r- ti -- 50451 • -- -- �,�� 53fll6 1r t· º"'� 41 35 1 CAESARS -----d- � ���e "' ENTERTAINMENT -CAESARS ENrERTAINMENT 82800- - (A.SARi Hotel and Casino_j_. ___.s,· <Att-ARS _L_J t:: - ·- - ----.CAESARSPALACE-- s PM.ACEHOTiK A�r i -47322._ 02799 +--��� u CASINO 4.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: 4.1. Existe riesgo de confusión entre los signos confrontados debido a que ambos signos comparten el término CAESARS. 4.2. Al analizar el riesgo de confusión se deben analizar dos factores, la identidad, similitud o vinculación de los productos o servicios que identifican y la identidad o similitud de los signos en si. 4.3.

Algunos de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza están directamente relacionados como son los servicios de restaurantes, bares y cafés; servicios de bebidas y comidas preparadas, y otros servicios vinculados competitivamente entre ellos servicios de hotel y de alojamiento, por lo cual se incrementa el riesgo de confusión entre los signos. 4 GACETA OFICIAL 06/03/20177 42 de 50 4.4. · A pesar de existir consentimiento del titular de registro, es la autoridad administrativa la que evaluará la posibilidad de acceder o no al registro, y en este caso, no es posible admitir el acuerdo de coexistencia de los signos CAESAR y LITTLE CAESARS, por ser signos confundibles entre sí. 5.

Argumentos de la Sentencia signada como resolución Dieciséis 5.1. Que las resoluciones administrativas emitidas por el INDECOPI han sido emitidas conforme a la Ley y en atención a los principios que rigen el debido procedimiento administrativo. 5.2. Respecto del acuerdo de coexistencia pacífica suscrito entre las partes, se debe tener en cuenta lo que establece el Articulo 159 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ante lo cual, debe primar el evitar la confusión en el público consumidor respecto del origen de los productos y/o servicios de que se trate. 5.3.

Si bien el actor es titular de las marcas CAESARS en Perú, el examen de cada solicitud de registro es efectuado por las oficinas de signos distintivos de manera independiente y autónoma, siendo su labor determinar en cada caso particular si el signo solicitado cumple o no con los requisitos de Ley. 6. Argumentos del recurso de apelación CAESARS WORLD, INC., fundamentó su recurso en los mismos argumentos propuestos en su demanda contencioso administrativo, esto es, la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos en conflicto, el acuerdo de coexistencia pacífica de signos y la titularidad de las marcas CAESARS en el Perú y a nivel internacional.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) y 1597 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Procede la interpretación. 7 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o se,vicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la mama pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Articulo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo Pals Miembro, salvo que los titulares de díchas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. 5 GACETA OFICIAL 06/03/20177 43 de 50 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y denominativos compuestos. Acuerdos de coexistencia. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo CAESARS (denominativo) y la marca LITTLE CAESARS (denominativa) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o se,vicios, o para productos o se,vicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )". 1.2.

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ª. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el 8 t._· ó� Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24IP-2009. 6 GACETA OFICIAL 06/03/20177 44 de 50 consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos9: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 06/03/20177 GACETA OFICIAL 45 de 50 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 1.9. En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo a lo antes desarrollado. 2.

Comparación compuestos entre signos denominativos y denominativos 2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo CAESARS (denominativo), solicitado, con la marca registrada LITTLE CAESARS (denominativa) es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto10. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, Véase. por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016. 8 GACETA OFICIAL 06/03/20177 46 de 50 que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: 11 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; º· b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 2.3. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas 12: 2.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros13: 11 lbidem. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial de1 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013.

Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP-2015. 9 GACETA OFICIAL 06/03/20177 47 de 50 2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la autoridad deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos CAESARS y LITTLE CAESARS en conflicto. 10 ó GACETA OFICIAL 3. 06/03/20177 48 de 50 Acuerdos de coexistencia 3.1.

El solicitante, argumentó la existencia de un acuerdo de coexistencia, así como ser titular de la marca CAESARS en el Perú y otros países a nivel mundial. 3.2. En Jo referente a los acuerdos de coexistencia pacifica, el segundo párrafo del Artículo 159 establece que; "(...) En caso de llegarse a tales acuerdos, las parles deberán adoptar todas las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia."( ) 3.3. Si bien existe un acuerdo suscrito en el presente caso, se debe tomar en cuenta que lo que debe primar es el evitar la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor, y está en manos de la autoridad determinar la existencia o no de este riesgo, poniendo el interés general del público consumidor por sobre el interés particular de las partes. 3.4.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza. 14 3.5.

El Tribunal ha precisado, además que "La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. 15 3.6. En el marco de la norma referida, se entiende que "los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que Proceso 57-IP-2002. 15 Proceso 104-IP-2003. 11 GACETA OFICIAL 06/03/20177 49 de 50 las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión. 16 3.7.

De igual manera reiterando lo expresado en la Interpretación Prejudicial 96IP-2011, se puede afirmar que: ( ) De esta manera los acuerdos de coexistencia de marcas, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: 17 3.7.1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. 3.7.2.

Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 3.7.3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. En el presente caso, se deberá analizar si entre los signos CAESARS (denominativa) y LITILE CAESARS (denominativa), el riesgo de confusión en el público consumidor persiste, pese a la suscripción de un acuerdo de coexistencia pacifica entre las partes.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 05257-2012-0-1801-JR-CA-10, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con Jo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia L�uJteros MAGISTRADA 16 Proceso 104-IP-2002. 17 Proceso 62-IP-2014. 12 GACETA OFICIAL 06/03/20177 50 de 50 '- Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13