Al ¿s TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 644-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00569 Referencia: Patente: COMPOSICIONES ANTIOXIDANTES PARA REDUCIR OLOR EN COMPOSICIONES LUBRICANTES CALIENTES Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3980, recibido 1 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2013-00569; y El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MCNEIL — PPC, INC. Sd SS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA S SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Hechos Relevantes: El 13 de noviembre de 2008, la sociedad MCNEIL - PPC, INC. (en adelante MCNEIL) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC. el otorgamiento de patente de invención denominada “COMPOSICIONES ANTIOXIDANTES PARA REDUCIR OLOR EN COMPOSICIONES LUBRICANTES CALIENTES” (Expediente administrativo 08-121392).
Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones por parte de terceros, El 18 de julio de 2012, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Oficio 12547, requirió a MCNEIL la presentación de argumentos respecto de las observaciones en relación con la falta de novedad y nivel inventivo, teniendo en cuenta la existencia de dos anterioridades: D1 (MX PA04010890) y D2 (US 20050058674).
El 20 de noviembre de 2012, MCNEIL contestó presentado nuevas reivindicaciones. El 28 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 81954, negó la patente solicitada argumentando falta de nivel inventivo. El 14 de febrero de 2013, MCNEIL presentó recurso de reposición en contra del anterior acto administrativo.
El 28 de mayo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 32233, confirmó el acto impugnado. El 31 de octubre de 2013, MCNEIL presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos.
El 1 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 3980, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Argumentos de la Demanda presentados por MCNEIL: Indicó que su invención se relaciona con composiciones de lubricantes que no desarrollan olor durante su almacenamiento, caracterizadas por la combinación de un alcohol polihídrico, un agente bioadhesivo, entre O y 20% en peso de agua, y un antioxidante seleccionado del grupo que consiste de tocoferol, ácido ascórbico, butilato hidroxitolueno (BHT) y mezcla de los mismos.
Sostuvo que los inventores encontraron que al incorporar ciertos antioxidantes no se producían los olores desagradables característicos de dichas composiciones. Argumentó que el documento D2 no indica cómo las composiciones en mención pueden ser aplicadas directamente en la piel sin necesidad de un sustrato que mantenga el contacto constante.
Manifestó que el documento D1 no señala como controlar el mal olor de las formulaciones lubricantes, sino que básicamente refiere lo que era conocido hasta ese entonces en el estado de la técnica. Expresó que MCNEIL logró alcanzar un efecto inesperado con su composición farmacéutica particular. Expresó que la solicitud se analizó con base a un examen retrospectivo y subjetivo; además, no se consideró el estado de la técnica existente hasta antes de la solicitud de patente.
Argumentos de la Contestación presentados por SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Indicó que el objeto de la solicitud presentada no cumple con el requisito de nivel inventivo, debido a que para un experto medio en la materia se derivaria de manera evidente del estado de la técnica existente (anterioridades D1 y D2). Sostuvo que el documento D2 ya enseñaba previamente la solución al problema técnico relacionado.
Señaló que la solicitud no cuenta con evidencia de que la composición reivindicada proporcione efectos técnicos “superiores” o “mejorados”. Estableció que el documento D1, que se encuentra en el estado de la técnica más cercano, comparte la mayoría de características técnicas del objeto de la solicitud. 4.5. Concluyó que el examen se realizó con base a los conocimientos que 1.1. 1.2. tenía el experto medio en la materia al momento de la presentación de la solicitud.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán por ser pertinentes los artículos 14 y 18 de la mencionada Decisión 486. El artículo 45 no se interpretará porque no se está debatiendo ningún asunto relacionado con el trámite de notificación en el proceso de concesión de patentes.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia y la proscripción del examen tipo hindsight. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia y la proscripción del examen tipo hindsight Como en el proceso interno se discute si el objeto de la solicitud de patente presentada por MCNEIL cumple con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia!.
Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa?, tener nivel inventivo? y ser susceptible de aplicación industrial*. Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-1P-98 del 20 de mayo de 1998; 46-1P-2012 del 20 de julio de 2012; 157-1P.2013 de 21 de mayo de 2014; y 183-1P-2015 de 7 de diciembre de 2015.
Una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueran accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.
De conformidad con el articulo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad 1.3.
De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.4. Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico.
Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público? por cualquier medio y en cualquier lugar. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; sin embargo, lo que es evidente es también obvio.
Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.4.5.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate.
Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.4.5.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.
Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid — España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089 1.5. 1.6. existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.
Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.
En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.
De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas del análisis del problema solución”: 1.6.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.6.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.6.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.
Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. 1.6.4. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00569, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Cecilia Luiga Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. o Hernán ro Zambrano sta SIDENTE SECRETARIO Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 644-1P-2015 |