Año XXXIV – Número 2934 Lima, 6 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 552-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 929/2014. Referencia: Marcas involucradas HUNK y HUNK PROCESO 644-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00569. Referencia: Patente: COMPOSICIONES ANTIOXIDANTES PARA REDUCIR OLOR EN COMPOSICIONES LUBRICANTES CALIENTES. PROCESO 646-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2013-00433. Referencia: Signos mixtos ROCA Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 006/03/20177 2 de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 552-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Expediente interno del Consultante: Referencia: 929/2014 Marcas involucradas HUNK y HUNK Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio C.A.C No 094/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 929/2014.

El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: HERO MOTOCORP LTO. Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL-SENAPI- ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 1 //, / GACETA OFICIAL 2. 006/03/20177 3 de 39 Hechos Relevantes: 2.1. El 12 de junio de 2012, HERO MOTOCORP LTD. (en adelante HERO), solicitó el registro del signo HUNK (denominativo), para amparar los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: "reparación, mantenimiento, instalación y servicio de vehículos". 2.2.

El 12 de diciembre de 2012, MARTHA CECILIA TORRES presentó oposición andina, argumentando riesgo de confusión con su marca HUNK (denominativa), registrada en Colombia1 para amparar los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: "motocicletas, sus repuestos y accesorios". 2.3. El 28 de junio de 2013, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolución 315/2013, declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado. 2.4.

HERO presentó recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo. 2.5. El 13 de septiembre de 2013, el Director de Propiedad Industrial de SENAPI mediante Resolución DPI/OP/REV No. 255-2013, resolvió rechazar el recurso de revocatoria y confirmar el acto administrativo impugnado. 2.6. HERO interpuso recurso jerárquico contra el anterior acto administrativo. 2.7.

El 10 de febrero de 2014, la Dirección Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución DGE/OPO/J No. 54-2014, resolvió rechazar el recurso jerárquico confirmar el acto administrativo impugnado. 2.8. El 18 de septiembre de 2014, HERO interpuso demanda contenciosa administrativa en contra el SENAPI, solicitando como pretensión principal dejar sin efecto legal la Resolución DGE/OPO/J-54/2014. l________.\\ 3.

Argumentos de la Demanda presentados por HERO: 3.1. Adujo que su marca HUNK tiene gran posicionamiento en el mercado y se encuentra registrada en varios países. Para demostrar esto se presentaron diversos certificados de registro de la marca HUNK. En el expediente no se encuentra información sobre el certificado de registro de la marca. ¡; t' 2.9.

El 16 de octubre de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia mediante Oficio C.A.C No 094/2015, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.; 2 GACETA OFICIAL 06/03/20177 4 de 39 3.2. La marca opositora se registró de mala fe, con la única finalidad de impedir el registro de la marca HUNK por su verdadero y legítimo titular.

Por lo tanto, el sistema de marcas no puede permitir dicha situación. 4. Argumentos de la Contestación presentados por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI): 4.1. Manifestó que se presentaron pruebas en copias simples y, por lo tanto, no se cumplieron los requisitos de legalización correspondientes. Se adjuntaron documentos en idioma extranjero sin cumplir con las previsiones del artículo 8 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.2.

Sostuvo que el argumento de mala fe no puede ser un medio de defensa en un proceso de oposición. No se está discutiendo la mala fe al obtener el registro del signo opositor, sino la irregistrabilidad del signo solicitado a registro. 4.3. Señaló que si bien se obtuvo el registro del signo HUNK en un determinado país miembro, ello no significa que indiscutiblemente se deba conceder en Bolivia.

El SENAPI se rige por el principio de independencia. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual se realizará por ser procedente. De oficio, se interpretarán el artículo 8 y 150 de la misma normativa, ya que el primero regula la presentación de documentos en idioma extranjero y el segundo el examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional competente y los artículos 224 y 229 de la misma normativa, porque regulan las normas de la marca notoria2.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ (...) "Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.

( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación ( ) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En ( f 3 GACETA OFICIAL 06/03/20177 5 de 39 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Sobre la marca notoriamente conocida. La presentación de documentos ante la oficina de marcas. La conexión competitiva. El análisis de registrabilidad que debe realizar la oficina de marcas.

Autónomo, integral, motivado y de oficio. 2. 3. 4. 5. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos denominativos HUNK son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, del siguiente tenor literal: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) í (; sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución". ( ) Artículo 224 "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

( ) Artículo 229 "No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; a) b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero". c) ( )".

Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 y Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. 4 GACETA OFICIAL 06/03/20177 6 de 39 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial plasmado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico4 o semejante5 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor. 2. Sobre la marca notoriamente conocida 2.1.

Como la demandante sostuvo que el signo solicitado para registro tiene amplio posicionamiento en el mercado, encontrándose registrada en 4 Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero compa�en rasgos esenciales.

Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podnan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 5 GACETA OFICIAL 06/03/20177 7 de 39 varios países, el Tribunal examinará el tema propuesto reiterando los precedentes sobre la materia.6 2.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en el Título XII, artículos 224 a 236.

El artículo 224 consagra una definición normativa que precisa las siguientes características: 2.2.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente7 • 2.2.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 2.2.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se salvaguarda a los signos que alcancen dicho carácter, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 2.4. En este escenario, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 2.5. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy 6 LJ Se puede consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 124-IP-2011 del 30 de noviembre de 2011 y 231-IP-2015 del 2 de marzo de 2016.

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. 6 GACETA OFICIAL 06/03/20177 8 de 39 riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, analizando factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, entre otros. 2.6.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 2.7.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas. 2.8.

Para resolver el caso concreto se deberá determinar si el signo denominativo HUNK es notoriamente conocido en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para posteriormente realizar el análisis especial referenciado líneas arriba. 3. La presentación de documentos ante la oficina de marcas 3.1. Como el SENAPI sostuvo que se presentaron copias simples y en idioma extranjero sin cumplir con las previsiones del artículo 8 de la Decisión 486, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materiaª. b 3.2.

De conformidad con el artículo 8 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. Si dichos documentos estuviesen en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar una traducción simple al idioma castellano para que la oficina los pueda evaluar, es decir, una traducción sin legalizaciones o aprobaciones especiales.

Es muy importante tener en cuenta que tanto el documento original como la traducción deben ser legibles, ya que de lo contrario la oficina competente no los podría examinar correctamente. a Sobre esto se pueden consultar la Interpretación Prejudicial 546-IP-2015 del 18 de agosto de 2015. 7 GACETA OFICIAL 06/03/20177 9 de 39 3.3. No obstante lo anterior, si la oficina lo considera pertinente, podrá exonerar al solicitante de la presentación de las mencionadas traducciones. 3.4.

En consecuencia, todos los documentos que se presenten sobre la base de los artículos 138 y 139 de la Decisión 486, deben constar en castellano o con su respectiva traducción de conformidad con lo previamente anotado. Sin embargo, como los requisitos formales para presentación y legalización de los documentos no están regulados por la normativa comunitaria andina, en virtud del principio de complemento indispensable se deberá atender a las normas previstas por el país miembro respectivo para estos eventos. 3.5.

Por lo tanto, en el caso concreto se deberá determinar si los documentos presentados cumplieron con los requisitos formales que para el efecto prevé la legislación boliviana y, además, si aquellos que consten en idioma extranjero se encuentran con una traducción simple al castellano. 4. La conexión competitiva 4.1. Como el signo HUNK (denominativo) se solicitó para amparar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca opositora, HUNK (denominativa), se encuentran registradas para amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto. 4.2.

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos9. 4.3.

Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación L 9 - El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.

Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. 8,, 1 Í1 lt / '/! � � GACETA OFICIAL 06/03/20177 10 de 39 competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 4.4.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 486 1º). 4.5.

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 10 4.5.1. La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y, consecuencialmente, se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 4.5.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 4.5.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.

Por el contrario ' si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad Artículo 151 "( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." 9 GACETA OFICIAL 06/03/20177 11 de 39 especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.

A este respecto, cabe indicar que los productos o serv1c1os accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En este sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud. 4.5.4. Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva.

Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos y/o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 4.5.5.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos y/o servicios. o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos y/o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el (() f 10 GACETA OFICIAL 06/03/20177 12 de 39 otro11.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.6. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y seNicios que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos y seNicios amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o seNicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o seNicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva12. 5.

El análisis de registrabilidad que debe realizar la oficina de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio 5.1. Como el SENAPI sostuvo que sus actuaciones se rigen por el principio de independencia, el Tribunal se referirá al tema reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos 13. 5.2. El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones 11 u 12 13 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señal�do por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMIA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase: <https://book s. googl e. com. ec/book s?id= ld8168bW3eoC& pg=P A24 7 &dq=rn icroecon orn '.él +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved= OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4K..!::lBxZ6Xc06AEIJTf:.

C#v=onru:1age&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f =fals�> (visitado el 9 de mayo de 2016). Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-IP-2013. 11 GACETA OFICIAL 06/03/20177 13 de 39 (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad.

Dicho examen tiene las siguientes características: 5.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 5.2.2.

Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 5.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 929/2014 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en I 12 GACETA OFICIAL 06/03/20177 14 de 39 el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Le� / d -------� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA L Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Herná,,/;/¿;' / � ) ró Zambrano ENTE �.. '--..J Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 552-IP-2015 13 06/03/20177 GACETA OFICIAL 15 de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 644-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2013-00569 Patente: COMPOSICIONES ANTIOXIDANTES PARA REDUCIR OLOR EN COMPOSICIONES LUBRICANTES CALIENTES Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3980, recibido 1 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º 2013-00569; y El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MCNEIL - PPC, INC. GACETA OFICIAL Demandado: 2. 06/03/20177 16 de 39 LA NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Hechos Relevantes: 2.1. El 13 de noviembre de 2008, la sociedad MCNEIL - PPC, INC. (en adelante MCNEIL) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC el otorgamiento de patente de invención denominada "COMPOSICIONES ANTIOXIDANTES PARA REDUCIR OLOR EN (Expediente CALIENTES" LUBRICANTES COMPOSICIONES administrativo 08-121392). 2.2.

Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 18 de julio de 2012, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Oficio 1254 7, requirió a MCNEIL la presentación de argumentos respecto de las observaciones en relación con la falta de novedad y nivel inventivo, teniendo en cuenta la existencia de dos anterioridades: D1 (MX PA04010890) y D2 (US 20050058674). 2.4.

El 20 de noviembre de 2012, MCNEIL contestó presentado nuevas reivindicaciones. 2.5. El 28 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 81954, negó la patente solicitada argumentando falta de nivel inventivo. 2.6. El 14 de febrero de 2013, MCNEIL presentó recurso de reposición en contra del anterior acto administrativo. 2.7.

El 28 de mayo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 32233, confirmó el acto impugnado. 2.8. El 31 de octubre de 2013, MCNEIL presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos. 2.9.

El 1 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 3980, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6 f 2 GACETA OFICIAL 3. 06/03/20177 17 de 39 Argumentos de la Demanda presentados por MCNEIL: 3.1.

Indicó que su invención se relaciona con composiciones de lubricantes que no desarrollan olor durante su almacenamiento, caracterizadas por la combinación de un alcohol polihídrico, un agente bioadhesivo, entre O y 20% en peso de agua, y un antioxidante seleccionado del grupo que consiste de tocoferol, ácido ascórbico, butilato hidroxitolueno (BHT) y mezcla de los mismos. 3.2.

Sostuvo que los inventores encontraron que al incorporar ciertos antioxidantes no se producían los olores desagradables característicos de dichas composiciones. 3.3. Argumentó que el documento 02 no indica cómo las composiciones en mención pueden ser aplicadas directamente en la piel sin necesidad de un sustrato que mantenga el contacto constante. 3.4.

Manifestó que el documento 01 no señala como controlar el mal olor de las formulaciones lubricantes, sino que básicamente refiere lo que era conocido hasta ese entonces en el estado de la técnica. 3.5. Expresó que MCNEIL logró alcanzar un efecto inesperado con su composición farmacéutica particular. 3.6. Expresó que la solicitud se analizó con base a un examen retrospectivo y subjetivo; además, no se consideró el estado de la técnica existente hasta antes de la solicitud de patente. 4. presentados Contestación la de Argumentos SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: por 4.1.

Indicó que el objeto de la solicitud presentada no cumple con et requisito de nivel inventivo, debido a que para un experto medio en la materia se derivaría de manera evidente del estado de ta técnica existente (anterioridades 01 y 02}. 4.2. Sostuvo que el documento 02 ya enseñaba previamente ta solución al problema técnico relacionado. 4.3.

Señaló que la solicitud no cuenta con evidencia de que la composición reivindicada proporcione efectos técnicos "superiores" o "mejorados". 4.4. Estableció que el documento 01, que se encuentra en el estado de la técnica más cercano, comparte la mayoría de características técnicas del objeto de la solicitud. 3 GACETA OFICIAL 06/03/20177 18 de 39 4.5.

Concluyó que el examen se realizó con base a los conocimientos que tenia el experto medio en la materia al momento de la presentación de la solicitud. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán por ser pertinentes los artículos 14 y 18 de la mencionada Decisión 486.

El artículo 45 no se interpretará porque no se está debatiendo ningún asunto relacionado con el trámite de notificación en el proceso de concesión de patentes. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia y la proscripción del examen tipo hindsight.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia y la proscripción del examen tipo hindsight 1.1. Como en el proceso interno se discute si el objeto de la solicitud de patente presentada por MCNEIL cumple con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia 1. 1.2.

Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa2, tener nivel inventivo 3 y ser susceptible de aplicación industrial4 • 2 3 4 Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-IP-98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-IP.2013 de 21 de mayo de 2014: y 183-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015.

Una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden.no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficienle sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

De conformidad con el articulo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resullar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad 4 GACETA OFICIAL 06/03/20177 19 de 39 1.3.

De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.4. Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: 1.4.1.

Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. 1.4.2. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público5 por cualquier medio y en cualquier lugar. 1.4.3. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.4.4.

Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar''ª. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; sin embargo, lo que es evidente es también obvio. 1.4.5. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.4.5.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendria un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.4.5.2.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que 5 6 productiva o de servicios, como lo manifiesta el artfculo 19 de la norma comunitaría que se interpreta. Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solícitud de patente.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPA"'OLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVJO". Págs. 686 y 1089. 5 GACETA OFICIAL 06/03/20177 20 de 39 existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. 1.5.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 1.6.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas del análisis del problema solución7: 7 1.6.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.6.2. Identificación de las caracteristicas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.6.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina.

Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patenles.pdf. 6 GACETA OFICIAL 1.6.4. 06/03/20177 21 de 39 Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00569, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia LuUJÍ:ros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 7 GACETA OFICIAL 06/03/20177 22 de 39 De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente Ja presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. litH'"'5ro Zambrano SIDENTE Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 644-IP-2015 8 06/03/20177 GACETA OFICIAL 23 de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 646-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00433 Referencia: Signos mixtos ROCA Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3978, recibido el 1 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2013-00433; y El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: ROCA SANITARIO S.A. Demandado: NACIÓN LA SUPERINTENDENCIA COMERCIO Tercero Interesado: ALMACÉNES E INDUSTRIAS ROCA S.A. COLOMBIANA DE INDUSTRIA Y 1 06/03/20177 GACETA OFICIAL 2. 24 de 39 Hechos Relevantes: 2.1. El 14 de diciembre de 2010, ALMACÉNES E INDUSTRIAS ROCA S.A. (en adelante INDUSTRIAS ROCA), solicitó el registro del signo mixto ROCA para identificar los siguientes productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: "materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos" (Expediente administrativo Nº 1 O 157133).

RC>CA..,'. ¡. �}t�� 2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 626 de 22 de marzo de 2011. 2.3. El 3 de mayo de 2011, ROCA SANITARIO S.A. (en adelante ROCA SANITARIO), presentó oposición sobre la base de sus marcas mixtas ROCA, registradas para amparar los siguientes productos de las Clases 11 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza: 2.3.1.

Clase 11: "aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias". Certificados 137812 (Colombia), 291596 y 291595 (Bolivia) y 338569 (Ecuador}. 2.3.2. Clases 19: "materiales de construcción o metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos" (Certificados 291464 (Bolivia) y 328247 (Ecuador). 2.4.

El 28 de mayo de 2012, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 32283, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. Argumentó que INDUSTRIAS ROCA es titular de la marca mixta ROCA, registrada en Colombia bajo el Certificado 375951 para amparar productos de la Clase 19, y que el signo solicitado es una derivación de dicha marca previamente registrada. 2 GACETA OFICIAL 06/03/20177 25 de 39 {�ROCA

2.5. ROCA SANITARIO presentó recurso de apelación en contra del anterior acto administrativo. 2.6. El 4 de abril de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución 00014765, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

2.7. ROCA SANITARIO presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos. 2.8. El 1 de diciembre de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 3978, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentados por ROCA SANITARIO: 3.1. Señaló que los signos en conflicto son confundibles. 3.2. Manifestó que los productos de las Clases 11 y 19 son estrechamente relacionados, ya que poseen los mismos canales de publicidad y comercialización. 3.3. Indicó que en casos análogos la Superintendencia ha tomado decisiones muy diferentes. 3.4.

Afirmó que la Superintendencia no estudió los documentos que acreditan el interés para interponer oposición sobre la base de registros previos en la Comunidad Andina. 4. presentados Contestación la de Argumentos SUPERINTENDENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: por la 4.1. Indicó que la marca solicitada es una derivación de la marca mixta ROCA, registrada en cabeza del propio solicitante, es decir, se desprende de un derecho adquirido. 5.

Participación del Tercero Interesado INDUSTRIAS ROCA: 5.1. Señaló que el signo solicitado es una renovación de imagen de INDUSTRIAS ROCA, representada en una marca anteriormente concedida. 3 GACETA OFICIAL 06/03/20177 26 de 39 5.2. Indicó que a la demandante se le negó el registro de la marca ROCA en la clase 19, justamente por resultar confundible con la marca ROCA de INDUSTRIAS ROCA. 5.3.

Sostuvo que la marca que la demandante tiene registrada en la clase 11, fue cancelada parcialmente por solicitud de INDUSTRIAS ROCA. 5.4. Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles, ya que su parte gráfica es relevante porque evocan conceptos diferentes. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sólo se interpretará el artículo 136 literal a), ya que el artículo 135 literales a) y b) se refieren a causales de nulidad absoluta y el presente asunto corresponde a una nulidad relativa. De oficio, se interpretará el articulo 147 ya que éste regula la figura de la oposición andina, asl como el artículo 150 en razón de ser puntos de inconformidad dentro del proceso interno la presunta contradicción en las decisiones adoptadas por la autoridad registra! en el presente asunto 1.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. La oposición andina. El legitimo interés. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Análisis de registrabilidad de la marca derivada. 3. 4. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• { ) •Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad; { ).

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(... ) Artículo 150 ·vencido el plazo establecido en el articulo 148, o sl no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas Y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución".

( )". 4 GACETA OFICIAL 06/03/20177 27 de 39 5. 6. La conexión competitiva. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La oposición andina. El legítimo interés 1.1. Como en el proceso interno se argumenta que la Superintendencia no estudió los documentos que acreditaban el interés para presentar oposición andina, se abordará el tema planteado, reiterando los precedentes jurisprudenciales vigentes sobre la materia2. 1.2.

Conforme al articulo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. 1.3. Adicionalmente el artículo 147 de la misma norma amplía el interés legitimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas.

En consecuencia, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de "oposición andina". Requisitos para formular la oposición andina 1.4.

Legitimidad activa. Puede presentar oposición andina quien cuente con un derecho previamente adquirido o la expectativa de adquirir un derecho en otro país miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. 1.5.

Interés real. Se debe acreditar interés real en el pais miembro donde se presente la oposición. Para esto es necesario presentar la solicitud de registro del signo opositor en dicho país, bajo la condición de que realice en el mismo momento, es decir, de manera simultánea, ya que de lo contrario se procedería al rechazo de la mencionada oposición. 3 Es importante aclarar que la simultaneidad significa que los dos actos se hagan en una misma fecha. 2 3 Sobre eslo se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 196-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006; 663-IP-2015 de 26 de agosto de 2016; y 188-IP-2011 de 14 de marzo de 2012.

Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 188-IP-2011 de 14 de marzo de 2012. 5 GACETA OFICIAL 06/03/20177 28 de 39 1.6. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos bajo la justificación de la defensa de otros que no tendrían penetración clara en el mercado nacional.

La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente es de su interés. 1.7. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 1.8.

En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro pals miembro. 1.9.

Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a fa descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen. 1.1 O. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina, constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.

Efectos de la oposición andina 1.11. Oposición andina con una marca previamente registrada. Tiene como efecto evitar el registro de la marca solicitada y, como consecuencia, que la oficina competente siga el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. ' 1.12. Oposición andina con una solicitud previamente presentada.

Además de tener la posibilidad de evitar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud (párrafo tercero del artículo 147), teniendo en cuenta lo siguiente: 1.12.1. El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. 6 GACETA OFICIAL 06/03/20177 29 de 39 1.12.2.

El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 1.13. Conforme a lo expuesto, para el caso particular se deberá determinar si se cumplieron todos los requisitos para presentar una oposición andina. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 2.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos ROCA son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, del siguiente tenor literal: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 2.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 2.3.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico5 o semejante6 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no 4 5 6 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen lodos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales. pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 7 GACETA OFICIAL 06/03/20177 30 de 39 solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 2.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a 8 GACETA OFICIAL 06/03/20177 31 de 39 fas reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 2.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 7: 3. 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos 3. 1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos ROCA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 3.2. Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglasª de comparación: 3.2.1. 7 8 Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habrfa riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP2009. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 9 GACETA OFICIAL 3.2.2. 06/03/20177 32 de 39 Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: 4.2.1.1.

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 4.2.1.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 4.2.1.3. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro9 • En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.2.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: 3.2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.2.3.2.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 9 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudícial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 10 06/03/20177 GACETA OFICIAL 33 de 39 3.2.3.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.3. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos ROCA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 4.

Análisis de registrabilidad de la marca derivada 4.1. Como el caso concreto se discute la registrabilidad de una marca derivada, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencia! del Tribunal1 º. 4.2. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios. 4.3.

El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo. 4.4.

En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. 4.5.

La solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de 10 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-IP-2002;

Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-IP-2005; lnterprelación Prejudicial de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55IP-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Proceso 140-JP-2007. 11 GACETA OFICIAL 06/03/20177 34 de 39 registrabilidad. Es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. 4.6.

Se debe tener en cuenta que la oposición que se presente contra una marca derivada no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que éste hace parte del derecho adquirido previamente. La oposición debe vincular los elementos accidentales y accesorios, 11 salvo que ésta se base en una marca idéntica o similar al elemento distintivo, y que fuera previamente registrada en relación con la marca supuestamente primigenia. 5.

La conexión competitiva 5.1. Como el signo mixto ROCA se solicitó para amparar productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, y algunas de las marcas mixtas opositoras se encuentran registradas en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto. 5.2. Se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales ha tratado el tema12, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. 5.3.

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos 13. 5.4.

Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva n 12 13 Sobre el tema el tratadista Carlos Mascarenas ha indicado que; 'Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión'.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SE/X, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 9!:rlP-2002). Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios detenninados en el registro respectivo. los cuales hacen parte de una misma ciase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o srmilares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que 1ndíque la clase a la cual corresponden los productos o servicios.

Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. 12 GACETA OFICIAL 06/03/20177 35 de 39 de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 5.5.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 486 14 ). 5.6.

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 14 5.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 5.6.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 5.6.3. Similares medios de publicidad. Si tos productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.

Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.

Artículo 151 ��}clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente". 13 GACETA OFICIAL 06/03/20177 36 de 39 5.6.4. Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva.

Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 5.6.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 15.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.7. De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros 15 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en KINTRODUCC/ÓN A LA ECONOMIA. MICROECONOM{A [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona. 2007, p. 247). en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bíen como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en ténninos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en fénninos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustiluirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.qoogle,com.�eclbooks?id=ld8168bW3eoC&pq=PA247&dg=microeconom1a+ef ecto+sustilucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXc06AEIJTAC#v=on e_p_age&g= microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado et 9 de mayo de 2016). ti. 14 GACETA OFICIAL 06/03/20177 37 de 39 criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva16. 6.

El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio 6. 1. Como el demandante argumentó que la Superintendencia en casos análogos ha tomado decisiones muy diferentes, el Tribunal se referirá al tema reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos17. 6.2. El articulo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (articulo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad.

Dicho examen tiene las siguientes características: 6.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 6.2.2.

Es de oficio: se debe realizar, aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 16 17 Ver Interpretaciones prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-IP-2013. 15 GACETA OFICIAL 06/03/20177 38 de 39 6.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00433, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. �{ Cecilia Luisa �eros MAGISTRADA,. 'J'/)tUt Herná méro Zambrano STRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 16 GACETA OFICIAL 06/03/20177 39 de 39 De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 646-IP-2015 17