TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 197-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la RepUblica del Per6 Expediente interno del Consultante: 666-2015 Referencia: Signos involucrados: SOOSAN (denominativo) y DOOSAN (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros VISTOS: El Oficio 118-2016-SDCSP-C/PJ, recibido el 5 de mayo de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Peru, solicita Interpretacion Prejudicial de los articulos 33 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Decision 500), a fin de resolver el Proceso Interno 666-2015; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 Demandante: SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. Demandado: Institute Nacional de Defensa de Ia Competencia y de la Protecci6n de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) Tercero interesado: DOOSAN INFRACORE CO LTD. 2. Hechos relevantes 2.1. El 28 de diciembre de 2006, SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO.

LTD., (en adelante, SOOSAN), solicito el registro del signo SOOSAN (denominativo)1 para proteger productos comprendidos en la Clase 72 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de Niza). 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" no se presentaron oposiciones por parte de terceros.3 2.3.

El 17 de julio de 2007, mediante Resolucion 011433-2007/0SD-INDECOPI, Ia Oficina de Signos Distintivos deneg6 de oficio el registro del signo SOOSAN (denominativo) por Ia existencia previa del registro de Ia marca DOOSAN (mixta)4 en la Clase 7 de Ia Clasificacion Internacional de Niza.5 2.4. El 8 de agosto de 2007, SOOSAN presento recurso de apelacion en contra de Ia Resolucion 011433-2007/0SD-INDECOPI. 2.5.

El 31 de enero de 2008, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de Ia Competencia y de Ia Propiedad Intelectual, emitio Ia Resolucion 0292-2008/TPI-INDECOPI, por la cual resolvio confirmar Ia Resolucion 011433-2007/0SD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro del signo solicitado SOOSAN (denominativo).

Expediente No. 301322-2006. 2 Maquinas para el manipuleo de carga, vehiculos de construcci6n, maquinaria e implementos mineros; maquinaria e implementos de canteria y construccion; maquinaria e implementos para la industria quimica; maquinaria e implementos neurnaticos e hidraulicos; taladros usados en equipos de construcci6n, maquinas perforadoras de tierra usadas en equipos de construcci6n; quebrantadores y trituradoras usadas en el campo de la ingenieria civil y la construcci6n; barrenadoras, perforadas de oruga usados en equipos de construcci6n (maquinas perforadoras de oruga usados en equipos de construcci6n (maquinas perforadoras que van montadas sobre vehiculos de oruga). 3 De la revision del expediente, no se pudo verificar la fecha de publicaciOn. 4 Certificado 113659. 5 De la revision del expediente, no se pudo determinar que productos protege. 2 2.6.

El 9 de abril de 2008, SOOSAN presento ante Ia Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Ia Corte Superior de Justicia de Lima, demanda contencioso administrativa en contra de Ia Resolucion 02922008/TPI-INDECOPI. 2.7. El 3 de julio de 2008, el INDECOPI contesto Ia demanda contencioso administrativa. 2.8. El 24 de septiembre de 2012, Ia Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de Ia Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolucion Numero Veinte y cinco, resolvio declarar infundada la demanda interpuesta por SOOSAN en contra del INDECOPI. 2.9.

El 30 de enero de 2013, SOOSAN presento recurso de apelacion, en contra de Ia sentencia signada como Resolucion Numero Veinte y cinco. 2.10. El 22 de abril de 2014, Ia Sala Civil Permanente de Ia Corte Suprema de Justicia de la Republica del Peru, mediante Sentencia en la apelacion 3034 — 2013, decidio revocar la Resolucion Numero Veinte y cinco, y orden6 al INDECOPI expida una nueva resolucion administrativa. 2.11.

El 13 de noviembre 2014, el INDECOPI interpuso recurso de casacion en contra de Ia sentencia dictada por Ia Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 22 de abril de 2014. 2.12. El 22 de octubre de 2015, Ia Secretaria de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Ia RepOblica del PerO, mediante Auto calificatorio, suspendi6 el tramite y solicito a este Tribunal Ia Interpretacion Prejudicial de Articulo 33 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina y 123 de Ia Decision 500. 3.

Argumentos de Ia Demanda Contencioso Administrativa SOOSAN, en su demanda manifesto que: 3.1. Comparados los signos en conflicto SOOSAN (denominativo) solicitado y Ia marca registrada DOOSAN (mixta), contrariamente a lo que argumenta el INDECOPI, observadas en su integridad resulta evidente que hay diferencia entre las mismas, motivo por el cual resulta muy dificil que los consumidores confundan dichos signos. 3.2.

El signo solicitado SOOSAN es meramente denominativo, mientras que Ia marca registrada mixta en donde consta la denominacion DOOSAN escrita en letras caracteristicas sobre las figuras de tres cuadros desalineados. 3 3.3. Si bien los signos confrontados protegen productos de Ia Clase 7 de la Clasificacion Internacional de Niza, el signo solicitado protegeria principalmente maquinas perforadoras que van montadas sobre vehiculos de oruga, mientras que la marca registrada protege otra clase de maquinarias, destinadas a distintos usos, por lo tanto, no son vinculados, y se venden en distintos establecimientos especializados y de comercializacion. 3.4.

Es tan cierto el hecho de que los signos no son confundibles que el titular de la marca registrada en ningun momento present6 oposicion a la solicitud de registro, lo que significa que considero que el signo solicitado es diferente y por consiguiente no afectaria a sus intereses. 3.5. Los signos SOOSAN y DOOSAN coexisten sin problema alguno en los Estados Unidos de America y en la RepOblica de Korea, puesto que sus titulares, cuentan en esos !Daises con sus respectivos registros de marca. 4.

Argumentos de la contestaciOn a Ia Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su contestaci6n a la demanda sefialo que: 4.1. La demandante sostiene que la autoridad no debio otorgarle mayor importancia a Ia confusion fonetica entre los signos, tomando en consideraciOn que estos se diferencian en el campo grafico. 4.2. De igual manera, pretende que se realice el examen comparativo entre los signos, sin considerar todos los productos que estos distinguen. 4.3.

En el presente caso, se trata de una solicitud de registro, por lo que el derecho involucrado se restringe a lo expresamente consignado en la solicitud. De asumir lo contrario, se deslegitimaria todo el sistema de registro, toda vez que Ia autoridad tendria que averiguar que productos realmente se comercializan con cada signo en el mercado, lo cual carece de fundamento y objetividad. 4.4.

En el presente caso Ia similitud y conexion competitive resulta mas que evidente. 4.5. El examen comparativo se lo realizo tanto a nivel fonetico como grafico, estableciendo que los dos presentan semejanzas que no permiten su coexistencia pacifica en el mercado ya que se induce a confusi6n al consumidor. La confusi6n que se genera es de caracter directo. 4.6.

Respecto del argumento que los signos coexisten en el extranjero, Ia demandante no tomo en cuenta que el registro de un signo posee un alcance territorial determinado. 4 5. Argumentos de Ia sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia. Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 5.1. En el presente caso, de Ia apreciaci6n y confrontaci6n de los signos en conflicto, incidiendo con mayor enfasis en las semejanzas que las diferencias, entre el signo solicitado SOOSAN (denominativo) y Ia marca DOOSAN (mixta), se advierte que entre las dos existe semejanza fonetica. 5.2.

Se advierte que entre los signos confrontados existe seis grafias, de las cuales cinco son iguales, siendo la Unica variacion en una grafia, que consiste para uno en Ia letra D y para otro Ia letra S al inicio de los signos en cuestion, en tanto, si bien Ia marca registrada esta conformada por una grafia particular y las figuras de 3 cuadrados, ello no elimina Ia similitud existente entre DOOSAN y SOOSAN. 5.3.

No se requiere necesariamente la existencia de confusion, sino unicamente Ia existencia de riesgo de confusion. En el presente caso, alguno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado (maquinas para el manipuleo de carga, maquinaria e implementos mineros) son los mismos que algunos de los productos que distingue Ia marca registrada (maquinas y aparatos de mineria, maquinas y aparatos de carga y descarga), con lo cual se concluye que aun cuando el public() consumidor razonable pueda lograr distinguir que los dos signos presentan diferencia en el orden de los fonemas que los conforman, existe el riesgo de que el pUblico consumidor pueda incurrir en un supuesto de confusion indirecta. 6.

Argumentos expuestos en el recurso de apelaciOn SOOSAN en el recurso de apelacion presentado se ratific6 en los argumentos expuestos en Ia demanda contencioso administrativa. 7. Argumentos de la Sentencia del recurso de apelacion La Sala Civil Permanente de Ia Corte Suprema de Justicia senate) que: 7.1. Es necesario establecer que Ia materia juridica en discusion, esta en determinar si pueden coexistir en el mercado, la marca registrada DOOSAN y el signo solicitado SOOSAN, sin que exists riesgo de inducir a confusiOn al consumidor, teniendo en cuenta que los productos de ambos, pertenecen a la Clase 7 de la Clasificacion Internacional de Niza. 7.2.

Las partes dentro del proceso tiene Ia posibilidad de presentar los medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que esgrimen a su favor. Por ello, no se puede negar Ia existencia del derecho fundamental a Ia prueba, a fin de sustentar los hechos que configuran su pretension o defensa; de otro lado, le corresponde a Ia administracion pOblica el deber de actuarlas y dar respuesta razonada y adecuada. 5 7.3.

Advierte que la demandada al emitir la resolucion impugnada, se limito a citar de manera enunciativa que la recurrente adjunto medio probatorios (certificados y registros) en su apelacion en sede administrativa, más no cumplio con actuar y valorar dichos documentos, a pesar de ser uno de los argumentos medulares de Ia recurrente. Por lo tanto, resulta evidente que se ha frustrado el derecho a la prueba y con ello el debido proceso. 7.4.

Resulta incongruente la decisi6n impugnada, pues la Sala parte de Ia premisa que es posible la coexistencia pacifica en el mercado y sin riesgo de inducir a confusi6n, de los signos en conflicto. 7.5. Concluye que no se valor6 de manera correcta el material probatorio aportado, y por lo tanto corresponde Ia revocacion de la resolucion recurrida. 8.

Argumentos del Recurso de Casacion El INDECOPI interpuso recurso de casaci6n en el que manifest6 que: 8.1. Existe vulneracion al debido proceso, toda vez que no se curnplio con el requisito de solicitar al Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina Ia Interpretacion Prejudicial de las normas aplicables, conforme a lo establecido por el Articulo 33 segundo parrafo del Tratado de Creaci6n del Tribunal, que establece Ia obligatoriedad de solicitar la correspondiente interpretacion. 8.2.

La Sala Civil Permanente, al haber conocido el proceso judicial en Ultima instancia ordinaria, vulnero el derecho at debido proceso al emitir su fallo sin solicitar previamente la interpretaci6n judicial, por lo que corresponde declarar la nulidad del fallo de segunda instancia. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretacion Prejudicial del Articulo 33 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de Ia Decision 5006.

Procede Ia interpretaci6n solicitada. 6 Tratado de creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Articulo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamientojuridico de la Comunidad Andina, podran solicitar, directamente, la interpretackin del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho intemo.

Si //egare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretaciOn del Tribunal, el juez debera decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho intemo, el juez suspenders el procedimiento y solicitara directamente de oficio o a peticicin de parte la interpretacion del Tribunal". 6 2.

De oficio se interpretara el Articulo 136 literal a)7 de Ia Decision 486 de la Comunidad Andina, toda vez que en el presente caso se trata lo referente a la irregistrabilidad de signos que puedan causar riesgo de confusiOn respecto de una marca identica o similar, previamente registrada. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparaci6n entre signos denominativos y mixtos. Autonomia de las Oficinas Nacionales. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica.

Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordara el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusi6n o asociacion entre el signo solicitado SOOSAN (denominativo), y la marca registrada DOOSAN (mixta). 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de Ia Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: ( ) Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(--.) Articulo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a peticiOn de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de Unica o Wilma instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho inferno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, debera suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretaciOn del Tribunal".

(.. ) 7 "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idonticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociaciOn; 7 vit "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; 1.3.

Como se desprende de esta disposiciOn, no es registrable un signo que sea identico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el pUblico consumidors. a) El riesgo de confusion, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusi6n directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusi6n indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociacion, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econ6mica. 1.4.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusi6n (directo o indirecto) o de asociacion en el pUblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que Ia similitud entre dos signos puede ser: a) 8 Fonetica: Se refiere a Ia semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinacion de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en Ia silaba tonica o de Ia coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiOn en Vease, a modo referencial, la Interpretacion Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 8 cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe Ia posibilidad real de confusi6n entre los signos confrontados9. b) Ortografica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, Ia Iongitud de Ia o las palabras, el nOmero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusion sea más palpable u obvia1°. c) Grafica (figurative): Se refiere a la semejanza de los elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan11. d) Conceptual (ideologica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante12. 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:13 a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, grafica y conceptual. b) En Ia comparaciOn se debe emplear el mOtodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.

No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos at mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusi6n o asociaci6n. d) Al realizar la comparaci6n es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir corm el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del Vease, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. 10 Ibid. Asi, la Interpretacion Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 12 Ibid. 13 Vease, por ejemplo, la Interpretacion Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 9 consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a Ia poblacion en general. 1.6.

En relacion con esta Ultima regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiara en Ia imagen imperfecta que conserva en la memoria14. Asimismo, se entiende que este percibe Ia marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles15. Adicionalmente, su nivel de atencion puede variar en fund& de Ia categoria de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento16. 1.7.

Finalmente, cabe precisar que un signo es identico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo sera semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor17. 1.8.

Al respecto, el Tribunal advierte Ia prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar Ia existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cads uno distingue o pretende distinguir18. De tratarse de una simple similitud, el 14 Vease, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6; y el Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 15 Vease, en ese sentido, la Interpretacion Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektar Termekgyarto és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 16 Vease, en ese sentido, la InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni6n Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei SchlOsser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (Blue), asunto T-803/14, apartado 18.

Vease tambian la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estee Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Vease asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisi6n de las Comunidades Europeas c/ Republica Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretaciOn de los Articulos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimO el recurso interpuesto por la Comisi6n, apartado 11: "El Gobiemo aleman considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentaciOn debido a la siguiente raz6n: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 17 Vease, en ese sentido, la Interpretacion Prejudicial dictada dentro del Proceso 316-IP-2015. 18 En ese sentido, la Interpretacion Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 10 examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos identicos en su composicion pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podran ser perfectamente registrables19. 1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusi6n y/o de asociaci6n. 2.

Comparacion entre signos denominativos y mixtos 2.1. Como Ia controversia informa de la presunta confusi6n entre signos mixtos y denominativos, es necesario que se analice los parametros de comparacion. 2.2. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se debera identificar cual de los elementos, el denominativo o el grafico prevalece y tiene mayor influencia en Ia mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definiciOn son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en cuenta su tamalio, color y colocaciOn, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto"2°. 2.3. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el analisis de una marca mixta hay que fijar cual es la dimension más caracteristica que determina la impresion general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensiOn, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresion general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores"21. 2.4.

Los signos denominativos, Ilamados tambien nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingOisticas o gramaticales, 19 Asi, la Interpretacion Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citada. 20 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 21 Fernandez-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. 11 formadas por una o varias letras, palabras y/o numeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en:22 a) Sugestivos, que tienen una connotaci6n conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexion alguna entre su significado y Ia naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 2.5. En consecuencia, al realizar la comparacion entre signos denominativos, el Tribunal consultante debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:23 (I) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o palabras que poseen una fund& diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta Ia silaba t6nica de los signos a comparar, pues si ocupa Ia misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, Ia semejanza entre los signos podria ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asunniran una importancia decisiva para fijar Ia sonoridad de Ia denominacion. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, pues esto mostrarla c6rno es captada la marca en el mercado. 2.6.

En congruencia con el desarrollo de Ia presente Interpretacion Prejudicial, el Tribunal consultante debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociaci6n que pudiera existir entre los signos confrontados. 22 Ibid. 23 Vease, a modo referencia!, la Interpretacion Prejudicial pronunciada en el Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11. 12 2.7.

Con base a estos criterios se debera identificar cual de estos elementos prevalece en Ia mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusi6n, conforme a los criterios contenidos en Ia presente interpretacion. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento grafico y en el otro el denominativo o viceversa no habra, en principio, riesgo de confusi6n. 3.

La coexistencia de hecho. 3.1. El fenomeno denominado Ia "coexistencia pacifica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o identicos, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, sin que hubiere problemas de confusion entre ellas. 3.2. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que Ia coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permits el registro de signos identicos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar Ia posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 3.3.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un analisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusion entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este analisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habra o no confusi6n para los consumidores. 3.4.

La coexistencia pacifica de los signos por varios atios aporta evidencia, desde un analisis retrospectivo (mirar el pasado), de que por parte de los consumidores no hubo riesgo de confusion entre los signos. 3.5. En ese sentido, si bien la coexistencia pacifica de los signos no es determinante para proceder con el registro de un signo, si es un elemento de juicio importante que debe ser valorado por la autoridad nacional competente al momento de analizar la existencia o inexistencia de riesgo de confusion. 4.

Autonomia de las oficinas nacionales competentes SOOSAN argument:5 Ia titularidad de la marca SOOSAN en Estados Unidos de America y en la RepUblica de Korea. 4.1. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008, que si bien se refiere a normas de Ia Decision 344 es aplicable al presente caso: 13 "El sistema de registro de marcas que se adopt6 en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad aut6noma e independiente de las Oficinas Competentes en cada Pais Miembro.

Dicha autonomla se manifiesta tanto en relaciOn con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relaciOn con sus propias decisiones". 4.2. Sobre el primer tema, el Tribunal ha serialado: Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como seria el caso del derecho de prioridad o de la oposicion de caracter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 4.3.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgaren la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideraci6n el analisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Paises Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado Pais Miembro esto no significa que indefectiblemente se debera conceder dicho registro en los otros Paises. 0 bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demas Paises Miembros, aun en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo Pais que denegO el registro."24 4.4.

Un aspecto de especial importancia en relacion con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpreted& de los hechos y de las normas, adopte la decisiOn que considere más adecuada en relacion al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 4.5. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser aut6nomo tanto en relacion con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relacion con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la informed& recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores analisis sobre signos identicos o similares."25 24 25 Proceso 71-IP-2007.

InterpretaciOn Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007. lbidem. 14 4.6. Esta atribucion no quiere decir que Ia Oficina de Registro de Marcas no tenga limites en su actuacion y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligacion, en cada caso, de hacer un analisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada tramite.26 4.7.

La Oficina Nacional Competente debe, obligatoriamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, aun cuando no hayan sido presentadas oposiciones a Ia solicitud, el que comprendera el analisis de todas las exigencias establecidas por la Decision 486. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autonomo y debe plasmarse en una resolucion debidamente motivada.

Finalmente, Ia Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto."2 7 En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 666-2015, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. I Cecilia Luisa Ay116-1 Quinteros MAGISTRADA erc M ISTRADA Hernán '1 "-ro Zam GIST-RA-60 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. 26 Ibidem. 27 Ibidem. 15 Hernán P. ES1B Zam fa TE Gustav arcia r4t,o, SECRETARIO Notifiquese a Ia Corte Consultante y remitase copia de Ia presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16